STS 489/2008, 4 de Junio de 2008

El Juzgado de Primera Instancia número 48 de Madrid dictó sentencia de 29 de septiembre de 1997, en autos n.º 773/1995, cuyo fallo dice:

Fallo. Que debo desestimar y desestimo la demanda formulada por Airtel, Sociedad Limitada representada por la Procuradora Carmen Vinader Moraleda contra Alianza Internacional de Redes Telefónicas, S. A., representada por el Procurador. Sr. Hidalgo Senen y Plaza de las Cortes, S. L., representada por el Procurador Sr. Rodriguez Muñoz así como la acumulación formulada contra Alianza Internacional de Redes Telefónicas, hoy, Airtel, S. A., absolviendo a esta de los pedimentos de la actora y expresa imposición a dicha parte de las costas causadas y debo estimar y estimo en parte la reconvención formulada por Airtel, S. A. contra Airtel, S. L., debo declarar y declaro la inexistencia de cualquier derecho de propiedad inscrito a favor de Airtel, S. L., condenando a la actora inscribir su denominación o razón social al ámbito que le es propio, nunca como nombre o marca comercial de manera que induzca a confusión o interfiera en las actividades de Airtel Móvil, S. A., ni permitiendo el en lo sucesivo el uso que este último hace, absolviendo a la actora reconvenida del resto de pedimentos (indemnización de daños y perjuicios) todo ello sin hacer expresa imposición de costas causadas por la reconvención y asimismo debo estimar y estimo la reconvención formulada por Plaza de las Cortes, S. L., y en su consecuencia debo declarar la validez y vigencia de la inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas de la Marca Airtel a favor de la demandada y posteriormente trasmitida a Airtel Móvil, S. A., que tiene el uso exclusivo de dicha marca, que Airtel, S. L., no es titular de derecho alguno sobre signo distintivo bajo el vocablo Airtel. Que Airtel, S. L., en lo sucesivo se abstendrá de realizar actos de perturbación de la legitima titularidad poseída por Airtel Móvil, S. A., de la marca Airtel; se prohíbe a Airtel, S. L., la explotación de la reputación de la marca renombrada Airtel de la que es propietaria Airtel Móvil, S. A., con expresa imposición de las costas causadas por la reconvención a la demandante reconvenida

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La sentencia contiene los siguientes fundamentos de Derecho:

Primero. Que se ejercita por la parte actora en estos autos acción en juicio declarativo de menor cuantía, contra Alianza Internacional de Redes Telefónicas, S. A., y Plaza de las Cortes, S. L., en solicitud de que se declare que corresponde el derecho al uso exclusivo y excluyente de la denominación social y nombre comercial Airtel, S. L., a la actora; que se declare la nulidad de las marcas Airtel cuya titularidad corresponda a los hoy demandados; se condene al cese en el uso de la voz Airtel en contratos, documentos y publicidad; así como a la indemnización de daños y perjuicios; instando también, por acumulación a estos autos de la demanda de la hoy actora contra Airtel Móvil, S. A., a fin de que se declare la nulidad del acuerdo para la modificación de la denominación social; oponiéndose a dichas pretensiones los demandados, quienes a su vez formulan reconvención implícita en sus respectivos escritos de demanda.

Segundo. Que la pretensión de la demandante se basa en que Airtel, S. A., se constituyó en Málaga, mediante escritura de fecha 18-9-90, constituyendo su objeto social la adquisición y transmisión por cualquier título, arrendamientos, producción, diseño y servicio de instalación y mantenimiento de todo tipo de sistemas de comunicación electrónicos, informáticos y eléctricos; que su actividad ha girado con su propia denominación social desde la fecha de su constitución, viniendo a constituir su nombre comercial; que Alianza Internacional de Redes Telefónicas se constituyó en escritura de fecha 27-5-94, y su objeto social viene definido en el art. 2 de los estatutos sociales, y viene utilizando la denominación Airtel amparado por un derecho de marca registrada n.º 1 815 301 concedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas para la distinción de servicios de telecomunicaciones y telefonía móvil, en la clase 38 del nomenclátor, y funda su petición de protección en el art. 77 LM.

»Tercero. Que los demandados niegan tal protección por entender que Airtel, S. L., es una denominación social que solo otorga a su titular un derecho a impedir que terceros inscriban su razón social idéntica en el Registro Mercantil conforme al artículo 1.2 LSA y 372 y 373 del RRM que no prohíbe el registro de un signo distinto, idéntico o similar y sobre tal motivo debe señalarse que conforme establece el artículo 76 LM se entiende por nombre comercial el signo o denominación que sirven para identificar a una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial y que distingue su actividad de las actividades idénticas o similares, pudiendo constituir nombres comerciales de conformidad con el párrafo 2.º de dicho artículo, las razones y denominaciones sociales e incluso los anagramas y el uso efectivo de dicha denominación social como medio identificativo supone que dicha denominación se constituye como nombre comercial sea inscrito o no inscrito, de tal modo que no toda denominación social es por si un nombre comercial pero dado un uso determinado de la misma asume la consideración comercial, y en el caso de autos a la vista de los supuestos sería preciso determinar si el uso que ha hecho el actor de la denominación social puede estimarse que ha asumido la condición de nombre comercial y a tal fin deben resaltarse que de las pruebas practicadas en estos autos no puede estimarse tal circunstancia, puesto, y tal extremo no ha sido negado por el actor, Airtel, S. L., se encuentra en situación de liquidación de tal y como se desprende los propios documentos acompañados con la demanda, desarrolla su actividad durante los años 90, 91 y 92 sin que resulte de lo actuado que la actora haya realizado actividad empresarial alguna, y fácil hubiese sido acreditar tal extremo mediante la aportación de las facturas del IVA correspondiente, y no desvirtúa tal asiento los oficios remitidos a ciertas entidades, que niegan la existencia de relaciones y así la certificación de la Gerencia Municipal de Urbanismo Obras e Infraestructuras de fecha 30 de diciembre de 1996, señalar que las obras fueron adjudicadas a entidad distinta de la hoy demandante, aparte que otros documentos aportados nada tienen que ver con la actividad desarrollada por la demandada, por lo que puede concluirse afirmando que Airtel, S. L., no ha adquirido la cualidad de nombre comercial por no existir un uso cualificado del mismo, pero en el hipotético supuesto que no acreditado que así se estimase tampoco sería de aplicación lo preceptuado en el artículo 77 LM pero como se ha dicho anteriormente no ha acreditado el uso del mismo, y además esto ha tenido lugar en un restringido ámbito, concretamente, en Málaga, por lo que procede la desestimación de la demanda y la estimación de la reconvención planteada, si bien en cuanto a la petición de indemnización de daños y perjuicios formulada por Alianza Internacional de Redes Telefónicas no cabe esta, puesto que no se ha probado ni siquiera se ha intentado que se haya producido perjuicio alguno en la entidad demandada.

»Cuarto. Que por lo que atañe a la demanda acumulada formulada por Airtel, S. L., contra Alianza Internacional de Redes Telefónicas, S. A., con el fin de que se declare la nulidad del acuerdo adoptado en la fecha celebrada el 31 de julio de 1995 para el cambio de denominación social, negando la demandada la legitimación ad causam para la impugnación de acuerdo social referido, basando tal postura en el artículo 115 en relación con el artículo 117 de la LSA, y tiene razón el demandado cuando alega que en todo caso sería un acuerdo anulable pues lo que en todo caso prohíbe el artículo 2 de la LSA es adoptar una denominación idéntica, y tal identidad no acontece en el caso de autos, y en todo caso se ha producido una vulneración del RRM artículo 373.2, lo que haría al acuerdo anulable y por tanto el actor no estaría legitimado para pedir su nulidad, conforme hace en la demanda.

»Quinto. Que las costas deben imponerse a las partes cuyos pedimentos fueran rechazados a tenor de lo previsto en el artículo 523 LEC ».

La Sección 25.ª de la Audiencia Provincial de Madrid dictó sentencia de 18 de junio de 2002 en el rollo de apelación 2472/2001, cuyo fallo dice:

Fallamos. Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por D.ª Carmen Vinader Moraleda, procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de Airtel, S. L., contra la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrado Juez titular del Juzgado de 1a. Instancia n.º 48 de Madrid de fecha: veintinueve de septiembre de 1997, en autos Declarativo de Menor Cuantía, n.º 733/1995, Debemos Confirmar y Confirmamos íntegramente la misma, con imposición a la apelante de las costas procesales causadas en esta alzada

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La sentencia contiene los siguientes fundamentos de Derecho:

Primero. Se alza la parte actora contra la sentencia dictada en la Primera Instancia reiterando los mismos argumentos que expresó en las demandas y contestación a la reconvención. Sus argumentos, resumidos, son básicamente los siguientes:

- Empezó aludiendo a un error de apreciación probatoria, pues las obras de Málaga le fueron adjudicadas a la entidad demandante.

- El acuerdo del Registro Mercantil por el que se cancela la inscripción del nombre comercial sería anulable.

- La inscripción de la marca no es constitutiva. La Ley protege al titular extrarregistral, con la única diferencia frente al inscrito de obligar a aquel a ejercitar la acción.

- El nombre comercial sólo exige para poder oponerse frente a terceros el uso como nombre comercial y que ese uso sea efectivo, evidenciándose en los folios 43 a 60 que tales requisitos se cumplen.

- El artículo 77 LM no establece plazo para entender abandonada la marca, pero sí el destinado a impugnar el acuerdo de caducidad, de manera que se debe entender que mientras tanto no está abandonada.

- Existe identidad de vocablos entre el nombre comercial registrado por la sociedad demandada y la actora, pues el término "móvil" es un adjetivo, no opera como diferenciador, sino que incrementa la intensidad del vocablo "Airtel".

- Debería, en todo caso, permitirse el uso del vocablo "Airtel" a la actora en la ciudad de Málaga.

Segundo. La contienda entre los litigantes se circunscribe a determinar si la sociedad demandante, Airtel, S. L., puede obtener el cese por parte de la sociedad demandada, Alianza Internacional de Redes Telefónicas, S. A., hoy Airtel Móvil, S. A., del uso de la marca Airtel, así como de la denominación social citada, o si, por el contrario, la demandante reconvenida debe abstenerse de realizar actos de perturbación de la marca Airtel.

Es importante, en primer lugar, tener en cuenta que si bien nuestro derecho no atribuye a la inscripción registral de la marca un valor constitutivo, sí otorga a la inscrita una fuerte protección frente a la usada extrarregistralmente, de manera que sólo el que esté en uso de una marca anterior y notoriamente conocida en España puede pedir la anulación de la marca registrada, o reivindicarla el perjudicado por una adquisición fraudulenta.

Desde esa posición, nada puede hacer el actor, pues en modo alguno es usuario de una marca notoria. Basta seguir la evolución de la sociedad actora a través de sus propios informes de gestión depositados en el Registro Mercantil para dejar clara evidencia de su escasa capacidad de proyectar su propia denominación social como marca identificadora de los servicios que presta. Así, resulta del informe correspondiente al ejercicio de 1990, año en el que la sociedad fue constituida, que las fuertes pérdidas sufridas (2 986 928 pts.) en relación al pequeño capital suscrito (1 000 000 pts.) se debe a que no consigue el objetivo para el que fue creada, obtener una subcontrata de CTNE (objetivo que se expresa en el informe correspondiente al ejercicio de 1994 -folio 446), viéndose obligada a aceptar subcontrataciones de subcontratistas principales para realizar trabajos que no querían realizar otros anteriores a los que se les había ofrecido, seguramente por su falta de rentabilidad. Este dato demuestra que en su inicio la sociedad actuaba a un nivel bastante bajo, tomando aquello que no querían los demás y mostrando con eso un claro papel secundario en el ámbito económico donde ejercía su objeto, sin registro de marca ni una actividad destacable ni acreditada frente a la competencia. Los informes correspondientes a los ejercicios posteriores demuestran que la situación fue agravándose hasta el año 1993, pues en 1991 las pérdidas alcanzaron los 8 006 030 pts., y en 1992 fueron de 3 061 153 pts., acumulando un total de 14 054 111 pts., debido a que no se consiguió el objetivo original, lo que incluso llevó a que el informe correspondiente a ese año propusiera la disolución de la sociedad y prescindir del personal. Tras un aumento de capital social hasta los 16 000 000 pts. en el ejercicio 1993, y una reorientación de los objetivos comerciales hacia proyectos de colaboración informática, trabajos de electrificación, telefonía y televisión en una construcción urbanística, y los intentos de incorporarse a la distribución de aparatos de telefonía móvil durante 1994, las pérdidas anuales empiezan a menguar a 480 920 pts. en el primero de los ejercicios citados, y a 71 561 pts. en 1994, pero el total acumulado sigue aumentando y es considerable en función del patrimonio social y capital suscrito.

Frente a esa realidad, claramente evidenciadora de la escasa relevancia que como marca distintiva podría otorgar la traslación de la denominación social a las actividades que desarrollaba, tanto por el poco tiempo que llevaba establecida en el mercado, como por sus pobres resultados comerciales, inestabilidad de proyectos y negativos balances económicos, ninguna prueba existe que permita entender notoriedad de marca, de la que el demandante sea usuario, contraria a la registrada. Las muestras de publicidad y demás documentos aportados con la demanda expresivos de la utilización de la denominación Airtel como marca, sólo revelan su uso, pero no que fuera notoria, sino, más bien, un intento vano de hacerla florecer en el mercado, lo que no le permite prevalecer contra el derecho inscrito de acuerdo con las condiciones que para ello exige el art. 3 LM.

Tercero. Únicamente puede considerársele usuario de un nombre comercial no inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial, que como tal identifica a la actividad designada como su objeto, individualizando su empresa frente a las desarrolladas por otras sociedades similares o idénticas. Pero esa circunstancia no le proporciona por sí misma acción para anular la marca inscrita de igual expresión, pues para ello es necesario que se cumplan determinados requisitos que el Tribunal Supremo expuso en su sentencia de fecha 14 de febrero de 2000 :

"un uso del nombre comercial por el que se acciona, que sea anterior a la solicitud de registro del signo distintivo registrado (marca, nombre comercial, rótulo de establecimiento) cuya nulidad se pretende; que la acción de nulidad se ejercite antes de que transcurran cinco años desde la fecha de la publicación de la concesión correspondiente; y que entre los signos en litigio se den las circunstancias previstas en el art. 12.1 b) LM en orden a la existencia de un riesgo de confusión, pues, a diferencia de lo que ocurre entre marcas, no basta un riesgo de asociación (art. 12.1 a]). Es de destacar que el uso (que sirve de fundamento a la acción de que se trata) ha de ser como nombre comercial y no como denominación social (nombre-firma), es decir, no como identificador del empresario, sino como reconocedor de la empresa en el tráfico económico evitando la confusión en la clientela, por lo que su función es la de identificar toda o una parte de la actividad económica o comercial. Se requiere una utilización efectiva, sin que la constituyan casos esporádicos, o actividades ocasionales o aisladas, pero en modo alguno es necesaria la notoriedad a que se refiere para las marcas el art. 3.2 "

Difícilmente en este caso puede decirse que exista confusión entre el nombre comercial usado por la actora y la marca de la demandada, pues identifican actividades diferentes y no paralelas, en cuanto la marca que se pretende anular adquirió de manera rápida renombre identificador de uno de los pocos servicios de telefonía móvil concedidos por el Estado, espacio en el que nunca podría intervenir la actora, cuya actividad se desarrolla en ámbitos infinitamente más limitados y ajenos a la operatividad propia del concesionario, siendo la venta al por menor de terminales el único punto de contacto entre el citado nombre y la marca, actividad que de acuerdo con la documentación aportada en la demanda no estaba realizando aún en la fecha en que se inscribió la marca, pues en el ejercicio de 1994, según se afirma en la memoria de aquel año, estaba la actora haciendo intentos y contactos con empresas relacionadas con ese sector, pero no contratos firmes conocidos, de manera que el nombre comercial no podía identificar en ese momento actividad empresarial alguna relacionada con el servicio expresado por aquella.

Cuarto. Aunque la actora afronta la acción para declarar la nulidad desde la confrontación con la pretendida marca notoria y la interesada confusión con su nombre comercial, debemos añadir que tampoco puede prosperar la petición actora contra la marca registrada por las demandadas por el hecho de haber tenido antes inscrito como rótulo de establecimiento la expresión Airtel, pues lo cierto es que el asiento ostentado por la actora desde el 7 de diciembre de 1990, se canceló por anulación el 3 de marzo de 1994, siendo después de esa fecha cuando se produjo el registro de la marca cuestionada y, por tanto, su derecho a impedirla había ya fenecido. Además, este dato es revelador de su falta de interés por sostener el único elemento identificador de su propiedad industrial que había registrado, lo que no hace más que abundar los argumentos empleados en los dos fundamentos anteriores para desestimar su pretensión.

Consecuencia de todo lo expuesto es que la inscripción de la marca ostentada por Airtel Móvil, S. A., está lícitamente adquirida por el registro válido de la misma, de manera que con ella obtiene toda la protección que le anuncia el artículo 3 y le dispensa el Título IV LM, resultando ahora inatacable por la actora por ninguno de los tres caminos que se han descrito.

Quinto. Se opuso también la parte actora a la inscripción como nombre comercial de la demandada Airtel Móvil, S. A.

La sociedad denominada Airtel, S. L., fue constituida el 18 de septiembre de 1990, y su objeto social básico era la "adquisición y transmisión por cualquier título; arrendamiento, producción, diseño y servicio de instalación y mantenimiento de todo tipo de sistemas de comunicación electrónicos, informáticos y eléctricos", radicando su actividad en la ciudad de Málaga y provincia.

La protección que otorga el Estado al titular de un nombre comercial no inscrito frente a otros posteriormente registrados se articula en la forma que establece la norma recogida en el artículo 77 LM, y los requisitos que debe acreditar son los ya expresados en la sentencia del Tribunal Supremo citada de 14 de febrero de 2000, más arriba transcrita.

La inscripción del nombre comercial Airtel Móvil expresa una actividad muy concreta dentro del ámbito de la telefonía móvil, identificando a la demandada como una de las, entonces, dos operadoras autorizadas. El vocablo "Móvil", no es un mero adjetivo, pues revela, califica y discrimina el tipo de actividad desarrollada, no se limita a enfatizar el anterior vocablo, que en sí mismo sólo podría enmarcar, por el sentido de las dos palabras que en él se conjugan, una amplia actividad dentro del mundo de las telecomunicaciones que tienen el espacio aéreo como medio o lugar transmisión (televisión, radio, teléfono). Tan sustantivo es el vocablo " móvil", que casi desde el inicio de las actividades de las operadoras de ese tipo de telefonía, ha pasado a convertirse dentro del acervo común en la denominación propia y casi única de todo lo relacionado con ella. Por eso, no hay posible equívoco cuando se utiliza la expresión Airtel Móvil que con ella sólo se está refiriendo a la empresa operadora de telefonía móvil, y no a la desarrollada por el actor. Si existe confusión será la que el propio actor quiera encontrar apoyándose en el nombre mucho más expresivo de la demandada para iniciar o desarrollar actividades cercanas, pero nunca iguales ni similares a las propias de la empresa, a la que demanda, pues no es lo mismo vender en una tienda terminales de teléfonos móviles, aun con autorización de operadores, que gestionar la telefonía móvil, y siempre de categoría subordinada y secundaria, en un marco expansivo notoriamente más restringido. Es más, el hecho que con la demanda no se aportaran documentos acreditativos de la distribución de terminales de teléfonos móviles, y, por el contrario, conste en el folio 1433 que la actora se interesó por ese tipo de contratación con Movistar y Moviline en el mes de noviembre de 1995, es decir, un mes después de presentada la segunda demanda, es revelador de la falta de uso del nombre comercial expresado por la actora en actividades concurrentes con la demandada, y, por el contrario, es demostrativo de un claro intento de crear la apariencia de actividades similares y generadoras de confusión que no existía cuando se presentó la demanda, de manera que todo ello ha de conducir, compartiendo los argumentos de la sentencia recurrida y de la parte apelada a la desestimación del recurso, y confirmar la sentencia en todas sus partes, pues consecuencia de todo lo dicho es que la sociedad demandada está legitimada para pedir los efectos que le autoriza el artículo 36 LM, concedidos en la sentencia, y en los términos y extensión declarados por la Magistrado de Instancia, que no limita las posibilidades de uso de nombre comercial de la actora, y sí, de la utilización de aquel como marca.

Sexto. Considerando lo dispuesto en el artículo 710 LEC, y vista la desestimación del recurso, procede condenar a la parte apelante al pago de las costas causadas en esta alzada».

QUINTO. - En el escrito de interposición del recurso de casación presentado por la representación procesal de Airtel, S. L., se formulan los siguientes motivos de casación:

Motivo primero. «Por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, amparado en el art. 1462 ordinal 3.º, inciso primero LEC. Como norma del ordenamiento jurídico que se considera infringida ha de citarse el art. 120.3 CE y el art. 359 LEC 1881, según su interpretación jurisprudencial, al haberse omitido, en la sentencia de apelación objeto del presente recurso, todo pronunciamiento sobre el contenido de la segunda de las demandas interpuesta por la parte recurrente y acumulada a los autos 773/1995 del Juzgado de Primera Instancia n.º 48 de Madrid (ésta es la que tenía por objeto la impugnación del acuerdo social de Alianza Internacional de Redes Telefónicas por el que acuerda cambiar su denominación a Airtel Móvil, S. A.).»

El motivo se funda, en resumen, en lo siguiente:

Sin perjuicio de la solicitud de complemento de sentencia, la sentencia de apelación resulta incongruente por omisión no cumpliendo, por tanto, con lo preceptuado en los arts. 120.3 CE y 359 LEC, actual art. 218 de la LEC/2000, y demás preceptos procesales concordantes de la LEC de 1881, (arts. 156, 186, 372, 544 y 702 ).

La sentencia recurrida omite todo pronunciamiento sobre la segunda de las demandas formuladas por la parte recurrente contra Alianza Internacional de Redes Telefónicas S. A. (hoy Airtel Móvil, S. A., en adelante Alianza), que fue acumulada al pleito principal iniciado por la recurrente contra Alianza y Plaza de las Cortes, S. L., en la que se concluyó suplicando se dictara sentencia por la que se declare la nulidad de pleno derecho del acuerdo de cambio de denominación social adoptado el 31 de julio del actual, ordenando, consecuentemente, la cancelación de la inscripción 14.ª de la sociedad en el Registro Mercantil de Madrid. (Demanda que obra unida a los autos y que fue acumulada por auto de 22 enero de 1996 del Juzgado de 1.ª Instancia n.º 48 de Madrid).

La sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 48 de Madrid se pronunció sobre la demanda acumulada -aunque no se compartan sus argumentos- en el fundamento de derecho IV, cosa que no hizo, ni tan siquiera por remisión, la sentencia de la Sala.

La Audiencia aunque se refiere expresamente a la segunda demanda, al decir que se alza la parte contra la sentencia dictada en primera instancia reiterando los mismos argumentos que expresó en las demandas y contestación a la reconvención (fundamento de derecho 1.º, parrafo 1.º) y que la contienda se circunscribe a determinar si la sociedad demandante Airtel, S. L., puede obtener el cese por parte de la sociedad demandada, Alianza Internacional de Redes telefónicas, S. A., hoy Airtel S. A., del uso de la marca Airtel, así como de la denominación citada, lo cierto es que la sentencia se olvida de resolver sobre la nulidad del acuerdo social impugnado y, consecuentemente, sobre la cancelación registral interesada en el suplico de la demanda acumulada.

Cita la STS de 12 de enero de 1884, según la cual la sentencia que no decide sobre extremos resueltos por el Juzgado inferior y que habían sido objeto de petición por los recurrentes, es incongruente.

El fallo de la sentencia recurrida cae en el simple automatismo y formulismo a la hora de confirmar la sentencia de instancia, no responde a un pronunciamiento expreso de todas las cuestiones y pretensiones planteadas en la demanda acumulada.

La pretensión de la parte recurrente de la demanda se desenvuelve en sede de derecho de sociedades y de registro mercantil y, por tanto, en una parcela jurídica distinta de la legislación reguladora de la propiedad industrial, a la que se circunscribe la sentencia de apelación.

Esta infracción procesal no ha podido denunciarse con la salvedad del complemento de sentencia ya que se ha producido la propia sentencia de apelación.

No obstante, la parte recurrente suplicó por escrito de 24 de enero de 2001 (al entender aplicable inicialmente a parte la nueva LEC de 2000), el complemento la sentencia ahora recurrida, dictándose por la Sala auto de 8 de febrero de 2001 que deniega dicho complemento por considerar que la solicitud fue presentada fuera de plazo. Como la parte recurrente no estaba, ni está, conforme con el señalado auto, interpuso recurso de aclaración por escrito de 22 de febrero de 2001, al entender que en este caso no nos encontramos ante el supuesto del art. 215.4.º de la LEC/2000, por cuanto que tal norma parece reservada para cuando el tribunal se pronuncie expresamente sobre el complemento de la sentencia interesada y no para aquellos supuestos en que se inadmita a trámite la solicitud de complemento de sentencia.

Pese a los distintos escritos presentados por la parte recurrente, así, el escrito de 22 de marzo de 2001, el recurso de reposición preparatorio de la queja interpuesto por la parte recurrente contra la providencia de la Sala de 2 de marzo de 2001 para la obtención de un auto aclaratorio, la Sala ha guardado silencio y ello pese a la trascendencia procesal que tiene, por cuanto que el auto de 8 de febrero no puede considerarse firme y, de admitirse nuestras súplicas, daría lugar a que paradójicamente la Audiencia Provincial complementase la sentencia y al mismo tiempo el Tribunal Supremo resuelva el presente recurso de casación por la incongruencia de la sentencia.

Por todo lo expuesto, procede la estimación del presente recurso al ser evidente la incongruencia por omisión de la sentencia recurrida al no haberse pronunciado sobre la concreta súplica de la demanda acumulada debiendo la Sala resolver conforme al art. 1715.1.3° LEC.

Motivo segundo. «Al amparo del art. 1692.4 LEC, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia, aplicables para resolver las cuestiones objeto del debate. Como norma del ordenamiento jurídico que se considera infringida, ha de citarse el art. 6.3 CC en relación con los arts. 2, 115 y 117 LSA, violados por inaplicación de la sentencia recurrida. También ha de citarse, por considerarse infringida, la jurisprudencia respecto a los mencionados artículos, según se expresa en el desarrollo del presente motivo.»

El motivo se funda, en resumen, en lo siguiente:

Sostiene la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia que la recurrente carecía de legitimación para solicitar la nulidad del acuerdo de cambio de denominación social adoptado el 31 de julio de 1995, por la que paso a denominarse Airtel Móvil, S. A. La sentencia de 1.ª instancia -cuyo análisis en este extremo fue omitido por la Audiencia pese a ser objeto del recurso de apelación-, sostuvo la falta de legitimación de la recurrente en su fundamento de derecho cuarto, afirmando que la vulneración, en todo se ha producido del RRM (art. 373.2 ), lo que haría al acuerdo anulable y, por tanto, el actor no estaría legitimado para pedir su nulidad, conforme hace en la demanda.

La cuestión radica en determinar si la demandada, Alianza Internacional de Redes Telefónicas, pudo aprobar lícitamente un acuerdo adoptando como nueva denominación social la de Airtel Móvil y, en su caso, si Airtel, S. L., poseía legitimación para solicitar la declaración de nulidad del acuerdo.

El art. 115 LSA recogiendo lo ordenado en el art. 6.3 CC establece que serán nulos los acuerdos contrarios a la Ley, estando legitimados para su impugnación, conforme al art. 117, los terceros, que acrediten un interés legítimo, como es el caso de la recurrente.

El art. 2 LSA prohíbe adoptar una denominación idéntica a la de una sociedad preexistente, estableciendo que el concepto de identidad podrá ser desarrollado reglamentariamente.

En el caso de adoptar la denominación de una sociedad preexistente, la norma violada es el art. 2 LSA, que es el que prohíbe tal extremo, ya que todos los elementos de la prohibición se contienen en la propia Ley de Sociedades, limitándose el RRM a desarrollar el concepto de identidad. Por tanto, en ningún caso, puede entenderse que la norma directamente infringida es el Reglamento, que sólo desarrolla el concepto de uno de los elementos de la prohibición legal contenida en el art. 2 LSA.

Como quiera que el CC, en su art. 6.3, predica la nulidad de los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas, sin distinguir su jerarquía, es evidente que negar legitimación a la recurrente, alegando que la vulneración del RRM convierte al acuerdo en anulable y no en nulo, además de constituir un argumento insostenible, ignora la amplísima jurisprudencia relativa a casos similares.

Cita la STS de 21 de julio de 1994, según la cual en un litigio entre «Promociones de Negocios Industriales Casmar S.A.» y «Promoción de Negocios Inmobiliarios Casmar S.A.», es constante en nuestro derecho la prohibición de homonimia o adopción de una denominación idéntica a la de otra sociedad preexistente, como declaró la sentencia de 5 julio 1993, desde el CCom (antiguo art. 150 ), art. 2 de la Ley 17 julio 1951 ; hasta el vigente art. 2.2 de la actual LSA de 22 diciembre 1989. La referida normativa se presenta con carácter y eficacia prohibitiva, de manera que ha de aplicarse el art. 6 CC, acerca de la nulidad de pleno derecho de los actos contrarios a las normas imperativas, quedando privado de protección el acto de adoptar una denominación societaria idéntica a otra existente, que se refleja con la oportuna escritura de constitución de la sociedad e inscripción registral.

Cita la STS de 22 de julio de 1993, según la cual al analizar la prohibición de homonimia de la Ley de Sociedades, la literalidad de sus preceptos no permite dudar de su carácter imperativo y prohibitivo, de manera que tiene que aplicarse el art. 4 CC (son nulos los actos ejecutados contra lo dispuesto en la Ley, salvo los casos en que la misma Ley ordene su validez) hoy, después de la modificación del título preliminar, redactado conforme a la Ley 3/1973, de 17 de marzo y D. 1836/1974, de 31 mayo, el art. 6.3, priva de toda protección y eficacia al acto de adoptar una denominación societaria idéntica a otra preexistente, siendo la nulidad de tal acto absoluta y carente de eficacia, lo que puede declararse no sólo instancia de parte sino también de oficio (STS de 27 mayo y 29 octubre 1949 ).

Esta legitimado la recurrente según las citadas sentencias, entre otras, para impugnar el acuerdo societario, legitimación que ha de llevar a la Sala a la estimación de este motivo de casación.

Motivo tercero. «De nuevo al amparo del art.1692.4 LEC 1881, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia, aplicables para resolver las cuestiones objeto del debate. Como norma del ordenamiento jurídico que se considera infringida, ha de citarse los arts. 2 LSA, 2 LSRL, 372, 373, 366.1 RRM violados por inaplicación por la sentencia recurrida. También ha de citarse, por considerarse infringida, la jurisprudencia respecto a los mencionados artículos.»

El motivo se funda, en resumen, en lo siguiente:

Tanto la sentencia de primera instancia como la sentencia de la Audiencia, ya que no se ha pronunciado sobre la nulidad del acuerdo de cambio de denominación social de «Alianza» a «Airtel Móvil» y la consecuente cancelación de la inscripción registral, vulneran los artículos citados y la jurisprudencia existente sobre como entender la identidad en casos de conflicto de razones sociales.

En cuanto a la identidad existente entre las denominaciones sociales Airtel y Airtel Móvil invocamos la jurisprudencia sobre lo que ha entenderse como identidad en los casos de colisión de denominaciones sociales, o de denominaciones sociales con derechos de propiedad industrial, plenamente aplicable al supuesto de autos (STS de 14-2-2000, 31-12-1996, 26-6-1995, 28-11-1986, 15-10-1992, 11-12-1993, 24-7-1992, entre otras), que vienen a establecer de manera constante y reiterada que la semejanza o similitud ha de ser apreciada en función de las pautas generales del comportamiento colectivo con arreglo a la sana crítica o al buen sentido, como sentido común y no técnico (STS 31-12-1996 ). Por tanto, se debe realizar un juicio sobre todos los elementos integrantes de una denominación, pero «sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora» (STS 28-11-1986 ), porque el añadir un término, Móvil al de Airtel, aunque supusiera, en su caso, un elemento diferenciador, No obstaculiza a que sobresalga el sentido matriz de la palabra básica que es lo que puede inducir (...) a la confusión (STS 15-10-1992 ).

La identidad entre Airtel y Airtel Móvil debe apreciarse, pues el término principal y que dota de una clara identificación frente a terceros a las mercantiles citadas es su primer vocablo Airtel y no la palabra Móvil.

Aunque la nueva LEC 2000 no sea aplicable a este recurso (según el auto de 18 de junio de 2002 de la Sala ), es interesante apreciar en orden a la casación solicitada, y al reforzamiento de la clara doctrina jurisprudencial, que también las sentencias de primera y segunda instancia, como establece el art. 477.3 LEC/2000, en orden a la interpretación del 477.2.3.º, contradicen la jurisprudencia menor, sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección XV, de 16-2-2000 y de 22-5-1999 ; transcribiendo la primera de ellas.

La prohibición de adoptar denominaciones idénticas a la de sociedades preexistentes se extiende no sólo cuando se produce una absoluta igualdad fonética o gramatical, sino incluso cuando se produzca mediante la agregación de algún término de uso general que no establezca una clara diferenciación de la denominación posterior con la preexistente. Así lo tiene declarado la Sección 12.ª de la Audiencia Provincial de Madrid en su sentencia de 3 de diciembre de 1996, en la demanda interpuesta por Finex, S. A., contra Finex España Entidad de Financiación, S. A.

El debate puede centrarse en determinar si el término Móvil, agregado al vocablo Airtel, posee suficiente efecto diferenciador entre la demandante y la demandada.

El Registro Mercantil Central, a pesar de haber reservado inicialmente la denominación a favor de la demandada, entiende que el vocablo móvil no posee virtualidad diferenciadora al denegar la reserva de las denominaciones "El Corte Inglés Móvil" o "Banco de Santander Móvil", según los certificados denegatorios que se acompañaron como documentos n.º 8 y 9 de nuestra segunda demanda, después acumulada.

La inexistencia de virtualidad diferenciadora, además de obvia, se patentiza por el largo rosario de confusiones acreditado a lo largo del litigio. Se confunden las entidades bancarias (alguna de ellas, como Unicaja, accionista incluso de la demandada), los Ayuntamientos, la Diputación de Málaga, la Seguridad Social, empresas, particulares y clientes y los propios juzgados de Málaga, Ronda. Esto se puso de manifiesto con la documental adjunta al escrito presentado el 22 de octubre de 1998 ante la Audiencia Provincial de Madrid; documental que obra unida al rollo apelación.

Hasta tal punto es poco diferenciador el término Móvil, que la gran competidora de la demandada eligió denominar Telefónica Móviles a su filial en el sector, al objeto de que la identificasen perfectamente con la empresa matriz. Hecho público y notorio.

Si bien es cierto que el informe de la Academia de la Lengua, que obra unido a los autos, sostiene que el término móvil ha pasado a ser sustantivo dejando de considerarse adjetivo, lo cierto es que esto debe entenderse y limitarse a cuando la palabra móvil aparece en solitario, pero no cuando va unido a un término que es en sí mismo un sustantivo, como sucede en nuestro caso en que el término móvil es secundario y adjetivo respecto a Airtel. Esto se pone de manifiesto en la última y posterior (al informe citado) edición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua, que mantiene la calificación de adjetivo al vocablo Móvil, referido a aquello que puede moverse o se mueve.

En el conflicto por las denominaciones sociales, es evidente que el término Airtel no es un nombre corrientemente utilizado en el lenguaje usual, constituyendo una clara denominación de fantasía, por lo que el añadido Móvil no sólo no funciona como elemento diferenciador, sino que enfatiza aún mas el sentido matriz de la palabra básica Airtel que es la que produce la confusión.

Dada la obvia identidad de ambas denominaciones y el nulo efecto diferenciador del adjetivo Móvil, no merece la pena insistir al respecto, debiendo la Sala estimar también el presente recurso por este motivo, declarando la nulidad del acuerdo social impugnado y, consecuentemente, ordenar la cancelación de la inscripción de dicha sociedad Airtel Móvil, S. A., en el Registro Mercantil, como suplicamos en nuestra demanda acumulada.

Motivo cuarto. «De nuevo al amparo del art. 1692. 4, LEC 1881, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia, aplicables para resolver las cuestiones objeto del debate. Como norma del ordenamiento jurídico que se considera infringida, ha de citarse los artículos 77 y 78 LM, y el art. 8 del Convenio de la Unión de París violado por inaplicación por la sentencia recurrida, en relación con los arts. 3, 4, 10 y 81 LM. También ha de citarse, por considerarse infringida, la jurisprudencia respecto a los mencionados artículos, según se expresa en el desarrollo del presente motivo.»

El motivo se funda, en resumen, en lo siguiente:

La sentencia de 19 de diciembre de 2000 de la Audiencia Provincial de Madrid vulnera la protección de los arts. 77 y 78 de la LM, el art. 8 del Convenio de la Unión de París y la jurisprudencia concordante establecida por el Tribunal Supremo en sus sentencias de 14-2-2000, 11-12-1987 y 24-10-1972, entre otras.

La sentencia recurrida limita todos sus fundamentos de derecho al análisis de las pretensiones deducidas por las partes litigantes en sus respectivos escritos de demanda -demanda inicial- y reconvención que se desenvuelven estrictamente en sede de derecho de Propiedad Industrial.

La sentencia recurrida reconoce expresamente, en su fundamento de derecho tercero, que Airtel, S. L., es usuario de un nombre comercial no inscrito, señalando los requisitos que conforme a la STS de 14 de febrero de 2000, permite al usuario de un nombre comercial no inscrito accionar contra un signo distintivo registrado: un uso del nombre comercial por el que se acciona, que sea anterior a la solicitud de registro del signo distintivo registrado (marca, nombre comercial, rótulo de establecimiento) cuya nulidad se pretende; que la acción de nulidad se ejercite antes de que transcurran cinco años desde la fecha de la publicación de la concesión correspondiente; y que entre los signos en litigio se den las circunstancias previstas en el art. 12.1.b) LM en orden a la existencia de un riesgo de confusión.

Como requisitos para la efectiva nulidad de una marca por existencia de un nombre comercial anterior usado y no inscrito y consonancia con la protección brindada en los arts. 77 y 78 LM, es necesario acreditar: un uso anterior del nombre comercial no inscrito (lo que en nuestro caso da como cierto la sentencia recurrida en su fundamento de derecho tercero). Que se accione dentro del plazo de cinco años a contar desde la publicación de la concesión correspondiente (en nuestro caso se accionó dentro de este plazo como consta en autos). Que exista riesgo de confusión, lo que está suficientemente acreditado y de acuerdo con lo expuesto en el motivo anterior referido a la similitud entre los términos Airtel y Airtel Móvil, sin que sea óbice argumentar que las actividades desarrolladas por ambas no son idénticas, pues si bien «en su totalidad no puedan identificarse con la de la sociedad demandada, si es cierto que en parte coincide (...) por lo que hay que conceder a la actora toda la protección que las normas que regulan la propiedad industrial le concede» (STS 7-7-1980 ).

En el Derecho español a semejanza de otros sistemas de su entorno geográfico, la propiedad industrial no se crea o constituye con la inscripción del derecho en el registro, pues la adquieren los interesados por sí mismos, mediante el uso, o el hecho de la creación, la invención o el descubrimiento.

Es cierto que el art. 3.1 LM, señala que el derecho sobre ésta se adquiere por el registro, pero no es menos cierto que el propio apartado exige que éste registro se efectúe válidamente y que el apartado segundo de la propia Ley concede al usuario extrarregistral, anterior en el tiempo, el derecho a reclamar ante los tribunales la nulidad de la marca inscrita con posterioridad.

Es rotunda la tutela del ordenamiento jurídico al usuario extrarregistral de un nombre comercial, ya que la protección que nuestro Derecho otorga al titular de un nombre comercial inscrito es la misma la que la que ofrece a un titular de un nombre comercial de uso extrarregistral, con la única diferencia frente a las posteriores inscripciones por parte de terceros, bien del mismo nombre comercial o de otro signo distintivo, que en el caso de un nombre comercial inscrito será el Registro el que de oficio deniegue una inscripción posterior de un signo distintivo idéntico o similar, mientras que en el caso del titular extrarregistral será este el que en un plazo de cinco años (según el art. 77 LM ) tenga que accionar para impedir la validez de la inscripción acordada que coincida con su nombre comercial.

El sistema de protección al usuario extrarregistral del nombre comercial reside en los arts. 77 y 78 LM, y es la transposición al derecho nacional del art. 8 del Convenio de la Unión de París, perfectamente alegable por los ciudadanos españoles, al estar expresamente prevista su invocación por el art. 10.3 LM.

Cita la STS de 26 de julio de 1993, según la cual la protección que otorga la inscripción no es más que una titularidad provisoria que concede una presunción iuris tantum de propiedad que puede ser atacada por el titular extrarregistral, sobre la base de haber venido usando el signo industrial con anterioridad a la adquisición del mismo por el titular del registro.

La cuestión radica, pues, en determinar cuáles son los requisitos exigibles para que la utilización de un vocablo pueda considerarse uso del mismo como nombre comercial protegible fuera del registro.

Aparentemente, los requisitos exigibles a ese uso para que sea merecedor de la protección legal, no han sido claramente regulados por la LM, pero el Tribunal Supremo ha tenido la oportunidad de señalarlos en la sentencia de 14 de febrero de 2000. Es de destacar que el uso ha de ser como nombre comercial y no como denominación social (nombre-firma), es decir, no como identificador del empresario, sino como reconocedor de la empresa en el tráfico económico evitando la confusión en la clientela, por lo que su función es la de identificar toda o una parte de la actividad económica o comercial. Se requiere una utilización efectiva, sin que la constituyan casos esporádicos, o actividades ocasionales o aisladas, pero en modo alguno es necesaria la notoriedad a que se refiere para las marcas el art. 3.2, pues si bien es cierto que no cabe invocar como argumento el silencio legal en sede de nombre comercial, dada la norma de remisión del art. 81, sin embargo la solución de excluir la aplicabilidad de aquella regla especial es la que mejor encaja en el sistema legal (en la perspectiva de la diferencia que se establece en materia de registro de cada signo) y, por otro lado, armoniza con el sistema similar del Convenio de la Unión.

El Tribunal Supremo, señala la necesidad de cumplir con dos requisitos en el uso sea como nombre comercial y exige una utilización efectiva. Pero, además, nuestro Alto Tribunal aprovecha la ocasión para señalar dos cuestiones igualmente esenciales: por un lado, que no es exigible en ese uso la notoriedad que se precisa para la marca conforme al art. 3.2 de la Ley y por otro, la existencia de una norma de remisión, como es la contenida en el art. 81 LM, para la interpretación analógica de las posibles lagunas en la regulación del nombre comercial, eso sí teniendo en cuenta siempre la diferente naturaleza de la marca y el nombre.

Procede, pues, analizar si la utilización del vocablo Airtel por Airtel, S. L., cumple los dos requisitos fijados por el Tribunal Supremo, esto es, como nombre comercial y de modo efectivo.

En cuanto al primero de los requisitos, es evidente que la utilización por la recurrente, así como por sus clientes y proveedores del vocablo Airtel, sin referencia alguna a la forma societaria sólo puede entenderse como uso del término en su condición de nombre comercial.

Conviene resaltar algunos de los documentos probatorios unidos en el pleito, recortes del diario Sur de Málaga de 1990 y 1991, conteniendo anuncios publicitarios, en el que aparece el lema «Conecte con Airtel» sin mención alguna de si ese Airtel corresponde a una persona física o jurídica. Aparecen igualmente facturas e inserciones de publicidad en la radio y televisión local, revistas y el envío masivo de cartas y folletos con el mismo lema publicitario: «Conecte con Airtel».

Mención aparte merece las inserciones publicitarias en las páginas amarillas de la guía telefónica del nombre comercial donde aparece claramente diferenciada la denominación social «Airtel S. L.» (que figura en una pequeña fuente tipográfica) del nombre comercial Airtel que es destacado en el propio anuncio con grandes caracteres.

En el mismo sentido, esto es diferenciando la razón social del nombre comercial, aparece la rotulación de la furgoneta de la empresa o el rótulo luminoso instalado en el establecimiento de la apelante o el estudio de la campaña de publicidad del propio nombre comercial realizada por una agencia local.

Con el nombre Airtel, sin referencia alguna a persona física o forma societaria, es conocida la recurrente por clientes, transportistas, proveedores y por el público malagueño en general como se acreditó documentalmente.

No puede caber duda a la Sala de que el uso del vocablo Airtel por la recurrente lo ha sido en su condición de nombre comercial como exige el Tribunal Supremo.

El segundo de los requisitos exigibles, señalado por la citada STS de 14 de febrero de 2000, supone una utilización efectiva del nombre comercial, indicando la propia sentencia que el uso no es efectivo cuando lo constituyan casos esporádicos o actividades ocasionales o aisladas.

Es evidente que esa utilización esporádica o aislada no puede predicarse de la actividad de la recurrente, máxime cuando la propia juzgadora de la instancia señala en su sentencia que la actora «desarrolla su actividad durante los años 90, 91 y 92», hecho patente reconocido incluso por las demandadas que ni apelaron este extremo de la resolución ni se adhirieron al recurso interpuesto por la recurrente.

De este modo es un hecho no debatible que la recurrente, al menos, desarrolló su actividad durante los años 90, 91 y 92. No obstante, las demandadas han sostenido que el no-uso del nombre Airtel durante los años 93 y 94 inmediatamente anteriores al litigio, suponían el abandono del nombre por parte de la recurrente, convirtiendo a éste en res derelicta apropiable por cualquiera, pero ello no es así porque la propia LM lo impide.

Es cierto que la Ley no señala claramente cuánto tiempo puede estar suspendido el uso del nombre comercial para que sea apropiable por un tercero, pero también es cierto que la propia Ley marca las pautas para deducir cuál sea ese plazo.

Así, el art. 77 LM otorga un plazo de cinco años para entablar la acción de nulidad contra la marca posterior inscrita, de modo que al no existir acción sin derecho es evidente que éste no prescribiría hasta que no transcurriese aquel plazo.

También puede determinarse el tiempo permitido para la suspensión en el uso del nombre comercial, utilizando la interpretación analógica prevista en el art. 81 de la Ley, ya señalado en la citada sentencia del Tribunal Supremo.

Si el art. 4 LM permite la suspensión en el uso de la marca por un plazo ininterrumpido de cinco años menos un día, el mismo plazo puede aplicarse al nombre comercial, por lo que no puede pretenderse que la recurrente, con una actividad no discutida hasta el año 92, que defiende judicialmente su nombre comercial en el año 95, no tiene derecho a ser protegida por la Ley.

Sentado el uso efectivo por la recurrente del vocablo Airtel como nombre comercial, y siendo obvia la identidad total con las marcas Airtel registradas por las demandadas, convendría apuntar que esa identidad produce no sólo la confusión, sino la aniquilación de la recurrente al concurrir con la demandada en el mismo sector económico.

Alianza Internacional de Redes Telefónicas ha pretendido negar la concurrencia en el mismo sector con la recurrente utilizando el argumento de que sólo ella es operadora de telefonía móvil (argumento que parece compartir la sentencia objeto del presente recurso), pero la propia demandada descubre su convicción de concurrir en el mismo mercado, cuando reconviene solicitando se prohíba a la recurrente la utilización de la denominación o del nombre Airtel en su actividad. Es evidente que si la demandada estuviese convencida de que no existe concurrencia, no hubiese reconvenido de ese modo.

Por otro lado, la demandada tiene claro que la recurrente tiene su actividad en el mismo sector, ya que si no fuese así no podría entenderse el ofrecimiento que se hizo a la recurrente para convertirse en el distribuidor de Alianza en Málaga, hecho reconocido por la demandada en la posición 23 del pliego.

Del mismo modo, si la concurrencia no existiese no se entiende la carta remitida por Telefónica Móviles aportada por la propia demandada como documento n.º 11 de su contestación y en la que Telefónica Móviles asegura que no va a otorgar la distribución de sus terminales a la recurrente para evitar confusiones con la demandada.

De todos modos la existencia de concurrencia en el mismo sector ya fue dictaminada por la Oficina Española de Patentes y Marcas en su resolución de 5 de septiembre de 1996, que señaló una manifiesta coincidencia entre las áreas comerciales en las que concurren las partes.

Por tanto la sentencia recurrida vulnera la protección de los arts. 77 y 78 LM, el art. 8 del Convenio de la Unión de París y la jurisprudencia en las STS de 14-2-2000, 11-12-1987 y 24-10-1972, entre otras, lo que debe llevar a la Sala a dictar una Sentencia estimando también el recurso por este motivo.

Termina solicitando de la Sala «Que habiendo por presentado de este escrito, junto con los documentos que le acompañan, y sus respectivas copias, se sirva tenerme por personado y parte en la representación que ostento, disponiendo se entiendan conmigo las sucesivas actuaciones; por interpuesto en tiempo y forma en nombre de mi mandante el recurso de casación preparado contra sentencia dictada en fecha 19 de diciembre de 2000 por la Sección 25 de la Audiencia Provincial de Madrid, en el rollo de apelación civil n.º 1461/2000, dimanante del juicio de menor cuantía n.º 773/1995 seguido ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 48 de Madrid; admitir a trámite el recurso; y, en definitiva, dictar sentencia dando lugar al mismo y casando la resolución recurrida, con los pronunciamientos que corresponden conforme a Derecho y la devolución del depósito constituido a esta parte recurrente.»

SEXTO. - En el escrito de impugnación presentado por la representación procesal de Airtel Móvil, S. A., hoy Vodafone España, S. A., se formulan, en resumen, las siguientes alegaciones:

Al motivo primero, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio.

La parte recurrente, de forma negligente, dejó pasar el plazo para interponer el preceptivo escrito para solicitar el complemento de sentencia correspondiente (conforme al art. 215.2 de la LEC 2000 ). Así lo puntualiza el auto de la sección 25.ª de la Audiencia Provincial de Madrid, de 8 de febrero de 2001. Así, al haber sido notificada a las partes la sentencia objeto de recurso el 18 de enero de 2001 y al haber presentado el recurrente el escrito al que se refiere el citado art. 215.2 de la LEC 2000 fuera del plazo legalmente previsto, no es admisible su alegación, en el sentido de que el órgano de apelación ha quebrantado las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, sino que, por el contrario, son enteramente imputables a dicho recurrente las consecuencias de su negligente actuar.

La parte recurrente intenta por medio del recurso de casación, articulado sobre la base del art. 1.692.3.º LEC 1881, no es otra cosa que alterar el uso legítimo y propio que tiene la casación.

La jurisprudencia se ha manifestado sobre esta circunstancia y desestima todos los recursos de casación mediante los que se pretende, alegando incongruencia, subsanar algo que el recurrente pudo y debió haber subsanado con anterioridad.

Cita la STS de 26 de enero de 1996, según la cual, siendo ello cierto, tal alegación, aparte de no adaptarse al concepto de congruencia, no tiene la entidad suficiente para integrar un motivo de casación, ya que tal defecto de la sentencia pudo y debió de ser subsanado a través del llamado recurso de aclaración al amparo del art. 267.3 LOPJ y art. 363 LEC.

En idéntico sentido, cita la STS de 14 de marzo de 2003.

En este sentido, se pronuncia también la Exposición de Motivos de la LEC 2000, al señalar que con la petición de complemento de sentencia prevista en su art. 215.2 trata de evitar «recursos ordinarios y extraordinarios de revisión fundados en incongruencia por omisión de pronunciamiento». Por ello, se ofrece a las partes este remedio procesal para que, si a su derecho conviene, hagan uso de él como sustitutivo inmediato del oportuno recurso.

No obstante lo anterior, que sería suficiente para desestimar el primer motivo del recurso, lo que existe en este caso es una desestimación íntegra de la demanda, tal y como recoge la sentencia del Juzgado de Primera Instancia, confirmándose dicho fallo en la sentencia de la Audiencia.

En términos generales las sentencias absolutorias no pueden ser tachadas de incongruentes por entenderse que resuelven todas las cuestiones planteadas en el pleito (STS de 4 de abril y 16 de julio de 1990, 3 de enero y 30 de octubre de 1991, 5 de octubre y 14 de diciembre de 1992, 24 de marzo y 28 de septiembre de 1993, 8 de junio de 1994, 28 de enero de 1995, 2 de septiembre y 27 de diciembre de 1996 y 25 de marzo de 1997, entre otras muchas). Por su parte, señalan las STS de 3 de octubre de 1998 y 9 de febrero de 1999, que las sentencias absolutorias vienen a significar la íntegra desestimación de las pretensiones deducidas en la demanda, con la consecuente resolución de cuantas cuestiones fueron objeto de controversia, por lo que no cabe tacharlas de incongruentes.

La efectiva incongruencia omisiva no se produce cuando la sentencia de apelación confirma los pronunciamientos absolutorios de la primera instancia, suficiente y debidamente fundamentados (STS de 27 de noviembre de 1999 y 11 de diciembre de 1998) y no se altera el soporte fáctico (causa petendi) de la cuestión debatida en el juicio (STS de 12 de enero de 1988, 12 de mayo de 1989, 28 de febrero de 1991, 19 de noviembre de 1994 y 3 de febrero de 1996 ).

No concurren las circunstancias que permitirían estimar el recurso de casación interpuesto sobre la base del art. 1.692.3 LEC 1881. Resulta de la lectura atenta de la sentencia impugnada, que el órgano jurisdiccional ad quem sí decidió sobre todas las cuestiones que fueron objeto de debate y, específicamente, sobre si la recurrente ostentaba legitimación activa para impugnar el acuerdo adoptado por la recurrida relativo al cambio de denominación social de Alianza Internacional de Redes Telefónicas, S. A., a Airtel. Que dicho órgano jurisdiccional tuvo en consideración todas las cuestiones objeto de debate y, específicamente, la señalada, es algo que hasta el mismo recurrente reconoce en su escrito de interposición cuando señala: «En el supuesto que nos ocupa la Sección 25 de la Audiencia Provincial de Madrid si bien a la hora de centrar las cuestiones litigiosas refiere expresamente a nuestra segunda demanda (...) lo cierto es que la sentencia que combatimos se olvida de resolver sobre la nulidad del acuerdo social impugnado (...)».

Es evidente así se reconoce de adverso que la Sala de apelación tuvo en consideración las pretensiones de la actora (ahora recurrente) en relación con su demanda dirigida a la anulación del acuerdo social antes referido.

Lógicamente, entonces, la cuestión que queda por resolver es si la Sala ad quem vino a resolver sobre la pretensión deducida.

La sentencia del órgano jurisdiccional de apelación resuelve, si bien de forma conjunta, sobre las pretensiones deducidas de adverso en relación con la declaración de nulidad del acuerdo social por el que, en su momento, se acordó cambiar la denominación social de la recurrida. Y no de otro modo cabe entender el hecho de que la Audiencia constriñe el objeto del debate en su fundamento de derecho segundo a determinar si la actora (ahora recurrente) puede obligar a la recurrida al cese del uso de la marca Airtel, así como de la denominación social Airtel Móvil, S. A.; o si, por el contrario, (atendiendo a los pedimentos de nuestra demanda reconvencional), la recurrente debe abstenerse de realizar actos de perturbación de la marca Airtel.

Y esa es la cuestión clave de la controversia actual, desde el momento en que, a pesar de la existencia de dos demandas, ambas se acumularon en un solo proceso en el que dirimir todas las cuestiones. Y en este sentido, hay que llamar la atención sobre el fundamento de derecho quinto, párrafo tercero de la sentencia recurrida relativo a la inscripción del nombre comercial Airtel Móvil y la diferencia que puede suponer el añadir la palabra Móvil a la palabra Airtel, es decir, abordando la cuestión de si, tal y como ocurre en el supuesto de la denominación social ahora discutida, el añadido de la palabra Móvil a la anterior Airtel puede suponer un elemento de diferenciación suficiente de las respectivas actividades desarrolladas en el mercado por las dos mercantiles ahora enfrentadas.

El Tribunal Constitucional ha estudiado la institución de la denominada incongruencia omisiva o por defecto, señalando que no puede ser apreciada cuando el silencio judicial pueda razonablemente interpretarse como una desestimación implícita aunque la resolución no se haya pronunciado sobre todas las alegaciones concretas, o no se haya dado una respuesta pormenorizada a cada una de ellas, siempre que se resuelvan las pretensiones formuladas (sentencias del Tribunal Constitucional 4/1994, 169/1994, y de 8 de mayo de 1997.

Cita la sentencia del Tribunal Constitucional de 18 de julio de 1994.

Por tanto, en la sentencia del órgano jurisdiccional ad quem no se dan ninguna de las circunstancias que a tenor de la jurisprudencia puedan calificar a la misma como incongruente, pues la sentencia de apelación tiene presente la cuestión planteada por la recurrente en su «segunda» demanda (como la recurrente reconoce). Dicha pretensión es resuelta materialmente por el Tribunal de apelación en el fundamento de derecho quinto de la sentencia recurrida. Y, a mayor abundamiento, esa cuestión debatida no es relevante ni sustancial en el procedimiento, sino accesoria, en la medida en que, con independencia del cambio de denominación social acaecido, esa cuestión depende de la previa, que sí es esencial, consistente en si el recurrente puede valerse de su supuesta actividad comercial previa al registro de la marca Airtel por la recurrida, para instar la cancelación de dicho registro marcario, o si, por el contrario, la recurrente debe cesar en todo uso de su denominación social que perturbe el uso que se pueda hacer de la marca Airtel. Esta cuestión es la que se recoge en el fundamento de derecho segundo de la sentencia recurrida y es la fundamental, de la que dependen el resto.

Al motivo segundo, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicables para resolver las cuestiones objeto del debate y, en concreto, por infracción del art. 6.3 CC en relación con los arts. 2, 115 y 117 LSA.

Señala la recurrente que para el Juzgado de Primera Instancia, cuyo análisis en este extremo fue omitido por la Audiencia Provincial, éste carecía de legitimación activa para accionar contra el acuerdo social adoptado por la recurrida el 31 de julio de 1995, según el Juzgado, la vulneración, si es que se produjo, fue de un precepto de carácter reglamentario y no legal lo cual conllevaba que se estuviera ante un supuesto de anulabilidad y no de nulidad radical y, consecuentemente, faltaba la legitimación ad causam a la recurrente (entonces actora).

La cuestión que debe resolverse es si la recurrente está legitimada activamente para instar la nulidad del acuerdo social.

La recurrente hace supuesto de la cuestión y altera a su conveniencia los hechos enjuiciados. Formula una interpretación del art 2 LSA (por remisión de los arts. 115 y 117 ) que atenta a la lógica y a la literalidad más estricta.

El art. 2 LSA prohíbe es que una sociedad anónima adopte una denominación idéntica a otra ya existente. E «idéntica» significa absolutamente igual, no meramente «parecida». Así, si se comparan las denominaciones sociales objeto de controversia se puede observar que ambas difieren lo suficiente como para impedir cualquier «identidad», en sentido estricto y esa diferencia se introduce por vía de añadir la palabra «móvil» a la palabra «Airtel» y además, la palabra «Airtel» se forma, no caprichosamente ni para inmiscuirse deslealmente en la supuesta actividad comercial desarrollada por la recurrente sino como acrónimo de las anteriores palabras «(A)lianza (I)nternacional de (R)edes (Tel)efónicas, S. A.».

No hay conculcación del art. 2 LSA por el acuerdo social de la recurrida ni de la STS de 21 de julio de 1994 citada de adverso, en la cual se habla, precisamente, de identidad y no de mero parecido que pueda llevar a confusión, que es el verdadero quid de la cuestión de debate como advirtieron los órganos jurisdiccionales de instancia y apelación y como expresamente reconoce el recurrente.

La pretensión que subyace en el presente motivo es que el Tribunal sustituya la apreciación tenida en consideración por la Sala de instancia en relación con las denominaciones por la propia e interesada del recurrente. Esa pretensión debe ser desestimada por cuanto que el recurso de casación es un recurso extraordinario que impide al tribunal alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia.

Cita la STS de 21 de noviembre de 2000, según la cual al no existir en la Ley reglas precisas en orden a determinar semejanzas generales que puedan generar confusión, ha de ser el tribunal a quo el encargado de tales apreciaciones como han señalado las sentencias de esta Sala de 4 de abril de 1991, 14 de octubre de 1992, 5 de marzo, 14 de abril y 29 de junio de 1993, y 27 de diciembre de 1996.

El art. 2 LSA remite al RRM. En ese sentido, como bien afirma la sentencia del Juzgado de Primera Instancia, si alguna infracción se entendiera cometida sería en relación con el art. 373.2 de dicho Reglamento y no del art. 2 de la Ley el cual se ha cumplido escrupulosamente.

La adopción de la denominación Social de la recurrida no ha producido violación del derecho societario ni ninguna otra norma del ordenamiento jurídico, por cuanto que es el resultado de la estricta aplicación al caso de las circunstancias determinantes de la identidad denominativa. Identidad que se ha entendido no se produce con la denominación de la recurrente, y así ha sido confirmado por el Juzgado y la Sala de instancia.

Consecuentemente, el acuerdo adoptado sería, en su caso, meramente anulable (por estar afectada una norma de rango reglamentario) y no nulo (por ser afectada una norma de rango legal), lo cual trasciende a la legitimación activa del recurrente de cara a cuestionar la validez del mencionado acuerdo.

Al presentar el recurrente en su momento el correspondiente recurso contra la decisión del Registrador Mercantil Central de conceder a la recurrida la denominación social «Airtel Móvil, S. A.», dicho recurso fue desestimado por el Registrador sobre la base de entender que no había infracción de precepto alguno relativo a la prohibición de adoptar una denominación social idéntica a otra ya preexistente.

Por todos estos argumentos jurídicos, no debe estimarse el motivo segundo en que se funda el recurso de casación interpuesto de contrario.

Al motivo tercero, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicables para resolver las cuestiones objeto del debate y, en concreto, por infracción de los arts. 2 LSA, 2 LSRL y 372, 373 y 366.1 RRM por inaplicación por la sentencia objeto de recurso.

Como se deduce del contenido del escrito de recurso y de lo pedido por el recurrente, éste no tiene otra intención que la de que el Tribunal Supremo proceda a una nueva valoración de la prueba ya realizada, y por cierto bastante exhaustivamente, tanto por el Juzgado de Primera Instancia como por la propia Audiencia Provincial.

Cita las STS de 31 de mayo de 2000 y 23 de noviembre de 2000, según la cual el recurso de casación no puede convertirse en una «tercera instancia» mediante la cual revisar la valoración de la prueba efectuada en anteriores instancias.

El recurrente pretende sustituir la valoración de la prueba realizada por el tribunal de instancia por la suya propia, intentando convertir el recurso en una tercera instancia, lo que no está permitido, dado que la casación es un recurso extraordinario, y como tal de acceso tasado.

Por esa sola razón debería ya rechazarse el motivo tercero y cuarto del recurso de casación pues el recurrente intenta que la Sala entre a valorar de nuevo la prueba, lo que esta prohibido según la sentencia del Tribunal Constitucional 8/2004, de 9 de febrero, entre las más recientes. Esa intención revisora del recurrente se pone de manifiesto en su escrito cuando insta a la Sala a que compare nuevamente si existe identidad entre las palabras Airtel y Airtel Móvil, instando a que se valore subjetivamente si ha lugar o no a confusión, dejando al margen deliberadamente otras circunstancias. Además, se pone especial énfasis en determinar si la palabra Móvil añade un término de diferenciación suficiente. Es decir, se solicita de esa Sala que ésta subjetivamente decida si la palabra Móvil tiene suficiente fuerza diferenciadora, lo que, indudablemente, exige de la Sala una labor de apreciación y decisión en función de los elementos de prueba aportados a autos. Por último, se refiere a la inexistencia de virtualidad diferenciadora como se acredita, según el criterio de la recurrente, por determinados pruebas documentales a las que se remite.

Al referirse a la STS de 14 de febrero de 2000, insta a comprobar que el nombre comercial utilizado como base de la acción del recurrente haya sido objeto de «utilización efectiva», con lo que, directamente, la Sala se ve obligada a revisar los elementos de prueba aportados y a decidir si son suficientes a los efectos de demostrar la alegación del recurrente.

Pretende de la Sala una nueva revisión y valoración de la prueba aportada, lo cual es inaceptable teniendo presente que esas cuestiones requieren una apreciación fáctica de determinados documentos, y no puramente jurídica, tal y como ha exigido tradicionalmente la mejor jurisprudencia, y como en esencia, es exigible en virtud de los rigurosos cánones de la casación.

La jurisprudencia invocada por la recurrente se refiere al conflicto surgido entre signos distintivos y denominaciones cuando lo denunciado es la identidad existente entre denominaciones sociales.

Cita la STS de 25 de marzo de 2003 en la cual se declara, al respecto de un conflicto entre denominaciones sociales, que concurre identidad entre las denominaciones Natural Gas, S. L. y Gas Natural SDG, S. A., a cuyo respecto ha de advertirse que no se trata de apreciar elementos de eventual confundibilidad en el mercado, cuyas consecuencias -según se desprende de la sentencia de esta Sala de 21 de octubre de 1994 - sólo podrían valorarse y corregirse en el ámbito protector de la propiedad industrial y la competencia, sino de determinar si existen elementos diferenciadores suficientes para distinguir a la persona jurídica de cualquier otra, que es de lo que se trata; si se cumplen las limitaciones legales y reglamentarias, sólo cabe apreciar la existencia de identidad en la medida que afecte, por su mismidad, a la diferenciación con otra sociedad, extremo éste en que la comparación de las denominaciones que nos ocupan permite afirmar que concurre un elemento distintivo suficiente por la incorporación de las letras SDG.

En idéntico sentido, cita la STS de 21 de octubre de 1994, según la cual la problemática del posible confusionismo de nombres sociales exige, según el art. 2 LSA, que se dé situación de identidad entre los confrontados, pues lo que se prohíbe es la estricta identidad o igualdad nominal, lo que en el supuesto de autos no se da y así lo declaró el Tribunal de apelación como hecho firme, no debidamente combatido, pues la identidad es parcial en cuanto que la coincidencia lo es sólo de los apellidos Pérez Hermanos, pero no plena, ya que en ambas denominaciones existen elementos diferenciadores expresos y ello con independencia y al margen de que la Ley de Marcas resulte más amplia, pues contempla no sólo estados de identidad, sino también de similitud (art. 1 ) y semejanza (art. 31.1 ), pero con referencia sólo para las marcas, los nombres comerciales (art. 81 ) y los rótulos (art. 85 ).

No se infringe la jurisprudencia citada por el recurrente en su escrito de interposición que señala cuáles han de ser los parámetros jurídicos de interpretación de la norma objeto de interpretación (en este caso el Reglamento del Registro Mercantil, la Ley de Sociedades Anónimas y la Ley de Marcas), parámetros que han sido tenidos presentes por la Sala con expresa mención de la STS de 14 de febrero de 2000.

La actividad decisoria de la Audiencia Provincial se ha encaminado en todo momento a aplicar la ratio decidendi derivada de la jurisprudencia para comprobar si a la luz de las circunstancias del caso y de las pruebas aportadas efectivamente podía mantenerse jurídicamente hablando la existencia de una identidad prohibida por el ordenamiento, entre las denominaciones Airtel y Airtel Móvil y a tal efecto se remite al fundamento de derecho quinto de la sentencia recurrida en la que se pone de manifiesto la inexistencia de identidad entre ambas denominaciones. Y la razón es que el vocablo móvil no debe considerarse como un mero adjetivo sino como un elemento denominativo que vincula a quien lo use con un tipo de actividad muy determinada con un sector empresarial muy preciso, como es el de la telefonía móvil, habiendo adquirido significación propia y no constituyendo un mero adjetivo falto de significado distintivo. No se trata de un genérico ni de un elemento similar a un referente geográfico (como por ejemplo los vocablos Spain, Ibérica, International o similares aplicados a denominaciones sociales).

Si a ello añadimos la amplísima prueba documental aportada a los autos (cuya revisión sólo solicitamos en el improbable y remotísimo caso de que la Sala decidiera entrar en su valoración si admite el motivo interpuesto por el recurrente), la conclusión no puede ser otra que es imposible que haya, pueda haber habido o pueda haber confusión entre las denominaciones de las respectivas partes propiciada dicha imposibilidad por los siguientes criterios: la notoriedad adquirida por la recurrida en el mercado de la telefonía móvil, de la que llegó a ser segundo operador en términos de facturación e importancia; notoriedad a la que se ha llegado, no debe olvidarse, por una ingente actividad publicitaria. El diferente objeto social de recurrente y recurrida (el uno dedicado a la adquisición y transmisión, instalación de sistemas de comunicación electrónicos, informáticos y eléctricos, es decir, la instalación de televisiones y antenas colectivas; y la otra dedicada a la explotación de redes de telefonía móvil bajo estándares de GSM u otros), por lo que resulta del todo imposible que pueda existir confusión entre ambas. Y, por último, la falta de conocimiento previo en el mercado de la actividad desarrollada por el recurrente, como se deduce de su acreditada falta de actividad comercial, puesta de manifiesto tanto por el Juzgado como por la Audiencia.

Interesa poner especial énfasis en lo fútil de la petición de la recurrente relativa a que se cancele la denominación social «Airtel Móvil, S. A.», cuando en 2003 la recurrida adoptó la nueva denominación de «Vodafone España, S. A.», como consecuencia del acuerdo de adquisición de participaciones con la mercantil de nacionalidad inglesa Vodafone, Plc.

No debe considerarse la «jurisprudencia menor» alegada de adverso, sobre la base del auto de 18 de junio de 2002. En todo caso, las sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona se refieren al uso de partículas geográficas (España) o aluden a la relación existente entre las partes (filiales). Por lo tanto, no resulta aplicable al caso de autos, en el que hay que decidir sobre partículas que señalan o se refieren a un sector empresarial determinado, y no a una limitación territorial. En este punto, abunda el informe de la Real Academia Española.

Al motivo cuarto, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicables para resolver las cuestiones objeto del debate y, en concreto, por infracción de los arts. 77 y 78 LM, y el art. 8 del Convenio de la Unión de Paris, violado por inaplicación por la sentencia recurrida en relación con los arts. 3, 4, 10 y 81 LM.

Como ocurre en el motivo precedente el recurrente pretende convertir a la casación en una «tercera instancia» que venga a revisar y valorar de nuevo la prueba practicada en las dos instancias precedentes.

No de otro modo se pueden interpretar las continuas alusiones a documentos obrantes en autos y la solicitud de que tales documentos sean examinados por la Sala.

La STS de 14 de febrero de 2000 citada por la sentencia de la Audiencia y por la recurrente, rechaza la acción de nulidad por no haberse probado la prioridad del uso. La determinación de esta prioridad es una «quaestio facti» cuya apreciación corresponde a la soberana apreciación de la Sala de instancia, y, por lo tanto, es un tema vedado en casación. En este recurso no puede volver a analizarse, como pretende la recurrente cada uno de los datos ni todos en su conjunto como tampoco los omitidos por la resolución que se recurre so pena de convertir la casación en una nueva instancia. Cierto que es posible llevar a cabo una cierta censura de la valoración probatoria cuando se denuncia como infringido un precepto regulador de la prueba cuya naturaleza por cierto no tiene ninguno de los mencionados en el enunciado del motivo (arts. 76 a 78 LM ) o como vulnerada la doctrina constitucional relativa al error patente, la arbitrariedad o irracionalidad, pero nada de ello ha mencionado en el recurso y menos todavía argumentado.

Criterio mantenido, entre otras, por la STS de 28 de marzo de 2003, según la cual debe mantenerse en cualquier caso la apreciación fáctica de la instancia de que no existió uso real y efectivo del nombre comercial desde el contrato de transmisión de participaciones sociales de 19 de agosto de 1994. La apreciación aludida resulta incólume y vinculante para este tribunal al tratarse de una «quaestio facti» no combatida adecuadamente mediante denuncia de error en la valoración de la prueba con cita de precepto probatorio idóneo para sustentar tal error.

De acuerdo con la jurisprudencia reiterada (STS de 8 de mayo de 1997 y 27 de diciembre de 1996 ) la determinación de la semejanza de signos distintivos y de su riesgo de confusión es una cuestión de hecho y, en cuanto tal, sometida a la apreciación soberana de la Sala de instancia, por lo que dicha cuestión no es revisable en casación.

No obstante, si la Sala entiende que debe conocer del motivo, la cuestión de fondo es si un usuario de un nombre comercial no inscrito puede instar la nulidad de un derecho de marca debidamente inscrito con posterioridad al pretendido uso del nombre comercial. Para resolver esta cuestión jurídica según la reiterada STS de 14 de febrero de 2000, el titular de un nombre comercial no inscrito puede instar la cancelación de un registro marcario posterior siempre y cuando se den las condiciones allí establecidas que son las siguientes: primero, que exista un uso del nombre comercial por el que se acciona que sea anterior a la solicitud de registro del signo distintivo registrado (ya sea marca, nombre comercial o rótulo de establecimiento -hoy día carente de sentido este último signo), cuya nulidad se pretende. Segundo que la acción de nulidad se inste antes de que transcurran cinco años desde la fecha de publicación de la correspondiente concesión. Y, por último, que entre los signos en litigio se den las circunstancias descritas en el art. 12.1.b) LM de 1988 (hoy, art. 6.1.b ) LM 2001), es decir, que exista un riesgo de confusión entre la marca y el nombre comercial en liza.

La fundamentación del recurrente hace nuevamente supuesto de la cuestión, sustituye la interpretación del Tribunal de apelación del art. 12.1.b) LM y la valoración que éste hace de las pruebas aportadas por su propio criterio que lleva a la acreditación, artificial y supuesta, de todas sus pretensiones.

Parte el recurrente de que la Sala de apelación ha admitido el cumplimiento del primero de los requisitos, esto es, el relativo al uso efectivo del nombre comercial. Sin embargo, es meridiana la sentencia de apelación al señalar en su fundamento de derecho tercero, último párrafo: «Difícilmente en este caso puede decirse que exista confusión entre el nombre comercial usado por la actora y la marca de la demandada, pues identifican actividades diferentes y no paralelas (...) siendo la venta al por menor de terminales el único punto de contacto entre el citado nombre y la marca, actividad que de acuerdo con la documentación aportada en la demanda no estaba realizando aún [el actor] en la fecha en que se inscribió la marca, pues en el ejercicio de 1994, según se afirma en la memoria de aquel año, estaba la actora haciendo intentos y contactos con empresas relacionadas con ese sector, pero no contratos firmes conocidos, de manera que el nombre comercial no podía identificar en ese momento actividad empresarial alguna relacionada con el servicio expresado por aquella».

Es más, la sentencia de la Audiencia recoge como suyos los fundamentos de la STS de 14 de febrero de 2000 referidos a que el uso «ha de ser como nombre comercial y no como denominación social (nombre-firma), es decir no como identificador del empresario sino como reconocedor de la misma en el tráfico económico). Es decir, ni siquiera contempla que se haya realizado un uso como nombre comercial.

Es decir, la Audiencia Provincial parte justamente de dar por probado que, con anterioridad a la solicitud de la marca Airtel el recurrente no había llevado a cabo un uso como nombre comercial ni mucho menos, que dicho uso fuera efectivo, entendiendo por «uso efectivo» el uso «no esporádico», sino el «uso serio y continuado». Y de ese mismo parecer, habiendo valorado la prueba documental obrante en autos, es el Juzgado de Primera Instancia, cuando señala en su fundamento de derecho tercero que «sería preciso determinar si el uso que ha hecho el actor de la denominación social puede estimarse que ha asumido la condición de nombre comercial y a tal fin deben resaltarse que de las pruebas practicadas en estos autos no puede estimarse tal circunstancia, pues, y tal extremo no ha sido negado por el actor, Airtel, S. L. se encuentra en situación de liquidación de tal y como se desprende los propios documentos acompañados con la demanda, desarrolla su actividad durante los años 90, 91 y 92 sin que resulte de lo actuado que la actora haya realizado actividad empresarial alguna, y fácil hubiera sido acreditar tal extremo mediante la aportación de las facturas del IVA correspondiente».

Continúa el recurrente en su escrito haciendo supuesto de la cuestión y suplantando el criterio conforme del tribunal de apelación (y también del Juzgado de Primera Instancia) por el suyo propio, señala que se ha probado el uso efectivo del nombre comercial Airtel, cuando los documentos y contratos aportados de adverso no prueban que dicho uso haya tenido lugar.

Tal uso debe calificarse de esporádico o falto de continuidad, por lo que la Sala hizo una correcta interpretación y aplicación de la STS de 14 de febrero de 2000.

Asimismo, pretende la recurrente convencer a la Sala de que la falta de uso de su nombre comercial por un periodo inferior a cinco años (elegido arbitrariamente por el recurrente por analogía con el plazo previsto para instar la nulidad por falta de uso de una marca), le faculta para instar la nulidad de la inscripción marcaria Airtel a nombre de la recurrida.

El rótulo de establecimiento inicialmente inscrito a nombre de la recurrente fue objeto de cancelación por impago de las tasas correspondientes, lo que da idea del uso previsible que el recurrente pretendía dar a dicho rótulo y, por extensión, al vocablo Airtel. Por lo tanto, su derecho a instar la cancelación del registro marcario a nombre de la recurrida feneció ya en ese momento.

Existe una probada falta de actividad empresarial en la recurrente durante prácticamente toda su existencia social, hasta el momento en que necesita «justificar» dicha actividad y empieza a prefabricar pruebas de uso efectivo del nombre comercial y, finalmente, alega un supuesto uso efectivo (no probado en opinión del órgano jurisdiccional de instancia y de apelación) del nombre comercial justo cuando están a punto de transcurrir cinco años del abandono más absoluto del uso de su nombre comercial, momento que coincide con el instante en que la recurrida comienza su andadura empresarial en el mercado de la telefonía móvil.

Todo ello debe llevar a la conclusión de que la recurrente ha actuado de mala fe y aun cuando se estimase por la Sala que la recurrente ha probado haber usado su nombre comercial extrarregistral con anterioridad a la efectiva inscripción del derecho marcario a favor de la recurrida, dicho uso es un uso de mala fe que no puede servir para fundamentar una pretensión como la deducida por la recurrente (la cual llega incluso a estimar en mil millonaria la indemnización a pedir a la recurrida, cuando ningún documento ha aportado la recurrente que permita acreditar tal daño).

Además, tampoco se da el tercer requisito consistente en el riesgo de confusión entre el nombre comercial extrarregistral y la marca registrada por la recurrida y para intentar respaldar su pretensión cita únicamente la STS de 7 de julio de 1980 que, por sí misma, no constituye jurisprudencia. En cualquier caso, no se ve cómo ha podido la sentencia recurrida conculcar la ratio decidendi de dicha resolución judicial de 7 de Julio de 1980, cuando justamente viene a confirmarla a tenor de lo señalado por el órgano jurisdiccional ad quem en el sentido de que el recurrente no ha probado un uso efectivo de su nombre comercial.

Es más, acierta plenamente la sentencia objeto de recurso cuando señala la inexistencia de confusión, pues la jurisprudencia entiende que depende de numerosos factores, entre ellos la diferencia de actividades comerciales desarrolladas y de clientes así como la notoriedad de uno de los signos en conflicto.

El riesgo de confusión entre los signos enfrentados exige de la Sala una labor de apreciación y decisión en función de los elementos de prueba aportados, pues como la jurisprudencia señala, la identidad o similitud y el riesgo de confusión han de apreciarse no sólo en función de la mera identidad entre los signos enfrentados, sino también sobre la base de otras circunstancias que redunden en un factor de mayor o menor distinción, (como puede ser, por ejemplo, el sector de actividad en el que operan ambas partes; los servicios que ofrecen; el tipo de consumidor al que sus productos o servicios se dirigen; la notoriedad adquirida por una de las partes en el mercado; los gastos de publicidad e inversión realizados para acentuar la presencia en el mercado de una parte, etc.).

Cita la STS de 5 de abril de 1994, según la cual la noción de similitud en materia de marcas es imprescindible interpretarla en relación con el riesgo de confusión cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse de ella con el signo solicitado o utilizado y del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados.

Cita la STS de 14 de abril de 1986, según la cual para apreciar la semejanza entre dos marcas debe atenderse a una visión de conjunto que tenga en cuenta la totalidad de sus elementos integrantes. Es doctrina de esta Sala que la semejanza entre dos marcas es un concepto que, si bien como efecto de un proceso intelectual constitutivo de un criterio de conciencia puede ser traído a la de la casación por el camino procesal del número primero (hoy quinto) del art. 1692 LEC, no puede sin embargo, por estar atribuido por la Ley al tribunal de instancia, ser variado sino cuando la conclusión por él sentado sea ilógica o absurda (STS de 5 de octubre de 1965 y 11 de noviembre de 1965, entre otras). Tiene igualmente sentado este Tribunal Supremo, que el estudio de la semejanza fonética o gráfica entre los signos enfrentados ha de hacerse atendiendo no sólo a la semejanza en sí entre elementos fonéticos o gráficos de los signos o vocablos que designan a las marcas de cuya comparación se trata, sino también en función de todas aquellas circunstancias que en conexión con el signo expresivo de cada marca puedan tener influencia en la posible confusión que en el mercado pueda producirse por aquella identidad de los productos (...)".

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de septiembre de 1998 (asunto C-39/97), al interpretar el art. 4, apartado 1, letra b) de la Directiva CE 89/104 sobre la aproximación de la legislación de los Estados Miembros en materia de marcas, establece: «A este respecto, procede, en primer lugar, recordar que el décimo considerando de la Directiva señala que la protección conferida por la marca registrada, cuyo fin es primordialmente garantizar la función de origen de la marca, es absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios; que la protección cubre igualmente los casos de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios; que es imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión; que el riesgo de confusión, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado entre los productos o servicios designados, constituye la condición específica de la protección».

Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el riesgo de confusión por parte del público, al que se supedita la aplicación de la letra b) del apartado 1 del art. 4 de la Directiva, debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes (sentencia de 11 de noviembre de 1997, S. A. BEL, C-251/95 ).

La apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. En efecto, la interdependencia entre estos factores se encuentra expresada en el décimo considerando de la Directiva, según el cual es imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión, cuya apreciación depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado y del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados.

Entre esos criterios se encuentran, entre otros, la comparación de conjunto. Esa Sala tiene declarado que no hay semejanza por la parcial coincidencia de las denominaciones, ya que la comparación, integrante de función juzgadora, ha de hacerse partiendo de la totalidad de los términos literarios o gráficos de las denominaciones a considerar (STS de 2 de abril de 1990, 14 de abril de 1993, de 16 de mayo de 1995 y 6 de noviembre de 1997 ).

La aplicación del principio de especialidad es consagrado por los arts. 1, 12 apdo. 1 letra a), y 31 LM, según las sentencias de la Sala Tercera de 16 de noviembre de 1992 (caso Swatch), 4 de diciembre de 1992 (caso Nutribaby), 9 de junio de 1993 y, especialmente, la sentencia de 14 de octubre de 1993 (caso Suzuki). Y las sentencias de la Sala Primera de 16 de diciembre de 1988, 2 de abril de 1990 y, especialmente, la de 5 de abril de 1994, comporta la imposibilidad de riesgo de confusión por falta de concurrencia de uno de los dos presupuestos de similitud entre los productos o servicios a que, como recuerda la sentencia recurrida en su fundamento de derecho tercero, se halla sujeta su aplicación.

Desde la conocida STS de 27 de marzo de 1973, constituye doctrina reiterada de sus Salas de lo Civil y de lo Contencioso administrativo, la de que «La mera analogía o identidad de las palabras que titulan las marcas no es suficiente... cuando los artículos... son distintos y fácilmente distinguibles... esa disparidad de productos no debe ser apreciada de modo exclusivo en razón de pertenecer o no a la propia clase del Nomenclátor oficial... ya que lo principal lo constituyen los factores que intervengan en cada caso particular y muy especialmente los que revelen similitudes reales entre productos, por naturaleza, estructura y afinidad aplicativa.»

Otro principio es la mayor flexibilidad a fin de hacer posible el registro de marcas notorias, así, la STS 24 de septiembre de 1968 declara que la consagración universal de uno de los productos invocados constituye de por sí garantía de que no puede ser confundido con otros.

Cita la sentencia de la Sala Tercera de 7 de julio de 1982, que en idéntico sentido señalaba, que al ser los productos distintos, aun concurriendo semejanza entre las marcas en pugna, desaparece el riesgo de confusión, exclusión de riesgo equivoco que aún se hace mayor cuando una de las marcas es amplia y notoriamente conocida en el mercado nacional por el público consumidor de los productos que distingue, lo que hace que no pueda generarse ningún tipo de confusión por la inscripción de la nueva marca.

Cita la sentencia de la Sala Tercera de 13 de julio de 1984, según la cual las marcas muy notorias y que gozan de un prestigio general, están doblemente protegidas, pues al distintivo que las caracteriza e individualiza hay que añadir el afán acendrado del consumidor en que el producto ofertado sea exactamente igual al que demanda por lo que los peligros de error se difuminan y se hacen prácticamente nulo.

Cita la sentencia de la Sala Tercera de 7 de abril de 1986, según la cual en una de ellas como es la marca Kodak, el riesgo de confusión se aleja aún más, al ser amplia y notoriamente conocida en el mercado nacional, pues la notoriedad del nombre hace que no pueda generar se ningún tipo de confusión, pues el renombre presupone la difusión, y ésta, a su vez, que no pueda desconocerse entre el público en general.

Cita la sentencia de la Sala Tercera de 14 de enero de 1987, según la cual aún resulta más remoto el riesgo de colisión en el mercado acerca de dos marcas cuando una de ellas es ampliamente conocida en el mercado nacional por todos los consumidores de dichos productos y sea un hecho notorio ese general conocimiento por el público consumidor, pues, de la notoriedad de nombre hace que no pueda generarse ningún tipo de confusión, pues tratándose de un hecho notorio se evidencia que no pueda desconocerse.

Cita la sentencia de la Sala Tercera de 21 de septiembre de 1987, según la cual Chupa Chups es marca notoria que, por su mismo renombre, aleja la posibilidad de que, entre los compradores de mediana inteligencia pueda padecerse la equivocación o confundirse.

En cuanto a la interpretación restrictiva del art. 12.1 LM, según la STS de 26 de enero de 1987, cuando se trata de limitar un derecho, y más aún, cuando este derecho que se limita es el de propiedad -del que la propiedad industrial es una manifestación- ha de exigirse la total concurrencia del supuesto de hecho de la marca prohibitiva, sin acudir a generosas interpretaciones que extiendan la prohibición más allá de lo querido por la norma.

Cita la STS de 15 de julio de 1987, que considera «improcedente aplicar extensivamente las prohibiciones».

En el mismo sentido, la STS de 18 de marzo de 1997, según la cual «Aceptar la tesis contraria seria convertir a los titulares de una marca en detentadores de un potestad impeditiva y excluyente, que no es precisamente lo pretendido por la normativa sobre las diversas modalidades de la propiedad industrial, y, concretamente, de las marcas que trata de cohonestar los legítimos intereses de los titulares prioritarios con la apertura al mercado de quienes a través de su esfuerzo creador pretenden incidir en el mismo».

En cualquier caso, y sin perjuicio de la anterior fundamentación, aun cuando se entienda que se cumplen los dos primeros requisitos señalados en la STS de 14 de febrero de 2000, no se cumple el tercero, consistente en la existencia de riesgo de confusión entre el nombre comercial alegado de adverso y la marca de la recurrida. Así, no existe tal riesgo de confusión si nos atenemos al carácter sustantivo de la palabra «Móvil»; a la diferente actividad social llevada a cabo por cada una de las partes; y al carácter notorio que, en su momento tenía, y aún sigue teniendo, el vocablo «Airtel», el cual hace impensable que la actividad de la recurrida pueda confundirse con la de la recurrente (más bien, tal y como afirma la sentencia objeto de recurso, todo lo contrario y dependiendo del tipo de actividad llevada a cabo por la recurrente).

Por tanto, carecen de sentido las pretendidas infracciones de los arts. 77 y 78 LM 1988 y, por extensión, del art. 8 del Convenio de la Unión de París, a cuya correcta aplicación ha procedido el tribunal de apelación.

Termina solicitando de la Sala que «tenga por presentado este escrito con sus copias, se sirva admitirlo, y tenga por formulado en tiempo y forma escrito de impugnación del recurso de casación interpuesto por Airtel S. L., para que, previos los trámites oportunos, dicten en su día sentencia por la que desestime íntegramente el recurso de casación interpuesto contra sentencia dictada por la Sección 25.ª de la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid en fecha 19 de diciembre de 2000 en el rollo de apelación al margen referenciado, confirmando dicha sentencia en todos sus términos e imponga las costas causadas en este recurso al recurrente por su manifiesta temeridad y mala fe, con todo lo demás que proceda en Derecho.»

SÉPTIMO. - En el escrito de impugnación presentado por la representación procesal de Plaza de las Cortes, S. L., se formulan, en resumen, la siguientes alegaciones:

Al motivo primero, en que se invoca la infracción del art. 120.3 CE así como el art. 359 LEC de 1881 por cuanto, a juicio de la recurrente, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, omitió pronunciarse sobre la petición contenida en la demanda acumulada consistente en la impugnación del acuerdo social de Alianza Internacional de Redes Telefónicas, S. A. de cambiar su denominación social a Airtel Móvil, S. A.

Tal infracción no se ha cometido por lo que el motivo de casación correlativo debe ser desestimado.

La sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 48 de Madrid desestimó íntegramente las demandas acumuladas por Airtel, S. L., dando cumplida respuesta a ambas pretensiones, como reconoce la recurrente en el correlativo de su escrito de interposición del recurso de casación.

Por su parte, la sentencia dictada por la Audiencia comienza, en su fundamento de derecho segundo, dejando meridianamente claro que «la contienda entre los litigantes se circunscribe a determinar si la sociedad demandante, Airtel, S. L., puede obtener el cese por parte de la sociedad demandada, Alianza Internacional de Redes Telefónicas S. A., hoy Airtel Móvil, S. A., del uso de la marca Airtel, así como de la denominación social citada o si, por el contrario, la demandante reconvenida debe abstenerse de realizar actos de perturbación de la marca Airtel.» Su fallo es categórico pues desestima el recurso de apelación, confirmando íntegramente la sentencia de instancia y rechaza todos y cada uno de los argumentos esgrimidos por Airtel, S. L., en ambas instancias.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre la institución de la incongruencia en todas sus vertientes, incluida la incongruencia omisiva, modalidad en la que, según la entidad recurrente, ha incurrido la sentencia objeto del recurso de casación y aplicando la doctrina jurisprudencial al supuesto que nos ocupa, no cabe sino concluir que la infracción que se denuncia no se ha producido.

Cita la STS de 28 de mayo de 2004, la cual reitera la ya consolidada doctrina que establece que las resoluciones absolutorias no pueden ser tachadas de incongruentes, por cuanto la desestimación de las pretensiones deducidas constituye una suficiente respuesta, sin que sea necesario especificar que cada una de las referidas peticiones haya sido rechazada, máxime cuando se encuentran ligadas a otras por una cierta relación de dependencia. Así, según su fundamento de derecho segundo, siendo la congruencia la relación entre el suplico de la demanda y el fallo de la sentencia, no puede darse, en principio, incongruencia en el caso -como el presente- de sentencia desestimatoria de la demanda. Así lo ha mantenido reiterada jurisprudencia, en sentencias, entre otras, de 2 de marzo de 2000, 1 de octubre de 2001, 19 de junio de 2003.

Además, es reiterada la doctrina que determina que no existe incongruencia cuando existe correlación entre las pretensiones deducidas en el procedimiento y la parte dispositiva de la sentencia. En este sentido, cita de nuevo la STS de 28 de mayo de 2004, cuyo fundamento de Derecho cuarto resume la indicada doctrina jurisprudencial del siguiente modo: Esta Sala ha manifestado, entre otras, en sentencia de 2 de febrero de 1998, que, si se denuncia la incongruencia de la sentencia recurrida, ha de ponerse en relación el fallo de ésta con las peticiones de los escritos rectores del proceso para comprobar si concede más, menos o algo distinto de lo pedido.

Es evidente que la desestimación del recurso de apelación supone una cumplida y suficiente respuesta a las pretensiones en su día deducidas por Airtel, S. L., en sus demandas acumuladas, motivo por el que la sentencia de la Audiencia Provincial no incurre en incongruencia omisiva.

Para sostener el motivo de casación la recurrente invoca que la incongruencia omisiva se produce por el hecho de que la sentencia dictada por la Audiencia omite todo pronunciamiento sobre la segunda de las demandas formuladas, pero ya hemos visto que la sentencia sí se pronuncia sobre todas las cuestiones suscitadas al ser de contenido desestimatorio.

No obstante, si lo que la recurrente ha querido señalar es que la sentencia no aborda en su fundamentación jurídica los razonamientos que le sirven de base para desestimar la demanda acumulada, muestra su disconformidad con tal afirmación.

En efecto, a pesar de que de su lectura no lo pueda parecer, el fundamento de derecho quinto de la sentencia refuta los argumentos que se esgrimieron por la recurrente en la vista de apelación y que reproducían los vertidos en la primera instancia, relativos a la nulidad del acuerdo de modificación de la denominación social a Airtel Móvil, S. A.., así la Sala nos dice «se opuso también la parte actora a la inscripción como nombre comercial de la demandada Airtel Móvil, S. A.».

Como bien sabe la recurrente, en ninguno de los suplicos de las demandas acumuladas se había formulado tal oposición, lo que viene a indicar que a lo que la Sala se estaba refiriendo a la oposición de la recurrente al cambio de denominación social de Airtel Móvil, S. A.

Aunque el fundamento de derecho quinto de la sentencia recurrida se basa fundamentalmente en normas reguladoras de la propiedad industrial, sus argumentos referentes al nombre comercial y la marca son plenamente trasladables a la denominación social y algunos de ellos son más propios de la doctrina referente al concepto de identidad de la denominación social.

Al segundo motivo, en el que a recurrente sostiene que, contrariamente a lo que decidió la sentencia del Juzgado de Primera Instancia, corroborado después por la Sala, Airtel, S. L., sí estaba legitimada para impugnar el acuerdo social de modificación de la denominación social a Airtel Móvil, S. A.

Las razones esgrimidas en las instancias inferiores para negar la legitimación activa de Airtel, S. L., al objeto de impugnar el referido acuerdo social son correctas pero la recurrida estima que no fueron plenamente desarrolladas.

Según la sentencia del Juzgado de Primera Instancia si el acuerdo adoptado para el cambio de denominación social de la codemandada había infringido norma alguna -extremo sobre el que no se pronunciaba-, la vulneración se había producido en relación al art. 373.2 RRM aprobado por RD 1597/1989, de 29 de diciembre. Por tal motivo, se entendía que, de existir infracción, el acuerdo era anulable y le faltaría a la recurrente la legitimación activa necesaria para solicitar su nulidad.

La recurrente se ampara en el carácter prohibitivo del art. 2 LSA para sostener que es este precepto el infringido por el acuerdo societario y se apoya en dos sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo referidas a la nulidad de unas denominaciones sociales que se consideraban idénticas.

Las referidas resoluciones no resultan aplicables, pues no se ejercitaba la acción de impugnación de acuerdos sociales, sino que simplemente se solicitaba la nulidad de la denominación social por identidad con otra preexistente.

De ello se desprende que la recurrente no ha utilizado la acción judicial correcta, no ya solo por la naturaleza anulable del acuerdo sino porque la impugnación del mismo resulta improcedente.

La adopción del acuerdo no es, en sí misma, la causante del eventual perjuicio que se le pueda seguir al tercero cuyos derechos puedan verse lesionados, pues dicho acuerdo de modificación de la denominación social no adquiere virtualidad frente a terceros hasta que no es calificado favorablemente por el Registro Mercantil, cuyo titular es el órgano administrativo competente para determinar si la denominación social es o no idéntica, a los efectos del entonces vigente art. 373 RRM.

Tras la calificación favorable e inscripción en el Registro Mercantil de la denominación social que se considera idéntica, será cuando el tercero que se sienta perjudicado deberá iniciar la acción judicial de nulidad de la denominación social, -y no la acción de impugnación del acuerdo social-, en la que, como consecuencia de la declaración de nulidad solicitada, deberá solicitarse asimismo la nulidad de la inscripción y, por arrastre, del acuerdo. Pero esto último tan solo como una consecuencia ineludible de la declaración de nulidad de la denominación social.

En definitiva, es el acto de calificación e inscripción el que puede causar, en su caso, el pretendido perjuicio que invoca la recurrente, pero no el acto societario de adoptar un cambio en la denominación social.

En consecuencia, el motivo de casación segundo formulado por Airtel, S. L. debe ser desestimado.

Al motivo tercero, en el que la recurrente, tras entender salvado el escollo de la falta de legitimación activa, sostiene la identidad de las denominaciones sociales «Airtel, S. L.» y «Airtel Móvil, S. A.» al objeto de justificar la nulidad del acuerdo social impugnado.

Sin perjuicio de insistir que la vía procesal utilizada es incorrecta, por cuanto lo que pretende es la nulidad del acuerdo y debió solicitar la nulidad de la denominación social, esta parte debe mostrar su total disconformidad con los argumentos que se vierten en el correlativo y, en consecuencia, solicitar su desestimación.

El debate se centra en determinar si el término Móvil, añadido al vocablo Airtel, resulta suficientemente diferenciador o si, por el contrario, nos hallamos ante una identidad prohibida por el art. 2 LSA, el art. 2 LSRL y los arts. 372 y 373 RRM 1989, vigente en el momento de producirse la inscripción de la denominación Airtel Móvil, S. A.

Según el art. 373.2 RRM de 1989, existe identidad cuando concurra la circunstancia siguiente: «la utilización de las mismas palabras con la adición o supresión de términos o expresiones genéricas o accesorias, o de artículos, adverbios, preposiciones, conjunciones, acentos, guiones, signos de puntuación u otras partículas similares.»

Debe determinarse si el término móvil resulta ser o no genérico o accesorio y, en consecuencia, si comporta identidad o no al ser agregado al vocablo Airtel.

La Dirección General de los Registros y del Notariado se ha pronunciado sobre la identidad en numerosas ocasiones, así, la resolución de 25 de abril de 2000 cuyo fundamento de derecho tercero se expresa del siguiente modo: «La identidad de la denominación puede derivarse de una coincidencia plena y absoluta, -coincidencia textual-, y de una aproximación objetiva, semántica o conceptual que conduzca objetivamente a confusión entre la denominación que se pretende inscribir y otra cuya sustancial proximidad impida a la primera ser un vehículo identificador.

La identidad, en esta segunda acepción, se produce cuando a una denominación reservada o inscrita se le añade una palabra o expresión genérica, accesoria o de escasa significación o relevancia identificadora».

A similar conclusión se llega tras la lectura de la resolución de 21 de marzo de 1995, en la que se define la identidad como «la substancial, no alterada por la presencia de palabras sin virtualidad diferenciadora o por el hecho de utilizarse en distinto orden, género o número...».

Es decir, lo verdaderamente importante a la hora de determinar si un término o expresión, agregado a un vocablo preexistente, comporta o no identidad es la distintividad que comporta, si el término agregado supone diferenciación, una identificación evidente, entonces nos hallaremos ante denominaciones sociales no idénticas.

Esto es lo que ocurre en el supuesto ahora enjuiciado. Alianza Internacional de Redes Telefónicas, S. A. (posteriormente denominada Airtel Móvil, S. A.) resultó ser adjudicataria de una de las primeras licencias de telefonía móvil bajo la tecnología GSM de segunda generación que concedió el Estado español.

Con anterioridad a que la referida licencia fuese concedida, ya se había extendido en España el uso de la telefonía móvil bajo la tecnología GSM de primera generación de la que la única licenciataria era Telefónica, operando bajo la marca Moviline. Esto es, en el momento en que Alianza Internacional de Redes, S. A. obtiene la licencia para operar, el término «móvil», sin dejar de ser un adjetivo calificativo que describe a aquello que puede moverse o ser movido, ya había adquirido una nueva acepción para designar a los terminales telefónicos que no necesitan conexión a la red terrestre. Es decir, «móvil» significaba «teléfono móvil o portátil», incluso ya en aquellas fechas en que se interpuso la demanda por la hoy recurrente.

Así es como razona de forma sumamente acertada la sentencia recurrida en su fundamento de derecho quinto, a pesar de que, aparentemente, en dicho fundamento se aborde la oposición al nombre comercial Airtel Móvil, petición jamás deducida por la recurrente. Tal y como señala la Audiencia el vocablo móvil califica la actividad de la operadora autorizada, sin que se limite a enfatizar el término Airtel.

Por tal motivo, resultan estériles los intentos de la recurrente invocando las fallidas reservas de denominación de los nombres El Corte Ingles Móvil o Banco de Santander Móvil. Los ejemplos no son en absoluto comparables, por cuanto se trata de marcas registradas y de enorme notoriedad, por lo que debe desdeñarse el argumento.

Asimismo, debe rechazarse el argumento de que el vocablo móvil es poco diferenciador a la vista de que la primera operadora del país eligió la denominación Telefónica Móviles. A juicio de la recurrida, el hecho de que se utilice el plural del término no hace sino reforzar el argumento. ¿Acaso quiere decir la recurrente que la denominación Airtel Móviles no hubiese causado confusión? Estamos seguros que tampoco la hubiese provocado.

Al cuarto motivo, el que se invoca la infracción de los arts. 77 y 78 LM así como el art. 8 del Convenio de la Unión de París, en relación con los arts. 3, 4, 10 y 81 de la referida Ley de Marcas.

Con carácter previo la parte recurrida se opone a su admisión por cuanto bajo el manto de la infracción de ley y jurisprudencia que la interpreta, la recurrente pretende formular un motivo de casación basado en un supuesto error en la apreciación de la prueba que, como es sabido, no goza de acceso al recurso de casación en la LEC de 1881.

La recurrente comienza su disertación refiriéndose a la teoría del nombre comercial extrarregistral, su protección y los requisitos que deben concurrir para que dicha protección sea exigible. Después combate de forma subrepticia, la declaración de hechos probados de la sentencia recurrida.

En efecto, la recurrente impugna la valoración de la prueba realizada por la Audiencia y defiende en el recurso un uso efectivo del supuesto nombre comercial de forma continuada y no esporádica. Frente a esta alegación, la Audiencia no tuvo dudas al señalar que el uso fue muy escaso.

Asimismo, la recurrente vuelve a contrariar la declaración de hechos probados manifestando que su actividad y la de Airtel Móvil, S. A., eran concurrentes. Por el contrario, la Audiencia señaló que «difícilmente en este caso puede decirse que exista confusión entre el nombre comercial usado por la actora y la marca de la demandada, pues identifican actividades diferentes v no paralelas, en cuanto la marca que se pretende anular adquirió de manera rápida renombre identificador de uno de los pocos servicios de telefonía móvil concedidos por el Estado, espacio en el que nunca podría intervenir la actora, cuya actividad se desarrolla en ámbitos infinitamente más limitados y ajenos a la operatividad propia del concesionario...»

Resulta incuestionable que el motivo no podría prosperar sin una modificación de la relación de hechos probados, lo que se encuentra expresamente vedado por la reiteradísima doctrina jurisprudencial de esta Sala.

Cita la STS de 26 de mayo de 1998, el motivo no tiene en cuenta que el número cuarto del art. 1692, referente al error de prueba fue derogado por la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal de 30 abril 1992, aplicable al presente caso por lo que debió ser inadmitido, como pidió el Ministerio Fiscal en su informe. De todos modos, si se entendiera que el motivo se ampara en el actual número cuarto del art. 1692 (lo que no parece ser así, cuando en otros motivos habla de infracción de ley al amparo del número quinto del art. 1692 ), sólo cabría considerar el error si fuere de derecho y hubiere invocado el precepto legal de valoración de prueba infringido y ninguno invoca el recurso.

En términos similares, la STS de 29 de junio de 2004, declara que se pretende algo ajeno a la función de la casación, que es la revisión de la valoración de la prueba. La casación tiene una función jurídica, no fáctica; controla la aplicación del derecho, no la prueba del hecho; la excepción se da cuando se ha infringido una norma sobre apreciación legal de una prueba concreta, lo que ni se ha planteado en el presente caso. La casación no es una tercera instancia (STS de 31 de mayo de 2000 ), su función es la correcta aplicación del ordenamiento, sin revisar el soporte fáctico, (STS de 10 de abril de 2003 ), ni aceptase hacer supuesto de la cuestión (STS de 21 de noviembre de 2002 ).

En definitiva, el motivo de casación debe ser inadmitido por pretender una revisión de la declaración de hechos probados sin haberse invocado norma de valoración probatoria alguna que se considere infringida. Y ello por cuanto para ser admitido y estimado, la Sala debería entrar a valorar la apreciación de la prueba realizada en la segunda instancia, algo que, como se ha señalado, no está previsto en la LEC de 1881.

El motivo debe decaer por las mismas razones que la recurrente invoca para intentar su prosperabilidad, en especial, el incumplimiento del requisito del uso efectivo del nombre comercial. Siguiendo la doctrina contenida en la STS de 14 de febrero de 1993, citada por la recurrente, no cabe reputar como «utilización efectiva» los «casos esporádicos, o actividades ocasionales o aisladas».

No obstante para el supuesto de que la alegación de inadmisión fuese rechazada, la recurrida agota su legítimo derecho a la defensa, impugnando el motivo cuarto formulado por la recurrente.

Para que una empresa llegue a convertir su denominación social en nombre comercial sin necesidad de inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas, tal y como ha pretendido sostener la recurrente, deberá proyectar dicha denominación en el tráfico económico de modo y manera que los clientes, proveedores y terceros en general lleguen a distinguirla, esto es, su utilización deberá ser de tal entidad que le permita distinguirse en el mercado en función de una incesante actividad. La referida proyección no ha llegado a producirse, y la recurrente no ha acreditado haberse distinguido en el mercado bajo su nombre comercial.

La recurrente no acreditó la utilización efectiva y buena prueba de ello son los siguientes ejemplos:

1. Desde su constitución, Airtel, S. L., tan solo logra un contrato con Amper de dos meses de duración y esta escasísima actividad se centra exclusivamente en la ciudad de Málaga. Ninguna actividad mercantil añadida a ésta ha sido probada por la recurrente.

2. Desde el cierre de su primer ejercicio, Airtel, S. L., se encuentra en supuesto de disolución por pérdidas y por su administrador único se reconoce en las memorias acompañadas a las cuentas anuales que muy posiblemente la sociedad será disuelta. Tan solo cuando aparece en el mercado Airtel Móvil y empieza a hacer legítimo uso de la marca Airtel es cuando la recurrente lleva a cabo actos que aparenten una actividad que en los últimos ejercicios no había existido.

3. La recurrente, a pesar de haber intentado la inscripción de la voz Airtel como rótulo de establecimiento y habérsele concedido por la Oficina Española de Patentes y Marcas, hizo dejación de su derecho dejando de pagar las insignificantes tasas que corresponden. Con ello se demuestra que Airtel, S. L. no tenía el menor interés en ostentar derecho alguno a los signos distintivos que pudieran derivarse de su denominación social.

4. Si la actividad mercantil de la recurrente fue casi inexistente durante los primeros meses de su existencia, a partir del año 1992 la actividad es nula hasta el año 1995, fecha en la que, al calor de la coincidencia de la denominación social con la marca inscrita a favor de la recurrida, la apelante se apresura a reconstruir una apariencia de actividad que justifique sus ilegítimas pretensiones. Buen ejemplo de ello son la ampliación de capital con cargo a un crédito ostentado por su único accionista y administrador (con el objeto de salirse del supuesto de disolución por pérdidas) y la extemporánea presentación de las cuentas anuales de los tres ejercicios anteriores.

5. - La actividad societaria que la recurrente pretende mostrar en el procedimiento ha quedado en entredicho en múltiples ocasiones, revelándose como una artificial «resurrección societaria» procurada con motivo de la aparición en el mercado de la marca Airtel. Los ejemplos más significativos que acreditan la antedicha afirmación son los siguientes: inexistencia de una pretendida adjudicación de unas obras en determinado Plan Parcial de Málaga. El Ayuntamiento contesta que las mismas han sido adjudicadas a otra sociedad con la que Airtel, S. L., no ha justificado tener relaciones contractuales. Premios otorgados a cambio de precio (existe un contrato de fecha inmediatamente anterior a la demanda). Extemporáneo diligenciamiento de los libros de comercio. Irregular cumplimiento de obligaciones fiscales; la recurrente según quedó acreditado por certificación del Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Málaga Airtel, S. L., tan sólo había pagado el impuesto de actividades económicas correspondiente a 1992 y 1996 con su correspondiente recargo de apremio del 20%. Durante los años 1993, 1994 y 1995 no pagó este impuesto, circunstancia que viene a abundar en el hecho que esta parte sostiene de la absoluta inactividad de la demandante durante dichos ejercicios hasta que aparece la «gran oportunidad» de enriquecerse a costa de un tercero. Y si no había actividad, ¿cómo podía haber proyección en el mercado de su nombre comercial? Evidentemente de ningún modo.

En definitiva, nos hallamos ante una sociedad que, al constituirse en el año 1990, lleva a cabo escasas actuaciones para darse a conocer, que no tienen éxito alguno y que desembocan en el fracaso societario, motivo por el que cabe concluir que no ha llegado a proyectarse en el mercado y, en consecuencia, no ha llegado a adquirir derecho alguno de propiedad intelectual sobre un supuesto nombre comercial coincidente con su razón social.

Termina solicitando de la Sala «[q]ue tenga por presentado este escrito junto con los justificantes de traslado de las oportunas copias a las demás partes personadas y se sirva admitirlo; tener por presentado escrito de impugnación del recurso de casación interpuesto por la representación en autos de Airtel, S. L., frente a la sentencia de fecha 19 de diciembre de 2000 de la Sección 25.ª de la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid, dictada en el recurso de casación 1461/2000; y, previa la tramitación legal de pertinente aplicación, la Excma. Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo dicte sentencia por la que, desestimando el recurso de casación, confirme íntegramente la resolución impugnada, condenando a la recurrente al pago de las costas causadas en el presente recurso.»

Para la deliberación y fallo del recurso de fijó el día 14 de mayo de 2008, en que tuvo lugar.

En los fundamentos de esta resolución se han utilizado las siguientes siglas jurídicas:

CC, Código Civil.

CE, Constitución Española.

LEC 1881, Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 reformada.

LM, Ley 17/2001, de 7 de diciembre de 2001, de Marcas.

LM 1988, Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.

LSA, Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.

LSRL, Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

RRM, Reglamento del Registro Mercantil aprobado por Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio.

SSTS, sentencias del Tribunal Supremo (Sala Primera, si no se indica otra cosa).

STJCE, Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

STS, sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera, si no se indica otra cosa).

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JUAN ANTONIO XIOL RÍOS, quien expresa el parecer de la Sala.

Resumen de antecedentes.

1. Airtel, S. L., demandó a Airtel Móvil, S. A., y Plaza de las Cortes, S. L. Solicitaba que se declarase que le corresponde el derecho al uso exclusivo y excluyente de la denominación social y nombre comercial y la nulidad de las marcas Airtel de titularidad de los demandados; que se les condenase al cese en el uso de la voz Airtel en contratos, documentos y publicidad y que se declarase la nulidad del acuerdo de modificación de la denominación social de Airtel Móvil, S. A.

2. El Juzgado desestimó la demanda. Estimó, en cambio, la reconvención de Airtel Móvil, S. A., y condenó a Airtel, S. L., a no usar su denominación o razón social como nombre o marca comercial. Estimó también la reconvención formulada por Plaza de las Cortes, S. L., y declaró la validez de la inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas de la marca Airtel, posteriormente trasmitida a Airtel Móvil, S. A.

3. Se fundó, en síntesis, en que Airtel, S. L., no había adquirido la cualidad de nombre comercial por no existir un uso cualificado del mismo; en que, en todo caso, no concurrían los presupuestos del art. 77 LM 1988 para la protección de un nombre comercial no inscrito frente a una marca inscrita; y en que la actora carecía de legitimación para impugnar un acuerdo social sólo anulable por fundarse la impugnación en la infracción del RRM.

4. La Audiencia Provincial confirmó esta sentencia.

5. Se fundó, en síntesis, en que: a) el actor no podía invocar el uso de una marca anterior y notoriamente conocida en España para pedir la anulación de la marca registrada; b) la inscripción como rótulo de establecimiento a favor de la actora se había cancelado por anulación antes de la inscripción de la marca; y c) la protección del nombre comercial, a tenor del art. 77 LM 1988, no era posible por no existir confusión, pues la expresión 'Airtel Móvil' se refería a la empresa operadora de telefonía móvil, y no a la desarrollada por el actor, y existía falta de uso del nombre comercial expresado por la actora en actividades concurrentes con la demandada (, por una parte, venta al por menor de terminales, actividad todavía no realizada en la fecha de inscripción de la marca; por otra parte, uno de los pocos servicios de telefonía móvil concedidos por el Estado, espacio en el que nunca podría intervenir la actora).

6. Contra esta sentencia interpone recurso de casación Airtel Móvil, S. L.

Enunciación del motivo primero.

El motivo primero se introduce con la siguiente fórmula:

Por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, amparado en el art. 1462 ordinal 3.º, inciso primero, LEC 1881. Como norma del Ordenamiento jurídico que se considera infringida ha de citarse el art. 120.3 CE y el art. 359 LEC 1881, según su interpretación jurisprudencial, al haberse omitido, en la sentencia de apelación objeto del presente recurso, todo pronunciamiento sobre el contenido de la segunda de las demandas interpuesta por la parte recurrente y acumulada a los autos 773/1995 del Juzgado de Primera Instancia n.º 48 de Madrid (ésta es la que tenía por objeto la impugnación del acuerdo social de Alianza Internacional de Redes Telefónicas por el que acuerda cambiar su denominación a Airtel Móvil, S. A.).

El motivo se funda, en síntesis, en que la sentencia incurre en incongruencia al omitir todo pronunciamiento sobre la pretensión de declaración de nulidad de pleno derecho del acuerdo de cambio de denominación social y cancelación de la inscripción en el Registro Mercantil de Madrid.

El motivo debe ser desestimado.

Congruencia de la sentencia recurrida.

1. El deber de congruencia se resume en la necesaria correlación que ha de existir entre los pedimentos de las partes oportunamente deducidos y el fallo de la sentencia, teniendo en cuenta el petitum [petición] y la causa petendi [causa de pedir] o hechos en que se funda la pretensión deducida (SSTS de 24 de junio de 2005, 28 de junio de 2005, 28 de octubre de 2005, 1 de febrero de 2006, 24 de octubre de 2006, 27 de septiembre de 2006, 30 de noviembre de 2006 y 12 de diciembre de 2006, 31 de diciembre de 2007, rec. 4578/2000, entre otras muchas). No impone la obligación de dar respuesta a todos los aspectos suscitados por las partes, ni de enfrentarse a sus puntos de vista, pues basta, como dice la sentencia de 12 de diciembre de 2005 (recurso 1851/1999 ), que se respete en esencia el componente fáctico y jurídico de la acción ejercitada.

   No concurre, por ello, incongruencia omisiva, es decir, inadecuación por defecto del fallo con las pretensiones formuladas, en aquellos casos en los cuales, según ha admitido la jurisprudencia ordinaria y constitucional, la sentencia desestima tácitamente la pretensión que se considera omitida, siempre que esta desestimación pueda deducirse racionalmente de la argumentación empleada para motivar la decisión (SSTS de 12 diciembre 1998, 5 de abril 2006, 23 de junio de 2006, 30 de junio de 2006, 13 de diciembre de 2007, rec. 4578/2000, 3 de enero de 2008, rec. 4930/2000 ).

2. La sentencia recurrida desestima tácitamente la pretensión de la parte recurrente. Anuncia, en primer término, que va a tratar la cuestión planteada por la parte actora acerca de la nulidad de la inscripción del nombre comercial por parte de la demandada, de lo cual se deduce que se propone analizar la acción de impugnación del acuerdo social de cambio de denominación social, pues la nulidad de la inscripción es el efecto cuyo reconocimiento se solicita como consecuencia del ejercicio de referida acción. A continuación argumenta in extenso en el sentido de que la protección del nombre comercial está prevista en el artículo 77 LM 1988, y de que no concurren los requisitos exigibles, pues no existe riesgo de confusión al ser distintos los ámbitos en que operan ambas empresas y no ha existido uso como nombre comercial por parte de la actora. De esta argumentación se infiere como consecuencia lógica que, cualquiera que sea el acierto de la argumentación utilizada, la sentencia considera que, al no resultar afectada la hipotética protección que correspondería al nombre comercial de la actora, no concurre en el cambio de denominación social de la demandada la causa de nulidad derivada de la infracción de la prohibición de «adoptar una denominación idéntica a la de otra sociedad preexistente» (artículo 2.2 LSA ).

Enunciación del motivo segundo.

El motivo segundo se introduce con la siguiente fórmula:

Al amparo del art. 1692.4 LEC 1881, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia, aplicables para resolver las cuestiones objeto del debate. Como norma del ordenamiento jurídico que se considera infringida, ha de citarse el art. 6.3 CC en relación con los arts. 2, 115 y 117 LSA, violados por inaplicación de la sentencia recurrida. También ha de citarse, por considerarse infringida, la jurisprudencia respecto a los mencionados artículos, según se expresa en el desarrollo del presente motivo.

El motivo se funda, en síntesis, en que, según la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia, la recurrente carecía de legitimación para solicitar la nulidad del acuerdo de cambio de denominación social por ser el acuerdo anulable por infracción de una norma reglamentaria, el RRM, cuando la actora estaba legitimada por acreditar un interés legítimo para impugnar el acuerdo de adopción de una denominación social idéntica a la de una sociedad preexistente contrario a una norma legislativa (artículo 2 LSA ). No puede entenderse -añade- que la norma directamente infringida es el RRM, que sólo desarrolla el concepto de uno de los elementos de la prohibición legal contenida en el art. 2 LSA, y esta última, según la jurisprudencia, es una norma de carácter imperativo y prohibitivo.

El motivo debe ser desestimado.

La legitimación de la parte actora para recurrir el acuerdo de cambio de denominación social.

El motivo de casación debe ser desestimado, por cuanto la sentencia recurrida no funda la desestimación implícita de la acción de impugnación del acuerdo social de cambio de denominación en la falta de legitimación de la parte actora, sino, como ha quedado establecido al analizar el anterior motivo de casación, en que no concurre el requisito de riesgo de confusión que para la protección de la marca comercial exige el artículo 77 LM 1988.

La parte recurrente combate la argumentación contenida en la sentencia de primera instancia sobre la falta de legitimación de la parte recurrente, pero esta argumentación es rechazada implícitamente por la sentencia de apelación al no hacer referencia a ella y entrar directamente en el examen de la nulidad de la inscripción. La jurisprudencia tiene reiteradamente declarado que el recurso de casación se dirige contra la sentencia dictada por el tribunal de apelación y no puede articularse mediante una impugnación de los pronunciamientos contenidos en la sentencia de primera instancia (SSTS, entre otras, de 19 de mayo de 2006, 28 de junio de 2006, 3 de julio de 2006, 17 de noviembre de 2006, rec. 3510/1997, 26 de septiembre de 2007, rec. 3653/2000).

Enunciación del motivo tercero.

El motivo tercero se introduce con la siguiente fórmula:

De nuevo al amparo del art.1692.4 LEC 1881, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia, aplicables para resolver las cuestiones objeto del debate. Como norma del ordenamiento jurídico que se considera infringida, ha de citarse los arts. 2 LSA, 2 LSRL, 372, 373, 366.1 RRM violados por inaplicación por la sentencia recurrida. También ha de citarse, por considerarse infringida, la jurisprudencia respecto a los mencionados artículos.

El motivo se funda, en síntesis, en que existe identidad entre las razones sociales, según los criterios seguidos por la jurisprudencia en casos de colisión de denominación sociales con derechos de propiedad industrial, según la cual la similitud debe apreciarse en función de pautas generales de comportamiento, destacando los elementos diferenciadores, entre los cuales no puede considerarse el término 'Móvil', dado que la identificación frente a terceros se produce por el término principal 'Airtel', dado el carácter accesorio del término, que se pretende diferenciador, por tratarse de un término de uso general.

El motivo debe ser desestimado.

La identidad entre denominaciones sociales.

1. Los arts. 372 ss. del RRM desarrollan la prohibición de identidad entre denominaciones sociales y el art. 373.1.2.ª RRM determina, en lo que ahora interesa, que existe identidad no sólo en el caso de coincidencia total y absoluta entre denominaciones, sino también cuando se utilicen las mismas palabras con la adición de términos o expresiones genéricas o accesorias.

   Para valorar la concurrencia de esta circunstancia es menester tener presente que no se trata ahora de apreciar circunstancias que puedan inducir a confusión en el mercado (STS 21 de octubre de 1994 ), como ocurre en el ámbito de la propiedad industrial y de la competencia, sino de determinar si existen elementos diferenciadores suficientes para distinguir a la persona jurídica de cualquier otra (STS 25 de marzo de 2003, rec. 2518/1997 ). Se prohíbe, según el art. 2 LSA, la identidad nominal, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de la LM 1988, que contempla no sólo estados de identidad, sino también de similitud y semejanza (SSTS 22 de junio de 1995, 16 de mayo de 2003, rec. 2697/1997 ).

   Para apreciar esta circunstancia es necesario tener en cuenta los diversos elementos que confluyen en una y otra denominación social, partiendo de la apreciación realizada por la sentencia de apelación, a la cual, según reiterada jurisprudencia dictada en relación con los casos de confusión de marcas, corresponde apreciar la existencia de circunstancias que determinen la existencia de la posibilidad de confusión.

2. Aplicando esta doctrina, no puede apreciarse la identidad entre las denominaciones sociales controvertidas que sostiene la parte recurrente. La utilización del término 'Móvil', según la sentencia de apelación, en apreciaciones que esta Sala considera razonables, no puede considerarse como un término accesorio sin valor diferenciador, sino que, al referirse a un tipo de telefonía para el que existen pocas concesiones en España, adquiere un significado de identificación de este tipo de actividad que determina que su inclusión en la denominación social de una compañía dedicada a ella tenga un significado diferenciador suficientemente relevante, máxime cuando, en el caso examinado, la sentencia de apelación destaca la notoriedad que la referida sociedad ha alcanzado en el ejercicio de aquella actividad.

Enunciación del motivo cuarto.

El motivo cuarto se introduce con la siguiente fórmula:

De nuevo al amparo del art. 1692. 4, LEC 1881, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia, aplicables para resolver las cuestiones objeto del debate. Como norma del ordenamiento jurídico que se considera infringida, ha de citarse los artículos 77 y 78 LM 1988 y el art. 8 del Convenio de la Unión de París, violado por inaplicación por la sentencia recurrida, en relación con los arts. 3, 4, 10 y 81 LM. También ha de citarse, por considerarse infringida, la jurisprudencia respecto a los mencionados artículos, según se expresa en el desarrollo del presente motivo.

El motivo se funda, en síntesis, en que la sentencia admite, entre otros requisitos, para la nulidad de una marca por existencia de un nombre comercial anterior usado y no inscrito, la necesidad de un uso anterior como nombre comercial (cosa que se da como cierta en el fundamento de Derecho tercero de la sentencia recurrida y demuestra la prueba practicada en autos, que la recurrente analiza pormenorizadamente) y que exista riesgo de confusión, cosa también suficientemente acreditada, dada la similitud entre los términos 'Airtel' y 'Airtel Móvil', y la coincidencia parcial de actividades entre ambas sociedades.

El motivo debe ser desestimado.

El riesgo de confusión como requisito para la protección del nombre comercial no inscrito frente a una marca inscrita.

1. La acción de nulidad de marca inscrita frente a nombre comercial no inscrito, regulada en el art. 77 LM 1988, aplicable a este proceso por razones temporales, exige que concurran los siguientes requisitos:

   1. Un uso del nombre comercial que sea anterior a la solicitud de registro del signo distintivo registrado (marca, nombre comercial, rótulo de establecimiento) cuya nulidad se pretende.

      El uso ha de ser como nombre comercial y no como denominación social (nombre-firma), es decir, no como identificador del empresario, sino como reconocedor de la empresa en el tráfico económico para evitar la confusión en la clientela identificando toda o una parte de la actividad económica o comercial.

   2. Se requiere una utilización efectiva. No bastan casos esporádicos o actividades ocasionales o aisladas. Sin embargo, no es necesaria la notoriedad a que se refiere para las marcas el art. 3.2 LM 1988.

      Según la STS 14 de febrero de 2000, rec. 1487/1995, reiteradamente citada por las partes, esta solución interpretativa es la que mejor encaja en el sistema legal y armoniza con el sistema similar del Convenio de la Unión.

      La LM vigente modifica este régimen, pues en su artículo 9.1.d) prohíbe la inscripción del nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica cuando existe riesgo de confusión por identidad o semejanza, exigiendo que se pruebe el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional. Extiende esta protección a los extranjeros que invoquen el artículo 8 del Convenio de París o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento en España de su nombre comercial no registrado.

   3. La acción de nulidad ha de ejercitarse antes de que transcurran cinco años desde la fecha de la publicación de la concesión correspondiente.

   4. Entre los signos en litigio han de darse las circunstancias previstas en el art. 12.1 b) LM 1988 : existencia de un riesgo de confusión. A diferencia de lo que ocurre entre marcas, no basta un riesgo de asociación (art. 12.1 a] LM 1988 ).

2. La jurisprudencia sentada en relación con las marcas viene declarando que, para que se aprecie riesgo de confusión, la semejanza fonética y gráfica ha de tener entidad suficiente para inducir a error o confusión a los consumidores en función de todas aquellas circunstancias que, en conexión con el signo expresivo de cada marca, puedan tener influencia en la posible confusión que pueda producirse en el mercado por la identidad de los productos (SSTS de 14 de abril de 1986, 20 de julio de 2000, 3 de noviembre de 2000, 21 de noviembre de 2000 y 26 de junio de 2003 ).

   En el ámbito de la jurisprudencia comunitaria se destaca, de modo semejante, que la apreciación del riesgo de confusión depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado y del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados (STJCE de 11 de noviembre de 1997, asunto C-251/95, Sabel BV c. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, parágrafo 22, y STJCE de 22 de junio de 2000, Marca Mode CV, C-425/1998, parágrafo 34).

   La semejanza, en cuanto cualidad de relación entre dos cosas, que es tomada en cuenta por la ley cuando produce un efecto de posibilidad de confusión, constituye un concepto jurídico indeterminado susceptible de una cierta verificación en casación, la cual se configura en torno a dos aspectos, la razonabilidad de la apreciación -canon del buen sentido- y la sujeción a las pautas que, según los distintos tipos y circunstancias de las marcas, sienta la doctrina jurisprudencial (STS de 26 de enero de 2006 ).

   Corresponde al Tribunal de instancia fijar en cada caso el criterio mediante el estudio analítico y comparativo (SSTS 12 de mayo de 1975, 30 de abril de 1986, 27 de marzo de 2003, 26 de junio de 2003, 7 de octubre de 2005 ), y este criterio debe respetarse, salvo que se demuestre que sus decisiones son contrarias a la lógica o al buen sentido (SSTS 12 de mayo de 1975, 30 de abril de 1986, 8 de julio de 1991, 22 de octubre de 1992, 20 de marzo de 1998, 20 de julio de 2000, 21 de noviembre de 2000, 27 de marzo de 2003, 26 de junio de 2003 ). Por consiguiente sólo este aspecto es verificable como questio iuris [cuestión jurídica] en casación.

3. La parte recurrente, al sostener que se cumple uno de los requisitos exigidos por la jurisprudencia para la protección del nombre comercial no inscrito frente a la marca inscrita según el artículo 77 LM 1988, a saber, el riesgo de confusión entre ambos signos, realiza una afirmación incompatible con los hechos que declara probados la sentencia de apelación, los cuales no pueden ser revisados en casación, y con la apreciación razonable que de los mismos realiza el tribunal de apelación en el ejercicio de sus funciones para determinar la existencia de riesgo de confusión.

   En efecto, la sentencia afirma que «falta de uso del nombre comercial expresado por la actora en actividades concurrentes con la demandada»; que «no hay posible equívoco cuando se utiliza la expresión Airtel Móvil que con ella sólo se está refiriendo a la empresa operadora de telefonía móvil, y no a la desarrollada por el actor»; que «el vocablo "móvil", que casi desde el inicio de las actividades de las operadoras de ese tipo de telefonía, ha pasado a convertirse dentro del acervo común en la denominación propia y casi única de todo lo relacionado con ella»; que «[d]ifícilmente en este caso puede decirse que exista confusión entre el nombre comercial usado por la actora y la marca de la demandada, pues identifican actividades diferentes y no paralelas, en cuanto la marca que se pretende anular adquirió de manera rápida renombre identificador de uno de los pocos servicios de telefonía móvil concedidos por el Estado, espacio en el que nunca podría intervenir la actora, cuya actividad se desarrolla en ámbitos infinitamente más limitados y ajenos a la operatividad propia del concesionario, siendo la venta al por menor de terminales el único punto de contacto entre el citado nombre y la marca, actividad que de acuerdo con la documentación aportada en la demanda no estaba realizando aún en la fecha en que se inscribió la marca».

   Todas estas afirmaciones superan ampliamente el canon de razonabilidad exigido por la jurisprudencia para la revisión de las apreciaciones fácticas verificadas por el tribunal de instancia. Por ello no puede aceptarse la pretensión impugnatoria de la parte recurrente, que solicita que, mediante un nuevo análisis de la prueba, que detalladamente propone, lleguemos a la conclusión contraria.

Desestimación del recurso.

La desestimación de todos los motivos de casación comporta la procedencia de declarar no haber lugar al recurso de casación e imponer las costas a la parte recurrente, de acuerdo con el art. 1715 LEC 1881, así como la pérdida del depósito constituido.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español