STS 271/1998, 20 de Marzo de 1998
| Ponente | D. ALFONSO BARCALA TRILLO-FIGUEROA |
| Número de Recurso | 775/1994 |
| Procedimiento | RECURSO DE CASACIÓN |
| Número de Resolución | 271/1998 |
| Fecha de Resolución | 20 de Marzo de 1998 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
En la Villa de Madrid, a veinte de Marzo de mil novecientos noventa y ocho.
VISTO por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de apelación contra la sentencia dictada en grado de apelación, por la Sección Duodécima de la Iltma. Audiencia Provincial de Madrid, como consecuencia de juicio ordinario declarativo de menor cuantía, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia número CUARENTA Y DOS de dicha capital, sobre infracción de marcas, cuyo recurso fue interpuesto por DON Casimiro, representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Cayetana Zulueta Luchsinger, en el que es recurrida la entidad mercantil "GRARI, S.A.", no comparecida ante este Tribunal Supremo. ANTECEDENTES DE HECHO
Ante el Juzgado de Primera Instancia número Cuarenta y dos de Madrid, fueron vistos los autos de juicio de menor cuantía número 643/90, seguidos a instancia de la entidad mercantil "Grari, S.A.", contra el propietario del establecimiento "DIRECCION000", sobre infracción de marca.
Por la representación de la parte actora se formuló demanda, en base a cuantos hechos y fundamentos de derecho estimó de aplicación, para terminar suplicando al Juzgado lo que sigue: "... proseguir la tramitación del procedimiento que inicio hasta dictar sentencia por la que con estimación de esta demanda se condene al demandado: a) A retirar inmediatamente del establecimiento sito en la calle DIRECCION001, número NUM000de esta capital, el rótulo d establecimiento "DIRECCION000" en cuanto claramente confusorio con la marca distintiva de servicios idénticos, preexistente "DIRECCION002" propiedad de la actora, y a la destrucción de todo el modelaje impreso de dicho negocio en que figure la denominación "DIRECCION000".- b) Abstenerse en el futuro de utilizar, para distinguir actividades, establecimientos o productos, la denominación "DIRECCION000", u otra que fonética o gráficamente resulte confundible con la marca prioritaria "DIRECCION002".- c) Al pago preceptivo de costas causadas en este procedimiento".
Admitida a trámite la demanda, por la representación de la parte demandada, Don Casimiro, como titular de la mercantil "DIRECCION000", se contestó a la misma en base a cuantos hechos y fundamentos de derecho estimó de aplicación, para terminar suplicando al Juzgado lo que sigue: "... y, previa la legal tramitación, dicte en definitiva sentencia por la que desestimando las pretensiones de la demanda absuelva a mi parte, con expresa imposición a la parte actora de las costas causadas en esta instancia".
Por el Juzgado se dictó sentencia en fecha 8 de Julio de 1.991, cuyo fallo es como sigue: "FALLO.- Estimando en todas sus partes la demanda interpuesta por la Procuradora Doña María del Carmen Ortiz Cornago en nombre y representación de "Grari, S.A." contra Don Casimiro, propietario del establecimiento "DIRECCION000" debo condenar y condeno al demandado: A) A retirar inmediatamente del establecimiento sito en la DIRECCION001, número NUM000de esta Capital, el rótulo del establecimiento "DIRECCION000" en cuanto claramente confusorio con la marca distintiva de servicios idénticos preexistente "DIRECCION002" propiedad de la actora, y a la destrucción de todo el modelaje impreso de dicho negocio en que figure la denominación "DIRECCION000".- B) Abstenerse en el futuro de utilizar, para distinguir actividades, establecimientos o productos, la denominación "DIRECCION000", u otra que fonética o gráficamente resulte confundible con la marca prioritaria "DIRECCION002".- C) Al pago precepto de costas causadas en este procedimiento".
Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación, que fue admitido, y sustanciada la alzada, la Sección Duodécima de la Iltma. Audiencia Provincial de Madrid citó sentencia en fecha 30 de Noviembre de 1.993, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS.- Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Don Casimiroque a su vez actúa en nombre de "DIRECCION000", contra sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 42 de Madrid en el Juicio de Menor Cuantía número 643/90 contra él seguido a instancia de la entidad mercantil "Grari, S.A.", debemos confirmar y confirmamos dicha resolución imponiendo las costas de esta segunda instancia a la parte recurrente".
Por la Procuradora de los Tribunales Doña Cayetana de Zulueta Luchsinger, en nombre y representación de Don Casimiro, se formalizó recurso de casación que fundó en los siguientes motivos:
"Al amparo del número 3º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción por la sentencia recurrida del artículo 533.3ª de la propia Ley de Enjuiciamiento Civil, al no haber acreditado la parte demandante en instancia y ahora recurrida la capacidad del otorgante del poder en cuyo virtud compareció".
"Al amparo del número 3º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción por la sentencia recurrida de artículo 533.3ª de la propia Ley de Enjuiciamiento Civil, al no haber acreditado la parte demandante en instancia y ahora recurrida la existencia de acuerdo social bastante para el ejercicio de la acción".
"Al amparo del número 4º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción por la sentencia de instancia y la de apelación de la doctrina de ese Alto Tribunal sentada en interpretación del artículo 212 del antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial, aplicable a la del actual artículo 86 de la Ley de Marcas por su idéntico tenor literal, en particular, de la contenida, entre otras, en las sentencias de 8 de Noviembre de 1.986, 8 de Julio de 1.991 y 22 de Octubre de 1.992, en cuanto a criterios para apreciar la similitud fonética; de 4 de Abril de 1.991, 22 de Octubre de 1.992 y 12 y 22 de Marzo de 1.993, en cuanto a la apreciación en conjunto de todos los elementos presentes en los signos distintivos, y en particular de su aspecto gráfico; de 12 de Marzo de 1.993, entre otras, en cuanto a la eficacia de los elementos especialmente individualizadores; y de 2 de Octubre de 1.986 y 8 de Junio de 1.991, en cuanto al especial rigor en la apreciación de la confundibilidad cuando se aprecie en relación con rótulos de establecimientos".
Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucción, y no habiéndose solicitado la celebración de vista pública, se señaló para la votación y fallo del presente recurso el día DIEZ de MARZO, a las 10,30 horas en que ha tenido lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. ALFONSO BARCALA Y TRILLO-FIGUEROA
La Compañía mercantil "Grari, S.A." promovió juicio declarativo de menor cuantía contra el propietario o representante legal del establecimiento "DIRECCION000", sobre infracción de marca, pretendiendo que la sentencia a dictar condenase a la parte demandada: a) A retirar inmediatamente del establecimiento sito en la DIRECCION001, número NUM000de esta Capital, el rótulo del establecimiento "DIRECCION000" en cuanto claramente confusorio con la marca distintiva de servicios idénticos preexistente "DIRECCION002" propiedad de la actora, y a la destrucción de todo el modelaje impreso de dicho negocio en que figure la denominación "DIRECCION000" y b) Abstenerse en el futuro de utilizar, para distinguir actividades, establecimientos o productos, la denominación "DIRECCION000", u otra que fonética o gráficamente resulte confundible con la marca prioritaria "DIRECCION002", cuyas pretensiones se basaban en las alegaciones fácticas que, en síntesis, se exponen a continuación: - "Grari, S.A." fue constituida legalmente en virtud de escritura otorgada en 26 de Mayo de 1.983, e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona -, - Dicha mercantil es propietaria de un negocio de Sala de Fiestas, Restaurante y Discoteca, en Barcelona, que, desde su creación, se denominó "DIRECCION002", y su nombradía se extendió por todo el territorio español y el extranjero -, - Para la protección de su denominación, la mercantil solicitó en 4 de Febrero de 1.982 la marca "DIRECCION002", aplicada a distinguir "servicios de una Sala de Fiestas", de la clase NUM000del Noménclator Internacional, marca que con el número NUM001le fue concedida en 12 de Junio de 1.984 y publicada la concesión en el Boletín de 1 de Septiembre siguiente -, - La notoriedad del distintivo se patentiza por editar la mercantil una revista que recoge casos de sociedad, y ser mecenas de actividades diversas, que, a nivel nacional e internacional, determinan una amplia difusión de tal denominación específica - y - A principios del verano de 1.990, se conoció la existencia en Madrid de un establecimiento dedicado a disco-bar y distinguido con el rótulo "DIRECCION000", que constituye una versión fonética de manifiesta identidad con la marca de la mercantil actora, al pronunciarse en catalán "DIRECCION003", lo que plantea un claro supuesto de confusión -. Las referidas pretensiones condenatorias fueron estimadas en su integridad por el Juzgado de Primera Instancia número Cuarenta y Dos de Madrid en sentencia de 8 de Julio de 1.991, que fue confirmada por la dictada, en 30 de Noviembre de 1.993, por la Sección Duodécima de la Iltma. Audiencia Provincial de la misma capital. Y es esta segunda sentencia la recurrida en casación por Don Casimiroa través de la formulación de tres motivos amparados, los dos primeros, en el ordinal 3º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y el tercero, en el ordinal 4º del indicado precepto.
En los dos primero motivos residenciados en el ordinal 3º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se denuncia la infracción del artículo 533.3º de la precitada Ley al no haber acreditado la parte demandante en instancia y ahora recurrida la capacidad del otorgante del poder en cuya virtud compareció y la existencia de acuerdo social bastante para el ejercicio de la acción, citando al respecto diversas sentencias recaídas, especialmente, sobre el tema de la subsanación de los defectos de la naturaleza denunciada.
La reiteración en el curso del procedimiento de los defectos procesales relativos a la personalidad y capacidad del otorgante del poder bajo el cual compareció la mercantil actora, y la desestimación de tales pretensiones en las sentencias dictada en primera y segunda instancia, hace aconsejable dar por reproducidos los razonamientos contenidos en las mismas, y en este sentido, los de la del primer grado consistieron en resultar "acreditado en autos que el consejero delegado de la sociedad fue nombrado para el citado cargo y correspondiéndole al mismo la representación de la sociedad en juicio y fuera de él", y debiéndose el rechazo de la alegación en el trámite de apelación a los propios "términos en que tal instrumento público fue redactado y la fe notarial que lo autorizaba en cuanto representación y capacidad correspondiendo a la parte demandada la prueba de su aseveración a tenor del artículo 1.214 del Código Civil". Los razonamientos acabados de transcribir tienen plena validez en vía casacional, y basta la lectura de "la escritura de poder para pleitos otorgada" para comprender la innecesariedad de adicionar mayores argumentos en orden a tener por refutados los defectos invocados. Al carecer de base las excepciones mencionadas y formuladas por la parte demandada-actual recurrente, se comprende la remisión que la Sala "a quo" hizo al artículo 1.214 del Código Civil, al entender que correspondía a esa parte la prueba en contrario, y en este punto, y debido, precisamente, a los argumentos de referencia, no resultó preciso acudir al mecanismo previsto en la regla 3ª del artículo 693 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Así pues, las consideraciones que anteceden permiten concluir que la meritada Sala no incurrió en las infracciones denunciadas en los dos primeros motivos del recurso, lo que conduce a tenerles por claudicados.
En el tercer motivo, último formulado, se alega la infracción de la doctrina de esta Sala sentada en interpretación del artículo 212 del antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial, aplicable a la del actual artículo 86 de la Ley de Marcas por su idéntico tenor literal, en particular, de la contenida, entre otras, en las sentencias de 8 de Noviembre de 1.986, 8 de Junio de 1.991 y 22 de Octubre de 1.992, en cuanto a criterios para apreciar la similitud fonética; de 4 de Abril de 1.991, 22 de Octubre de 1.992 y 12 y 22 de Marzo de 1.993, en cuanto a la apreciación en conjunto de todos los elementos presentes en los signos distintivos, y en particular de su aspecto gráfico; de 12 de Marzo de 1.993, entre otras, en cuanto a la eficacia de los elementos especialmente individualizadores; y de 2 de Octubre de 1.986 y, en cuanto al especial rigor en la apreciación de la confundibilidad cuando se aprecie en relación con rótulos de establecimientos".
Atendiendo a la doctrina jurisprudencial dimanada del conjunto de las sentencias citadas en el motivo, especialmente, las de fechas 4 de Abril y 8 de Junio de 1.991; 22 de Octubre de 1.992 y 14 de Abril de 1.993, a las que cabe adicionar las de 12 de Mayo de 1.975; 20 de Diciembre de 1.985; 30 de Abril de 1. 986; 1 de Julio de 1.987; 26 de Mayo y 26 de Diciembre de 1.988 y 2 de Abril de 1.990, resulta claro que la referida doctrina permite ser sintetizada en los siguientes términos: "Al no establecer la Ley reglas precisas y concretas en orden a la determinación de las denominaciones semejantes, ha de ser el Tribunal "a quo" al que compete fijar en cada caso su criterio, mediante el estudio comparativo hecho en la instancia, que ha de respetarse en casación, mientras no se demuestre que sus decisiones son contrarias al buen sentido", "Entre los criterios directos y complementarios fijados, ocupa lugar preferente el que propugna una revisión de conjunto sintético, de la totalidad de los elementos integrantes de cada marca confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica", "Para que dos distintivos sean incompatibles como Marcas no es suficiente cualquier grado de semejanza gráfico o fonética, sino que ha de ser de entidad suficiente para inducir a error o confusión a los consumidores" y "Se requiere que entre la Marca y el signo distintivo frente al que se pretende hacerla valer, exista una identidad o semejanza que les haga de imposible convivencia en el tráfico mercantil, por el riesgo de confusión que pueda comportar".
Estando acreditado que la actora-recurrida actualmente tenía concedida y publicada la marca denominada "DIRECCION002", identificada en su exhibición como "DIRECCION002", aplicada a distinguir "servicios de una Sala de Fiestas" de la clase NUM000del Nomenclator, y cuyo negocio se encontraba ubicado en Barcelona, si bien, el conocimiento fonético de la referida marca había rebasado los límites de la expresada capital, alcanzando notoriedad en Madrid, y que la parte demandada-ahora recurrente era propietaria en Madrid de un establecimiento destinado a disco-bar y rotulado "DIRECCION000", resulta fuera de duda que la cuestión de fondo, en coincidencia con el tema planteado en el motivo que nos ocupa, gira en torno a la apreciación de la similitud existente entre ambas denominaciones. Centrada así la cuestión a resolver y proyectando a la misma la doctrina jurisprudencial anteriormente transcrita, está fuera de toda duda que la representación escrituraria de las respectivas denominaciones no provoca ningún género de confusión, pues tal como figuran escritas carecen de elementos gramaticales comunes que permitan su equiparación o comparación identificativa, e igual sucede si se atiende al colorido que representa el rótulo "DIRECCION000" y la marca "DIRECCION002" en las revistas editadas bajo el patrocinio de la mercantil "Grari, S.A.". Lo acabado de decir, hace que la cuestión tenga que resolverse atendiendo a la pronunciación inglesa de la marca y al sentido o significación fonética de la misma, y dentro de este aspecto, el examen del dictamen pericial del Dr. Don Juan Carlos- que fue el tenido en cuenta en las sentencias recaídas en primera y segunda instancia - permite apreciar que tuvo que acudir a realizar una encuesta entre universitarios, y tan sólo un determinado porcentaje de ellos, coincidió en una pronunciación - apandáun - que asimilaba, sin resultar equiparables, ambas denominaciones, pero conviene resaltar que semejante similitud se circunscribió al ámbito universitario, es decir, entre personas con ciertos conocimientos de la lengua inglesa, con lo cual, es de concluir que dentro del ámbito generalizado del consumidor, una y otra denominación no originan confusión, y de aquí, que no proceda aceptar, como lógica, la interpretación efectuada en aquellas sentencias acerca del susodicho dictamen, pues, contrariamente, la interpretación que ha de prevalecer es la concerniente a que aquel no autoriza, apreciado en su total contenido, a mantener una fácil confusión entre ambas denominaciones, con lo que resulta, en definitiva, que entre ellas no concurre el presupuesto fáctico que contempla el artículo 86 de la Ley de Marcas de 10 de Noviembre de 1.988, lo que conduce a acoger el motivo tercero del recurso que nos ocupa, por entender que tanto en la sentencia de instancia, como en la de apelación, se infringió la doctrina jurisprudencial sentada por esta Sala al interpretar el precitado precepto, en consonancia con el antiguo 212 del Estatuto de la Propiedad Industrial.
La procedencia del meritado motivo del recurso origina la declaración de haber lugar mismo, con la correlativa casación de la sentencia recurrida, y con la consecuente revocación de la sentencia recaída en primera instancia, puesto que, en atención a cuanto ha quedado razonado, se impone la desestimación de la demanda promovida por la Compañía Mercantil "Grari, S.A.", así como la desestimación de las excepciones procesales formuladas de contrario, y a la vista de lo dispuesto en los rituarios artículos 523, en su párrafo primero, 710 y 1.715.2, no resulta oportuno pronunciarse de manera expresa acerca de las costas causadas en las dos primeras instancias, y en el presente recurso, explicándose la ausencia de dicho pronunciamiento respecto a las devengadas en la instancia en base a que la supuesta analogía entre las denominaciones controvertidas ha requerido llegar a casación para resolver el problema planteado.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS
QUE DECLARANDO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACION interpuesto por la Procuradora Doña Cayetana de Zulueta Luchsinger, en nombre y presentación de Don Casimiro, contra la sentencia de fecha treinta de Noviembre de mil novecientos noventa y tres y dictada por la Sección Duodécima de la Iltma. Audiencia Provincial de Madrid, debemos casar y casamos dicha sentencia y, asimismo, debemos revocar y revocamos íntegramente la dictada en ocho de Julio de mil novecientos noventa y uno por el Juzgado de Primera Instancia número Cuarenta y Dos de Madrid, y recaída en autos de juicio declarativo de menor cuantía número 643/90, y, por último, con desestimación de las excepciones procesales hechas valer por Don Casimiroen relación con la demanda que le fue promovida por la Compañía Mercantil "Grari, S.A.", debemos desestimar y desestimamos la referida demanda, absolviendo al demandado Sr. Casimirode todos los pedimentos deducidos en contra suya, y todo ello, sin hacer pronunciamiento expreso sobre las costas causadas en ninguna de las dos instancias y en el presente recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- J. L. ALBACAR LOPEZ.- L. MARTINEZ-CALCERRADA Y GOMEZ.- A. BARCALA Y TRILLO-FIGUEROA.- RUBRICADOS.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Alfonso Barcala y Trillo-Figueroa, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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