STS 403/1997, 8 de Mayo de 1997
| Ponente | D. ALFONSO BARCALA TRILLO-FIGUEROA |
| Número de Recurso | 1672/1993 |
| Procedimiento | RECURSO DE CASACIÓN |
| Número de Resolución | 403/1997 |
| Fecha de Resolución | 8 de Mayo de 1997 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
En la Villa de Madrid, a ocho de Mayo de mil novecientos noventa y siete.
VISTO por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Tercera de la Iltma. Audiencia Provincial de Murcia, como consecuencia de juicio ordinario declarativo de menor cuantía seguido ante el Juzgado de Primera Instancia número UNO de dicha capital, sobre indemnización por daños y perjuicios y violación de material publicitario, cuyo recurso fue interpuesto por la sociedad alemana "SEELIG & HILLE KOMMANDITGESELLSCHAFT", representada por el Procurador de los Tribunales Don José Alberto Azpeitia Sánchez, en el que son recurridos DON Marcosy la entidad mercantil "DIRECCION000.", representados por el Procurador de los Tribunales Don Jorge Deleito García.ANTECEDENTES DE HECHO
Ante el Juzgado de Primera Instancia número Uno de Murcia, fueron vistos los autos de juicio de menor cuantía número 695/89, instados por la entidad R. Seelig & Hille Kommanditgesellschaft, contra Don Marcosy la entidad mercantil DIRECCION000Por la representación de la parte actora se formuló demanda, en base a cuantos hechos y fundamentos de derecho estimó de aplicación, para terminar suplicando al Juzgado lo que sigue: "... y en su día previos los trámites oportunos dictar sentencia por la que se condene a los demandados a cesar definitivamente en el plagio de las bolsas de té y dibujos industriales propiedad de mi representada que se especifican en el número 1 de los hechos de la demanda, proceder a la destrucción de todas las bolsas aún existentes y retirar las mismas del mercado, así como al abono de la correspondiente indemnización de dañoso y perjuicios que deberá fijarse en ejecución de sentencia con arreglo a las cifras de venta de los demandados, todo ello con expresa imposición de las costas del presente litigio". Asimismo solicitaba el recibimiento del pleito a prueba.
Admitida a trámite la demanda, en fecha 8 de Noviembre de 1.989, se dictó providencia, en la que se declaraba la rebeldía de los demandados, al no haber comparecido en autos ni contestado la demanda, y se acordó fuesen notificados en los Estrados del Juzgado.
Por el Juzgado se dictó sentencia en fecha 8 de Abril de 1.992, cuyo fallo es como sigue: "FALLO.- Que estimando la demanda promovida por el Procurador de los Tribunales Don Antonio Rentero Jover en nombre y representación de la entidad mercantil R. Seelig & Hille Kommandditgesellschaft frente a la también mercantil DIRECCION000. y contra Don Marcos, representados por el también Procurador Don Angel Luis García Ruiz, declaro el derecho de la actora a que se protejan sus marcas y dibujos registrados, condenando en consecuencia a los demandados a que cesen definitivamente en el plagio de las bolsas de infusiones y dibujos industriales propiedad de la sociedad alemana que se especifican en sus demanda, con destrucción de las bolsas ya fabricadas y retirada del mercado de las comercializadas, así como al abono a dicha entidad actora de la indemnización que en concepto de daño comercial se cuantificará en el periodo de ejecución de la presente resolución, todo ello con expresa condena en costas a los demandados".
Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación, que fue admitido y sustanciada la alzada, la Sección Tercera de la Iltma. Audiencia Provincial de Murcia dictó sentencia en fecha 2 de Abril de 1.993, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS.- Estimar el recurso de apelación interpuesto por el Procurador Sr. Navarro Fuentes en nombre y representación de Don Marcosy de la mercantil DIRECCION000., contra la sentencia dictada el 8 de Abril de 1.992 por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Murcia en juicio de menor cuantía número 695/89, promovido por el Procurador Sr. Rentero Jover en nombre y representación de la sociedad alemana R. Seelig & Hille Komanditgesellschaft, declarando que debemos revocar y revocamos la citada sentencia, dictando en su lugar otra por la que, con desestimación de la demanda, se absuelve al demandado de todos los pedimentos de ésta, y todo ello sin expresa imposición de costas en ninguna de las instancias".
Por el Procurador de los Tribunales Don José Alberto Azpeitia Sánchez, en nombre y representación de la sociedad alemana "Seelig & Hille Kommanditgesellschaft", se formalizó recurso de casación que fundó en los siguientes motivos:
"Por infracción de los artículos 12, en su número 1, letras A y B, 30, 31 y 35 de la Ley de Marcas 32/1988 de 12 de Noviembre".
"Por infracción de los artículos 6 y 12 de la Ley 3/1991 de 10 de Enero de competencia desleal".
Admitido el recurso y evacuando el traslado de instrucción, por el Procurador Sr. Delito García, en nombre y representación de los recurridos, se presentó escrito impugnando el mismo.
No habiéndose solicitado por las partes la celebración de vista pública, se señaló para la votación y fallo del presente recurso el día VEINTICINCO de ABRIL, a las 10,30 horas, en que ha tenido lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. ALFONSO BARCALA Y TRILLO-FIGUEROA
La sociedad alemana "Sellig & Hille Kommanditsgesellschaft" promovió juicio declarativo de menor cuantía contra Don Marcosy la mercantil "DIRECCION000.", sobre indemnización de daños y perjuicios por plagio de dibujos industriales, cuya pretensión se basaba en las siguientes alegaciones fácticas, expuestas en síntesis: Primera. La sociedad actora se dedica habitualmente a la manipulación y comercialización de té, manzanilla, poleo, tila y otras infusiones, efectuándose la venta, según la costumbre del mercado, en bolsitas, y dicha comercialización se efectúa en España a través de su afiliada "Pompadour Ibérica, S.A.", utilizando la marca de fábrica "Pompadour" y siendo titular de diversos diseños para la ornamentación de las bolsitas, y así es titular del dibujo industrial número NUM000, series A, B, C, D, E, F, G, H, I, que protege la ornamentación de las bolsitas para contener hierbas de diversa clase de infusiones, y también lo es del dibujo industrial NUM001, Series A, B, C, D, E, F, aplicable a la ornamentación de bolsitas para hierbas de infusiones y de la solicitud de dibujo industrial NUM002a los mismos fines.- Segunda. El demandado Sr. Marcosdesde hace algunos años ha intentado plagiar las bolsitas de la actora, con el fin de inducir a confusión en el mercado. Para ello ha creado la sociedad "DIRECCION000." y emplea ese nombre que tiene un sonido muy parecido al de "Pompadour".- Tercera. La identidad de las bolsitas del demandado con las de la actora salta a la vista. En la relativa a la manzanilla, las flores son substancialmente iguales y sobre el mismo fondo azul, y se ha colocado una tetera, si bien de diseño distinto. La del poleo menta, ha sido copiada también tanto en el color verde como en las hojas de la planta y lo mismo sucede con la bolsita de tila, en la que la identidad es manifiesta, especialmente con las flores y en el fondo de las mismas.- Cuarta. Desde hace mucho tiempo el demandado fue requerido por el Letrado que representa en lineas generales los intereses de la sociedad actora a cesar en estas actividades y a cambiar de actitud en el tema de las bolsas, requerimientos que fueron efectuados a través de varias cartas, y, finalmente, el 27 de Mayo de 1.986 se recibe carta del demandado, diciendo que "no debemos de preocuparnos mas por este asunto, ya que en el próximo pedido que hagan a la imprenta, se variará el modelo de este tipo de bolsitas", y Quinta. El demandado insistió en su plagio y siguió vendiendo el té con las bolsitas que imitan a las de la actora. Las pretensiones de indemnización, cesación en el plagio y destrucción y retirada del mercado de las bolsas existentes, fueron estimadas por el Juzgado de Primera Instancia número Uno de Murcia, en sentencia de 8 de Abril de 1.992, en la que se declaró el derecho de la actora a que se protejan sus marcas y dibujos registrados, condenando a los demandados a que cesen definitivamente en el plagio de las bolsas de infusiones y dibujos industriales propiedad de aquella, con destrucción de las bolsas ya fabricadas y retirada del mercado de las comercializadas, así como al abono de la indemnización que, en concepto de daño comercial, se cuantificará en ejecución de sentencia, la cual, fue revocada por la dictada, en 2 de Abril de 1.993, por la Sección Tercera de la Iltma. Audiencia Provincial de la referida capital, en el sentido de desestimar la demanda y absolver al demandado de todos sus pedimentos. Y es esta segunda sentencia la recurrida en casación por la sociedad alemana actora a través de la formulación de dos motivos amparados en el ordinal 4º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su redacción por la Ley 10/1.992, de 30 de Abril.
Los dos motivos del recurso pueden estudiarse conjuntamente por la íntima relación existente entre ellos, en los que se denuncia, de modo respectivo, las infracciones de los artículos 12, en su número 1 y letras c) y b), 30, 31 y 35 de la Ley de Marcas 32/1.988, de 12 de Noviembre, y 6 y 12 de la Ley 3/1.991, de 10 de Enero, de Competencia Desleal, y su desarrollo argumental responde, resumidamente, a cuanto sigue: - En el caso de autos, más que de semejanza fonética o gráfica, se puede hablar de identidad. Las bolsitas de té de la parte contraria llevan las mismas flores de manzanilla, llevan una tetera dibujada en el ángulo inferior derecho y llevan el nombre DIRECCION000., que fonéticamente al oído español le suena igual que Pompadour, induciendo a una confusión en el mercado sin lugar a dudas -, - El artículo 30 de la Ley confiere al registro de una marca el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico -, - El artículo 31 nos dice que el titular de la marca registrada podrá ejercitar las acciones del artículo 35 de la presente Ley frente a los terceros que utilicen en el tráfico económico sin su consentimiento una marca o signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares cuando la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios pueda inducir a errores. Y finalmente el artículo 35 ordena que el titular de una marca registrada podrá ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia -, - Los tres artículos citados han sido infringidos por la Sala sentenciadora quien no ha apreciado la identidad manifiesta que existe entre las marcas de la recurrente y los diseños utilizados por la parte demandada. Tampoco ha apreciado la Sala sentenciadora que, como ha repetido numerosa jurisprudencia, dichas diferencias no deben apreciarse a un nivel intelectual elevado sino más bien en el efecto que producen en el hombre de la calle o en el ama de casa que es fácilmente inducida a error al comprar al primer golpe de vista (motivo primero) -, - El artículo 6 de la Ley de Competencia desleal es perfectamente aplicable al caso. El comportamiento seguido desde hace años por Don Marcosy por la Sociedad DIRECCION000., crea sin lugar a dudas una confusión con la actividad, con las prestaciones o con el establecimiento o fábrica de la recurrente. Pero el párrafo segundo del citado artículo es aún más elocuente. Existe sin lugar a dudas el riesgo (entiéndase bien la Ley dice "el riesgo" no "la certeza") de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación -, - La Sala sentenciadora no concibe una similitud entre ambas bolsitas que salta a la vista. Efectivamente, no existe una identidad total. El demandado lo que hace es plagiar, imitar, hacer algo muy parecido que pueda inducir a confusión en el mercado y en el consumidor -, - Está pues bien claro que aunque no haya identidad absoluta entre ambos dibujos, existe sin lugar a dudas el riesgo de asociación por parte de los consumidores, facilísimo dado el parecido entre ambas bolsitas -, - Para el artículo 12 de la precitada Ley se considera desleal el aprovechamiento indebido en beneficio propio o ajeno de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. En particular se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas - y - Nos hallamos ante el aprovechamiento indebido en beneficio propio por parte de Don Marcosy de su Sociedad DIRECCION000., de la reputación industrial, comercial y profesional adquirida en el mercado español y en el internacional por la recurrente a través de sus bolsitas de té y de infusiones. Los demandados imitan las marcas ajenas para aprovecharse indebidamente de la reputación industrial y comercial de otro así como de sus ventajas (motivo segundo) -.
Como acertadamente se señala en la sentencia recurrida y se desprende de las alegaciones fácticas de la demanda que interpuso la actual sociedad recurrente, la cuestión litigiosa planteada en los autos se reduce a determinar si las marcas y dibujos figurados en las respectivas bolsas de infusiones empleadas y comercializadas por los contendientes son o no coincidentes, con lo cual, dicha cuestión es de puro hecho y, en cuanto tal, sometida a la apreciación soberana de la Sala de instancia, que queda incólume en casación. En este orden de cosas, el criterio mantenido en la sentencia recurrida es que los envoltorios no son idénticos, sino, mas bien, parecidos, pues los nombres de las marcas difieren de manera considerable y su representación gráfica es muy distinta, de forma que la similitud o parecido entre los envoltorios se limita al color de fondo de los dibujos, y este criterio no cabe estimarle de ilógico e incorrecto a la vista del examen comparativo entre la fonética de las marcas "Pompadour" y "DIRECCION000" y la representación gráfica de los distintos dibujos en los envoltorios.
La conclusión fáctica acabada de exponer conduce ineludiblemente a la jurídica de no existir entre las marcas y diseños utilizados y registrados por la sociedad actora la necesaria y suficiente similitud o semejanza con los empleados por los demandados en punto a producir confusión en el mercado u originar en los usuarios de nivel medio el riesgo de asociar unos y otros productos. Y dado que las aludidas características de identidad o semejanza substancial, confusión en el mercado y riesgo de asociación son las determinantes de aplicación de los preceptos citados como infringidos - artículos 12, 30, 31 y 35 de la Ley de Marcas 32/1.988, de 10 de Noviembre, y 6 y 12 de la Ley 3/1.991, de 10 de Enero, sobre Competencia Desleal - y de la protección dispensada al titular registral, tanto por la vigente Ley de Marcas, como por la anterior legislación contenida en el Estatuto sobre Propiedad Industrial y en la Ley del mismo nombre, de 16 de Mayo de 1.902, es de concluir, sin necesidad de mayores razonamientos, en que el Tribunal "a quo" no incurrió en las infracciones denunciadas en los dos motivos del recurso formalizado por la sociedad "Seelig & Hille Kommanditsgesellschaft", lo que conduce a la inviabilidad de los motivos dichos, cuya improcedencia lleva consigo, en virtud de lo dispuesto en el rituario artículo 1.715.3, la declaración de no haber lugar al meritado recurso, con imposición de las costas a la parte recurrente.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS
QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACION interpuesto por el Procurador de los Tribunales Don José Alberto Azpeitia Sánchez, en nombre y representación de la Sociedad alemana "Seelig & Hille Kommanditgesellschaft", contra la sentencia de fecha dos de Abril de mil novecientos noventa y tres, que dictó la Sección Tercera de la Iltma. Audiencia Provincial de Murcia, y condenar, como condenamos, a dicha parte recurrente al pago de las costas de este recurso. Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con remisión de los autos y rollo de apelación recibidos.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- A. BARCALA Y TRILLO-FIGUEROA.- J. MARINA Y MARTINEZ-PARDO.- R. GARCIA VARELA.- RUBRICADOS.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Alfonso Barcala y Trillo-Figueroa, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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