STS 29/2007, 25 de Enero de 2007

PonenteJESUS CORBAL FERNANDEZ
ECLIES:TS:2007:455
Número de Recurso465/2000
Número de Resolución29/2007
Fecha de Resolución25 de Enero de 2007
EmisorTribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veinticinco de Enero de dos mil siete.

Vistos por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, los recursos de casación interpuestos respecto la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección Cuarta, como consecuencia de autos de juicio ordinario declarativo de menor cuantía seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Número Diez de Bilbao; cuyos recursos fueron interpuestos por la entidad "CALZADOS CRUBE, S.A." y Dª. Emilia, representados por el Procurador D. Luciano Rosch Nadal y por Dª. Marisol, Dª. Marí Jose y D. Luis Enrique, representados por el Procurador D. Manuel Infante Sánchez; siendo parte recurrida las entidades "ADIDAS SALOMON AG" y "ADIDAS ESPAÑA, S.A.", representadas por el Procurador D. Fernando Ruiz de Velasco y Martínez de Ercilla Toledo.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

1.- La Procurador Dª. Begoña Perea de la Tajada, en nombre y representación de las entidades Adidas AG y Adidas España, S.A., interpuso demanda de juicio ordinario de menor cuantía ante el Juzgado de Primera Instancia Número Diez de Bilbao, siendo parte demandada la sociedad Calzados Crube, S.A. y D. Luis Enrique, alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "DECLARANDO: PRIMERO.- Que la marca 900.529 gráfica, en clase 25ª y perteneciente a D. Jesús María en una marca confundible e incompatible con las marcas prioritarias citadas en el cuerpo de este escrito y concedidas a favor de la sociedad Adidas AG, por lo que tal marca debe ser declarada nula y sin valor legal y procederse a su cancelación en la Oficina Española de Patentes y Marcas. SEGUNDO.- Que el Modelo Industrial 93.910 para calzado deportivo concedido a favor de D. Jesús María es un registro que contiene dibujos, signo distintivo de las tres bandas, que es constitutivo de la marcas prioritarias propiedad de ADIDAS AG relacionadas en el cuerpo de este escrito, no gozando tampoco el citado Modelo Industrial de la condición de la novedad en su fecha de solicitud, por lo que el mismo debe ser declarado nulo y sin valor legal y procederse a su cancelación en la Oficina Española de Patentes y Marcas. TERCERO.- Que la sociedad demandada CALZADOS CRUBE, S.A. carece del derecho de incluir en el calzado deportivo de su fabricación, el diseño de las "tres bandas" tal y conforme los mismos se encuentras protegidos como marcas a favor de ADIDAS AG, así como cualquier otro elemento gráfico o diseño que resulte con ellas confundible. CUARTO.- Que la demandada CALZADOS CRUBE, S.A. deberá abstenerse en lo sucesivo de incluir en el calzado deportivo de su fabricación, el diseño de las tres bandas tal y conforme las mismas se encuentran protegidas como Marcas a favor de la demandante ADIDAS AG. QUINTO.- Que con la utilización por parte de la Sociedad Calzados Crube S.A. en el calzado deportivo de su fabricación del diseño citado, ha buscado la máxima aproximación al diseño de las "tres bandas", protegido por las Marcas cuya titularidad ostenta ADIDAS AG., lesionando tales derechos, reforzando además esta búsqueda de aproximación con la inclusión de este diseño de tres bandas en modelos de zapatillas que imitan los prioritariamente fabricados por mis representadas, incurriendo en una clara conducta de Competencia Desleal frente a las demandantes. SEXTO.- Que con la utilización del diseño de "tres bandas" en las zapatillas deportivas fabricadas por la demandada, se han producido perjuicios y daños por parte de la misma a las actoras, por lo que deberá de indemnizarlas tanto en los perjuicios como en el daño ocasionado en la cantidad de 46.400.000 ptas. CONDENANDO A LOS DEMANDADOS: 1.- A estar y pasar por las anteriores declaraciones. 2.- A publicar a costa de los demandados el contenido de la Sentencia que se dicte en un diario de ámbito nacional, y una vez que la resolución adquiera firmeza. 3.- A las costas de este procedimiento.".

  1. - La Procurador Dª. Dolores de Rodrigo Villar, en nombre y representación de la entidad Calzados Crube, S.A., contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "por la que estimando las excepciones invocadas o entrando a conocer del fondo del asunto, se desestime íntegramente la demanda, absolviendo a mi representada de las pretensiones de las actoras, con expresa imposición a éstas de las costas causadas.".

  2. - La Procurador Dª. Begoña Perea de la Tajada, en nombre y representación de las sociedades "Adidas AG" y Adidas España S.A., interpuso demanda de juicio de menor cuantía contra Dª. Emilia, alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "DECLARANDO. PRIMERO.- Que la marca 900.529, gráfica, en clase 25ª es una marca confundible e incompatible con las marcas prioritarias citadas en el cuerpo de este escrito y concedidas a favor de la sociedad ADIDAS AG, por lo que tal marca debe ser declarada nula y sin valor legal y procederse a su cancelación en la Oficina Española de Patentes y Marcas. SEGUNDO.- Que el Modelo Industrial 93.910 para calzado deportivo es un registro que contiene dibujos, signo distintivo de las tres bandas, que es constitutivo de las marcas prioritarias propiedad de ADIDAS AG relacionadas en el cuerpo de este escrito, no gozando tampoco el citado Modelo Industrial de la condición de la novedad en su fecha de solicitud, por lo que el mismo debe ser declarado nulo y sin valor legal y procederse a su cancelación en la Oficina Española de Patentes y Marcas. TERCERO.- Que la demandada Emilia carece del derecho de utilizar y/o registrar el diseño de las "tres bandas" tal y conforme los mismos se encuentran protegidos como marcas a favor de ADIDAS AG, así como cualquier otro elemento gráfico o diseño que resulte con ellas confundible. CONDENANDO A LA DEMANDADA: 1.- A estar y pasar por las anteriores declaraciones. 2.- A publicar a costa de la demandada el contenido de la Sentencia que se dicte en un diario de ámbito nacional, y una vez que la resolución adquiera firmeza. 3.- A las costas de este procedimiento.".

  3. - Por Auto de fecha 1 de febrero de 1.996, el Juzgado de Primera Instancia Número Diez, acordó la acumulación de los autos promovidos por las entidades Adidas España, S.A. y Adidas AG.

  4. - La Procurador Dª. María Dolores de Rodrigo Villar, en nombre y representación de Dª. Emilia, contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "por la que estimando las excepciones invocadas o entrando a conocer del fondo del asunto, se desestime íntegramente la demanda, absolviendo a mi representada de las pretensiones de las actoras, con expresa imposición a ésta de las costas causadas.".

  5. - Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos, las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia Número Diez de Bilbao, dictó Sentencia con fecha 2 de mayo de 1.997, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Que desestimando la demanda formulada por la representación procesal de la parte actora "Adidas AG" y "Adidas España, S.A." contra los demandados "Calzados Crube, S.A." y Doña Emilia, debo declarar y declaro no haber lugar a realizar ninguno de los pronunciamientos solicitados por la parte actora, absolviendo a los demandados de los pedimentos solicitados en su contra, con imposición a la parte actora de las costas causadas.".

SEGUNDO

Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de las entidades "Adidas España, S.A." y "Adidas AG", la Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección Cuarta, dictó Sentencia con fecha 1 de julio de 1.999, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Adidas AG y Adidas España, S.A. contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 10 de los de esta villa en los autos de juicio de menor cuantía nº 603/95, con fecha de 2 de mayo de 1.997, debemos revocar y revocamos parcialmente la sentencia apelada, acordando estimar parcialmente la demanda interpuesta y ellos: 1º) DECLARANDO: a) que el registro de la marca 900.529, gráfica, en clase 25ª, es nulo, por lo que procede su cancelación, b) que el modelo industrial nº 93.910 es nulo, por lo que procede la cancelación de su registro y, c) que la sociedad Calzados Crube, S.A. carece del derecho de incluir en el calzado deportivo que fabrica el signo de las tres bandas protegido por las marcas de la actora, y 2º) CONDENANDO: a) a Calzados Crube, S.A. y a Dª. Emilia a estar y pasar por las anteriores declaraciones, y b) a Calzados Crube, S.A, a abstenerse en lo sucesivo de incluir en el calzado deportivo que fabrica el signo de las tres bandas protegido por las marcas de la actora y a indemnizar a la misma en la suma de 41.124.383 pesetas. Y todo ello sin que proceda verificar expresa condena ni en las costas de la instancia ni en las de la alzada.". TERCERO.- 1.- El Procurador D. Luciano Rosch Nadal, en nombre y representación de la entidad Calzados Crube, S.A. y Dª. Emilia, interpuso recurso de casación respecto la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección Cuarta, de fecha 1 de julio de 1.999, con apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.- Al amparo del número 3º del art. 1.692 de la LEC, se alega infracción del art. 2 del mismo Texto Legal. SEGUNDO.- Al amparo del nº 4º del art. 1.692 de la LEC, se alega infracción del art. 48.2 de la Ley de Marcas, en relación con los arts. 434, 435, 436, 437, 1249, 1250 y 1253 del Código Civil y doctrina jurisprudencial dictada en relación con dichos preceptos. TERCERO .Bajo el mismo ordinal se alega infracción del art. 48.2 en relación con el art. 12.1.a) de la Ley de Marcas. CUARTO .- Bajo el mismo ordinal se alega infracción de los arts. 9, 14, 49 y 188.3 y 187 en relación con el art. 124.1, todos del Estatuto de la Propiedad Industrial, art. 6 de la Ley de Patentes y art. 1.964 del Código Civil. QUINTO .- Bajo el mismo ordinal se alega infracción de los arts. 30, 31, 35, 36 y 39 de la Ley de Marcas y Jurisprudencia concordantes.

  1. - El Procurador D. Manuel Infante Sánchez, en nombre y representación de Dª. Marisol, Dª. Marí Jose y D. Luis Enrique (como herederos de D. Jesús María ), interpuso recurso de casación respecto la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección Cuarta, de fecha 1 de julio de 1.999, con apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS DEL RECURSO: UNICO.- Al amparo del número 3º del art. 1.692 de la LEC, se alega infracción del art. 2 del mismo Texto Legal.

  2. - Admitidos los recursos y evacuado el traslado, el Procurador D. Fernando Ruiz de Velasco y Martínez de Ercilla Toledo, en nombre y representación de las entidades "Adidas Salomon AG" y "Adidas España, S.A.", presentó escrito de impugnación al recurso formulado de contrario.

  3. - No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública se señaló para votación y fallo el día 11 de enero de 2.007, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JESÚS CORBAL FERNÁNDEZ

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

El objeto del proceso versa sobre nulidad de una marca por confundibilidad con otra prioritaria; nulidad de modelo industrial por falta de novedad; prescripción extintiva de las respectivas acciones de nulidad; e indemnización de daños y perjuicios derivados de la nulidad de la marca.

Por las entidades mercantiles ADIDAS A.G. y ADIDAS ESPAÑA S.A. se dedujo demandas, acumuladas, contra CALZADOS CRUBE S.A.; Dn. Jesús María y Dña. Emilia solicitando se declare:

- PRIMERO: Que la marca 900.529, gráfica en clase 25ª y perteneciente a Dn. Jesús María, es una marca confundible e incompatible con las marcas prioritarias citadas en el cuerpo de su escrito de demanda y concedidas a favor de la sociedad ADIDAS A.G. por lo que tal marca debe ser declarada nula y sin valor legal y procederse a su cancelación en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

- SEGUNDO: Que el modelo Industrial 93.910 para calzado deportivo concedido a favor de Dn. Jesús María es un registro que contiene dibujos, signo distintivo de las tres bandas, que es constitutivo de las marcas prioritarias propiedad de Adidas A.G. relacionadas en el cuerpo de su escrito de demanda, no gozando tampoco el citado Modelo Industrial de la condición de novedad en su fecha de solicitud, por lo que el mismo debe ser declarado nulo y sin valor legal y procederse a su cancelación en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

- TERCERO: Que la sociedad demandada CALZADOS CRUBE, S.A. carece del derecho de incluir en el calzado deportivo de su fabricación, el diseño de las "tres bandas" tal y conforme los mismos se encuentran protegidos como marcas a favor de Adidas A.G. así como cualquier otro elemento gráfico o diseño que resulte con ellas confundible.

- CUARTO: Que la demandada Calzados Crube, S.A. deberá abstenerse en lo sucesivo de incluir en el calzado deportivo de su fabricación, el diseño de las tres bandas tal y conforme las mismas se encuentran protegidas como marcas a favor de la demandante Adidas A.G.

- QUINTO: Que con la utilización por parte de la Sociedad Calzados Crube, S.A. en el calzado deportivo de su fabricación del diseño citado, ha buscado la máxima aproximación al diseño de las "tres bandas", protegido por las Marcas cuya titularidad ostenta Adidas, A.G. lesionando tales derechos, reforzando además esta búsqueda de aproximación con la inclusión de este diseño de tres bandas en modelos de zapatillas que imitan los prioritariamente fabricados por sus representados, incurriendo en una clara conducta de Competencia Desleal frente a las demandantes. - SEXTO: Que con la utilización del diseño de "tres bandas" en las zapatillas deportivas fabricadas por la demandada, se han producido perjuicios y daños por parte de la misma a las actoras, por lo que deberá de indemnizarlas tanto en los perjuicios como el daño ocasionado en la cantidad de 46.400.000 ptas. Condenando a los demandados a: 1- Estar y pasar por las anteriores declaraciones, 2- A publicar a costa de los demandados el contenido de la Sentencia que se dicte en un diario de ámbito nacional, y una vez que la resolución adquiera firmeza. 3- A las costas de este procedimiento.

La Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 10 de Bilbao de 2 de mayo de 1.997 desestima la demanda contra Calzados Crube S.A. y Dña. Emilia declarando no haber lugar a ninguno de los pronunciamientos solicitados por la parte actora y absolviendo a dichos demandados de los pedimentos solicitados en su contra.

La Sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Bilbao de 1 de julio de 1.999, Rollo núm. 389/97, estima parcialmente el recurso de apelación de las actoras, y, con estimación parcial de la demanda por ellas interpuesta, acuerda:

  1. ) Declarar:

    1. que el registro de la marca 900.529, gráfica, en clase 25ª, es nulo, por lo que procede su cancelación,

    2. que el modelo industrial nº 93.910 es nulo, por lo que procede la cancelación de su registro y,

    3. que la sociedad Calzados Crube, S.A. carece del derecho de incluir en el calzado deportivo que fabrica el signo de las tres bandas protegido por las marcas de la actora, y

  2. ) Condenar:

    1. a Calzados Crube, S.A. y a Dña. Emilia a estar y pasar por las anteriores declaraciones, y

    2. a Calzados Crube, S.A. a abstenerse en lo sucesivo de incluir en el calzado deportivo que fabrica el signo de las tres bandas protegido por las marcas de la actora y a indemnizar a la misma en la suma de

    41.124.383 pesetas.

    Y todo ello sin que proceda verificar expresa condena ni en las costas de la instancia ni en las de la alzada.

SEGUNDO

Contra la Sentencia de la Audiencia se formalizaron dos recurso de casación: El primero de ellos por Calzados Crube S.A. y Dña. Emilia que se articula en cinco motivos, todos ellos al amparo del ordinal cuarto del art. 1.692 LEC salvo el primero que se ampara en el tercero, en los que se denuncia infracción: de las normas que rigen los actos y garantías procesales, y concretamente del art. 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (motivo primero ); del art. 48.2 de la Ley de Marcas 32/1.988, de 10 de noviembre, en relación con los artículos 434, 435, 436, 437, 1.249, 1.250 y 1.253 del Código Civil, y doctrina jurisprudencial dictada en relación con dichos preceptos, dado que la acción ejercitada de nulidad de registro de marca 900.529 debe ser considerada prescrita (motivo segundo); del art. 48.2 en relación con el 12.1, a), ambos de la Ley de Marcas (motivo tercero); de los arts. 9, 14, 49 y 188.3, y 187 en relación con el 124.1, todos ellos del Estatuto de Propiedad Industrial, art. 6 de la Ley de Patentes y art. 1.964 del Código Civil (motivo cuarto ); y arts. 30, 31, 35, 36 y 39 de la Ley de Marcas y Jurisprudencia concordante (motivo quinto ). El segundo recurso se formalizó por Dña. Marisol, Dña. Marí Jose y Dn. Luis Enrique y se compone de un solo motivo en el que, al amparo del núm. 3 del art. 1.692 LEC, se denuncia infracción de las normas que rigen los actos y garantías procesales con producción de indefensión, por conculcación, por inaplicación, del art. 2º de la LEC .

Antes de entrar a analizar los motivos expresados debe examinarse la denuncia formulada en el escrito de impugnación del recurso de casación de las actoras relativa a que Dña. Emilia no preparó ante la Audiencia el recurso de casación, habiéndolo hecho únicamente Calzados Crube S.A. por lo que aquélla no podía formalizarlo, ni debió haberse admitido por esta Sala la interposición en cuanto a dicha Sra. Emilia . La solicitud debe ser estimada en el sentido de no tener por admitido el recurso de casación a nombre de la Sra. Emilia, puesto que si bien el 28 de julio de 1.999 la Procuradora Dña. María Dolores de Rodrigo Villar preparó el recurso de casación a nombre de Calzados Crube, S.A. y de Dña. Emilia (f. 118 del Rollo de apelación), sin embargo, por Auto de la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Bilbao de 26 de noviembre siguiente (fs. 160 a162), sólo se tuvo por preparado el de la entidad mercantil, y de forma explícita se declaró que no se tenía por preparado el de Dña. Emilia, y esta resolución devino firme al no ser impugnada. No es óbice a la apreciación expresada que en el Rollo de Casación se haya admitido el recurso de casación por Auto de 14 de mayo de 2.000 a nombre también de Dña. Emilia, porque dicha resolución, máxime al de no ser susceptible de recurso, puede ser objeto de modificación en el momento de dictar sentencia, sin que, por lo demás, se produzca por ello indefensión, y tanto menos si se tiene en cuenta la operatividad del efecto extensivo en los favorable, que pudiera derivarse para la mencionada de la actuación de Calzados Crube S.A.

RECURSO DE Dña. Marisol, Dña. Marí Jose Y Dn. Luis Enrique .

TERCERO

El único motivo del recurso, que se examina con carácter prioritario por razones de orden lógico procesal dado que su eventual estimación conllevaría nulidad de actuaciones, se ampara en el inciso segundo del ordinal tercero del art. 1.692, en relación con el art. 2º, ambos de la LEC, y se fundamenta en que se les ha causado indefensión por no haber apreciado los tribunales de instancia, de oficio, ni a instancia de parte, pese a haber sido puesto el hecho en su conocimiento, que el demandado Dn. Jesús María, padre y causante testamentario de los recurrentes, había fallecido siete años antes de entablarse la demanda. El Sr. Jesús María era el titular registral de las marcas y modelos industriales litigiosos, y la codemandada Calzados Crube S.A. la entidad autorizada por el titular para usar dichas marcas y modelos, y al prescindir de la presencia en el proceso de los recurrentes se le causan gravísimos daños económicos porque tendrán que soportar las acciones de evicción y saneamiento de la coheredera Dña. Emilia .

El motivo se desestima.

Aunque es cierto que el Sr. Jesús María fue demandado en los autos de juicio de menor cuantía 603/1.995 en concepto de titular registral de las marcas y modelos cuya nulidad se accionaba en la demanda, y también lo es que el mencionado había fallecido siete años antes de ejercitarse las acciones, sin embargo, por las actoras, a pesar de conocer tal evento, se formuló demanda contra Dña. Emilia, esposa del fallecido, que dio lugar a los autos de juicio de menor cuantía núm. 3/1.996 del Juzgado de 1ª Instancia nº 8 de Bilbao, los que se acumularon a los 603/95 del Juzgado núm. 10 por auto de este último tribunal de 1 de febrero de

1.996 . Pues bien, en las actuaciones se acreditó haberse efectuado la partición hereditaria del Sr. Jesús María, y como parte de la misma la previa liquidación de la sociedad de gananciales, en la que se adjudicó a la viuda Sra. Emilia, en propiedad exclusiva y en pago de sus derechos en la sociedad extinguida, entre otros bienes, la marca número 900.529 y el modelo industrial 93.910, descritos en el número 30 del inventario, y que son precisamente los signos de propiedad industrial respecto de los que se ejercita acción de nulidad en el proceso.

De lo expuesto resulta evidente la legitimación directa exclusiva de la Sra. Emilia, como titular de la marca y modelo litigiosa, para actuar en tal concepto, en exclusiva, en el proceso.

Argumentan los recurrentes la indefensión que se les produce como consecuencia de los gravísimos daños económicos que se les pueden derivar de las acciones de evicción y saneamiento de la coheredera Dña. Emilia . La alegación carece de consistencia para fundamentar la prosperabilidad del motivo porque se aduce un hipotético efecto indirecto o reflejo que no es suficiente para determinar una situación de litisconsorcio pasivo necesario, la cual, en su modalidad impropia, exige que se pueda producir, como consecuencia de la inescindibilidad de la relación o situación jurídica material, un efecto directo e inmediato; y, además, la llamada al proceso por un eventual derecho futuro a la evicción y saneamiento corresponde a los interesados (arts.

1.096, 1.410 y 1.482 CC, y actualmente también art. 14 LEC 2.000 ), y no a las entidades actoras, que son ajenas a dichas hipotéticas consecuencias.

Por todo ello se desestima el recurso con imposición de las costas causadas a la parte recurrente de conformidad con lo establecido en el art. 1.715.3 LEC . Procede acordar la devolución del depósito por no se exigible su constitución.

RECURSO DE CASACIÓN DE CALZADOS CRUBE S.A.

CUARTO

El primer motivo del recurso, que coincide en su planteamiento, e incluso argumentación, con el examinado anteriormente, debe seguir la misma suerte desestimatoria de éste y por los mismos fundamentos; a los que debe añadirse desde la perspectiva de CALZADOS CRUBE, S.A. que el tema específico de que se trata le es ajeno, correspondiendo únicamente la denuncia a quienes pudieren resultar directamente afectados, entre los que no figura dicha entidad pues los efectos positivos o negativos para ella no dependen de que estén o no personados en el proceso los herederos de Dn. Jesús María .

QUINTO

En el motivo segundo del recurso se alega infracción de lo dispuesto en el art. 48.2 de la Ley de Marcas de 1.988, en relación con los arts. 434, 435, 436, 437, 1.249, 1.250 y 1.253 del Código Civil . Se pretende combatir la apreciación de la sentencia recurrida que estima imprescriptible la acción de nulidad de registro de la marca 900.529 con base en que el registro se solicitó de mala fe. En primer lugar debe observarse que la configuración del enunciado del motivo incurre en el defecto de acumular preceptos sustantivos con otros de índole probatorio que está vedado en casación. Además, no cabe la denuncia conjunta respecto de los arts. 1.249 y 1.253 CC porque el primero incide sobre la cuestión fáctica, de ahí que sea ineludible se alegue la norma legal probatoria que se ha conculcado en orden a sentar la premisa base de la presunción, y en cuanto a 1.253 CC, o bien se parte de una base fáctica diferente a la de la sentencia recurrida, con lo que se incurre en petición de principio, o bien se combate, cual su función, la logicidad de la interferencia efectuada por el juzgador, en cuyo caso la alusión al art. 1.249 carece de sentido. Por otro lado, el art. 1.250 CC, relativo a que las presunciones que la ley establece dispensan de toda prueba a los favorecidos por ella, porque, con independencia de que la norma del art. 434 -"la buena fe se presume siempre, y al que afirma la mala fe de un poseedor corresponde la prueba"-, no es una propia presunción legal, sino más bien una regla especial de carga de la prueba, en sintonía con la consideración de la mala fe como hecho impeditivo por aplicación de la regla "quod plerumque accidit" ("quod plerisque contingit"), en cualquier caso, la norma aducida como infringida no ha sido desconocida por el Tribunal "a quo".

En segundo lugar, reducido el círculo de debate, la problemática se reduce a si tiene fundamento la mala fe apreciada por la resolución recurrida.

La buena o mala fe que contempla el art. 48.2 LM corresponde a la modalidad subjetiva, caracterizada por el conocimiento o desconocimiento modalizado de una situación. La mala fe viene a ser el conocimiento informado de un determinado estado de cosas, singularmente consciente de que resulta incompatible, y vicia por ello, un concreto comportamiento del sujeto que lo realiza. En relación con el supuesto normativo del art.

48.2, en orden a determinar la imprescriptibilidad de la acción de nulidad de las prohibiciones relativas que, en caso de no concurrir mala fe prescribiría a los cinco años, la mala fe se refiere al conocimiento, al tiempo de la solicitud del registro, de la existencia de una marca, anteriormente solicitada o registrada, que designa productos idénticos o similares, y que se da una identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual que pueda inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.

La mala fe es un concepto jurídico indeterminado que, por ende, a efectos de casación supone la necesidad de distinguir el aspecto fáctico del jurídico. El primero hace referencia a los datos de hecho de los que quepa deducir la existencia del conocimiento modalizado. El segundo, que se inserta en la "questio iuris", consiste en ponderar los datos previamente fijados a fin de concluir si tienen la significación jurídica que caracteriza al elemento normativo.

La sentencia recurrida argumenta que la mala fe del caso se "deduce del simple conocimiento que el solicitante tenía de la utilización por parte de la entidad Adidas y para distinguir sus productos en el mercado y entre ellos su calzado de deportes, del signo de las tres bandas, cuya difusión en la esfera deportiva ya era notoria en el año 1.979 a nivel internacional, habida cuenta su importante presencia en eventos deportivos del máximo nivel y la más amplia comunicación (ver documentación acompañada a la demanda), no pudiendo alegarse falta de penetración en España y desconocimiento de su despliegue por quien siendo, como era el Sr. Jesús María, un especialista en el diseño del calzado deportivo, resulta obvio que no podía ignorar los productos de sus más directos e importantes competidores, lo que además se descarta a la vista del contenido del interrogatorio y del pliego de posiciones presentado por la parte demandada apelada, así como de lo aseverado por el representante legal de Calzados Crube, S.A. en prueba de confusión, de todo cuanto se desprende, no sólo el importante grado de implantación que Adidas tenía en España ya en el año 1.979, sino también el de información que de sus actividades y productos tenía el propio Sr. Jesús María, cuyo calzado deportivo ya competía por entonces en el mercado español con el de Adidas, tan conocido para él, como las marcas que lo identificaban y distinguían".

Del razonamiento anterior se deduce: a) que la marca Adidas para calzado deportivo, con su signo gráfico de tres bandas, era notoria en los mercados internacional y español en el año 1.979; b) que el signo denominativo y gráfico era conocido por el Sr. Jesús María ; c) que dichas apreciaciones o conclusiones resultan de las pruebas documental, del pliego de posiciones de la parte demandada y de la confesión del representante legal de Calzados Crube, S.A.

En el motivo del recurso se niega la notoriedad en el año 1.979, que afirma no haberse demostrado, y el conocimiento por parte del Sr. Jesús María, respecto del que señala, en síntesis, que se deduce de una presunción superpuesta a otra presunción, sin explicar en modo alguno como se produce el "descarte" a que se alude por el juzgador "a quo" en la argumentación expresada.

La argumentación del motivo se rechaza por las apreciaciones siguientes: En primer lugar porque el Tribunal de instancia no ha hecho uso de la prueba de presunciones por lo que no pudo infringir el art. 1.253 CC, cuya conculcación a efectos de casación sólo tiene lugar cuando, al extraer la inferencia (y por lo tanto tiene que haber ésta), se incurre en falta de lógica, por no ser la conclusión extraída ninguna de las que, según las reglas del raciocinio humano, cabe deducir de la afirmación base. En segundo lugar, la afirmación de la sentencia recurrida acerca de que el Sr. Jesús María, en tanto que "especialista en el diseño del calzado deportivo", "no podía ignorar los productos de sus más directos e importantes competidores" no supone superponer dos presunciones, ni siquiera cabe hablar de presunción judicial, con la que no se deben confundir los juicios de valor y máximas de experiencia utilizados en los razonamientos judiciales, como por lo demás tiene reiterado la doctrina de esta Sala; pero es que, además, el hipotético desconocimiento del Sr. Jesús María se descarta por los medios de prueba que la resolución recurrida indica, los cuales no han sido impugnados. Y, finalmente, el motivo insiste reiteradamente en la errónea valoración de la prueba, pero tal planteamiento no se ha hecho correctamente. Con independencia de la dificultad que una denuncia de tal tipo implica, y a pesar de la flexibilidad que en la materia ha venido siguiendo la doctrina de esta Sala, en cualquier caso para que pueda ser examinada la denuncia es preciso se indique la norma de prueba legal, o cuando menos la norma legal de valoración de prueba, que se ha infringido, aparte la posibilidad de invocar el error de hecho palmario o arbitrariedad en los términos que se refiere la doctrina del Tribunal Constitucional, fundamentación jurídica que se omite totalmente en el motivo.

SEXTO

Examen aparte de lo expuesto merece la alegación del motivo relativa a la prescripción por tolerancia prevista en el art. 53.2 del Reglamento 40/94 de la UE sobre marca comunitaria, que se apoya, por un lado, en la apreciación fáctica que se recoge en uno de los fundamentos de la resolución recurrida acerca de que "en aquellas fechas iniciales del uso de la marca en cuestión, que corresponde con las de su solicitud y registro, la actora y demandada había tenido relación, contactos, y la primera era perfectamente conocedora de las actividades y productos de la segunda, entre los que se encuentran los de la presente litis", y, por otro lado, en el tiempo transcurrido desde entonces (dieciséis años) hasta el ejercicio de la pretensión de nulidad.

El planteamiento no puede ser acogido por las razones siguientes: a) El tema de la prescripción por tolerancia no fue planteado con anterioridad en el momento procesal adecuado por lo que reviste la consideración de "cuestión nueva"; b) El Reglamento 4/94 de la UE (en cuyo art. 53 se trata de la que en la versión castellana se denomina "caducidad" -impropiamente- "por tolerancia") se refiere a la marca comunitaria, por lo que no es de aplicación a la de autos; c) La prescripción por tolerancia, que sí incorpora la Ley de Marcas 17/2.001, de 7 de diciembre, en el art. 52.2 -"dispone que el titular de un derecho anterior que haya tolerado el uso de una marca posterior registrada durante un período de cinco años consecutivos cono conocimiento de dicho uso no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni oponerse al uso de la misma basándose en dicho derecho anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de éste se hubiera efectuado de mala fe, en cuyo caso la acción será imprescriptible. En el supuesto contemplado en este apartado, el titular de la marca posterior no podrá oponerse al uso del derecho anterior, a pesar de que ese derecho ya no pueda invocarse contra la marca posterior"-, no estaba recogida en la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, que es la aplicable a los hechos por razones de derecho intertemporal; y, d) Este Tribunal es consciente de que la prescripción por tolerancia estaba reconocida en el art. 9.1 de la Directiva Comunitaria 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de

1.988, 1ª Directiva para la aproximación de las legislaciones de la UE en sede de marcas, -e incorporada por las leyes alemana de 1.994 (parágrafos 21 y 51), italiana de 1.992 (art. 48 ), uniforme del Benelux de 1.992 (art. 48 )- y también es consciente de que cuando haya desarmonía entre el Derecho Comunitario, en el caso de que no sea de aplicación directa, y el ordenamiento jurídico interno, los tribunales deben interpretar este último en el sentido más conforme a la normativa comunitaria; y, es más, para ello deberán utilizar todos los mecanismos jurídicos que proporcione el derecho interno aunque no sean específicos, como es el caso, del derecho marcario (por todas, Sentencias TJCE, Gran Sala, 5 de octubre de 2.004, ass. acumulados C-397 a 401/2.001, PFEIFFER y otros, singularmente ftos. 115 y 116 ). En esta línea, en el supuesto que se enjuicia la acción ejercitada podría posiblemente haber recibido un tratamiento con un resultado similar al de la prescripción por tolerancia sobre la base de entender que hay un ejercicio abusivo de derecho o contrario a la buena fe, no en vano la prescripción por tolerancia tiene su origen en la doctrina alemana del "verwirkung" ("verwirkung durch Duldung") y la angloamericana del "estopell by laches", y en nuestra jurisprudencia se halla reconocido el "retraso desleal" como una manifestación de conducta contraria al principio de buena fe (S. 21 de octubre de 2.005 y las que cita, y 28 de noviembre de 2.005), sin embargo ocurre que la problemática no cabe tratarla en el campo de la buena fe subjetiva del art. 48.2 LM, que es el que se alega en el motivo como infringido, sino de la buena fe objetiva del art. 7.1 CC, la cual exige que el ejercicio de los derechos se adecue a los valores éticos y sociales de honorabilidad y lealtad que constituyen el arquetipo o estándar de conducta en las relaciones humanas, y este tipo de planteamiento no se ha formulado, ni siquiera aludido en el recurso, ni en el momento adecuado del proceso -fase de alegaciones-, y ello impide su acogimiento, a pesar incluso de la consideración de dicha modalidad de buena fe como principio general del sistema, sí que también del acervo comunitario (STCE 12 de mayo de 1.998, As C-367/1.996).

Por lo expuesto en este fundamento y en el anterior el motivo segundo decae.

SEPTIMO

En el motivo tercero del recurso se denuncia la infracción del art. 48.2 en relación con el art. 12.1, a), ambos de la Ley de Marcas de 1.988 .

Se argumenta que no concurren los presupuestos para la aplicación de la prohibición relativa y que la marca cuya nulidad se insta de contrario no es confundible con las marcas de la actora pese a coincidir, parcialmente, en la representación gráfica de "bandas transversales", tres en las de la actora y cuatro en la de la demandada. La falta de confundibilidad se fundamenta: a) en que la prueba pericial practicada a instancia de la recurrente confirma la falta de parecido y no confundibilidad de estas marcas; b) que el dictamen emitido por perito propuesto por la contraparte, previamente designado por ella como testigo, consistente en Agente Oficial de la Propiedad Industrial, es interesado, ya que "sin duda gestiona o ha gestionado la cartera de propiedad industrial de las actoras"; c) las pruebas testificales practicadas a instancia de la recurrente nunca sufrieron problemas de confundibilidad de los respectivos productos, y además la actora no ha sido capaz de acompañar el menor indicio probatorio de algún supuesto de confundibilidad en el mercado; y d) la pacífica concurrencia de ambas marcas en el mercado durante dieciséis años.

El motivo se desestima porque hace supuesto de la cuestión al partir de conclusiones fácticas diferentes de la resolución recurrida, y pretender una diferente valoración probatoria de la del juzgador "a quo" sin indicar la norma legal de prueba hipotéticamente conculcada.

En respuesta concreta a los planteamientos del motivo debe decirse: a) La apreciación de la prueba pericial corresponde a los tribunales que ostenten funciones de instancia, sin que este Tribunal, cuando actúa en función de casación, es decir, sin haber asumido la instancia, pueda cambiar la misma salvo que se constate que la valoración impugnada sea, total o parcialmente, arbitraria o palmariamente equivocada. Cuando hay dictámenes o informes técnicos contradictorios, el Tribunal con función de valoración de la prueba puede elegir el que considere más convincente, y el optar por uno u otro no supone arbitrariedad ni patente equivocación verificable en casación; b) Aparte de lo dicho acerca de que la elección de una u otra conclusión pericial corresponde a la función soberana de los Tribunales de instancia (primera y apelación), la sospecha alegada en el motivo acerca del técnico, cuyo informe se valoró positivamente en detrimento del de la parte recurrente, resulta irrelevante porque no se ha planteado en forma adecuada (art. 619 y sgs., 1.692.3º, inciso segundo, LEC ), ni hay constancia alguna acerca de su realidad; c) La valoración de la testifical no es verificable en casación, y menos todavía con una mera alusión genérica como se hace en el motivo; y, d) Finalmente, en relación con la apreciación de la confundibilidad, el precepto del art. 12.1,a) se refiere al riesgo de confusión o de asociación ("pueden inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación"), y planteado el tema en la perspectiva de identidad o semejanza gráfica, sucede que la sentencia recurrida (en el fundamento de derecho 2) recoge una descripción de los dos productos y sus características externas, razona las similitudes y las diferencias, aprecia el predominio de aquellas, y estima que concurre la semejanza entre las marcas. El Tribunal "a quo" no se separa del criterio del buen sentido (SS. 30 de abril de 1.986, 20 de julio de 2.000, 26 de junio de 2.003 ), y las pautas de contraste que este Tribunal (S. 26 de enero de 2.006, y las que cita) exige al respecto. La conclusión de la instancia es razonable, y frente a ellas es escaso bagaje, y menos para un recurso de casación, la alegación de pacífica concurrencia de ambas marcas en el mercado durante dieciséis años, lo que, como se dijo, posiblemente pudo haber sido objeto de otro planteamiento. A lo dicho por el Tribunal "a quo" procede añadir que contribuye a la apreciación de la confundibilidad la identidad de productos - calzado deportivo- (cuanto más similares sean los productos o servicios designados por las marcas, mayor será el riesgo de confusión entre los signos similares -SS. 19 de mayo de 1.993, 29 de octubre de 1.994, 10 de octubre de 2.001 ) y de público consumidor, que, salvo un sector muy concreto, no tiene una especial información sobre la materia y no se detiene, por ello, en detalles gráficos secundarios.

OCTAVO

En el motivo cuarto se alega infracción de los arts. 9, 14, 49 y 188.3 y 187 en relación con el 124.1, todos ellos del Estatuto de Propiedad Industrial, y los arts. 6 de la Ley de Patentes y 1.964 del Código Civil.

La parte demandada, en su escrito de contestación alegó en relación con el modelo industrial núm.

93.910 la excepción de prescripción de la acción de nulidad por el transcurso del plazo de quince años del art. 1.964 del Código Civil. La excepción fue estimada por la Sentencia del Juzgado (fundamento tercero ) y rechazada por la Sentencia de la Audiencia aquí recurrida (fundamento de derecho 3). Esta última resolución considera que la acción es imprescriptible porque concurre un supuesto de nulidad radical o absoluta al carecer el modelo litigioso de la condición de novedad, en cuyo apoyo cita los arts. 49 y 188.3 EPI y la Sentencia de esta Sala de 19 de enero de 1.973 .

Para resolver la cuestión planteada es preciso señalar con carácter previo que la normativa aplicable a la materia es la del Estatuto de Propiedad Industrial aprobado por Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1.929, Texto Refundido aprobado por Real Orden de 30 de abril de 1.930 y ratificado por Ley de 16 de diciembre de 1.931. No es aplicable la Ley de Patentes 11/1.986, de 20 de marzo, que limita su ámbito, en cuanto a los modelos industriales, a los temas de jurisdicción, competencia y procedimiento. En la actualidad el EPI ha sido sustituido por la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial 20/2.003, de 7 de julio (Disposición derogatoria única, ap. a), y Reglamento Comunitario (CE) 6/2.002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2.001, sobre los dibujos y modelos comunitarios.

También debe indicarse con carácter previo que resuelto ajeno al tema del motivo el art. 14 EPI citado por la parte recurrente, y no sólo porque supone una cuestión nueva, sino, además, porque dicho precepto se refiere a la presunta colisión entre usuario registral y extrarregistral (SS. 25 de noviembre de 1.975, 2 de marzo de 1.983, 20 de julio de 1.990, entre otras), que no es el caso.

El problema básico radica en si es aplicable la causa de nulidad del número 1º, o la del núm. 3º del art. 188, porque en el primer caso la remisión al art. 187 y de éste al 124, del mismo Texto Legal, podría conducir a aplicar la prescriptibilidad de la acción, dado que habría de tenerse en cuenta la doctrina jurisprudencial (SS. 22 de diciembre de 1.988, 5 de mayo de 1.989, 20 de julio de 1.990, entre otras) que distingue los supuestos en que la prohibición ampara intereses exclusivamente privados (entre los que figura el del número 1º -anticipación de marca-), en los que se estima que la acción prescribe, de los supuestos (como los de los números 2º, 5º, 6º y 7º) en los que los intereses amparados son de naturaleza social y pública, en los que la acción no prescribe, si bien habría que examinar también -para evitar el resultado absurdo que se produciría caso de distinguir entre marca y modelo industrial- la posibilidad de que operara, con efecto de imprescriptibilidad (S. 22 de diciembre de 1.988), la concurrencia de mala fe en el registro (del modelo), por aplicación del art. 6 bis, apartado tercero, del Convenio de la Unión de París de 20 de marzo de 1.883, revisado en Estocolmo el 14 de junio de 1.967, y ratificado por España el 13 de diciembre de 1.971 (BOE 1 de febrero de 1.974).

La Sentencia recurrida aplica la causa tercera de nulidad del art. 188.3 EPI sobre falta de novedad. El criterio se comparte porque, además de que dicho requisito no sólo es examinable para el acceso al Registro cuando hay oposición concreta al respecto (art. 183 EPI), sino también como fundamento de la declaración de nulidad por la jurisdicción civil (art. 194.5º EPI), como ya señaló la Sentencia de 9 de julio de 1.982, con cita de las de 10 de marzo de 1.956 y 16 de noviembre de 1.963, resulta claro que la "novedad" es requisito indispensable para que opere la protección de la propiedad industrial, por lo que la carencia de novedad implica la falta de un presupuesto sustancial determinante de nulidad radical, y, por consiguiente, la acción para su declaración es imprescriptible; estando en juego, como razona la resolución recurrida, un interés, no sólo de naturaleza privada, sino también pública o social "en cuanto que la actividad creadora debe enriquecer el patrimonio de la formas estéticas aplicadas a la industria". Y en cualquier caso, la falta de novedad por su carácter específico excluye la discutible -en tanto que, por lógica formal, si hay identidad o semejanza gráfica siempre faltaría la novedad- posibilidad de aplicación del núm. 1º del art. 124 EPI en sede de modelos industriales.

La doctrina jurisprudencial (con fundamento en los arts. 169 y 182, párrafo primero, EPI) caracteriza el modelo industrial por proteger únicamente la forma en sí (la que deriva del sentido visual -S. 9 de julio de 1.982-; configuración, ornamentación, representación -S. 15 de febrero de 1.988-), con abstracción del resultado industrial -beneficio utilitario; efecto nuevo; mejora o innovación- (Ss., entre otras, 21 de marzo de

1.962, 12 de marzo de 1.963, 12 de diciembre de 1.964, 26 de septiembre de 1.966, 20 de junio de 1.967, 9 de julio de 1.982, 24 de diciembre de 1.983, 15 de febrero de 1.988, 4 de diciembre de 1.997, 4 de diciembre de 2.001). Y ello es importante en el caso, porque resulta irrelevante la finalidad o resultado perseguido de mecanismo de refuerzo, tendente a evitar holguras y deformaciones, de las zapatillas deportivas de Crube, como con acierto apunta la resolución recurrida. La jurisprudencia exige la concurrencia de dos rasgos o notas: la "originalidad" (a pesar de que no figura expresamente en el EPI), que, además de un no ser copia o imitación de otro tipo, supone una aportación de rasgos que individualizan y definen el modelo; y la "novedad", que lleva consigo la nota de lo que no es conocido, de aquello que no existía antes (SS., entre otras, 26 de octubre de 1.982, 2 de abril de 1.986 y 15 de febrero de 1.988 ). La novedad, que es rasgo que aquí interesa, por cuanto la apreciación de su falta es discutida en el motivo, ha de ser valorado en obligada acomodación a la modalidad de propiedad industrial de que se trate, y, por consiguiente, al encontrarnos ante un supuesto de modelo industrial, la investigación ha de limitarse exclusivamente a la forma (S. 24 de diciembre de 1.983), debiendo advertirse que en sede de dichos modelos rige el criterio general de novedad absoluta del art. 49 EPI, y no el específico de novedad relativa -únicamente en relación a España- que rige en sede de modelos de utilidad (SS. 16 de abril de 1.966; 2 de abril y 30 de octubre de 1.986 y 7 de febrero de 1.992 ).

La sentencia recurrida fija los elementos fácticos que sirven de base para efectuar la apreciación correspondiente, lo que no ha sido atacado en casación, dado su carácter de cuestión de hecho (SS. 16 de noviembre de 1.962, 26 de octubre de 1.982, 24 de diciembre de 1.983 ), por la vía del error en la valoración probatoria, y sienta la conclusión de falta de novedad con un criterio de buen sentido, que es el exigible en la materia (SS. 21 de marzo 1.962 y 9 de julio de 1.982, entre otros), y verificable en el recurso de casación.

NOVENO

En el motivo quinto se aduce la infracción de los arts. 30, 31, 35, 36 y 39 de la Ley de Marcas y Jurisprudencia concordante. Se impugna la condena pecuniaria de 41.124.383 pesetas en concepto de daños y perjuicios, la cual se considera improcedente. Se argumenta que el art. 30 de la Ley de Marcas establece que el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarlo en el tráfico económico, y que como consecuencia el uso que se ha venido realizando de la marca 900.529 desde 1.979 hasta la actualidad es un uso legítimo expresamente reconocido por la Ley de Marcas y la jurisprudencia de esta Sala (SS. 23 de mayo de 1.994 y 22 septiembre de 1.999 ). Y se añade que incluso en la hipótesis de que se declarara la prohibición de uso futuro de dicha marca la única consecuencia de dicha declaración será la cesación de uso futuro de la misma. A continuación se formulan diversas alegaciones que cabe sintetizar en los puntos siguientes: a) Se alude a la existencia de relaciones y contactos entre actora y demandada y que la primera era perfectamente conocedora de las actividades de la segunda, siendo de aplicación la prescripción extintiva de cinco años del art. 39 de la Ley de Marcas ; b) que la situación de coexistencia pacífica entre las partes reconocida en la sentencia recurrida, y la falta de prueba de situaciones reales de confusionismo, revela que ni se han producido daños, ni se ha probado por la actora una ganancia dejada de obtener, por lo que no procede resarcimiento alguno; c) cita la Sentencia de esta Sala de 6 de marzo de 1.995, y razona que para este Tribunal Supremo no es posible ejercitar acción de violación de marca contra un titular registral, como ocurre en el caso presente, o contra tercero que usa una marca autorizado por su titular registral, por lo que, - entiende-, que no se puede considerar que haya podido existir violación alguna de derechos de la que derive una posible responsabilidad por daños y perjuicios causados al titular de la marca demandante, y denuncia infracción de los arts. 35 y 36 de la Ley de Marcas ; y, d) finalmente, señala que en el caso opera de forma clara la prescripción o caducidad por tolerancia prevista en el Reglamento sobre la Marca Comunitaria.

Como respuesta a las alegaciones del motivo debe señalarse que no cabe examinar la alegación relativa a la prescripción extintiva porque se trata de una excepción en sentido propio -hecho excluyente- que exigía haberlo planteado en la contestación a la demanda, aparte de que igualmente procedería su rechazo de plano al tratarse de una cuestión nueva, aspecto este último que también concurre en la denominada prescripción por tolerancia, que además no estaba prevista en la Ley de Marcas de 1.988, sin que sea aplicable al asunto el Reglamento de la Marca Comunitaria.

Por otro lado carecen de consistencia las consideraciones que se hacen en relación con la violación del derecho de marca, pues nos hallamos ante un supuesto de nulidad de registro, no de violación, y el art. 50.1 de la Ley de Marcas dispone que "la declaración de nulidad implica que el registro de la marca o fue nunca válido, considerándose que ni el registro ni la solicitud que lo originó han tenido nunca los efectos previstos en el título IV, capítulo primero, de la presente Ley en la medida en que hubiere sido declarada la nulidad", y precisamente el art. 30 de la Ley de Marcas figura dentro de dicho capítulo.

Ciertamente la Sentencia recurrida cita el art. 38 de la Ley de Marcas para fundamentar la condena indemnizatoria, y concretamente el apartado 2, b), precepto que figura dentro de las acciones por violación. Sin embargo, aunque el precepto base en sede de nulidad es el art. 50.2 de la Ley de Marcas que prevé la indemnización de daños y perjuicios a que se hubiese dado lugar cuando el titular de la marca hubiera actuado de mala fe, sin embargo es perfectamente aplicable el art. 38.2 de la Ley de Marca que concede al perjudicado la opción entre diversos criterios para fijar la cuantía de las ganancias dejadas de obtener, tanto por ser norma de derecho marcario, y operar en circunstancias similares, como por "analogía legis".

En el caso se cumple el requisito del precepto base porque la mala fe hay que referirla al conocimiento al tiempo del registro ya examinado en otro fundamento. Empero ello no es suficiente para que se acuerde una indemnización. Los criterios del art. 38.2 de la Ley de Marcas son pautas para la fijación de cuantía, pero no son aplicables si previamente no se declara la realidad de una ganancia dejada de obtener. Y este es el caso en que nos encontramos, en el que, dadas las circunstancias concurrentes de contactos y relaciones entre las partes y convivencia de las marcas durante un gran número de años, sin ninguna reclamación o queja por la actora, que tiñe de abusiva su pretensión, además de contraria a la equidad, a lo que debe añadirse que la resolución recurrida no argumenta adecuadamente la realidad de existencia de ganancias dejadas de obtener por causa de la marca de las demandadas, procede no realizar condena indemnizatoria y dejar sin efecto la acordada en la resolución recurrida.

DÉCIMO

La estimación del quinto motivo conlleva la declaración de haber lugar al recurso de casación, y la casación y anulación de la sentencia recurrida en el particular relativo a la condena pecuniaria que se deja sin efecto, manteniendo los restantes pronunciamientos. Como consecuencia de dicha estimación cada parte deberá satisfacer las costas causadas a su instancia en el recurso, de conformidad con lo establecido en el art. 1.715.3 LEC .

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

PRIMERO

Que declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador Dn. Manuel Infante Sánchez en representación procesal de Dña. Marisol, Dña. Marí Jose y Dn. Luis Enrique contra la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Bilbao el 1 de julio de 1.999, en el Rollo 389/97, dimanante de los autos de juicio de menor cuantía 603/95 del Juzgado de 1ª Instancia núm. 10 de la misma Ciudad, y condenamos a la parte recurrente al pago de las costas causadas en el recurso. Devuélvase a dicha parte el depósito constituido por no ser exigible su constitución.

SEGUNDO

Que se declara inadmitido el recurso de casación interpuesto por el Procurador Dn. Luciano Rosch Nadal en representación procesal de Dña. Emilia por no haberlo preparado en forma. Se deja sin efecto la admisión acordada en Auto de 14 de mayo de 2.000 . No procede hacer condena en costas respecto de dicha Sra. Emilia .

TERCERO

Se declara haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador Dn. Luciano Rosch Nadal en representación procesal de la entidad mercantil CALZADOS CRUBE, S.A. contra la Sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Bilbao el 1 de julio de 1.999, en el Rollo núm. 389/97, la cual casamos y anulamos en el particular relativo a la condena a indemnizar la suma de 41.124.383 pesetas, la cual se deja sin efecto, ratificando la sentencia expresada en todo lo restante. Cada parte deberá satisfacer las costas suyas.

Publíquese esta resolución con arreglo a derecho, y devuélvanse a la Audiencia los autos originales y rollo de apelación remitidos con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Jesús Corbal Fernández.- Vicente Luis Montés Penadés.- Clemente Auger Liñán.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jesús Corbal Fernández, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

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