Introducción. Eficacia, origen e intereses protegidos
| Autor | María Isabel Grimaldos García - Linda Navarro Matamoros |
| Páginas | 17-49 |
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Capítulo I
Introducción. Eficacia, origen
e intereses protegidos
1. INTRODUCCIÓN. APROXIMACIÓN A LA INSTITUCIÓN DE LA CA-
DUCIDAD POR TOLERANCIA
La institución de la “caducidad por tolerancia”1, introducida en nuestro
Ordenamiento por la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de 2001, de Marcas (en ade-
lante LM)2, regula el conflicto de intereses que se produce entre el titular de una
marca registrada anterior idéntica o semejante para productos idénticos o semejan-
tes a otra inscrita con fecha posterior en el supuesto en que el primero haya conoci-
do y tolerado el uso de esta última durante un período de tiempo fijado legalmente.
Así, el art. 52.2 de la LM en su redacción original, disponía que “El titular de
un derecho anterior que haya tolerado el uso de una marca posterior registrada
durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso no
podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni oponerse al uso de
la misma basándose en dicho derecho anterior para los productos o los servicios
para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de ésta
se hubiera efectuado de mala fe, en cuyo caso la acción será imprescriptible.
En el supuesto contemplado en este apartado, el titular de la marca pos-
terior no podrá oponerse al uso del derecho anterior, a pesar de que ese dere-
cho ya no pueda invocarse contra la marca posterior”.
1 La denominación de la figura varía en la doctrina y jurisprudencia. Quizás por su falta
de tradición en nuestro sistema. Se utiliza la expresión “caducidad por tolerancia” pero también
“prescripción por tolerancia” (sin que se corresponda ni con el instituto de la caducidad ni con
el de la prescripción, como se tratará infra). Esta indeterminación se observa también en las
versiones traducidas al español de la legislación comunitaria al respecto: la Directiva 104/1989,
la Directiva 2008/95/CE y la Directiva (UE) 2015/2436. Mientras las dos primeras usan la
expresión “prescripción por tolerancia”, la última titula al artículo correspondiente como
“Exclusión de una declaración de nulidad por tolerancia”. Por su parte el Reglamento CE nº
207/2009 y el Reglamento (UE) 2017/1001 usan la expresión “caducidad por tolerancia”. En
este trabajo hemos optado por utilizar esta última de forma exclusiva para evitar confusiones
(salvo cita literal de citas o sentencias).
2 BOE nº 294, de 8 de diciembre de 2001.
María Isabel G G - Linda N M
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Tras la reciente reforma de la LM operada por Real Decreto-Ley 23/2018,
de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas,
transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados3,
así como el Real Decreto 306/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el
Reglamento para la ejecución de la Ley 17/20014, el mismo artículo cambia su
redacción para incluir en su texto, la referencia expresa a los artículos 6, 7, 8
y 9.1 de la propia Ley, que hacen alusión concretamente a las marcas anterio-
res, nombres comerciales anteriores, marcas y nombres comerciales renom-
brados, así como, otros derechos anteriores.
Debemos no obstante destacar, que la redacción del anterior art. 52.2 de
la LM de 2001, se desdobla tras la reforma en dos artículos, concretamente
el ya citado art. 52.2 y el art. 41 bis5, que a pesar de reconocer una suerte de
derecho de uso anterior novedoso, su perfil no ha quedado perfectamente di-
señado, cuestión cuya virtualidad sin duda suscitará conflictos en un futuro6.
Aunque la redacción de la actual Ley es prácticamente idéntica y no en-
traña una gran novedad sustantiva, sí aclara el orden en que deben ser deci-
didas las cuestiones, en este sentido hay una precisión que conviene destacar.
Mientras la anterior Ley incluía en el propio artículo las marcas de agen-
tes o representantes, el propio art. 52.2 en su nueva redacción los está exclu-
yendo al no introducirlos dentro del articulado al que remite el art. 10, que es
el que regula concretamente esta cuestión.
De igual modo el nuevo artículo elimina al incluir la excepción de que la
solicitud se hubiera efectuado de mala fe, la precisión de que “en cuyo caso la
acción será imprescriptible”7.
Por su parte, con la introducción del art. 41 bis, tras la reforma, se re-
cogen cuatro supuestos en los que una marca registrada posterior conferirá
3 BOE nº 312, de 27 de diciembre de 2018.
4 BOE nº 103, de 30 de abril de 2019.
5 Estos artículos suponen la transposición de los arts. 5 (por lo que respecta al art. 52), y
18 (por lo que respecta al art. 41 bis), de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros en materia de Marcas. DOUE de 23 de diciembre de 2015, nº L 336. Además,
el RD-Ley 23/2018, dedica su art. 1 a la modificación de la LM 17/2001, y en su apartado 22
procede a introducir el ya citado nuevo art. 41 bis.
6 Véase en este sentido, URÍA MENÉNDEZ, “Transposición de la Directiva (UE)
2015/2436 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia
de marcas”, enero 2019, p. 5.
7 No obstante, ésta precisión no hubiera sido necesaria ya que el art. 52.2, en las causas
de nulidad absoluta, entre las que está la solicitud de mala fe (art. 51.1), ya prevé que si la
solicitud es de mala fe la acción es imprescriptible.
LA CADUCIDAD POR TOLERANCIA EN EL DERECHO DE MARCAS
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protección a su titular frente a acciones de infracción ejercitadas por el titular
de una marca anterior (ya sea española o de la UE), todos ellos ligados a la
imposibilidad por parte del titular anterior de obtener la nulidad de la mar-
ca posterior en virtud de las disposiciones de la Ley. Dos de estos supuestos,
concretamente la aplicación de la prescripción por tolerancia que nos ocupa
en el presente estudio, y la falta de uso efectivo de la marca anterior una vez
transcurrido el periodo de gracia, existían con anterioridad a la reforma, pero
se añaden dos nuevos: el supuesto en que la acción de nulidad se basa en una
marca que en la fecha de solicitud de registro de la marca posterior podía
ser declarada nula; o, el supuesto en el que la misma no reunía los requisitos
necesarios para que una oposición prosperara, aun cuando dichos requisitos
concurran a la fecha de presentación de la acción de nulidad. Estos supuestos
son los de las marcas anteriores que en la fecha de solicitud o prioridad de la
marca anterior, carecían de carácter distintivo, no habían adquirido un carác-
ter suficientemente distintivo, o, no habían adquirido renombre8.
En definitiva, en el presente capítulo introductorio nos ocuparemos de si-
tuar esta institución en nuestro sistema jurídico marcario a fin de determinar
cuál sea su eficacia (sin perjuicio de que más adelante nos detengamos en un
tratamiento más profundo de sus consecuencias y naturaleza jurídica) y cuáles
son los intereses en conflicto que se pretenden componer con ella. Nos referi-
remos también a los orígenes más antiguos de la institución y, naturalmente, a
los más cercanos, no sólo por el interés que por sí misma encierra tal informa-
ción sino también como herramienta para identificar los intereses indicados.
2. LA EFICACIA DE LA INSTITUCIÓN DE LA “CADUCIDAD POR TOLE-
RANCIA” EN EL SISTEMA MARCARIO
2.1. La marca y sus funciones
La protección de la marca por el Ordenamiento jurídico se justifica tra-
dicionalmente en relación con las funciones que ésta desempeña. Desde un
punto de vista económico, la marca cumple cuatro funciones: la función indi-
8 Véanse en este sentido, ESTEVE SANZ, M., “Derechos de propiedad intelectual.
Principales aspectos de la reforma del sistema marcario español como consecuencia de la
transposición de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
diciembre de 2015, relativa a la aproximación de los Estados miembros en materia de marcas”,
La Ley mercantil, nº 55, febrero 2019, p. 10; BUESO GUILLÉN, P.J., “Protección del derecho
de una marca posterior en los procesos por violación de marca (art. 41 bis LM): la restauración
parcial de la inmunidad registral”, La Ley digital, 12501/2019, 11/11/2019, pp. 11 a 13.
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