STS, 5 de Diciembre de 2008

JurisdicciónEspaña
Fecha05 Diciembre 2008
EmisorTribunal Supremo, sala tercera, (Contencioso Administrativo)

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a cinco de diciembre de dos mil ocho.

VISTO por la Sala Tercera (Sección Tercera) del Tribunal Supremo el recurso de casación nº 5322/2006 interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Doña Montserrat Sorribes Calle, en representación de la "ESCOLA SNOWBOARD VAL D'ARAN", contra la sentencia de fecha 15 de junio de 2006, dictada en el recurso contencioso-administrativo nº 720/2003 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Han sido partes recurridas la Administración del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado, y el Procurador D. Pablo Sorribes Calle, en representación de ESCOLA D'ESQUI DE LA VALL D'ARAN, BAQUEIRA BERET.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

El 2 de noviembre de 2001 la ESCUELA SNOWBOARD VAL D'ARAN, S.L (folio 1 del exp. admtvo.) solicitó el registro de la marca mixta "ESCOLA SNOWBOARD VAL D'ARAN" nº 2.434.797, para servicios de escuela deportiva comprendidos en la clase 41 del Nomenclátor. Al registro se opuso (folio 6.1 del exp. admtvo.) el Club Escuela de Esquí del Valle de Aran Baqueira Beret, en su condición de titular de la marca "ESCÒLA DE SNOWBOARD DERA VAL D'ARAN BAQUEIRA BERET" nº 2.005.899, para servicios de educación, enseñanza y docencia de individuos o animales, servicios deportivos, entretenimiento, diversión o recreo de los individuos y servicios de organización de exposiciones con fines culturales y educativos, comprendidos en la clase 41 del Nomenclátor.

SEGUNDO

Mediante resolución de 21 de octubre de 2002, la OEPM acordó el registro de la marca solicitada. Contra esta resolución interpuso recurso de alzada el titular de la marca oponente, que fue estimado mediante resolución de 14 de noviembre de 2003 (folio 12 del exp. admtvo.) al apreciar que concurren los presupuestos aplicativos de la prohibición del art. 12.1.a) L.M., por existir entre los distintivos enfrentados una evidente similitud, una cuasi identidad fonética, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos las respectivas marcas. Asimismo se afirma que la marca solicitada no incluye en su distintivo algún elemento característico que pueda diferenciarla suficientemente de la prioritaria.

TERCERO

Contra la resolución de la OEPM estimatoria del recurso de alzada interpuso recurso contencioso-administrativo el Procurador D. Jaime Lluch Roca, en representación de "ESCOLA SNOWBOARD VAL D'ARAN". Fueron partes demandadas el Abogado el Estado y el Procurador de los Tribunales D. Jordi Fontquerni Bas, en representación de "ESCOLA D'ESQUI DE LA VALL D'ARAN, BAQUEIRA BERET". El recurso fue recibido a prueba, practicándose pruebas documentales, pericial y testifical. Puso fin al recurso la sentencia de fecha 15 de junio de 2006, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, objeto de este recurso de casación. La "ratio decidendi" de esta sentencia desestimatoria se encuentra en su fundamento de derecho quinto, que es del siguiente tenor literal: "Procede analizar si se produce la concurrencia de los dos requisitos contemplados, denominativo y aplicativo, para apreciar la prohibición del artículo 12.1 de la Ley de Marcas : en primer lugar, la semejanza o parecido entre las marcas comparadas, y en segundo lugar, la coincidencia en cuanto a su ámbito de aplicación, de forma que su coexistencia en el mercado pueda inducir a error o confusión a los consumidores.

En cuanto al primero de los requisitos, semejanza o parecido entre los distintivos enfrentados, por una parte la marca registrada nº 2.005.899/3, ESCOLA DE SNOWBOARD DERA VALL D'ARAN, BAQUEIRA BERET, clase 41, mixta, y de otra parte la marca solicitada, nº 2.434.797, ESCOLA SNOWBOARD VALL D'ARAN, clase 41, mixta, puede afirmarse que se aprecia una similitud o identidad fonética y gramatical entre ellos inequívoca, coincidiendo los vocablos "ESCOLA", "SNOWBOARD", "VALL" "D'ARAN", que son los más significativos, sin que el hecho de que el distintivo registrado añada los vocablos "BAQUEIRA" y "BERET", que no figuran en la marca solicitada, altere esta afirmación teniendo en cuenta que los servicios prestados por las partes actora y codemandada lo son en un mismo ámbito geográfico -BAQUEIRA BERET-, lo que hace aún mas necesario la existencia de rasgos diferenciadores que no se dan, ni siquiera acudiendo al elemento gráfico.

Conviene poner de manifiesto que el resultado de la prueba pericial no invalida estas consideraciones, sin que el Tribunal comparta las manifestaciones que en el mismo se contienen acerca del significado del conjunto de las denominaciones y de las frases que las identifican, como tampoco tiene relevancia alguna a los efectos de resolver la controversia marcaría las respuestas dadas por los testigos propuestos por la parte actora.

Debe tenerse en cuenta que la similitud gráfica o fonética, por sí sola, o incluso la identidad nominativa o de grafías, no da lugar a la concurrencia de la prohibición del artículo 12 de la Ley. Ello sólo se produciría en el caso de que el ámbito de aplicación de las empresas fuera el mismo. En el presente caso tanto la marca registrada como la solicitada prestan servicios incluidos en la clase 41, los de ésta como "servicios de una escuela deportiva", y los de la marca registrada como "servicios de educación; enseñanza y docencia de individuos o animales, servicios deportivos, de entretenimiento, diversión o recreo de los individuos y servicios de organización de exposiciones con fines culturales y educativos". Se induce así a error al consumidor medio, entendiendo por tal, como dice la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 22 de junio de 1999, "persona dotada con raciocinio y facultades perceptivas normales, que percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles".

Así, pues, si la semejanza o similitud entre dos marcas es un concepto jurídico indeterminado, su apreciación debe hacerse en función de las pautas generales del comportamiento colectivo, con arreglo a la sana crítica o al buen sentido. Ello nos conduce a determinar que en el presente caso se evidencia una similitud que produce la aplicación de la prohibición del artículo 12 de la Ley de Marcas, ya que no cabe apreciar suficientes diferencias entre las marcas enfrentadas que eviten la posibilidad de confusión entre ellas y también el riesgo de confusión entre los consumidores a los que van destinados los servicios que amparan.

La coincidencia de la razón social con el de la marca solicitada, que atenúa la exigencia de los rasgos diferenciales, no es causa suficiente para la concesión sin más de la marca, cuando se constata la prohibición legal por aplicación del artículo 12.1 de la Ley de Marcas.

Queda por último señalar que, a diferencia de lo que sostiene la defensa de la parte actora, el cambio de criterio de la Oficina Española de Patentes y Marcas al resolver el recurso de alzada está suficientemente razonado, como tampoco puede ser acogido el alegato de caducidad de la marca registrada carente de una prueba cumplida y eficaz que acredita la realidad de tal afirmación".

CUARTO

Mediante providencia de 28 de septiembre de 2006, el Tribunal de instancia tuvo por preparado el recurso de casación de "ESCOLA SNOWBOARD VAL D'ARAN".

QUINTO

Contra la referida sentencia interpuso recurso de casación la Procuradora de los Tribunales Doña Montserrat Sorribes Calle, en nombre de la "ESCOLA SNOWBOARD VAL D'ARAN". En dicho escrito, al amparo del art. 88.1.d) de la L.J., se interpone recurso de casación denunciando la infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que fueran aplicables. El motivo se descompone en cuatro submotivos. En el submotivo A.1) se denuncia la infracción del art. 3.2 de la LM 32/1988, de 10 de noviembre, en relación con el art. 7.1 del C. Civil sobre ejercicio de derechos conforme a las exigencias de la buena fe, y el art. 7.2 del C. Civil sobre la interdicción del abuso de derecho. En el submotivo A.2) se denuncia la infracción del art. 54 de la Ley 30/1992, por inaplicación, sobre motivación de los actos administrativos, tanto en su apartado a) como en su apartado c). En el submotivo A.3) se imputa a la sentencia la infracción de los arts. 348 y 376 de la L.E.Civil, respecto a la prueba pericial y a la prueba testifical, y la infracción de las sentencias del T.S. de 1984 (sic) y 16 de julio de 1986, sobre la necesidad de que la prueba pericial se valore según las reglas de la sana crítica. Y en el subapartado A.4) se denuncia la infracción del art. 12.1.a) de la LM 32/1988, por su indebida aplicación. Concluye este escrito suplicando de la Sala dicte sentencia por la que, estimando los motivos del art. 88.1.d), case y anule la sentencia recurrida y resuelva de conformidad a la súplica del escrito de demanda, con imposición de las costas a la adversa.

SEXTO

Mediante providencia de 26 de abril de 2007 de esta Sala, el recurso de casación fue admitido.

SÉPTIMO

El 2 de julio de 2007 tuvo entrada en el Registro General del Tribunal Supremo escrito del Abogado del Estado oponiéndose al recurso de casación. Se limita a pedir la desestimación del mismo y la imposición de las costas.

OCTAVO

Con fecha 18 de septiembre de 2007 entró en el Registro General del Tribunal Supremo escrito del Procurador D. Pablo Sorribes Calle, en representación de "ESCOLA D'ESQUI DE LA VALL D'ARAN, BAQUEIRA BERET", oponiéndose al recurso de casación. En el desarrollo del escrito se mantiene: 1) la inaplicabilidad del art. 3.2 de la LM de 1988 ; 2) la inaplicabilidad del art. 54 de la Ley 30/1992 ; 3) la imposibilidad de pretender en el ámbito del recurso de casación una revisión de la valoración de la prueba; y 4) la imposibilidad de que en el ámbito del recurso de casación pueda llevarse a cabo una revisión de la valoración hecha por el Tribunal "a quo" en torno a las similitudes o diferencias existentes entre las marcas confrontadas. Termina el escrito interesando la desestimación del recurso, con imposición de las costas.

NOVENO

Mediante providencia de 23 de junio de 2008 se señaló para la votación y fallo de este recurso el día 25 de noviembre de 2008, designándose Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret. Ambos actos han tenido lugar en la fecha indicada.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret, Presidente de la Sección

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

  1. Cualquiera que sea el resultado de la valoración de la prueba documental, pericial y testifical practicada en la instancia por iniciativa de la parte demandante -hoy recurrente en casación- lo cierto es que la pretensión de que casemos la sentencia impugnada, declaremos la disconformidad con el ordenamiento jurídico de la resolución de la OEPM que denegó el registro de la marca mixta "ESCOLA SNOWBOARD VAL D'ARAN" nº 2.434.797, solicitada el 2 de noviembre de 2001 para la clase 41 - servicios de una escuela deportiva- y reconozcamos el derecho de la solicitante a su registro, se ve impedida por la concurrencia de tres razones insoslayables: la primera es que, desde su solicitud el 10 de enero de 1996, goza de prioridad la marca mixta "ESCÒLA DE SNOWBOARD DERA VAL D'ARAN BAQUEIRA-BERET", nº 2.005.899, concedida el 20 de diciembre de 1996 en favor de "CLUB ESCUELA DE ESQUI DEL VALLE DE ARAN BAQUEIRA BERET", para distinguir los siguientes servicios comprendidos en idéntica clase 41 del Nomenclátor: servicios de educación; enseñanza y docencia de individuos o animales, servicios deportivos, de entretenimiento, diversión o recreo de los individuos, servicios de organización de exposiciones con fines culturales y educativos; la segunda es que, según una consolidada y reiterada jurisprudencia, que no es necesario citar, en el recurso de casación no es posible revisar la apreciación de las semejanzas o de las diferencias existentes entre los signos confrontados, a menos que la percepción del Tribunal de instancia esté viciada de irracionalidad o arbitrariedad, circunstancias que no concurren en el caso enjuiciado; y la tercera es que el Tribunal "a quo", coincidiendo con el parecer expresado por la OEPM en la resolución de 14 de octubre de 2003, estimatoria del recurso de alzada, ha considerado, en su fundamento de derecho quinto, que entre las marcas confrontadas existen similitudes fonéticas y gramaticales y que se refieren a idénticos servicios, por lo que resulta aplicable la prohibición del art. 12.1.a) de la LM de 1988, habida cuenta el riesgo de confusión a que la coincidencia de ambos presupuestos llevaría al consumidor medio, conclusión que no cabe eludir por el hecho de que la denominación de la marca solicitada y denegada coincida con la razón social de la entidad que la solicita.

  2. - Sostiene la recurrente en casación -y a demostrar tal alegato dirigió la prueba practicada en la instancia- que la utilización de la denominación integrante de la marca denegada es anterior, al menos en tres años, a la solicitud de registro de la marca obstaculizante, que ha sido obtenida de mala fe, la cual, por ello, no puede impedir el acceso al registro de la que ha sido rechazada. Tal argumento, que debe ser ponderado sin prescindir del hecho de que la prestación de servicios relacionados con los deportes de nieve por el club escuela titular de la marca prioritaria comenzó en fechas imprecisas, pero razonablemente casi con una anterioridad de treinta años, encuentra el obstáculo insuperable de nuestra jurisprudencia, que resumimos así: para que la prioridad registral no surta efecto, el titular de una marca extrarregistral debe tratar de obtener la nulidad de la marca inscrita ante la jurisdicción civil en el supuesto contemplado por el art. 3.2 de la LM ; mientras tal nulidad no sea decretada judicialmente, las marcas inscritas ejercen una plena capacidad obstativa frente a cualquier intento de registro de marcas que puedan ocasionar el riesgo de confusión o asociación que prohibe el art. 12.1.a) de la LM (STS de La virtualidad o incidencia de la buena-mala fe contemplada en los arts. 3.2 y 48.2 de la LM. de 1988, y de la buena fe objetiva del art. 7.1 del C.C., en su consideración como principio general del sistema, si que también del acervo comunitario (STS de 25 de enero de 2007 RC 465/2000 y STCE 12 de mayo de 1998, Asunto C-367/1996 ), tal incidencia, repetimos, habrá de producirse no el ámbito de este recurso de casación, en el que revisamos una sentencia dictada por Tribunal del orden contencioso- administrativo, sino en el del eventual proceso ante el orden jurisdiccional civil en el que fuera planteada la pretensión de nulidad de una marca inscrita en contra de lo dispuesto en los arts. 12, 13 y 14 de la LM, procesos unos y otros -civiles y contencioso- administrativos- gobernados por el principio de que la buena fe se presume, de manera que la carga de la prueba sobre los hechos incumbe a quien la niega (SSTS de 22 de junio de 1995 y 2 de diciembre de 1999 de la Sala Primera del T.S.).

SEGUNDO

Partiendo de estos presupuestos es como a continuación llevamos a cabo el enjuiciamiento del motivo de casación formalizado al amparo del art. 88.1.d) de la L.J., descompuesto en cuatro submotivos, en los que, respectivamente, se denuncia que la sentencia ha infringido: 1) el art. 3.2 de la LM de 1988, en relación con el art. 7.1 y 7.2 del C.C.; 2 ) el art. 54 de la Ley 30/1992, al no estar suficientemente motivado el cambio de criterio de la OEPM, que en una primera resolución acordó el registro y en la posterior de alzada lo denegó; 3) los arts. 348 y 376 de la LEC, toda vez que de haber sido valorados con arreglo a las reglas de la sana crítica los resultados de las pruebas pericial y testifical practicadas en la instancia, no habría sido posible apreciar la concurrencia del riesgo de confusión en que la sentencia impugnada ha basado su pronunciamiento desestimatorio; y 4) el art. 12.1.a) de la LM, por su indebida aplicación.

No ha lugar a acoger ninguno de los submotivos que acabamos de resumir. Respecto del primero, basta con remitirse a las anteriores consideraciones: la acción a la que se refiere el art. 3.2 de la LM de 1988 debe ser ejercida en el cauce del proceso adecuado ante el orden jurisdiccional civil, que será donde se pondere la concurrencia de la buena o de la mala fe con que pudo haber actuado quien hoy es parte recurrida, demandado en la instancia, al solicitar el registro de la marca obstaculizante, cuya validez y eficacia no puede ser puesta en duda en este recurso de casación en tanto no sea objeto, en su caso, de un pronunciamiento firme de nulidad. El segundo está construido con fundamento en un planteamiento erróneo: el precepto que se considera infringido por la sentencia -el art. 54 de la Ley 30/1992 - regula la motivación de los actos administrativos, no de las sentencias, cuyos eventuales defectos, cuando causan indefensión, son susceptibles de servir de fundamento a un recurso de casación si se plantean al amparo del art. 88.1.c) de la L.J., lo que aquí no se ha hecho, aparte de que, aunque prescindiéramos de esta inexcusable razón y tuviéramos que afrontar el examen de la motivación del acto administrativo, no podríamos apreciar la infracción denunciada, pues la justificación de la resolución del recurso de alzada nos parece que cumple todos los requisitos exigibles. El tercero porque en casación sólo es posible revisar el juicio de similitud que el Tribunal "a quo" ha llevado a cabo cuando concurren circunstancias que antes decíamos y que aquí no se dan. Y el cuarto porque la aplicabilidad de la prohibición del art. 12.1.a) de la LM es la deducción obtenida por el Tribunal "a quo" resultante de una correcta interpretación del ordenamiento jurídico, cuyo juicio no puede ser sustituido por el de este Tribunal Supremo, juicio, además, que no ha dejado de ponderar que, en este caso, el elemento preponderante de las marcas confrontadas es el denominativo, teniendo sólo un carácter secundario sus respectivos componentes gráficos, interpretación conforme con nuestra jurisprudencia (STS de 21 de octubre de 2008, RC3239/2006 ).

TERCERO

De acuerdo con el art. 139.2 de la L.J., desestimado totalmente el recurso, procede imponer las costas a la parte recurrente.

FALLAMOS

No ha lugar al recurso de casación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Doña Montserrat Sorribes Calle, en representación de "ESCOLA SNOWBOARD VAL D'ARAN", contra la sentencia de fecha 15 de junio de 2006, dictada en el recurso contencioso-administrativo nº 720/2003 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que declaramos conforme a Derecho, con imposición de las costas a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertase por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. DON FERNANDO LEDESMA BARTRET, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como SECRETARIO, certifico.

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