ATS, 15 de Septiembre de 2021

La representación procesal de D.ª Erica, D. Epifanio y del Instituto Superior de Derecho y Empresa (I.S.D.E.), presentó escrito formulando recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación contra la sentencia n.º 179/2018, de 20 de abril, dictada por la Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8.ª, actuando como Tribunal de Marca de la Unión Europea, en el rollo de apelación n.º 672/2017, dimanante de los autos de procedimiento ordinario n.º 666/2016, del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Alicante, actuando como Juzgado de Marca de la Unión Europea n.º 2.

Mediante diligencia de ordenación se tuvieron por interpuestos los recursos, acordándose la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes ante esta sala, apareciendo notificada dicha resolución a los procuradores de los litigantes.

El procurador D.ª Pablo Sorribes Calle presentó escrito, en representación de D.ª Erica, D. Epifanio y del Instituto Superior de Derecho y Empresa (I.S.D.E.), personándose en concepto de parte recurrente. El procurador D. Ángel Rojas Santos presentó escrito, en representación del Instituto Superior de Derecho y Economía S.A., personándose en concepto de parte recurrida.

Por providencia de 3 de febrero de 2021 se pusieron de manifiesto las posibles causas de inadmisión del recurso extraordinario por infracción procesal y casación a las partes personadas.

Por diligencia de ordenación de 20 de abril de 2021 se hace constar, que únicamente la parte recurrida ha presentado alegaciones en relación con las posibles causas de inadmisión.

La parte recurrente constituyó los depósitos para recurrir exigidos por la disposición adicional 15.ª de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

La parte recurrente formalizó recursos extraordinarios por infracción procesal y casación. En la medida que la sentencia que constituye objeto del presente recurso se dictó en un procedimiento ordinario, tramitado en atención a la materia ( art. 249.1.4.º LEC), el cauce adecuado para acceder a la casación es el contemplado en el ordinal 3.º del art. 477.2 de la LEC, acreditando la existencia de interés casacional.

En cuanto al recurso extraordinario por infracción procesal, en tanto no se confiera a los TSJ la competencia para conocer del mismo, procederá respecto de las resoluciones que sean susceptibles de recurso de casación conforme a lo dispuesto en el artículo 477 LEC, debiendo formularse conjuntamente con el de casación al no tratarse de ninguno de los supuestos previstos en los números 1.º -tutela judicial civil de derechos fundamentales- y 2.º -cuantía superior a 600.000 euros- del artículo 477.2 LEC.

Partiendo de estas premisas, el acuerdo de esta sala sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal de fecha 27 de enero de 2017 -al igual que hacía el de 30 de diciembre de 2011-, contempla como causa de inadmisión del recurso extraordinario por infracción procesal -cuando se formula conjuntamente con el recurso de casación- la inadmisión de este último, motivo por el que procede analizar y resolver en primer lugar la procedencia del recurso de casación, y en caso de admitirse pasar a analizar los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal.

El recurso de casación, formulado en su modalidad de existencia de interés casacional, se articula en cinco motivos. El primero, se encabeza:

"Infracción del reconocimiento a un "derecho de uso", configurado bajo la derogada Ley española de Marcas (Ley 32/88 de Marcas) en relación a los nombres comerciales no registrados constituidos bajo la vigencia de dicha ley derogada, pero que mantienen los efectos en relación al legítimo uso, de un derecho nacional anterior de alcance local que, aunque no sea considerado como un derecho de uso exclusivo y por tanto, no oponible frente a terceros, bajo la nueva Ley de Marcas, si ostentan un simple derecho de uso legítimo, reconocido en el artículo 14.3 de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas y en el ámbito del artículo 12 del Reglamento Europeo de Marcas (RMUE)".

La recurrente no cita sentencia alguna de la sala que se oponga a lo establecido por la sentencia recurrida. Expone que la utilización de un nombre comercial no registrado, de fecha anterior a la marca registrada, constituido bajo la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, debe considerarse legítimo.

En el segundo, la recurrente lo encabeza:

"Infracción del reconocimiento al "derecho de uso" de un derecho anterior, adquirido por "tolerancia mutua" con respecto a un derecho de marca posterior, derecho de uso reconocido en los artículos ex 54.3 RMUE(Reglamento de Marca Europea vigente en el momento en que se presentó la demanda), en su relación con el artículo 111 RMUE, e infracción del artículo 52.2 LM (Ley 17/2001 de marcas), por los mismos motivos".

Sostiene que, toda vez que la acción derivada del derecho de marca de la actora ha caducado por tolerancia propia, debido a su inactividad en la defensa de sus derechos y con el conocimiento del derecho posterior, debe reconocérsele el derecho de uso, a pesar de que ese derecho ya no pueda invocarse contra la marca de la Unión Europea.

En el tercer motivo, se alega la infracción del art. 7 CC, en su relación con la doctrina del retraso desleal o retraso de la acción, relacionada con la pérdida de la eficacia de la acción de infracción por tolerancia. Cita las STS de 7 de junio de 2010; STS de 21 de mayo de 1982; STS de 21 de septiembre de 1987; STS de 13 de julio de 1995; y STS de 4 de julio de 1997. Cita, a su vez, las SAP Barcelona, Sección 15.ª, de 20 de diciembre de 2016; SAP Barcelona, Sección 15.ª, de 28 de noviembre de 2005; y SAP Barcelona, Sección 15.ª, de 18 de mayo de 2015. Expone que no se ha aplicado dicha doctrina al caso.

En el cuarto motivo, la recurrente alega la infracción del art. 51.1.b) LM, al declarar la nulidad de la marca de la recurrente. Invoca, a los efectos de acreditar el interés casacional, las STS n.º 503/2013, de 30 de julio; STS n.º 760/2010, de 23 de noviembre; STS n.º 462/2009, de 30 de junio; y STS n.º 508/2013, de 2 de septiembre. Entiende que se infringe la doctrina jurisprudencial relativa a los actos de mala fe en relación con la solicitud del registro de una marca.

En el quinto motivo, se alega la infracción del art. 34.2.b) LM, en relación con el nombre comercial no registrado y con la marca registrada de la recurrente. Afirma infringida la doctrina jurisprudencial aplicable a los signos formados por acrónimos. Asimismo, considera infringidos los arts. 41.1.b), 42 y 43 LM, en relación con la doctrina jurisprudencial que exige la acreditación del daño o perjuicio sufrido. Justifica el interés casacional mediante la cita de las STS, Sala 3.ª, de 30 de diciembre de 2003; STS, Sala 3.ª, de 26 de julio de 1996; STS , Sala 3.ª, de 14 de septiembre de 1996; STS n.º 29/2007, de 25 de enero; STS de 8 de febrero de 2007; y STS de 11 de diciembre de 1993. Por parte de la recurrente se afirma que la resolución combatida no ha realizado un adecuado juicio sobre el riesgo de confusión. Asevera, además, que no se han probado los daños y perjuicios causados.

Dicho lo anterior, el recurso de casación no puede ser admitido. En cuanto a los motivos primero y segundo, al incurrir en la causa de inadmisión de falta de acreditación del interés casacional ( art. 483.2.3.º LEC).

Como tenemos reiterado (últimamente, ATS 7 de octubre de 2020, Rec. 2898/2018), la vía casacional prevista en el ordinal tercero del art. 477.2 LEC, exige que el recurso presente interés casacional, bien por oponerse a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo o por resolver puntos y cuestiones sobre los que exista jurisprudencia contradictoria de las audiencias provinciales, por lo que deberá acreditarse la concurrencia de interés casacional en uno de los dos sentidos. Y es que el recurso de casación por interés casacional por oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo requiere, como se indica en el Acuerdo de Pleno sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal de 27 de enero de 2017, que en el escrito de interposición se citen dos o más sentencias de la Sala Primera y que se razone cómo, cuándo y en qué sentido la sentencia recurrida ha vulnerado o desconocido la jurisprudencia que se establece en ellas, debiendo existir identidad de razón entre las cuestiones resueltas por las sentencias citadas y el caso objeto de recurso. Cuando se trate de sentencias de Pleno o de sentencias dictadas fijando doctrina por razón del interés casacional, bastará la cita de una sola sentencia, pero siempre que no exista ninguna sentencia posterior que haya modificado su criterio de decisión. Además, es necesario justificar de qué forma ha sido vulnerada su doctrina por la sentencia recurrida, sobre qué aspectos de las normas citadas versa, de qué forma ha sido infringida, y también, si la misma resulta relevante en este asunto concreto, pues de no ser aplicable a las cuestiones objeto del proceso tampoco podrá haber sido contradicha por el órgano jurisdiccional, en cuyo caso faltará el requisito del interés casacional, que debe ser objetivable en cada caso, en la medida que tiene la naturaleza de presupuesto a que se acaba de hacer mención.

Por otro lado, de igual forma tenemos dicho que cuando se trata del supuesto de interés casacional consistente en la existencia de jurisprudencial contradictoria de las audiencias provinciales, se exige que se invoquen al menos dos sentencias dictadas por una misma sección de una audiencia provincial en las que se decida colegiadamente en un sentido y al menos otras dos, procedentes también de una misma sección de una audiencia provincia, diferente de la primera, en las que se decida colegiadamente en sentido contrario; en uno de estos dos grupos debe figurar la sentencia recurrida. Debe además la parte recurrente expresar el modo en que se produce esa contradicción y exponer la identidad de razón entre cada punto del problema jurídico resuelto en la sentencia recurrida y aquel sobre el que versa la jurisprudencia contradictoria identidad de razón entre cada punto del problema jurídico resuelto en la sentencia recurrida y aquel sobre el que versa la jurisprudencia contradictoria invocada ( STS 430/2017, de 7 de julio).

No se hace así los motivos primero y segundo del recurso en los cuales se plantean cuestiones sobre las que la propia recurrente reconoce la inexistencia de doctrina jurisprudencial, sin justificar adecuadamente la necesidad de un pronunciamiento por parte de esta sala.

El tercero de los motivos de casación incurre en la causa de inadmisión prevista en el artículo 483.2.4.º LEC de carencia manifiesta de fundamento ( art. 483.2.4.º LEC), en relación con la falta de respeto al ámbito de la discusión jurídica habida en la instancia, por plantear una cuestión nueva.

Ya desde antiguo este tribunal se viene pronunciando en dicho sentido, y como muestra la sentencia 178/2009 de 12 de marzo, que dice:

"Como señala esta Sala en Sentencia de 14 de abril de 2008, rec. 245/2001, "es aplicable, por tanto, la reiteradísima doctrina de esta Sala que en casos similares desestima los correspondientes motivos por considerar cuestiones nuevas en casación, y por tanto inadmisibles, aquellas que, pudiendo haber sido planteadas en apelación, no lo fueron ( SSTS 16-3-04 , 1-4-04 , 26-11-04 , 31-1-05 , 15-3-06 , 19-4-06 , 30-6-06 , 21-5-07 y 12-6-07 por citar solamente algunas de las más recientes)", y ello porque, según recuerda la más reciente Sentencia de 17 de diciembre de 2008, rec. 471/2002 "no cabe ahora per saltum, pretender que se resuelva en casación" lo que debió plantearse en apelación, y que, precisamente por no impugnarse en el momento procesal oportuno, es cuestión que devino firme en la primera instancia y que no cabe revisar en esta sede, en cuanto la casación procede contra la sentencia de la Audiencia y no contra la del Juzgado. En el mismo sentido, Sentencias de 8 de mayo de 2008, rec. 342/2001 y 26 de septiembre de 2008, rec. 1711/2002".

En el mismo sentido, la sentencia de Pleno n.º 737/2016 de 21 de diciembre:

"Esta Sala ha reiterado que los recursos de casación e infracción procesal tienen por finalidad revisar las posibles infracciones que, en cuanto a la aplicación del derecho, pudieran detectarse en la sentencia recurrida, no pudiéndose predicar la existencia de tales infracciones cuando se trata de cuestiones que -por no planteadas y no discutidas- no han sido tratadas por la sentencia impugnada ( sentencias, entre otras, núm. 147/2013, de 20 marzo, 503/2013, de 30 julio y núm. 307/2016, de 11 de mayo). El planteamiento de una cuestión nueva, en suma, no está permitido en casación al implicar indefensión para la parte contraria, privándola de oportunidades de alegación y prueba, con transgresión de los principios de igualdad, preclusión y oportunidad procesal de defensa, al verse sorprendida la contraparte por unas alegaciones que no fueron objeto del debate ( sentencias 286/2010, de 3 de octubre; 144/2007, de 2 de julio, entre otras). Se desestima el recurso de casación".

En el caso, la propia sentencia (Fundamento de Derecho Cuarto) establece que dichas cuestiones no fueron objeto de debate en primera instancia, rechazándolas. Así, nos dice la sentencia (Fundamento de Derecho Cuarto):

"[...] La segunda alegación se refiere a la inaplicación de la doctrina del retraso desleal y del abuso de derecho porque se ha iniciado este procedimiento cuando la actora ha conocido y permitido durante más de ocho años el uso del nombre comercial no registrado con el que se identificaba el centro de formación de los demandados. Rechazamos esta alegación por las siguientes razones: En primer lugar, no existe en la contestación a la demanda ni tampoco en las conclusiones orales en el acto del juicio ninguna alusión a la doctrina del retraso desleal ni del abuso de derecho, por lo que su introducción ex novo en esta alzada infringe el ámbito del recurso de apelación previsto en el artículo 456.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y causa indefensión a la parte adversa [...]".

El motivo cuarto del recurso incurre en la causa de inadmisión de carencia manifiesta de fundamento ( art. 483.2.4.º LEC), por alteración de la base fáctica de la sentencia, en tanto que la parte recurrente pretende una nueva valoración de la prueba que permita concluir que no existió mala fe, pese a que el tribunal de apelación, tras exponer la doctrina jurisprudencial del TJUE en materia de criterios interpretativos sobre la mala fe (STGUE de 2 de julio de 2016, asunto T-82/14) y realizar una revisión de la prueba practicada, concluye que:

"[...] Las circunstancias anteriores revelan que concurrió mala fe al tiempo dela solicitud de la marca nacional porque el Sr. Epifanio i) conocía los derechos prioritarios de la actora; ii) ya le habían denegado una marca nacional cuyo signo era muy similar en base a la oposición de la actora; iii) solicitó el registro únicamente cuando es requerido por la actora para que cese en la conducta infractora como medio de defensa o de cobertura; iv) veinte días después de solicitar el registro de la marca nacional se comprometió con la actora a no utilizar ningún signo que sea confundible con "ISDE" ocultando que había efectuado la solicitud del registro [...]".

En consecuencia, la recurrente construye el recurso sobre premisas fácticas distintas a las declaradas como probadas, incurriendo en el defecto antes señalado. Debe recordarse la doctrina de esta sala, representada en la STS n.º 484/2018, de 11 de septiembre, que explica la razón por la que la alteración de la base fáctica determina la inadmisión del recurso:

"[...] Los motivos del recurso de casación deben respetar la valoración de la prueba contenida en la sentencia recurrida, lo que implica: (i) que no se puede pretender una revisión de los hechos probados ni una nueva valoración probatoria; (ii) que no pueden fundarse implícita o explícitamente en hechos distintos de los declarados probados en la sentencia recurrida, ni en la omisión total o parcial de los hechos que la Audiencia Provincial considere acreditados (petición de principio o hacer supuesto de la cuestión)".

Finalmente, el motivo quinto del recurso incurre en la causa de inadmisión de falta de cumplimiento en el escrito de interposición de los requisitos establecidos para los distintos casos ( art. 483.2.2.º LEC), desarrollada por el acuerdo de esta sala sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal de 27 de enero de 2017, por acumulación de infracciones, sin identificación precisa de la norma infringida en cada uno de los motivos.

El escrito de interposición del recurso incumple los requisitos formales exigidos en materia de recursos extraordinarios, recogidos por la doctrina de esta sala que se encuentra en las SSTS Pleno núm. 459/2014, de 10 de septiembre de 2014; STS n.º 546/2016, 16 de septiembre; STS n.º 749/2016, de 22 de diciembre; STS n.º 121/2017, de 23 de febrero, y STS n.º 232/2017, de 6 de abril.

Esta sala viene diciendo en sus acuerdos y en sus autos que el recurso de casación ha de fundarse en la infracción de normas sustantivas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso ( art. 477.1 LEC), y que este fundamento es único o exclusivo, en el sentido de que el recurso de casación, en cualquiera de sus modalidades, no puede tener otro sustento. No debe confundirse, sin embargo, que el recurso solo pueda fundarse en esta infracción con la imposibilidad de alegar diversas infracciones en un mismo recurso, y que cuando se alegue más de una infracción, cada una de las infracciones debe ser formulada en un motivo distinto y todos ellos deben aparecer numerados correlativamente, sin que puedan formularse submotivos dentro de cada motivo.

En el presente caso, la parte incurre en indefinición al acumular infracciones de distinto tipo, como son la relativa al riesgo de confusión y a la indemnización por infracción del derecho de marca, mencionando preceptos que regulan cuestiones diversas en un mismo motivo, lo que sin duda comporta ambigüedad y falta de claridad a la hora de identificar la infracción y el problema jurídico que se plantea.

Aun obviando lo anterior, el recurso de casación no puede admitirse, al incurrir en la causa de inadmisión de carencia manifiesta de fundamento ( art. 483.2.4.º LEC) por inexistencia de interés casacional, toda vez que la resolución no se opone a la doctrina de la sala. En este sentido, tal y como se indica en la Sentencia n.º 497/2017, de 13 de septiembre:

[...] es jurisprudencia reiterada, contenida en la sentencia 95/2014, de 11 de marzo, que "la apreciación del juicio de confusión es un juicio de valor que corresponde al tribunal de instancia, aunque puede ser revisado en casación en la medida en que no se haya acomodado a las directrices marcadas por la jurisprudencia de esta sala y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la interpretación de la normativa aplicable". Estas pautas o directrices jurisprudenciales aparecen reiteradas en muchas de las sentencias dictadas por esta sala sobre esta materia en los últimos años, entre ellas en la sentencia 95/2014, de 11 de marzo, citada por la propia sentencia recurrida. En síntesis y sin necesidad de reiterar las referencias jurisprudenciales, estas pautas son:

"i) El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance [...].

"ii) La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes [...].

"iii) De este modo, el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes [...]. Depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados [...].

"iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa [...]".

En este caso, no se aprecia vulneración de las indicadas pautas, en tanto que la Audiencia, partiendo de la cita de la doctrina jurisprudencial del TJUE sobre la concurrencia del riesgo de confusión ( STJUE de 22 de junio de 1999, C-342/97, Asunto Lloyd Schuhfabrik Meyer), realiza un análisis de los distintos criterios, tomando en consideración para apreciar el riesgo de confusión la similitud conceptual de los signos en cuestión. Así, en el caso de la marca mixta "Instituto Superior de Derecho y Empresa - ISDE", su elemento denominativo (ISDE) es el más destacado, siendo que el público pertinente relaciona dicho signo con los estudios superiores de ámbito jurídico, habida cuenta de la notoriedad de las marcas de la actora ("ISDE"), lo que incide en su distintividad extrínseca. En palabras de la Audiencia:

"[...] A la vista del análisis realizado podemos concluir que concurre el riesgo de confusión pues el sector del público pertinente puede creer erróneamente que los servicios designados por la marca nacional de la demandada, más aún en el caso de los signos utilizados por los demandados no coincidentes con su marca, tienen el mismo origen empresarial que los servicios designados por las marcas de la actora o, que existe algún tipo de vinculación entre las empresas que los ofrecen [...]".

Por lo que se refiere a las alegaciones sobre la indemnización debida, incurren en la causa de inadmisión prevista en el artículo 483.2.4.º LEC de carencia manifiesta de fundamento ( art. 483.2.4.º LEC), en relación con la falta de respeto al ámbito de la discusión jurídica habida en la instancia, por plantear una cuestión nueva, no discutida en la segunda instancia.

La inadmisión del recurso de casación comporta la improcedencia del recurso extraordinario por infracción procesal, formulado de forma conjunta, por aplicación de la disposición final 16.ª.1.5.ª LEC.

Procede declarar inadmisibles el recurso de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal y firme la sentencia, de conformidad con lo previsto en los arts. 483.4 y 473.2 LEC, dejando sentado el art. 473.3 y el art. 483.5 que contra este auto no cabe recurso alguno.

Abierto el trámite de puesta de manifiesto de las posibles causas de inadmisión contemplado en los arts. 483.3 y 473.2 LEC y presentadas alegaciones por la recurrida procede hacer expresa imposición de las costas de los presentes recursos a la recurrente.

La inadmisión de los recursos determina la pérdida de los depósitos constituidos, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional 15.ª , apartado 9 de la LOPJ.