STS, 30 de Diciembre de 2003
| Ponente | D. Eduardo Espín Templado |
| ECLI | ES:TS:2003:8539 |
| Número de Recurso | 2618/1999 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CASACION |
| Fecha de Resolución | 30 de Diciembre de 2003 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZATD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a treinta de Diciembre de dos mil tres.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 2.618/1.999, interpuesto por la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado, contra la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en fecha 6 de mayo de 1.998 en los recursos contencioso-administrativos acumulados números 386/1.995 y 2.240/1.996, sobre inscripción de las marcas números 1.647.204 y 1.647.205 "PLAYSKOOL".
Es parte recurrida GRUPO CRUZCAMPO, S.A., representada por la Procuradora Dª Etelvina Martín Rodríguez.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla (Sección Tercera) dictó sentencia de fecha 6 de mayo de 1.998, estimatoria de los recursos promovidos por Grupo Cruzcampo, S.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 15 de noviembre de 1.994 y 5 de junio de 1.996, por las que se concedía el registro de las marcas números 1.647.205 y 1.647.204 "PLAYSKOOL", ambas de tipo denominativo y para productos, respectivamente, de la clase 33 y parte de los productos de la clase 32 del nomenclátor, a solicitud de Playskool Inc., tras estimar los recursos ordinario y de reposición por ésta interpuestos contra las anteriores resoluciones del mismo organismo de 30 de junio y 20 de abril de 1.994 que habían denegado anteriormente dichos registros.
Notificada dicha sentencia a las partes, la Administración demandada presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en auto de la Sala de instancia de fecha 17 de noviembre de 1.998, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes y recibidas las actuaciones, se dio traslado de las mismas al Sr. Abogado del Estado para que manifestara si sostenía el recurso preparado y, en su caso, interpusiera el mismo, lo que verificó en fecha 10 de septiembre de 1.999, mediante escrito formulado al amparo del apartado d) del artículo 88.1 de la Ley 29/1.998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en base a un único motivo por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia que lo interpreta. Terminaba suplicando que se dicte sentencia estimando el motivo y que se declare la compatibilidad de las marcas enfrentadas.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 2 de noviembre de 2.000.
Personado Grupo Cruzcampo, S.A., ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso de casación, con expresa imposición de costas a la parte recurrente.
Por providencia de fecha 3 de octubre de 2.003 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 17 de diciembre de 2.003, en que han tenido lugar dichos actos.
El Abogado del Estado interpone el presente recurso de casación contra la Sentencia de 6 de mayo de 1.998, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, que estimó el recurso formulado por la empresa Grupo Cruzcampo, S. A., contra la inscripción en el registro de las marcas denominativas nº 1.647.204 y 1.647.205, "Playskool", para productos de las clases 32 (de los que la empresa solicitante excluye expresamente las cervezas) y 33 (bebidas alcohólicas, a excepción de las cervezas) que había sido acordado por la Oficina Española de Patentes y Marcas. La citada empresa oponía a la inscripción de las citadas marcas tres prioritarias "Skol", para productos de la clase 32, referidas dos de ellas sólo a cervezas, las números 382.504 (denominativa) y 1.164.450 (mixta), y otra a cervezas y bebidas no alcohólicas, la número 842.466. En el posterior recurso contencioso-administrativo alegó también la existencia de la prioritaria Skul (denominativa), también para productos de la clase 32, para diversas bebidas no alcohólicas y preparados para hacer bebidas y, especialmente, cervezas.
La Sentencia impugnada fundamenta la estimación del recurso en la apreciación de que las marcas inscritas podían producir error y confusión con las prioritarias, con vulneración del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas. La justificación de tal apreciación se hace en los siguientes términos:
"Es acertada la alegación de la demanda de que la cuestión debatida es determinar si entre la "Marca Playskool" cuya inscripción se recurre y las previamente amparadas "SKOL" cabe apreciar anticipación, denominativa y fonética o por el contrario las denominaciones contrapuestas ofrecen rasgos diferenciadores suficientes hasta el punto de no producir riesgo de error y confusión, teniendo en cuenta que todas las marcas relacionadas inciden en un mismo sector productivo, el de las bebidas alcohólicas, comprendidas en una misma área comercial.
A ello es de añadir que todas ellas pertenecen a vocablos de idioma extranjero y carecen por ello de significado literal para la mayoría de los usuarios de nuestro país. El único criterio de valoración ha de ser el fonético de la pronunciación que de ellas hagan o puedan hacer los españoles, o de habla hispana, bien en sentido literal o aquella que se le pueda atribuir por suponer la correcta en el idioma original de que proceden estos vocablos y desde este punto de vista la analogía es evidente entre las marcas inscritas y las que se oponen a esa inscripción de forma que con el acto recurrido se ha vulnerado el art. 12-1º-a) de la Ley de Marcas cuando prohibe la inscripción de otros signos que "por su identidad o semejanza fonética" con una marca registrada para designar productos similares pueda inducir a confusión en el mercado o "generar un riesgo de asociación con la marca anterior".
Las resoluciones del Registro recurridas en el apartado que dedica a la impugnación de autos dice que entre las Marcas Playskool, (solicitada) y las oponente SKOL se aprecia una notable disparidad fonética y visual que resulta de la diferencia sustancial en cuanto al número de letras y sílabas que conforman cada denominación, que provoca el inicio del signo pretendido por la partícula PLAY, distintivo en el Sector de la bebida que supone una disparidad fonética con respecto a SKOL, aunque todas ellas amparadoras de productos de la clase 32, concluyendo que pueden convivir en el mercado sin confundirse.
Estas afirmaciones que podrán ser acertadas en el ámbito de aplicación de la lengua inglesa carecen de significado para los usuarios españoles. Aquí para el consumidor o interesado por estas bebidas, la partícula que destaca y distingue al producto es la de "SKOL". Ella caracteriza a la palabra, se destaca, de las demás sílabas que la componen atrae la atención del interesado y se retiene en la memoria, todo lo demás son añadidos a este núcleo destacado que para la cerveza ya poseen las marcas de la demandante como característica." (fundamento de derecho segundo)
El recurso de casación formulado por el Abogado del Estado en representación de la Administración se articula en un único motivo, acogido al apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción de 1.998, que hay que entender referido al apartado 1.4 del artículo 95 de la anterior Ley de 1.956 en su última redacción, todavía aplicable por haber sido preparado el presente recurso estando la misma en vigor, según dispone la disposición transitoria tercera.2 del texto de 1.998. En dicho motivo se aduce la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, y se señala en el mismo la evidente disparidad fonética y visual entre las marcas enfrentadas, la errónea apelación a la lengua inglesa en la comparación entre las marcas y, finalmente, la circunstancia de que, siendo criterio de la Sala que la posibilidad de confusión se produce con la cerveza como producto más característico de las marcas prioritarias, las marcas aspirantes excluyen dicha bebida entre sus productos protegidos.
Hemos señalado en reiteradas ocasiones que no puede concebirse el recurso de casación con una instancia de apelación en la que se puedan revisar las apreciaciones de hecho que en esta materia corresponden a las salas de primera instancia. Así, hemos fundamentado la intangibilidad en casación de las valoraciones de hecho que se efectúan en la instancia señalando que
"El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.
En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos (goodwill).
Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues no cabe la menor duda de que frente a ellas pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 14 de abril, 10 y 12 de junio, 22 de julio, 18 y 25 de septiembre y 2 de octubre de 2002-." (Sentencia de 24 de octubre de 2.003, fundamento jurídico segundo -recurso de casación 3.925/1.998)
Ahora bien, tal como se indica en la doctrina citada, dicha intangibilidad acaba en el momento en que la apreciación de la Sala de instancia se basa en una errónea interpretación de los preceptos de la Ley de Marcas o de los que regulan el valor de la prueba tasada o incurra en error manifiesto o grave, circunstancias que suponen ya una infracción de las normas aplicables susceptible de ser revisada en casación. En este caso, la decisión de la Sentencia recurrida sobre las marcas en litigio se basa en una errónea aplicación del precepto de la Ley de Marcas cuya infracción se arguye en dos aspectos, uno relativo a la comparación entre los signos y el otro en relación con la no consideración del principio de especialidad.
En cuanto a lo primero, se infringe el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas al no respetarse la reiterada jurisprudencia de esta Sala en cuanto a la forma en que debe efectuarse el juicio comparativo entre los signos de las marcas enfrentadas y que debe dar lugar a la apreciación de semejanza o diferencia entre los signos y los productos respectivos. En efecto, según dicha jurisprudencia que por reiterada excusa su cita, la comparación ha de hacerse de manera global entre los signos enfrentados, atendiendo al impacto que de manera global y con todos sus elementos producen en el consumidor, pues es esa impresión la que puede provocar o evitar la confusión entre las distintas marcas, y no mediante una descomposición artificiosa entre los elementos denominativos y, en su caso, gráficos, que las integran. Ello no impide atender al mayor impacto que puedan provocar elementos preponderantes del conjunto expresivo, pero sin dejar de considerarlos en el marco de dicho conjunto.
Pues bien, la Sala descompone el término que integra la denominación de la marca aspirante en sus dos elementos y procede luego a comparar uno de ellos con la marca prioritaria, alterando de esa manera de forma decisiva el juicio a realizar sobre la confundibilidad entre ambas marcas. Con ello excede manifiestamente la posibilidad de otorgar una mayor preponderancia al elemento que la Sala pueda entender más característico en una de las marcas, que en ningún caso puede llegar a operar sólo con él en la comparación con los signos enfrentados. Para valorar dicho proceder como incorrecto es indiferente la cuestión de la lengua, a la que la Sala hace referencia, pues dicha descomposición artificiosa del signo de la marca aspirante es erróneo tanto si dicha marca se entiende como una expresión de fantasía sin relación con su significado en inglés, como si se considera que los elementos que lo integran hubiesen pasado a ser inteligibles (el segundo, pese a su peculiar grafía) para el consumidor medio español.
En segundo lugar, como se ha señalado en el anterior fundamento de derecho, el artículo 12.1 de la Ley de Marcas requiere, para que opere la prohibición relativa que contiene, la doble coincidencia entre la identidad o semejanza de los signos y productos. En el presente supuesto hay efectivamente una coincidencia de productos al menos genérica (bebidas alcohólicas), aunque de distinto nivel y alcance respecto a las diversas marcas prioritarias; ahora bien, sin entrar aquí en el análisis de fondo sobre tal coincidencia de productos y su relevancia, sino manteniéndonos en la verificación de los criterios de comparación aplicados por la Sala de instancia, es preciso poner de relieve que ésta, como señala el Abogado del Estado, funda el riesgo de confusión en relación con la cerveza, que precisamente es un producto excluido en las marcas aspirantes. Esto es, la aplicación del principio de especialidad al que se apela en la Sentencia recurrida con la referencia a la bebida característica de las marcas prioritarias, conduciría más bien a un resultado opuesto al alcanzado por la Sala.
La estimación del motivo de casación nos lleva a tener que resolver el recurso contencioso administrativo con plenitud de jurisdicción, y pronunciarnos sobre la impugnación de por parte del Grupo Cruzcampo, S. A., de la inscripción por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas de las dos marcas "Playskool" ya referidas. Pues bien, esta Sala comparte el criterio de las resoluciones administrativas impugnadas de que existe entre los signos respectivos de las marcas en litigio ("Playskool" y "Skol") una suficiente disparidad fonética y visual, en una apreciación de conjunto de los mismos, como para excluir la confusión entre ellas, lo que hace ya intrascendente la coincidencia de productos e innecesario el examen comparativo entre las bebidas de las marcas aspirantes y las de las prioritarias. Disparidad que se produce ya con la sola valoración de las denominaciones consideradas como de fantasía, como señala la Sala de instancia, sin apelar al significado de alguno de ellos. Por lo demás, la atención que pueda provocar el término Skol -que es el signo distintivo de las marcas prioritarias-, circunstancia a la que se refiere la Sentencia impugnada, no permite reducir la marca aspirante a su segundo elemento "skool" ni implica su mayor confundibilidad con Playskool; tal atención se debe, en realidad, al carácter notorio de dicho término Skol para las cervezas, lo que es una cuestión distinta a la comparación de la semejanza entre los signos enfrentados.
De lo visto en los anteriores se deriva, como hemos indicado, la estimación del recurso de casación formulado y, la desestimación del previo recurso contencioso administrativo. En cuanto a las costas de la instancia, no se aprecian las circunstancias legales que el artículo 131.1 de la Ley de la Jurisdicción contempla para su imposición; las del recurso de casación, que cada parte asuma las suyas, según dispone el artículo 102.2 de la citada Ley.
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,
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Que HA LUGAR y ESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por la Administración General del Estado contra la Sentencia de 6 de mayo de 1.998 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla (Sección Tercera), en los recursos contencioso-administrativos acumulados 386/1.995 y 2.240/1.996.
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Que DESESTIMAMOS el mencionado recurso contencioso administrativo, interpuesto por Grupo Cruzcampo, S.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 15 de noviembre de 1.994, recaída en el expediente de marca nº 1.647.205, y de 5 de junio de 1.996, recaída en el expediente de marca nº 1.647.204.
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Que no se imponen las costas del recurso contencioso administrativo referido; en cuanto a las de la casación, que cada parte satisfaga las suyas.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPIN TEMPLADO, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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ATS, 15 de Septiembre de 2021
...que exige la acreditación del daño o perjuicio sufrido. Justifica el interés casacional mediante la cita de las STS, Sala 3.ª, de 30 de diciembre de 2003; STS, Sala 3.ª, de 26 de julio de 1996; STS , Sala 3.ª, de 14 de septiembre de 1996; STS n.º 29/2007, de 25 de enero; STS de 8 de febrero......