SAP Alicante 179/2018, 20 de Abril de 2018
| Ponente | ENRIQUE GARCIA-CHAMON CERVERA |
| ECLI | ES:APA:2018:743 |
| Número de Recurso | 672/2017 |
| Procedimiento | Civil |
| Número de Resolución | 179/2018 |
| Fecha de Resolución | 20 de Abril de 2018 |
| Emisor | Audiencia Provincial - Alicante, Sección 8ª |
TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA
ROLLO DE SALA Nº 672-U40/17
PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 666/16
JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA-2
SENTENCIA NÚM. 179/18
Iltmos.:
Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.
Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.
Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.
En la ciudad de Alicante, a veinte de abril de dos mil dieciocho.
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, actuando como Tribunal de Marcas de la Unión Europea, ha visto los autos de Juicio Ordinario número 666/16, sobre infracción de marcas, seguidos en el Juzgado de Marcas de la Unión Europea Núm. 2, de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandada, Don Victoriano y Doña Isabel
, por sí y como integrantes de la Comunidad de Bienes DIRECCION000 ( DIRECCION001 .), representada por la Procuradora Doña Carmen Baeza Ripoll, con la dirección del Letrado Don Jorge García Domínguez y; como apelada-impugnante, la parte actora, INSTITUTO SUPERIOR DE DERECHO Y ECONOMÍA, S.A., representada por la Procuradora Doña Amanda Tormo Moratalla, con la dirección del Letrado Don Jorge Oria Sousa-Montes.
En los autos de Juicio Ordinario número 666/16 del Juzgado de Marcas de la Unión Europea Núm. 2 se dictó Sentencia de fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
"Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta porDoña Amanda Tormo Moratalla, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil INSTITUTO SUPERIOR DE DERECHO Y ECONOMÍA, S.A. contra la mercantil INSTITUTO SUPERIOR DE DERECHO Y EMPRESA ISDE LEX EMPRESA, don Victoriano y doña Isabel de tal manera que:
-
Declaro:
Que el uso llevado a cabo por los codemandados para identificar y promocionar su negocio de servicios de formación en la forma descrita en el cuerpo de la sentencia-incluido el nombre de dominio www.isdesalamanca.es- supone una infracción de los derechos de la actora derivados de la inscripción de su Marca de la Unión Europea nº 5.833.785 "ISDE" y de la Marca española 3.513.531 "ISDE" titularidad de la actora.
Que la Marca Española nº 3.515.251 titularidad del codemandadodon Victoriano es nula por ser incompatible con las marcas titularidad de la actora.
-
Condeno a las demandadas:
A estar y pasar por las anteriores declaraciones.
A cesar en la realización de cualquier acto de comercio, incluidos el mero ofrecimiento o promoción, de servicios y/o productos en los que se haga uso de las Marcas titularidad de la actora y abstenerse en lo sucesivo de realizar tales actos.
A la retirada del tráfico económico y la destrucción de cualesquiera productos, documentos mercantiles y de publicidad en los que se haya materializado la violación del derecho marcario.
A cesar en la utilización del nombre de dominio www.isdesalamanca.esa la actora.
Al resarcimiento de los daños y perjuicios que se liquiden en ejecución de sentencia según los parámetros delimitados en el Fundamento de Derecho Octavo de la presente.
Al pago de las costas solidariamente.
Una vez firme la presente, remítase oficio a la Oficina Española de patentes y Marcas."
Contra dicha Sentencia se interpuso por la demandada recurso de apelación y, tras tenerlo por interpuesto, se dio traslado a la adversa, la cual presentó el escrito de oposición y de impugnación de la Sentencia. De la impugnación se dio traslado a la apelante principal, la cual formuló alegaciones interesando su desestimación.
Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal donde fue formado el Rollo número 672-U40/17, en el que se inadmitió la prueba testifical propuesta por la apelada-impugnante.
Se señaló para la deliberación, votación y fallo el día dieciocho de abril, en el que tuvo lugar.
En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.
VISTO, siendo Ponente el Iltmo. Sr. D. Enrique García Chamón Cervera.
Pretensiones deducidas en la demanda.
La actora es titular de las siguientes marcas:
i) marca de la Unión Europea (MUE) número 5.833.785, denominativa, ( ISDE ), solicitada el día 16 de abril de 2007 y concedida el día 19 de febrero de 2008, para designar servicios, entre otros, de la clase 41: servicios de educación y formación; servicios de organización de congresos, jornadas, cursos, simposiums y coloquios; servicios de edición de textos; servicios de organización de ferias con finalidad educativa o cultural; servicios de organización de todo tipo de eventos.
ii) marca nacional número 3.513.531, denominativa, ( ISDE ), solicitada el día 30 de mayo de 2014 y concedida el día 20 de octubre de 2014, para designar servicios de la clase 41: servicios de educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales,
La actora ejercita dos acciones acumuladas:
1) acción de violación de las marcas antes indicadas frente a los demandados por riesgo de confusión al amparo del artículo 9.1.b del Reglamento (CE ) núm. 207/2009, del Consejo de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, (en lo sucesivo, RMUE) y del artículo 34.1.b de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en lo sucesivo, LM) y, en virtud de la protección reforzada de las marcas notorias al amparo de los artículos 9.1.c RMUE y 34.1.c LM, en relación con lo previsto en los artículos 41 y siguientes LM, porque tras incumplir los demandados los términos del acuerdo verbal alcanzado en el año 2006 para la convivencia de los signos de ambas partes, en el año 2014 iniciaron la promoción en medios de comunicación nacionales y en la página web www.isdesalamanca.es de una actividad formativa que contenía cursos de postgrado y másters en materia jurídica, contable y financiera donde destacaba el uso del signo "ISDE";
2) una acción de nulidad frente a Don Victoriano de la marca nacional de la que es titular, número 3.515.251, mixta, solicitada el día 11 de junio de 2014 y concedida el día 28 de enero de 2015, para designar los servicios de la clase 41: educación y formación y de la clase 45: servicios jurídicos, con la siguiente representación gráfica:
fundada, con carácter principal, en una causa de nulidad absoluta consistente en haber solicitado el registro de mala fe ( artículo 51.1.b LM ) y, subsidiariamente, en una causa de nulidad relativa al ser incompatible con las marcas prioritarias de las actoras según el artículo 52.1 en relación con los artículos 6.1.b y 8, todos ellos LM .
La actora interesa:
i) la declaración de la infracción de las marcas de la actora al utilizar los demandados el signo "ISDE" para identificar y promocionar su negocio de servicios de formación, incluido, el uso del nombre de dominio www.isdesalamanca.es;
ii) la declaración de nulidad de la marca nacional número 3.515.251 al estar incursa, con carácter principal, en una causa de nulidad absoluta por haber solicitado el registro mediando mala fe y; con carácter subsidiario, en una causa de nulidad relativa por ser incompatible con las marcas de titularidad de la actora;
iii) la condena al cese de la actividad infractora usando el mismo signo o similares;
iv) la condena a retirar y destruir cualquier producto, material, documento mercantil y publicidad en los que se usen las marcas de la actora;
v) la condena a cesar en la utilización y a transferir el nombre de dominio www.isdesalamanca.es;
vi) la condena a indemnizar a la actora en el uno por ciento de la cifra de negocio de la actividad infractora;
vii) la condena al pago de las costas del juicio.
Sentencia de instancia y alegaciones del recurso de apelación principal y de la impugnación.
La Sentencia de instancia estimó sustancialmente la demanda al rechazar el carácter notorio de las marcas de las actoras, al declarar la infracción de las marcas de la actora fundada en el riesgo de confusión y la nulidad de la marca nacional número 3.515.251 por incompatibilidad con las marcas prioritarias de la actora y al acoger todas las pretensiones de condena con la única salvedad de que la condena al cese de la actividad infractora no comprenderá la del uso de signos similares y que tampoco se extenderá la condena a la transferencia del nombre de dominio www.isdesalamanca.es.
Frente a la misma se han alzado ambas partes:
La parte demandada, a través del recurso de apelación principal, después de realizar una serie de "aclaraciones previas para una mejor comprensión del recurso" y una relación de los hechos que considera probados, formula las siguientes alegaciones:
i) incongruencia de la Sentencia al estimar la acción de violación cuando rechaza el incumplimiento de un acuerdo sobre convivencia de las marcas que era el fundamento de la acción de violación;
ii) inaplicación de la doctrina del abuso del Derecho y del retraso desleal al haber consentido la actora la convivencia en el mercado de los signos durante más de ocho años;
iii) la protección del nombre comercial no registrado (INSTITUTO SUPERIOR DE DERECHO Y EMPRESA ISDE) por su uso continuado durante más de veintiún años;
iv) infracción de los artículos 12 RMUE y 37.1 LM sobre los límites de las marcas;
v) improcedencia de la nulidad de la marca nacional número 3.515.251;
vi) improcedencia de la acción de infracción fundamentada en el riesgo de confusión.
La parte actora, a través de la impugnación de la Sentencia, alega:
i) procedencia de la acción de nulidad de la marca nacional número 3.515.251 al estar incursa en causa de nulidad absoluta por haber mediado mala fe en su solicitud;
ii) declaración de la notoriedad de las marcas de la actora.
iii)...
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