STS 66/2013, 26 de Febrero de 2013

Por medio de escrito registrado por el Juzgado Decano de Barcelona el diecisiete de octubre de dos mil siete, el Procurador de los Tribunales don Xavier Ranera Cahís, obrando en representación de Barberán, SA, interpuso demanda de juicio ordinario contra doña Trinidad .

En el referido escrito, la representación procesal de Barberán, SA alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que ésta era una sociedad que, en sus instalaciones en Castelldefels, se dedicaba, con propia tecnología de vanguardia, al acabado de superficies, mediante el barnizado, la impresión, el recubrimiento, el lijado y el laminado de diversos materiales. Que Barberá, SA había sido requerida por cuenta de la demandada, mediante carta de fecha doce de mayo de dos mil seis; que, según se decía en dicha carta, doña Trinidad había solicitado, el dieciséis de mayo de dos mil tres, la patente EP 1 364 783, para proteger una invención consistente en una máquina de impresión flexográfica de alta velocidad, la cual produciría de inmediato efectos en España; también se le indicaba que una máquina de impresión que ella ofrecía en el mercado tenía características técnicas coincidentes con las reivindicadas por la patente europea solicitada y que tan pronto la misma le fuera concedida, reclamaría indemnización de daños.

Alegó que contestó dicha carta con otra de treinta y uno de mayo de dos mil seis, negando la novedad y actividad inventiva de la patente solicitada por la demandada y que, a los fines del artículo 127.2 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo , dirigió a la misma un requerimiento.

Precisó que la patente de la demandada, ya concedida y protegida en España como ES 2 255 891 TI (EP 1 364 783 B1), titulada " impresora de alta velocidad con una matriz de impresión flexográfica para hojas transportadas por medio de una cinta transportadora de succión ", carecía efectivamente de novedad y actividad inventiva, pues estaba anticipada por las patentes US 2002/0053293, solicitada el veinticuatro de agosto de dos mil uno, con el título de " máquina impresora con transporte por vacío mejorado "; por la patente ES 8 903 487, de que ella misma es titular, que la había solicitado el diecisiete de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, con el título " instalación de proyección a pistola de tinte o barnices sobre piezas irregulares "; por la patente US 5 553 563, solicitada el tres de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, con el título " aparato de impresión serigráfica con cinta transportadora de vacío "; por la patente EP 0 726 221, solicitada el uno de febrero de mil novecientos noventa y seis, con el título " máquina para el tratamiento del cartón con sistema de transporte por vacio "; por la patente US 6 216 848, solicitada el nueve de abril de mil novecientos noventa y nueve, con el título " aparato transportador con mesa de vacío y métodos asociados "; y por la patente US 5 383 392, solicitada el dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y tres, con el título " control de registro de hojas ".

Añadió que, aunque los documentos demostraban la falta de requisitos de la patente de la demandada, acompañaba un dictamen pericial, del que resultaba que ésta había llevado a cabo una nueva redacción de las reivindicaciones de la patente, manteniendo el número de las mismas y sin subsanar la falta de novedad y actividad inventiva; que el informe de búsqueda de la Oficina Europea de Patentes había calificado la primera reivindicación de la patente de la demandada con la letra Y, lo que equivalía a la constancia de su falta de actividad inventiva; y, como conclusión, que la patente objeto de su informe carecía de actividad inventiva.

Invocó las normas de los artículos 112.1.a ), 113.1 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo , 54.1.2 y 138 del Convenio sobre la patente europea, de 5 de octubre de 1973, e interesó del Juzgado de Primera Instancia competente, en el suplico de la demanda, una sentencia por la que " Primero.- Se declare la nulidad de la patente de invención ES 2 255 891T1 (EP 1 364 783) por falta de novedad y/o actividad inventiva y, subsidiariamente, para el caso de no ser atendida dicha solicitud, se declare la nulidad de la primera y única reivindicación independiente de la patente ES 2 255 891 T1 (EP 136 783), por falta de novedad y/o actividad inventiva. Segundo.-Se declare que la fabricación y/o comercialización por parte de Barberán SA de máquinas de impresión flexográficas, o de cualquier otra modalidad de impresión conocida, que incorporen un sistema de transporte de las piezas/objetos a imprimer por aspiración de vacío con una o mas cintas transportadoras perforadas, no constituye infracción de la patente ES 2 255 891 T1 (EP 1 364 783). Tercero.-Se condene a la demandada a estar y pasar por las precedentes declaraciones. Cuarto.- Se condene a la demandada a la nulidad de la Patente de invención ES 2 255 891 T1 (EP 1 364 783) por falta de novedad y/o actividad inventiva, y subsidiariamente, para el caso de no ser atentida dicha solicitud, a la nulidad de la primera y única reivindicación independiente de la Patente ES 2 255 891 T1 (EP 1 364 783) por falta de novedad y/o actividad inventiva. Quinto.- Se condene a la demandada a la inscripción, a su costa, ante la Oficina Española de Patentes y Marcas de la nulidad de la Patente ES 2 255 891 T1 (EP 1 364 783) por falta de novedad y/o actividad inventiva, y subsidiariamente, para el caso de no ser atendida dicha solicitud, a la inscripción de la nulidad de la primera y única reivindicación independiente de la Patente ES 2 255 891 T1 (EP 1 364 783) por falta de novedad y/o actividad inventiva ".

La demanda fue repartida al Juzgado de lo Mercantil número Dos de Barcelona, que la admitió a trámite por auto de dieciséis de noviembre de dos mil siete , conforme a las reglas del juicio ordinario, con el número 519/2007.

Doña Trinidad fue emplazada y se personó en las actuaciones representada por la Procurador de los Tribunales doña Marta Durbán Piera que, en ejercicio de tal representación, contestó la demanda.

En el escrito de contestación, la representación procesal de la demandada, además de negar con carácter general los hechos que no fueran reconocidos expresamente, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, dio respuesta a los distintos apartados de la demanda, concluyendo que ninguna de las seis patentes invocadas por la demandante, como anticipadoras de la suya, ponía de manifiesto que dicha invención careciera de los requisitos de novedad y actividad inventiva. Con respecto a la declaración de que no cometía la demandante infracción alguna de su derecho, alegó que la demanda se había referido exclusivamente a la acción de nulidad.

En el suplico de la contestación, la representación procesal de doña Trinidad interesó del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Barcelona una sentencia por la que " se desestime en su totalidad la demanda y se condene al actor a pagar las costas de nuestra mandante ".

El Juzgado de lo Mercantil número Dos de Barcelona, celebrados los actos de audiencia previa y del juicio, practicada la prueba que, propuesta, había sido admitida, dictó sentencia con fecha veinticuatro de febrero de dos mil nueve , con la siguiente parte dispositiva: " Fallo. Que estimando la demanda interpuesta por don Xavier Ranera Cahís, Procurador de los Tribunales y de Barberán, SA, contra doña Trinidad , representada por la Procurador de los Tribunales doña Marta Durban Piera, debo declarar y declaro la nulidad de la patente de invención ES 2 255 891 T1, condenando a la parte demandada a estar y pasar por dicha declaración, todo ello sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas procesales. Firme que sea esta sentencia, líbrese mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas para la cancelación registral ".

La representación procesal de doña Trinidad recurrió en apelación la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Barcelona de veinticuatro de febrero de dos mil nueve .

Cumplidos los trámites, las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Barcelona, en la que se turnaron a la Sección Decimoquinta, que tramitó el recurso, con el número 259/2009, y dictó sentencia con fecha dos de junio de dos mil diez , con la siguiente parte dispositiva: " Fallamos. Estimamos el recurso de apelación interpuesto por doña Trinidad , contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número Dos de Barcelona, el veinticuatro de febrero de dos mil nueve , en el juicio ordinario 519/2007, instado por Barberán, SA, contra doña Trinidad . Revocamos en parte la sentencia del Juzgado y declaramos la validez de las reivindicaciones segunda a decimoctava de la patente de invención ES 2 255 891 T1. Confirmamos la sentencia en todos los restantes pronunciamientos. No se imponen las costas de la apelación" .

La representación procesal de Barberán, SA preparó e interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación contra la sentencia de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona de dos de junio de dos mil diez .

Dicho Tribunal de apelación mandó elevar las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, que, por auto de veintisiete de diciembre de dos mil once , decidió: " Admitir los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal interpuestos por la representación procesal de Barberán, SA, contra la sentencia dictada, en fecha dos de junio de dos mil diez, por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección Decimoquinta), en el rollo número 259/2009 , dimanante de los autos de juicio ordinario número 519/2007 del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Barcelona ".

El recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la representación de Barberán, SA, contra la sentencia de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona de dos de junio de dos mil diez , se compone de dos motivos, en los que la recurrente, con apoyo en la norma del ordinal cuarto del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denuncia:

La infracción de los artículos 24 de la Constitución Española , 218, apartado 2 , 347 y 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

La infracción del artículo 24 de la Constitución Española , en relación con los artículos 218, apartado 2 , 370, apartado 4 , 376 y 380 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Barberán, SA, contra la sentencia de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona de dos de junio de dos mil diez , se compone de un solo motivo, en el que la recurrente, con apoyo en la norma del ordinal tercero del apartado 2 del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denuncia:

ÚNICO. La infracción de los artículos 52, apartado 1 , 54 , 56 y 138 del Convenio sobre la patente europea, de 5 de octubre de 1973, y de los artículos 4 , 6 , 8 y 112 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo .

Evacuado el traslado conferido al respecto, no se personó la parte recurrida.

No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló como día para votación y fallo del recurso el treinta de enero de dos mil trece, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel,

Resumen de los antecedentes.

1. Doña Trinidad , de nacionalidad italiana, fue demandada como titular de la patente EP 1 364 783 que, con efectos en España - como ES 2 255 891 T1 -, protege una máquina impresora de alta velocidad, con una matriz de impresión flexográfica para hojas transportadas en una cinta por medio de succión.

   La patente está compuesta de dieciocho reivindicaciones, de las que sólo es independiente y principal la primera. Las demás son dependientes de ella.

   Barberán, SA, la demandante, se dedica a la fabricación de maquinaria para el acabado de superficies de diversos materiales, mediante su barnizado, lijado, recubrimiento e impresión.

2. En la demanda, Barberán, SA alegó que había sido requerida de cese y advertida del inmediato ejercicio en su contra de acciones por violación de patente, por doña Trinidad , la cual le imputó haber incorporado a sus máquinas aspectos de la invención cuya protección había conseguido con la concesión de la patente europea antes mencionada.

   Barberán, SA tomó la iniciativa una vez validada la patente europea en España y ejercitó en la demanda - con fundamento en los artículos 112, apartado 1, letra a ), y 113, apartado 1, de la Ley 11/1986, de 20 de marzo , 54, apartados 1 y 2, 56 y 138, apartado 1, letra a), del Convenio sobre la patente europea, de 5 de octubre de 1973 - acción de nulidad de la patente ES 2 255 891 T1 (EP 1 364 783), por falta de los requisitos de novedad y actividad inventiva, en todas sus reivindicaciones o, al menos, en la primera.

   También ejercitó - con apoyo en el artículo 127 de la Ley 11/1986 - la acción de declaración de que no cometía la infracción que la demandada le atribuía. Dicha acción, desestimada en las dos instancias, no volverá a ser mencionada, al no referirse a ella los recursos pendientes de decisión.

3. La acción de nulidad de la patente fue estimada en la primera instancia, con alcance a las dieciocho reivindicaciones.

   El Tribunal de apelación limitó la declaración de nulidad a la primera reivindicación, por entender que no se había demostrado, en contra de lo alegado por la ahora recurrente, que las segunda a decimoctava carecieran de los requisitos de novedad y actividad inventiva.

4. Contra la sentencia de la segunda instancia interpuso Barberán, SA recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación. El primero se compone de dos motivos y el segundo de uno.

1. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL DE LA DEMANDANTE.

Enunciados y fundamentos de los dos motivos del recurso.

Ambos motivos se apoyan en la norma del ordinal cuarto del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y se refieren a la valoración de la prueba.

1. En el primero, Barberán, SA denuncia la infracción del artículo 24 de la Constitución Española , así como la de los artículos 218, apartado 2 , 347 y 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

   Alega la recurrente que, para demostrar que la nulidad de la patente de doña Trinidad debía ser total - porque ninguna de sus dieciocho reivindicaciones tenía novedad ni actividad inventiva - presentó con la demanda el dictamen de un ingeniero superior aeronáutico, el cual, además, expuso de palabra en el juicio sus criterios técnicos sobre el tema que debía ser demostrado.

   Añade que, pese a la claridad con la que el perito se manifestó, en ambas ocasiones, el Tribunal de apelación consideró probada la falta de novedad y actividad inventiva sólo de la primera reivindicación de la patente de la demandada, no de las demás.

   Califica Barberán, SA esa valoración de la prueba pericial como notoriamente errónea y arbitraria y, al fin, lesiva de su derecho a la tutela judicial efectiva.

2. En el segundo de los motivos la sociedad demandante también denuncia la infracción del artículo 24 de la Constitución Española, así como la del apartado 2 del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ahora en relación con los artículos 370, apartado 4, 376 y 380 de esta misma Ley .

   Alega que, con el fin indicado en el anterior motivo, propuso la declaración de un testigo que era poseedor de conocimientos técnicos sobre la materia y que, pese a haber sido admitido como medio de prueba y haberse practicado en el juicio, el Tribunal de apelación no le había dado valor alguno - al haber declarado la nulidad solo parcial de la litigiosa patente-.

   Entiende Barberán, SA que la valoración de la declaración del referido testigo-perito incurría en el mismo vicio señalado en el primero de los motivos.

Desestimación de los dos motivos.

Efectivamente, los errores en la valoración de la prueba pueden ser denunciados, en el recurso extraordinario por infracción procesal, por la vía prevista en la norma del ordinal cuarto del apartado 1 del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , cuando, por ser manifiestamente arbitraria o ilógica, no supere el test de racionalidad constitucionalmente exigible para entender respetado el derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24 de la Constitución Española . Así lo ha hecho Barberán, SA en los dos motivos de su recurso.

No obstante, además del artículo 24 de la Constitución Española , menciona en ellos la recurrente como norma infringida la del artículo 218, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil , que ningún apoyo le presta, ya que, pese a que proclama la necesidad de que la motivación de las sentencias se ajuste a las reglas de la lógica y la razón, no constituye instrumento adecuado para el planteamiento de una cuestión probatoria - salvo que sea para acusar una falta de motivación de la valoración de la prueba -. La sentencia 705/2010, de 12 de noviembre , recordó que la exigencia del artículo 218, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil de que la motivación se ajuste a las reglas de la lógica y de la razón se proyecta sobre la exposición argumentativa del Tribunal. Lo que nada tiene que ver con la repetida valoración de la prueba.

Volviendo al artículo 24 de la Constitución Española , es de señalar que la sentencia del Tribunal Constitucional 118/2006, de 24 de abril , precisa que un error del órgano judicial, sobre las bases fácticas que han servido para fundamentar su decisión, es susceptible de producir una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de los justiciables, haciendo la salvedad de que no tiene relevancia constitucional toda inexactitud o equivocación, sino que, para que se produzca tal afección, es necesario que concurran determinados requisitos. Recordó la mencionada sentencia otras del mismo Tribunal - las números 245/2005, de 10 de octubre , y 6/2006, de 16 de enero - en las que había afirmado " que se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y procede otorgar el amparo cuando la resolución judicial sea el producto de un razonamiento equivocado que no se corresponde con la realidad, por haber incurrido el órgano judicial en un error patente en la determinación y selección del material de hecho o del presupuesto sobre el que se asienta su decisión ". En la sentencia 211/2009, de 26 de noviembre , entre otras, reiteró la expuesta doctrina.

1. En el primero de los motivos de su recurso extraordinario por infracción procesal denuncia Barberán, SA un error que, de existir, podría tener la naturaleza precisa para alcanzar la dimensión constitucional exigida, dado que en él se afirma que la sentencia de apelación había partido de un presupuesto fáctico erróneo, al negar que el dictamen pericial presentado por la recurrente con su demanda se hubiera referido a las reivindicaciones segunda a decimoctava de la patente ES 2 255 891 (EP 1 364 783).

   Sucede, sin embargo, que esa afirmación del Tribunal de apelación - y, por tanto, la de que el perito sólo se ocupó, con el rigor que solo un previo estudio permite, de la primera reivindicación, única independiente de las dieciocho - se muestra exacta, a la vista tanto del título dado por su autor al informe -" estudio comparativo para la reivindicación primera y principal de la patente de invención ES 2 255 891 "-, como del índice de los capítulos en él contenidos - apartados V y VI -, del preámbulo - en el que se identifica el encargo recibido: " la realización de un estudio técnico comparativo de la reivindicación primera y principal de la patente de invención ES 2 255 891... "-, de los antecedentes -" para ello hemos comparado y estudiado el contenido de dicha primera reivindicación de la patente... "- y, al fin, de la primera de las conclusiones -" ello nos permite afirmar sin género de dudas que, para un experto en la materia, los elementos descritos en la reivindicación independiente primera de la patente europea ES 2 255 891 (EP 1 364 783) carecen del requisito básico de patentabilidad de actividad inventiva "-.

   Lo que efectivamente hizo el perito fue afirmar - en la página 14 de su dictamen - una especie de nulidad por repercusión - " si una reivindicación independiente carece de alguno de los requisitos básicos de patentabilidad de novedad o actividad inventiva, por definición todas y cada una de las reivindicaciones dependientes de ella carecerían a su vez de los requisitos básicos de patentabilidad de novedad o actividad inventiva " - que no fue aceptada por el Tribunal de apelación en su sentencia - ni por el Juzgado de Primera Instancia -.

   No hubo, por lo tanto, error en la valoración de la prueba pericial y, menos, uno que permita entender que la misma no supera el test de racionabilidad constitucionalmente exigible para considerar respetado el derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24 de la Constitución Española .

2. Lo propio hay que decir de la valoración de la prueba de testigos, a que se refiere el segundo de los motivos del recurso. La invocación por la recurrente del artículo 24 de la Constitución Española carece aquí de toda justificación, a la luz de la doctrina que al principio de este fundamento fue expuesta. El Tribunal de apelación valoró la referida prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica, con la minuciosidad que se advierte al final del fundamento quinto de su sentencia.

2. RECURSO DE CASACIÓN DE LA DEMANDANTE.

Enunciado y fundamento del único motivo.

Denuncia Barberán, SA la infracción de los artículos 52, apartado 1 , 54, apartados 1 y 2 , 56 y 138 del Convenio sobre la patente europea, de 5 de octubre de 1973, así como la de los artículos 4 , 6 , 8 y 112 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo . El motivo, en el que se mezclan cuestiones de distinta naturaleza, puede ser dividido en dos partes.

1. En la primera se sirve la recurrente de la casación, con la invocación de los indicados preceptos - que regulan los requisitos de concesión, respectivamente, de la patente europea y la nacional, en particular, la novedad y la actividad inventiva, así como las causas de anulación de los registros practicados sin tenerlos en cuenta - para intentar una revisión de la valoración de la prueba que había llevado al Tribunal de apelación a negar se hubiera llegado a demostrar que las reivindicaciones segunda a decimoctava de la patente de la demandada carecieran de novedad y actividad inventiva.

2. En una segunda parte, Barberán, SA niega la posibilidad de que se mantenga la validez de unas reivindicaciones dependientes - a las que se refieren el artículo 7, apartado 2, del Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre , y la regla 29 (4) del Reglamento de ejecución del Convenio sobre la patente europea - cuando es declarada la nulidad de la reivindicación principal de la que dependen.

Desestimación del motivo.

1. No tiene en cuenta la recurrente - en la que hemos denominado primera parte de motivo - que la casación no constituye un instrumento que permita abrir una tercera instancia y, al fin, revisar la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de la segunda - sobre ello, la sentencia 797/2011, de 18 de noviembre -. La función que cumple este recurso - como precisaron, entre otras muchas, las sentencias 532/2008, de 18 de julio , 142/2010, de 22 de marzo , y 153/2.010, de 16 de marzo - es la de contrastar la correcta aplicación del ordenamiento sustantivo a la cuestión de hecho, pero no a la artificiosamente reconstruida por el recurrente, sino a la que se hubiera declarado probada, en la sentencia recurrida, como resultado de la valoración, por el Tribunal que la dictó, de los medios de prueba practicados.

2. Por el contrario, constituye materia propia de la casación la que hemos identificado como segunda parte del motivo. Sin embargo, dicha cuestión fue correctamente resuelta por el Tribunal de apelación, mediante la aplicación de la norma que, en casos de nulidad parcial, reconoce vigencia a las reivindicaciones no anuladas siempre que puedan constituir objeto de una patente independiente - apartado 3 del artículo 112 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo -, dado que el hecho de que aquellas contengan en su preámbulo referencias a una - o varias - reivindicación principal no le privan de la autonomía de que, por sí, sean merecedoras por las características adicionales para las que se solicitó protección.

Régimen de costas.

La desestimación de los dos recursos interpuestos por Barberán, SA determina que las costas de ambos queden a su cargo, en aplicación de los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.