STS 30/2007, 1 de Febrero de 2007
| Ponente | VICENTE LUIS MONTES PENADES |
| ECLI | ES:TS:2007:374 |
| Número de Recurso | 1102/2000 |
| Número de Resolución | 30/2007 |
| Fecha de Resolución | 1 de Febrero de 2007 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a uno de Febrero de dos mil siete.
La Sala Primera del Tribunal Supremo, constituida por los Magistrados indicados al margen, ha visto el presente recurso de casación interpuesto por el/a Procurador D. Argimiro Vazquez Guillen, en nombre y representación de "HOSTELERIA UNIDA S.A.", contra la Sentencia dictada en uno de diciembre de mil novecientos noventa y nueve por la Sección Quince de la Audiencia Provincial de Barcelona en el Recurso de Apelación nº 1403/96 -2º dimanante de los autos de Juicio de Menor cuantía nº 563/94 del Juzgado de Primera Instancia nº 29 de Barcelona. Ha sido parte recurrida " HOTEL RITZ DE BARCELONA, S.A.", representado por la Procuradora Dª Lucila torres Rius.
"Hotel Ritz de Barcelona, S.A." presentó demanda de juicio de menor cuantía contra "Hostelería Reunida, S.A.", que se tramitó ante el Juzgado de Primera Instancia de Barcelona nº 29, bajo el nº 563/94-D. Postulaba sentencia en la que se declarara la nulidad de la marca gráfica nº 1.173.123, con costas.
La demandada compareció y se opuso a la demanda, solicitando la desestimación, con costas.
La Sentencia de Primera Instancia, dictada en 18 de junio de 1996, desestimó la demanda, absolvió a la demandada e impuso las costas a la actora.
Interpuso la actora recurso de apelación, del que conoció la Sección 15 de la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona, resuelto por Sentencia que se dictó en 1 de diciembre de 1999, Rollo 1403/96 -2ª. Se estimó en parte el recurso y, revocando la sentencia de primera instancia, declaró la nulidad de la marca gráfica 1.173 .123 para distinguir servicios propios de un hotel, imponiendo las costas de primera instancia a la demandada, y sin especial pronunciamiento respecto de las de apelación. La Magistrada Ilma. Sra. Dª Marta Rallo Ayezcuren formuló voto particular en el sentido de desestimar el recurso.
Contra la expresada Sentencia ha interpuesto recurso de casación la entidad que fue demandada y apelada, formulando al efecto dos motivos, ambos por la vía del ordinal 4º del artículo 1692 LEC 1881 .Oportunamente, la entidad recurrida ha presentado escrito de impugnación.
Se señaló para votación y fallo el día 11 de enero de 2007, fecha en la que efectivamente ha tenido lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. VICENTE LUIS MONTÉS PENADÉS
I.- El debate.-Tal como describe la Sentencia recurrida, en resumen, el debate producido en la instancia, se suscitaron fundamentalmente los temas que acto seguido se indican.
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- La actora interesó, mediante demanda fechada en 25 de mayo de 1994, que fue turnada al indicado Juzgado en 20 de junio siguiente, la nulidad de la marca gráfica nº 1.173 .123, señalando a este efecto: (a) que la actora es titular de la marca extrarregistral gráfico-denominativa compuesta por un escudo que se configura por la efigie de San Jorge luchando con el dragón dentro de una figura triangular invertida. En la parte superior del escudo se encuentra una corona sobre la que aparece la imagen de un murciélago. Todo ello circunvalado por una banda exterior con la leyenda "HOTEL RITZ BARCELONA";
(b) que la marca antedicha, para identificar servicios de hostelería, tiene el carácter de marca notoria.
(c) que la demandada ha solicitado de mala fe, y ha obtenido, el registro de la marca gráfica de que se trata, consistente en una reproducción exacta de la marca notoria de la actora, excepción hecha de la leyenda, pese a lo cual utiliza esta última; y
(d) que en cumplimiento de la exigencia contenida en el artículo 3.2 de la Ley de Marcas ( se refiere a la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, vigente a la sazón) ha solicitado para sí la concesión de la marca notoria.
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- La demandada opuso sustancialmente :
(a) la prescripción de la acción por haber transcurrido más de cinco años desde la concesión el 16 de noviembre de 1987, y de su publicación, en 16 de junio de 1988;
(b) el litisconsorcio pasivo necesario, por no haberse demandado a la sociedad INMOBILIARIA SARASATE, S.A., que es quien explota la marca;
(c) la excepción de cosa juzgada, al haber sido desestimada la pretensión por la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 1993 ;
(d) falta de acción, por falta de uso durante los 20 últimos años y por falta de notoriedad.
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- La sentencia de primera instancia:
(a) Silencia un pronunciamiento sobre las excepciones de litisconsorcio y cosa juzgada.
(b) Deniega el carácter de notorio a la marca y entiende que la solución del conflicto se ha de encontrar en la aplicación de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Marcas (Ley 32/1988 )
(c) Desestima la demanda con base en la concurrencia de la prescripción.
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La sentencia recurrida.-4.- Desestima, en primer lugar, las excepciones de litisconsorcio pasivo necesario y de cosa juzgada.
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- Analiza la cuestión crucial del conflicto, que es el carácter notorio de la marca, a partir del significado de "notoriedad de la marca" en el artículo 3.2 Ley 32/1988, en relación con el artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París, introducido por la Conferencia de La Haya, a cuyo efecto examina la determinación del grado de difusión y la condición de marca de servicios, obstáculos que se podrían oponer a la estimación del carácter notorio. Llega a la conclusión de que razonablemente el signo tiene carácter notorio. Al tiempo que, a través de una "interpretación integradora" del precepto (3.2 Ley 32/1988 ) acorde con el artículo 4.2.d de la Directiva 80/104 / CE de 21 de diciembre de 1988 y 8.2 .c del Reglamento 40/94, de 20 de diciembre de 1993, de la Marca Comunitaria, llega a la conclusión de que la protección que otorga la norma se extiende a las marcas de productos y de servicios.
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- Entiende que se ha producido la imprescriptibilidad de la acción por razón de la mala fe, que surge "ex re ipsa" de las circunstancias que rodean el conflicto entre la actora y el grupo de sociedades en el que se integra la demandada, buena fe que no consiste aquí en un mero estado psicológico y que, en todo caso, se ha de basar en un error que en este caso sería inexcusable ante un comportamiento "objetivamente doloso".
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- Desestima también la falta de acción por falta de uso del signo durante los últimos 20 años, pues la demandada no indica cómo incide esa falta de uso en la acción y el signo ha sido usado por terceros, lo que constituye la base de la excepción de litisconsorcio deducida, lo que justifica la posición de la actora, que no puede ser tildada de postura pasiva de tolerancia.
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- En el Voto Particular, anteriormente señalado, se parte del significado de la "notoriedad de la marca". Examina la Ilma. Sra. Magistrada disidente las pruebas sobre el uso del signo, y llega a la conclusión de que se acredita un uso intenso de la marca, pero no "una implantación y un conocimiento efectivo del signo como medio identificador de la procedencia de los servicios, ni por parte de los competidores, ni por el público usuario de tales servicios". La marca, pues, no sería notoria, aunque lo sería el signo HOTEL RITZ que forma parte de la vertiente denominativa de la marca usada por la actora. No debe partirse - en conclusión, se dice en el Voto particular - "del renombre de la denominación "Hotel Ritz" para sustentar, ni siquiera parcialmente, la notoriedad que aquí se cuestiona".
En el primero de los motivos, acogido al ordinal 4º del artículo 1692 LEC 1881, la recurrente denuncia la infracción, por inaplicación, de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.
El motivo no puede prosperar.
La Ley de Marcas entonces en vigor (Ley 32/1988, de 10 de noviembre ) estableció, en el tránsito hacia un sistema de adquisición mediante el registro, como explica en su Exposición de Motivos, un tratamiento especial para el titular extrarregistral de un signo, que depende del carácter notorio o no del signo en cuestión, adecuándose de este modo a los compromisos derivados de la pertenencia del Reino de España al Convenio de la Unión de París, en cuyo Tratado la revisión de La Haya de 1925 ha introducido el artículo 6 bis, a cuyo tenor se ha de posibilitar, de oficio o a instancia de parte, que se pueda rehusar o invalidar el registro y prohibir el uso de una marca que constituya reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare notoriamente conocida, o que, en su parte esencial, constituya reproducción de tal marca conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta. Para tales supuestos, se prevé el plazo de cinco años, como mínimo, a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca, y pueden los países signatarios prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición de uso. Pero, en los términos del citado artículo 6 bis, no debe fijarse plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe. A este régimen, previsto para las marcas "notoriamente conocidas", el legislador añadió, en evitación de perjuicios que el cambio radical en el sistema de adquisición pudiera producir para el simple usuario de un signo, un período transitorio durante el cual este usuario podrá anular el registro de una marca posteriormente inscrita.
De este modo, el artículo 3, después de haber dispuesto (num. 1 ) que el derecho sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado, previene que, ello no obstante, el usuario de una marca anterior notoriamente conocida en España por los sectores interesados pueda reclamar la anulación de una marca registrada para productos idénticos o similares que pueda crear confusión con la marca notoria, siempre que ejercite la acción antes de que transcurran cinco años desde la fecha de publicación de la concesión de la marca registrada, a no ser que ésta hubiera sido solicitada de mala fe, en cuyo caso la acción de anulación será imprescriptible (artículo 3.2 ). En tanto que, por otra parte, quien esté usando una marca con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley, a tenor de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera, podrá reclamar la anulación de una marca registrada para productos idénticos o similares que pueda crear confusión con la marca anteriormente usada, siempre que ejercite la acción antes de que transcurran tres años desde la entrada en vigor de la Ley y no hayan pasado tres años desde la fecha de publicación de la concesión de la marca cuyo registro se pretenda anular.
En el supuesto de Autos, el registro de la marca por la entidad demandada fue publicado en 16 de junio de 1988, y la Ley entró en vigor en 12 de mayo de 1989. La demanda se interpuso en 25 de mayo de 1994 . Pero la Sentencia recurrida estima que se trata de una marca notoriamente conocida en España por el sector interesado, así como que su registro se ha producido de mala fe, aseveraciones que no se combaten adecuadamente en este recurso, pues la notoriedad de la marca es cuestión de hecho, cuya fijación es competencia de la Sala de instancia y sólo puede ser impugnada demostrando el error de Derecho en la apreciación de la prueba, que exige la cita del concreto precepto valorativo que haya sido vulnerado (SSTS 8 y 21 de abril, 9 y 23 de mayo de 2005, etc.) o por la vía de la arbitrariedad, irrazonabilidad o error patente, al amparo de la doctrina del Tribunal Constitucional (SSTC 55/1993, de 15 de febrero; 219/1993, de 30 de junio; 107/1994 ;etc.) y aunque la existencia de mala fe, a la vez que implica un dato de hecho, supone una valoración jurídica, que puede ser sometida a revisión casacional (SSTS 5 de junio de 1999, 28 de junio de 2002, 17 de enero y 18 de diciembre de 2001, 10 de marzo de 2000, 6 de febrero de 2003, etc.) no se intenta de modo correcto, aunque se refiere a ello en el segundo motivo, acudiendo a un intento de justificación que esta Sala ha rechazado ya en otras ocasiones, dentro de los conflictos entre las mismas partes que han llegado a nuestro conocimiento.
Y así, la recurrente señala que, al haber adquirido "la infraestructura del Hotel Ritz de Barcelona" por Auto de adjudicación y remate de 13 de junio de 1975, tuvo el convencimiento de haber adquirido también "los elementos inherentes a la misma". Pero el tema ya fue examinado en las Sentencias de esta Sala de 14 de octubre de 1993 y de 24 de marzo de 2006. La de 14 de octubre de 1993 declaró que aquella adjudicación no comprendía la titularidad del negocio "Hotel Ritz de Barcelona", la cual se reconocía exclusivamente de la entonces actora, que era también "Hotel Ritz de Barcelona, S.A.", como en los presentes Autos. La Sentencia de 24 de marzo de 2006 (Rec. 3339/1999 ) conoció de una acción reivindicatoria marcaría y condenó a la entonces demandada ("Inmobiliaria Sarasate, S.A."), que había sido ya condenada (por la Sentencia antes citada de 14 de octubre de 1993 ) a abstenerse del uso del distintivo comercial que ya fue objeto de aquel primer litigio (iniciales "HR" con la especial configuración que allí se describe), no obstante lo cual la entonces demandada, perteneciente al grupo de empresas de la demandada en estos Autos, lo inscribió como marca, que fue objeto de reivindicación en los Autos que concluyeron en la sentencia de 24 de marzo de 2006 . La mala fe, en cuanto conciencia de la existencia y del uso de los signos, se habría de basar en un error excusable que en este caso, como sugiere la sentencia recurrida (FJ 7º), no es apreciable, dadas las circunstancias concurrentes en el conflicto entre la actora y las sociedades del grupo al que pertenece la demandada. No debe olvidarse que la propia demandada, al proponer la excepción de litisconsorcio pasivo necesario, señala que la marca es explotada por "Inmobiliaria Sarasate, S.A.", que fue la demandada en las sentencias que se acaban de aludir.
Es claro, pues, que habiendo apreciado la Sala de instancia, en ejercicio de su competencia, el carácter notorio de la marca y su registración de mala fe por la demandada, se ha de subsumir el supuesto bajo la previsión del artículo 3.2 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, y la Sala no ha podido vulnerar por inaplicación la DT 3ª de la referida Ley, que no era aplicable. El motivo ha de decaer.
En el Motivo segundo, por la vía del ordinal 4º del artículo 1692 LEC 1881, la recurrente denuncia la infracción del artículo 3.2 Ley de Marcas (32/1988 ), y del artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París cuya aplicación estima improcedente por no concurrir, a su juicio, los requisitos establecidos en el artículo 3.2 citado por lo que respecta a la acción de nulidad ejercitada e infracción del artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París .
El motivo no se estima, pues la recurrente se limita a oponer su personal criterio al del Jugador, sin combatir adecuadamente la base fáctica de la que se parte en la sentencia recurrida. Se incide de este modo en el vicio procesal conocido como "hacer supuesto de la cuestión", lo que está vedado en casación, y consiste en partir de datos fácticos diferentes de los fijados o tenidos en cuenta en la resolución objeto del recurso sin obtener previamente su modificación o integración por parte de este Tribunal, mediante el cauce procesal adecuado, esto es, el error de Derecho en la valoración de la prueba o mediante la demostración de error patente en la apreciación, como tantas veces ha dicho esta Sala (Sentencias de 10 y 22 de febrero, 21 de abril, 9 y 18 de mayo de 2005, 11 de marzo, 23 de septiembre y 25 de octubre de 2004, etc.).
La desestimación de los motivos conduce a la del propio recurso, con imposición de las costas a la recurrente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1715.3 LEC 1881 .
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
NO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Procurador D. Argimiro Vázquez Guillén en nombre y representación de "HOSTELERIA UNIDA, S.A.", contra la Sentencia dictada en uno de diciembre de mil novecientos noventa y nueve por la Sección Quince de la Audiencia Provincial de Barcelona en el recurso de apelación nº 1403/96 imponiendo a dicha parte las costas causadas por su recurso de casación.
Líbrese al mencionado tribunal la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de Sala.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Jesús Corbal Fernández.- Vicente Luis Montés Penadés.- Clemente Auger Liñán.-Rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Vicente Luis Montés Penadés, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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