STS, 9 de Octubre de 2008
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 09 Octubre 2008 |
| Emisor | Tribunal Supremo, sala tercera, (Contencioso Administrativo) |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a nueve de Octubre de dos mil ocho.
VISTO por la Sala Tercera, Sección Tercera, del Tribunal Supremo, el recurso de casación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Doña Almudena González García, en representación de COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, contra la sentencia nº 411, dictada con fecha 16 de marzo de 2006 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso nº 2152/2002. Ha sido parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado.
Mediante resolución de 22 de octubre de 2001, la Oficina Española de Patentes y Marcas -en lo sucesivo, OEPM- concedió el registro de la marca mixta nº 2.354.951 «PALMOLIVA» para distinguir, dentro de la clase 29 del Nomenclátor, aceitunas en conserva, por no apreciar incompatibilidad con la marca denominativa nº 33.484 «PALMOLIVE», inscrita para productos de la clase 3 -crema con grasa y grasa para el cutis; polvos para el cutis; preparaciones para el lavado de la cabeza; productos de perfumería, higiene y tocador-, ni con la marca comunitaria, también denominativa, nº 167.122 «PALMOLIVE», inscrita para productos de las clases 3 -preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; perfumería; aceites esenciales, cosméticos; lociones para el cabello; dentífricos- y 5 -productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas- del Nomenclátor internacional. La OEPM apreció una cierta similitud entre los signos pero también una total disparidad en cuanto a los ámbitos aplicativos, por lo que concluyó que no concurría la prohibición de registro contenida en el artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de Marcas, y descartó también la existencia de la prohibición contenida en el artículo 13.c) sobre aprovechamiento de la marca notoria al no haberse probado este extremo. Dicha resolución fue recurrida en alzada, y el recurso fue desestimado por resolución de 11 de julio de 2002 que reiteró las anteriores apreciaciones.
Contra las resoluciones de la OEPM de 11 de julio de 2002 y 22 de octubre de 2001 interpuso recurso contencioso- administrativo la representación procesal de COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, que fue el número 2152/2002 de la Sección Quinta de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el que se personó como parte demandada el ABOGADO DEL ESTADO, recayendo sentencia desestimatoria con fecha 16 de marzo de 2006, cuya "ratio decidendi" se halla en su fº. jº. 1º, que concluye: «Del examen comparativo de las marcas enfrentadas resultan suficientes diferencias no sólo en la denominación sino principalmente en el ámbito aplicativo, es manifiesta la falta de relación comercial entre las aceitunas en conserva y los productos que ampara la marca oponente. Por todo ello no cabe otra conclusión jurídica que la de considerar que resulta conforme a Derecho la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que, por no concurrir los presupuestos del art. 12.1 de la Ley 32/1988, concede la inscripción solicitada, determinando la desestimación de la demanda ».
Contra la referida sentencia preparó recurso de casación la representación procesal de COLGATE-PALMOLIVE COMPANY que el Tribunal de instancia tuvo por preparado mediante providencia de 16 de mayo de 2006.
La Procuradora de los Tribunales Dª Almudena González García, en nombre de COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, ha interpuesto recurso de casación formalizado mediante escrito presentado en el Registro General del Tribunal Supremo el 30 de junio de 2006, en el que articula cinco motivos de casación. En el desarrollo del primer motivo, al amparo del apartado c) del artículo 88.1 de la LRJCA, denuncia que la sentencia ha incurrido en incongruencia omisiva y en vulneración del artículo 218 de la LEC porque omite cualquier razonamiento sobre la notoriedad y renombradía de la marca «PALMOLIVE», que determina una especial protección que ha sido reconocida en convenios internacionales suscritos por España y, en particular, en el artículo 6 bis del Convenio General de la Unión de París, en el art. 16, incisos 2 y 3 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC); y, en el sistema comunitario, en la Directiva del Consejo 89/104/CEE de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, en el art. 8, inciso 5, del Reglamento 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, en el que se incluye la notoriedad entre los motivos de denegación relativos, aunque las marcas amparen productos disimilares, en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, caso C-251/95, SABEL B.V./PUMA AG, y en el artículo 13 de la Ley 32/1988, de Marcas ; relaciona la documentación que ha aportado que, a su juicio, justifica de forma suficiente el carácter de marca notoria, y alega que el consumidor puede considerar que la marca aspirante ampara un producto incluido dentro de la gama de la recurrente, lo que determinaría el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la prioritaria. En el segundo motivo, que desarrolla también al amparo del apartado c) del artículo 88.1 de la LRJCA, denuncia que la sentencia ha incurrido en incongruencia omisiva y en vulneración del artículo 218 de la LEC porque no entra a valorar, en la comparación entre signos, que la propia resolución recurrida de la OEPM de 11 de julio de 2002, que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la concesión de la marca, reconocía la existencia de similitud entre los signos «PALMOLIVA» y «PALMOLIVE», habida cuenta de que de las nueve letras de las que se componen sólo varía la vocal final; tampoco señaló en ningún momento que las marcas fueran, desde un punto de vista denominativo, diferentes. El tercer motivo desarrollado también al amparo del apartado c) del artículo 88.1 de la LRJCA, denuncia que la sentencia adolece de incongruencia omisiva y vulnera el artículo 218 de la LEC por haber incurrido en error al comparar los productos distinguidos por las marcas respectivas, y ello porque -a juicio de la recurrente- sí existe relación comercial entre las "aceitunas en conserva" y los productos que amparan las marcas prioritarias, en particular, los "alimentos para bebés", productos que se destinan a la alimentación y que pueden tener entre sus componentes aceite de oliva, que incluso se utiliza en productos de cosmética y de tocador. También desarrolla el cuarto motivo al amparo del apartado c) del artículo 88.1 de la LRJCA, y a través del mismo denuncia que la sentencia ha incurrido en incongruencia omisiva y en vulneración del artículo 218 de la LEC porque no se ha pronunciado sobre el riesgo de asociación que se puede producir entre las marcas en conflicto en el mercado, riesgo que ha sido declarado como causa de denegación por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que no ha exigido para ello la identidad de los signos o de los productos sino que ha considerado suficiente que un signo pueda evocar a otro (STS de 28 de enero de 1993 ). El motivo quinto, por último, se desarrolla al amparo del apartado d) del artículo 88.1 de la LRJCA, y a través del mismo se denuncia la inaplicación de lo dispuesto en los artículos 12.1.a) y 13.c) de la Ley 32/1988, de Marcas, y de la jurisprudencia que la desarrolla, ya que, de haberse interpretado correctamente tales normas y la jurisprudencia que se invocó en la demanda, hubiera debido denegarse la inscripción. Concluye suplicando a la Sala que: «[resuelva] decretando finalmente la admisibilidad del recurso interpuesto, casando la Sentencia recurrida y decretando la pertinencia de que se deniegue la inscripción de la solicitud de marca española 2354951 PALMOLIVA».
Por providencia de 19 de abril de 2007 la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Tribunal admitió el recurso de casación, y por providencia de 19 de junio de 2007 la Sección Tercera acordó entregar copia del escrito de interposición al Abogado del Estado para que formalizara su escrito de oposición.
SEXTO,- Mediante escrito presentado el 16 de julio de 2007 el Abogado del Estado se opuso al recurso, interesando su desestimación con costas.
Mediante providencia de 18 de junio de 2008 se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 1 de octubre de 2008, designándose Magistrado Ponente al Magistrado Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret. En la indicada fecha han tenido lugar ambos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret, Presidente de la Sección
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 16 de marzo de 2006, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de COLGATE-PALMOLIVE COMPANY contra la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas con fecha 22 de octubre de 2001, confirmada por otra de fecha 11 de julio de 2002, que concedió el registro de la marca nº 2.354.951 «PALMOLIVA», mixta, para distinguir productos de la clase 29 del Nomenclátor internacional por estimarla compatible con la marca nacional denominativa nº 33.484 «PALMOLIVE», inscrita para productos de la clase 3, y con la marca comunitaria nº 167.122 «PALMOLIVE», denominativa, inscrita para productos de las clases 3 y 5 del Nomenclátor internacional..
Los motivos primero y cuarto de casación son susceptibles de ser examinados conjuntamente, y han se ser acogidos. Son muchas las resoluciones del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional (entre estas últimas, la STC 44/2008, de 10 de marzo ) en las que se ha reconocido la incongruencia omisiva como vicio de las resoluciones judiciales que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, habiéndose afirmado (en el fºjº nº 2 de la STC antes citada) que la incongruencia omisiva o "ex silentio" se produce cuando el órgano judicial deja sin repuesta alguna de las cuestiones planteadas por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita, cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución. Pues bien, se ofrece claro en el caso enjuiciado que el Tribunal de instancia no ha respondido a los alegatos esenciales planteados por la recurrente que se han enumerado en el antecedente cuarto de esta sentencia relativos a la notoriedad y renombre de la marca y al riesgo de asociación que se puede producir entre las marcas en conflicto, por lo que incurre en el vicio de incongruencia omisiva que el recurrente en casación denuncia.
Estimados los motivos de casación, debemos resolver [ex. art. 95.2.d) de la L.J.] dentro de los términos en los que el debate se planteó en la instancia. Ello exige examinar si los actos administrativos de la O.E.P.M. que autorizaron el registro de la marca «PALMOLIVA» y que fueron confirmados por la sentencia que se recurre, son conformes con los artículos 12.1 y 13 de la Ley 32/1988, de Marcas.
La jurisprudencia ha afirmado de modo constante que la aplicación de la prohibición relativa establecida en el artículo 12.1 de la Ley de Marcas requiere la concurrencia acumulativa de las siguientes circunstancias: a) que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca anteriormente solicitada o registrada; y b) que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ya distingue la marca anteriormente registrada o solicitada. No basta la presencia de una sola de aquellas circunstancias para que la prohibición opere, salvo en el supuesto de marca renombrada.
Al efectuar la comparación entre las marcas enfrentadas desde una visión de conjunto, se aprecia en el caso enjuiciado que existe una cuasi total identidad denominativa y fonética entre los signos. No existe, por el contrario, semejanza en cuanto a los productos, que se encuadran en distintas clases del Nomenclátor, y que son absolutamente dispares, sin que pueda atribuirse carácter obstaculizador al hecho de la hipotética coincidencia del aceite de oliva entre los componentes de los productos, que no justifica ni la relación comercial que se alega ni el riesgo de asociación. No concurren por lo tanto, en este supuesto, los presupuestos que determinarían la prohibición de acceso al Registro de la aspirante. Tampoco, en el caso de que se hubiera probado la notoriedad de las marcas prioritarias -lo que niega la sentencia recurrida- podría aceptarse la incompatibilidad entre los signos enfrentados porque el principio de especialidad sólo decae ante el supuesto de marca renombrada. Como ha señalado el Tribunal Supremo [SSTS de 30 de septiembre de 2008 (RC 4156/2006), de 29 de diciembre de 2003 (RC 3409/1999 ) y de 10 de diciembre de 2007 (RC 1583/2005)], no cabe confundir dos conceptos jurídicos distintos como son el de marca notoria y el de marca renombrada, puesto que la notoriedad se refiere al conocimiento por el consumidor medio de una marca concreta en relación con un sector comercial determinado, mientras que el renombre indica que la marca es conocida en todos los ámbitos por el público en general, y que la atenuación -o incluso la exclusión- del principio de especialidad que se produce respecto de la marca renombrada no opera en relación con la marca notoria; en el supuesto que ahora se examina, aun cuando se hubiera probado que las marcas de las que es titular la actora son reputadas y notorias en el ámbito en el que se comercializan, no podría atribuírseles el carácter de renombradas. Obtenidas las anteriores conclusiones, cualquier otra alegación resulta intrascendente porque, no existiendo riesgo de confusión desaparece el peligro de asociación; y tampoco puede entrar en juego el invocado artículo 13.c) de la Ley 32/1988 porque, conforme es doctrina de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo, el citado precepto no puede disociarse del «juicio de confundibilidad» entre los signos enfrentados, de modo que no apreciándose riesgo de confusión ni riesgo de asociación entre las marcas confrontadas, dicho precepto deviene aplicable. Lo anterior conlleva la desestimación del recurso.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso- administrativa, no procede efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en primera instancia ni de las originadas en el presente recurso de casación.
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y en ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
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) Ha lugar al recurso de casación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Doña Almudena González García, en representación de COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, contra la sentencia nº 411, dictada con fecha 16 de marzo de 2006 en el recurso contencioso-administrativo nº 2152/2002, por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sentencia que casamos.
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) Desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de COLGATE-PALMOLIVE COMPANY contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 11 de julio de 2002 que desestimó el recurso interpuesto contra la resolución de fecha 22 de octubre de 2001, y ratificó la concesión del registro de la marca nacional nº 2.354.951 «PALMOLIVA», mixta, para la clase 29 del Nomenclátor internacional, actos administrativos que confirmamos.
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) No ha lugar a la imposición de las costas de este recurso de casación, ni a las de la instancia.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. DON FERANDO LEDESMA BARTRET, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como SECRETARIO, certifico.
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