STS, 13 de Junio de 2008
| Ponente | FERNANDO LEDESMA BARTRET |
| ECLI | ES:TS:2008:2975 |
| Número de Recurso | 3775/2006 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 13 de Junio de 2008 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a trece de Junio de dos mil ocho.
VISTO por la Sala Tercera, Sección Tercera, del Tribunal Supremo, el recurso de casación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Dña. Lucía Torres Rius, en representación de UNIÓN DETALLISTAS ESPAÑOLES S. COOP. UNIDE, contra la sentencia de fecha 27 de febrero de 2006 dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso nº 912/2002. Ha sido parte recurrida el Abogado del Estado.
En el recurso contencioso-administrativo nº 912/2002, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 27 de febrero de 2006, cuyo fallo dice textualmente: "FALLO: que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de UNION DETALLISTAS ESPAÑOLES S. COOP. UNIDE, sin costas".
La representación procesal de UNIDE preparó contra dicha sentencia recurso de casación, que el Tribunal de instancia tuvo por preparado mediante providencia de 6 de junio de 2006.
El 27 de julio de 2006 tuvo entrada en el Registro General del Tribunal Supremo escrito de la representación procesal de UNIDE interponiendo recurso de casación contra la referida sentencia, basándose en dos motivos: en el primero, acogido al art. 88.1.c) de la L.J., se denuncia la incongruencia omisiva en que, a su juicio, ha incurrido la sentencia por haber omitido toda consideración sobre el hecho, alegado destacadamente en la demanda, de que el rótulo de establecimiento nº 150.114 en que en parte se fundan las resoluciones de la O.E.P.M. denegatorias de la marca denominativa nº 2.289.073 Gama, clase 35, es, cabalmente, de la titularidad de UNIDE, por lo que no puede ser invocado como obstacularizador del registro interesado; y en el segundo, acogido al art. 88.1. d) de la L.J., se alega que la sentencia ha llevado a cabo una incorrecta aplicación del art. 12.1.a) de la L.M. y de la jurisprudencia nacional y contenciosa europea que lo interpreta, desarrollando este motivo a través de tres ejes principales, que son los siguientes: que la comparación se ha hecho haciendo en las marcas obstaculizadoras particiones o disecciones contrarias a dicha jurisprudencia, según la cual la comparación debe hacerse atendiendo a una visión de conjunto; que la sentencia no ha ponderado el elemento gráfico de la marca oponente 238.068 ; y que las áreas comerciales en que operan las marcas confrontadas son diferentes. Concluye suplicando: "dicte en su día sentencia por la que estime el presente recurso de casación y, 1º.- Declare que la sentencia recurrida adolece de incongruencia omisiva de acuerdo con lo razonado en el motivo primero de este recurso, y en consecuencia, anule la misma, reponiendo las actuaciones al momento en que fue dictada, al objeto de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dicte una nueva sentencia ajustada a Derecho, en la que se analicen y resuelvan todas las cuestiones planteadas en la demanda del recurso contencioso- administrativo y, en concreto, si el rótulo de establecimiento nº 150.114 "GAMA", de mi mandante, puede ser considerado como obstáculo del registro de la marca 2.289.073 "GAMA" solicitada por propia UNION DE DETALLISTAS ESPAÑOLAS S. COOP. UNIDE. 2º.- Con carácter subsidiario y para el caso de que no se estime la pretensión anterior, case y anule la sentencia recurrida y pronuncie otra más ajustada a Derecho por la que, con estimación del motivo segundo, acuerde la concesión de la citada marca nº 2.289.073 "GAMA", en aplicación del art. 12.1.a) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia que lo interpreta".
El recurso de casación fue admitido mediante providencia de 1 de junio de 2007.
El Abogado del Estado se opone al recurso y suplica su desestimación con imposición de las costas.
Mediante providencia de 25 de mayo de 2008 se señaló para votación y fallo del presente recurso el día 10 de junio de 2008, en que han tenido lugar dichos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret, Presidente de la Sección
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 27 de febrero de 2006, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de UNIÓN DETALLISTAS ESPAÑOLES S. COOP UNIDE contra la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas con fecha 20 de febrero de 2001, confirmada por otra de fecha 21 de febrero de 2002, que denegó el registro de la marca nº 2.289.073 «GAMA», denominativa, para distinguir productos de la clase 35 del Nomenclátor internacional (venta de toda clase de productos alimenticios, bebidas, para la limpieza del hogar y la higiene personal; servicios de publicidad y gestión de negocios comerciales; emisión de franquicias y ayuda a la explotación de una empresa comercial en régimen de franquicia) por estimarla incompatible con las marcas opuestas de oficio nº 2.038.068 y nº 279.146, inscritas respectivamente para las clases 35 (asesoría e información sobre todo tipo de negocios, información comercial, estimaciones en los negocios, estudio de mercados, informes de negocios, contabilidad, servicio de asesores para la organización y dirección de negocios, peritajes en negocios, asistencia en la dirección de negocios, servicios de contenciosos y en general, toda clase de servicios de asesoría para la organización y dirección de negocios y empresas comerciales, así como todo lo que se relacione con servicios de importación y exportación, transcripción de comunicaciones, consultas sobre problemas de personal, análisis del precio de costo, consultas para la dirección de negocios, asistencia en la dirección de empresas, industriales o servicios de asesores para la dirección de empresas, publicidad, relaciones publicas, servicios de información estadística, evaluaciones de los negocios, investigaciones (búsqueda) de mercados, informes de negocios, investigaciones para negocios, ventas en publica subasta) y 21 (enseres domésticos y utensilios para arte culinario, exceptuándose asadores), y con el rótulo de establecimiento, también opuesto de oficio, nº 150.114 «GAMA».
La justificación de la resolución adoptada por el Tribunal sentenciador se encuentra en el fundamento jurídico primero de la sentencia recurrida, en el que se expone que, efectuado el examen comparativo de las marcas enfrentadas, la nacional nº 2.289.073 y las marcas opuestas de oficio también nacionales nº 2.038.068 para la clase 35 y 279.146 para la clase 21, así como el rótulo de establecimiento nº 150.114, todos ellos con igual denominación que la solicitante GAMA, resultan obvias las razones jurídicas de la denegación de la inscripción solicitada, porque es evidente la identidad denominativa de los distintivos enfrentados, concurriendo por ello los presupuestos aplicativos del art. 12.1 de la Ley de Marcas.
El primero de los dos motivos en que se funda el escrito de interposición de esta casación, acogido al art. 88.1.c) de la L.J., imputa a la sentencia combatida incongruencia omisiva, con infracción -por aplicación incorrecta- del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia nacional y comunitaria relativa a la comparación entre distintivos y al riesgo de confusión, y se argumenta en la forma que hemos resumido anteriormente (en el antecedente tercero de esta sentencia). Ha lugar a acoger el motivo. Son muchas las resoluciones del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional (entre estas últimas, la STC 44/2008, de 10 de marzo ) en las que se ha reconocido la incongruencia omisiva como vicio de las resoluciones judiciales que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, habiéndose afirmado (en el fºjº nº 2 de la STC antes citada) que la incongruencia omisiva o "ex silentio" se produce cuando el órgano judicial deja sin repuesta alguna de las cuestiones planteadas por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita, cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución. Pues bien, se ofrece claro en el caso enjuiciado que el Tribunal de instancia no ha respondido sobre un alegato esencial planteado por la recurrente, que se resume en la cuestión de si, a pesar de haberse acreditado que es la titular del rótulo de establecimiento nº 150.114 «GAMA», puede éste considerarse un obstáculo para el registro de la marca aspirante. Por ello, al haber dejado este punto sin respuesta, la sentencia incurre en el vicio de incongruencia omisiva que el recurrente en casación denuncia y que debe ser acogido, toda vez que, además, tampoco cabe apreciar que el alegato haya sido tácitamente rechazado.
Estimado el motivo de casación, debemos resolver [ex. art. 95.2.d) de la L.J.] dentro de los términos en los que el debate se planteó en la instancia. Ello exige examinar si los actos administrativos de la O.E.P.M. que denegaron el registro de la marca «GAMA» por apreciar riesgo de confusión con las marcas prioritarias números 2.038.068 y 279.146 «GAMA» y con el rótulo de establecimiento «GAMA», derivado de la existencia de una evidente similitud y una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos, y que fueron confirmados por la sentencia que se recurre, son conformes con el artículo 12.1 de la Ley 32/1988, de Marcas.
En primer lugar, rechazamos que el hecho de que la recurrente sea titular del rótulo de establecimiento nº 150.114 «GAMA» tenga alguna incidencia sobre la prohibición de inscripción de la marca aspirante, porque si bien es cierto que dicho rótulo no puede ser invocado como obstaculizador del registro, no lo es menos que ha sido utilizado como un argumento añadido en concurrencia con las marcas nº 2.038.068 y nº 279.146, con las que debe realizarse la comparación.
La jurisprudencia ha afirmado de modo constante que la aplicación de la prohibición relativa establecida en este precepto requiere la concurrencia acumulativa de las siguientes circunstancias: a) que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca anteriormente solicitada o registrada; y b) que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ya distingue la marca anteriormente registrada o solicitada. Salvo supuestos que no son los de este caso (marca renombrada), no basta la presencia de una sola de aquellas circunstancias para que la prohibición opere.
En primer lugar, al efectuar la comparación de las marcas enfrentadas desde una visión de conjunto, se aprecia en el caso enjuiciado que existe una total identidad denominativa y fonética entre los signos. La identidad del elemento denominativo «GAMA» es prevalente, y el riesgo de confusión que esa identidad genera no desaparece -en este caso- porque el elemento gráfico de las marcas opuestas de oficio carece de la suficiente fuerza diferenciadora. En segundo lugar, la propia recurrente reconoce la similitud que existe entre la marca que solicita y la marca nº 2.038.068, pues ambas se refieren a servicios semejantes que, además, están incluidos en la misma clase del Nomenclátor internacional. No podemos acoger que se consideren diferentes las áreas comerciales donde se desarrollan las actividades -los servicios- de las marcas enfrentadas, puesto que concurren en el ámbito de negocios comerciales. Todo lo anterior comporta la aplicación de la prohibición contenida en el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas y la consiguiente desestimación del recurso.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso- administrativa, no procede efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en primera instancia ni de las originadas en el presente recurso de casación.
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y en ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
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) Ha lugar al recurso de casación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Doña Lucía Torres Ríus, en representación de UNIÓN DETALLISTAS ESPAÑOLES S. COOP. UNIDE, contra la sentencia dictada con fecha 27 de febrero de 2006 en el recurso contencioso-administrativo nº 912/2002, por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sentencia que casamos.
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) Desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de UNIÓN DETALLISTAS ESPAÑOLES S. COOP. UNIDE contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 21 de febrero de 2002 que desestimó el recurso interpuesto contra la resolución de fecha 20 de febrero de 2001, y ratificó la denegación del registro de la marca nacional nº 2.289.073 «GAMA», denominativa, para la clase 35 del Nomenclátor internacional, actos administrativos que confirmamos.
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) No ha lugar a la imposición de las costas de este recurso de casación, ni a las de la instancia.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. DON FERNADO LEDESMA BARTRET, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como SECRETARIO, certifico.
