STS, 11 de Noviembre de 2005

En el proceso contencioso-administrativo número 3708/1997, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictó sentencia de fecha 16 de octubre de 2002, cuyo fallo dice literalmente: «FALLAMOS: Debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso- administrativo interpuesto por la FUNDACIÓN SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO, contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de Febrero y de 18 de Julio de 1.997, denegatorias de marca nº 20.021.018 3 (sic), de la clase 42; y todo ello sin hacer pronunciamiento sobre las costas causadas en el presente expediente.».

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la Fundación SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO recurso de casación, que la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana tuvo por preparado mediante providencia de fecha 19 de diciembre de 2002 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación de la recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 19 de febrero de 2003, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO: «que teniendo por presentado este escrito con sus copias, en méritos de lo expuesto tenga por formalizado el Recurso de Casación contra la Sentencia nº 1621/02 dictada en fecha 16 de octubre de 2.002 por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sección Tercera, y previos los trámites legales oportunos dicte otra que revocando la citada, reconozca el derecho de mi mandante la Fundación Servicio Valenciano de Empleo, a inscribir la marca número 2.021.018 en la Oficina Española de Patentes y Marcas.».

La Sala, por providencia de fecha 21 de septiembre de 2004, admitió el recurso de casación.

Por providencia de la Sala de fecha 25 de octubre de 2004 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó en escrito presentado el día 3 de noviembre de 2004, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y concluyó con el siguiente SUPLICO: «que, teniendo por presentado este escrito y por evacuado el trámite de oposición, dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.».

Por providencia de fecha 4 de julio de 2005, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 2 de noviembre de 2005, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de Sala

Sobre el objeto del recurso de casación.

Constituye el objeto de este recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de 16 de octubre de 2002, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Fundación SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 18 de julio de 1997, que desestimó el recurso ordinario formulado contra la resolución precedente de 5 de febrero de 1997, que acordó denegar la inscripción de la marca nacional número 2.021.018 "SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO", para distinguir servicios de la clase 42 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

En aras de una adecuada comprensión del debate casacional, y con el objeto de delimitar el thema decidendi, procede transcribir las consideraciones jurídicas de la sentencia recurrida, en el extremo que concierne a la declaración de conformidad a Derecho de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnadas, que se sustenta por la Sala de instancia, acogiendo la fundamentación jurídica expuesta en la precedente sentencia de 24 de septiembre de 2001, que resolvió la improcedencia de acceso al registro de la marca de idéntica denominación para distinguir, en ese caso, servicios de la clase 37 del Nomenclátor Internacional de Macas, en base a la aplicación de los artículos 12.1 a) y 11.1 a) y c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, al apreciar tanto el grado de similitud denominativa existente con las marcas oponentes números 2.005.890 y 2.005.891 "SVE - SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO" (mixta), y la relación de los campos aplicativos, que inciden en el mismo sector del mercado, como por poder caracterizarse jurídicamente el distintivo de genérico, al estar la marca compuesta de tres vocablos de los que se puede afirmar esa condición, al ser descriptivos de los servicios solicitados, sin que pueda cuestionarse en este proceso la ilegalidad de las marcas obstaculizadoras preexistentes, según se refiere sustancialmente, en el fundamento jurídico segundo, en los siguientes términos:

Respecto a la primera de las cuestiones estima la Sala que es correcta la conclusión a la que llega el Registro de la Propiedad Industrial al afirmar su carácter genérico dado que la marca está compuesta de tres vocablos de los que se puede afirmar esta condición «Servicio», «Valenciano» y «Empleo», condición que no puede estimarse obviada por el hecho de aparecer juntos, como ha venido consagrando la Jurisprudencia, así, podemos señalar entre otras, la STS de 15-11-1993 cuando establece que «... El art. 124.5° EPI prohíbe la admisión al RPI como marcas de las denominaciones genéricas por carecer de la necesaria fuerza distintiva del producto amparado por ella que es precisamente la finalidad que cumple la marca, ... La denominación solicitada se compone de dos elementos -«especialistas» y «neumático»- tan genéricos que carecen de toda significación distintiva de los productos a que se refiere (neumáticos, cámaras, arandelas y equipos para reparar cámaras de aire) y en cuanto al último elemento --Cataluña-- es de carácter geográfico, e igualmente inapropiable en exclusiva. El conjunto de esos elementos tampoco ofrece la singularidad determinadora de la identidad en el mercado de los productos que pretende amparar y es, en cambio, excluyente para los demás especialistas del Neumático que trabajan en Cataluña. El concepto resultante es claramente genérico sin que pueda ser objeto de la apropiación denominativa pretendida. Como tampoco la coincidencia en la denominación solicitada con la denominación social de la actora constituye un criterio «per se» para la concesión de una marca aunque --conforme al art. 124.3° constituya, además, una causa de prohibición para otras solicitantes ya que la denominación coincidente con la denominación social, en tanto que «nombre» de la Sociedad Anónima inscribible en el Régimen Mercantil Central, queda en todo caso sometida al régimen de prohibición del art. 124 EPI...». Por más reciente, señalar asimismo la de 28-03-2000: «El primero de estos preceptos prohíbe la inscripción de «las denominaciones genéricas», naturaleza que indudablemente cabe aplicar a la marca que aquí se discute en relación con los servicios que intenta individualizar, como acertadamente se indica en la sentencia recurrida, cuya valoración, por lo demás, no cabe discutir en casación. Pero es que, por otra parte, el CUP., en el artículo mencionado, es más concreto en la prohibición al excluir a «las que estén desprovistas de todo carácter distintivo»; y es claro que el término «university», o su correlativo castellano «universidad», cuya traducción no ofrece dificultad para el común de los destinatarios del sector, se usa para referirse a la enseñanza, con lo que carece de efecto diferenciador con respecto a los servicios que otros centros prestan en esos niveles educativos. Esta genericidad no se pierde por la adición del término «european», que a la par de ser geográfico y, consecuentemente, inaccesible al Registro, según el art. 124.6 EPI., la única virtualidad individualizadora que posee es con referencia a los otros cuatro continentes, insuficiente para lograr una especificidad con el nuestro.».

En tomo al segundo de los motivos, partiendo de la base de que ambas marcas inciden en el mismo sector del mercado, la única diferencia existente entre ambas es que en la previamente inscrita, los tres vocablos a que hemos hecho referencia aparecen precedidos de las siglas SVE, siendo por lo demás completamente idénticas de forma que es evidente la confusión a que puede inducirse en el sector en el que ambas desarrollan su actividad.

Se centra asimismo la demanda en la ilegalidad de la marca previamente concedida y que justifica este último motivo de denegación, pero todos sus argumentos no tienen cabida en el presente procedimiento cuyo ámbito se circunscribe a la resolución administrativa impugnada, siendo el recurso contencioso-administrativo referido en la misma en el que deben ser valoradas dichas circunstancias, todo ello, con las consecuencias posteriores que puedan derivarse.

En consecuencia de cuanto se ha expuesto, procede desestimar el presente recurso contencioso- administrativo y mantener la resolución impugnada.

La nueva situación jurídica existente ante el desistimiento de la actora frente a las impugnaciones de las Marcas núm. 2.005.890 y 891 «SVE Servicio Valenciano de Empleo», realizada en estos autos al haberse acumulado a este recurso los recursos números 912/98 y 913/98, por haber sido anuladas en resoluciones de 3 Abr. 2000 al haber sido retirados los expedientes al no haberse abonado las tasas de concesión y del primer quinquenio, en nada inciden para modificar el criterio de la sentencia invocada, que precisamente confirma la resolución administrativa denegatoria por su carácter genérico.».

TERCERO.- Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por la Fundación SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO se articula en la formulación de seis motivos, que se fundan todos ellos al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate:

En el primer motivo de casación, la recurrente denuncia que la Sala de instancia ha infringido los artículos 1 y 11.1 a) y c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, al mantener un criterio sobre el carácter genérico de la marca aspirante, que no es conforme a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, y que se revela incongruente con el complejo denominativo diferenciado que engloba servicios, que no sólo se corresponden con la mera intermediación en el empleo.

En el segundo motivo de casación, que se formula por infracción de lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución, censura que la Sala de instancia ha vulnerado el principio de igualdad ante la Ley, al no tomar en consideración que, al haberse producido la caducidad de las marcas número 2.005.890 y 2.005.891 y la cancelación del registro, habría desaparecido el obstáculo formal a la concesión de la marca aspirante y, consecuentemente, no se puede invocar el carácter genérico para impedir el acceso al registro, que no habría sido tomado en cuenta en la inscripción de las marcas obstaculizadoras preexistentes.

En el tercer motivo de casación, se imputa a la sentencia la infracción del artículo 11.3 de la Ley de Marcas, al no tomar en consideración el Tribunal a quo que se pretende inscribir como marca una conjunción de vocablos que posee fuerza distintiva.

En la exposición del cuarto motivo de casación, se aduce que la sentencia recurrida incurre en «una total arbitrariedad, que afecta a la seguridad jurídica y que carece de una motivación racional», al confirmar la validez de la actuación de la Oficia registral que procede a denegar la inscripción de la marca aspirante por su carácter genérico y que, contradictoriamente, admitió la inscripción de las marcas obstaculizadoras, que califica de semejantes.

El quinto motivo de casación, se sustenta en la alegación de que la sentencia de instancia infringe lo dispuesto en la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la participación privada en actividades de interés general, al no otorgar protección a la denominación social de la Fundación pública de la Generalidad Valenciana "SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO" que, de acuerdo con sus Estatutos y la Ley reguladora, goza de personalidad jurídica, al impedir la inscripción de la marca solicitada que coincide con la referida denominación social de la entidad fundacional.

En el sexto motivo de casación descansa en la infracción de los artículos 76, 77 y 81 de la Ley de Marcas y el artículo 8 del Convenio de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial, que protegen el nombre comercial, y que interesan el reconocimiento de «un derecho subjetivo a proyectar su nombre comercial como marca».

CUARTO.- Sobre el primer, segundo, tercero, cuarto y quinto motivos de casación.

Los cinco primeros motivos de casación, que, por su conexión requieren que sean examinados conjuntamente, deben ser desestimados en razón de la doctrina expuesta por esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en la sentencia de 18 de enero de 2005 (RC 7407/2001), en que se rebaten los mismos argumentos expuestos en este recurso por la Fundación recurrente:

La marca genérica, prohibida por el artículo 11.1 a) de la Ley de Marcas, es aquella que utiliza signos que se corresponden o describen los productos o servicios que trata de amparar, a modo de referencia informativa de los mismos. La prohibición tiene su fundamento en que no puede adquirirse como propio y en exclusiva lo que pertenece a la colectividad, excluyendo de esta forma a los que también ejercitan su actividad en el mismo sector de mercado. Bien es verdad que un conjunto denominativo puede contener palabras o signos genéricos y por la apreciación de conjunto con otros que la conforman adquirir cierta sustantividad. Es por ello que el apartado 3 del artículo 11 excluye de la prohibición de genericidad a este último tipo de marcas. No es este el caso presente, pues aparte de que individualmente considerados los distintos términos que la integran son genéricos, genérico es también el conjunto, al hacer referencia a los servicios relacionados con el empleo incluidos en la clase 35 del Nomenclátor ya que todos ellos sin exclusión hacen referencia al sector de contratación laboral de personal, que no sólo abarcan la intermediación, sino también otros medios de fomento del empleo, como es el estudio, búsqueda e investigación del mercado de trabajo, sectores que indudablemente caen en la órbita de la denominación "servicio valenciano de empleo".

Sentada, por tanto, la prohibición absoluta de la denominación los restantes argumentos que el recurrente alega no pueden acogerse, porque, en efecto, la prohibición no queda salvada por ser los indicados servicios propios de una Fundación, habida cuenta de que ésta caracterización no elude el cumplimiento de la Ley de Marcas, con independencia de que la recurrente pueda ejercitar los derechos derivados de la normativa sobre "Fundaciones", entre los que puede encontrarse el uso de su denominación como tal, pero no con el carácter de marca; ni, en fin, se puede hablar de arbitrariedad cuando en el caso en que se ha concedido a la recurrente la marca, el signo estaba representado por las iniciales SVE colocadas de forma caprichosa, con lo que cualquier parecido de aquel caso con el actual es inexistente.

Por último, ha de indicarse que dado el carácter casuístico de la materia de marcas es inaplicable la jurisprudencia que se cita, porque los supuestos en ella contemplados guardan diferencias con el que ahora se examina, de tal forma que la analogía, que es precisa para que dicha fuente complementaria del Derecho sea tenida en cuenta, falta en este campo.

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En efecto, cabe desestimar que la Sala de instancia haya aplicado errónea o irrazonablemente el artículo 11.1 a) y c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, porque la prohibición absoluta de que acceden al registro como marcas, aquéllas que se compongan exclusivamente de signos genéricos para los productos o servicios que pretendan distinguir, que se sustenta en la necesidad de que los signos utilizados tengan la suficiente fuerza distintiva, subsiste cuando de la combinación o integración de varias palabras genéricas, por su uso común, derivado de su utilización colectiva y continuada, o descriptivas de los servicios reivindicados, no logren una denominación caprichosa o de fantasía que permita deducir una función o un resultado original.

En el supuesto de utilización de términos genéricos o comunes en la formación de la denominación de las marcas, esta Sala del Tribunal Supremo ha establecido como directrices jurisprudenciales, fundadas en base a la interpretación del artículo 11.1 a) y c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que, tratándose de signos o indicaciones descriptivos de la actividad empresarial, de los servicios que distinguen, constituye un supuesto de genericidad, cuya irregistrabilidad no puede proclamarse en abstracto, sino por relación con los servicios que se prestan, y que, sólo en el caso de que estos signos se agreguen a otros vocablos o palabras formando un conjunto original, caprichoso o de fantasía, que permita apreciar que la denominación de la marca asegure su carácter distintivo, no es aplicable la prohibición absoluta establecida en el artículo 11.1 a) y c) de la Ley de Marcas, y puede sostenerse que se considere el reconocimiento de su idoneidad registral, si se garantizan los principios informadores de transparencia y de libre concurrencia, que inciden en el interés general del eficiente funcionamiento del mercado, y no se genera riesgo de error o de confusión entre los consumidores ni riesgo de asociación sobre el origen empresarial común de los productos o servicios ofrecidos (STS de 19 de febrero de 2005 [RC 2761/2002], de 3 de marzo de 2005 [RC 1702/2002] y de 13 de junio de 2005 [RC 8044/2002]).

El artículo 11.3 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que considera infringido la recurrente, que permite que pueda ser registrado como marca la conjunción de varios signos de los mencionados en el apartado 1, letras a), b) y c), si dicha conjunción cumple con el artículo 1 de la referida Ley, no ampara la pretensión de inscripción de la marca aspirante "SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO", porque como efectivamente se advierte en la sentencia de este Sala del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 2003 (RC 5632/1997), la finalidad de este precepto no es permitir la simple conjunción de elementos comprendidos en los referidos apartados del artículo 11.1, sino solamente aquéllos que cumplen la función perseguida por el artículo 1, cual es distinguir en el mercado productos o servicios de un empresario de productos o servicios idénticos o similares de otro, permitiendo el acceso al registro de aquellas denominaciones de fantasía, debidas al ingenio de su inventor, que le atribuyen un significado propio y distinto de sus elementos parciales, e impidiéndolo respecto de aquellos signos que carezcan de substantividad diferenciada de sus componentes.

El argumento de que la sentencia recurrida infringe el principio de igualdad ante la Ley al declarar la validez de la actuación registral, que considera contradictoria por haber acordado el acceso al registro de marcas idénticas, no puede ser acogido.

Debe significarse que el principio de igualdad, que garantiza el derecho del artículo 14 de la Constitución, y que requiere, para poder declarar un trato discriminatorio contrario al ordenamiento jurídico, la demostración de un trato desigual e injustificado ante situaciones substancialmente idénticas que ha de partir, necesariamente, de la posibilidad de equiparar los presupuestos de hecho invocados para su aplicación, siendo obvio que esa equiparación no concurre en este caso al deber compartir el juicio fundado de la Sala de instancia que aprecia la distinta composición denominativa de las marcas en conflicto.

Procede, asimismo, rechazar la infracción del artículo 9.3 de la Constitución, que garantiza el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, que se concreta, substancialmente, en la denuncia de que la sentencia es irrazonable, al apreciarse que la Sala de instancia ha realizado una interpretación aplicativa razonable a las circunstancias concurrentes de las prohibiciones de acceso al registro establecidas en los artículos 12.1 a) y 11.1 a) y c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que no resulta incongruente o contradictoria con sus anteriores pronunciamientos.

La sentencia recurrida no puede calificarse de arbitraria porque expresa con suficiencia las razones por las que considera procedente desestimar el recurso contencioso-administrativo, invoca los preceptos reguladores de la cuestión controvertida y desarrolla los argumentos por los que estima aplicables las prohibiciones de registro contenidas en los citados artículos 11.1 a) y c) y 12.1 a) de la Ley de Marcas, rechazando la posibilidad de registro prevista en el artículo 11.3 de la citada Ley marcaria. El principio de seguridad jurídica, que integra la expectativa legítima de quienes son justiciables a obtener para una misma cuestión una respuesta inequívoca de los órganos constitucionales encargados de impartir justicia, no ha sido lesionado por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que, como se ha referido, resuelve el recurso contencioso-administrativo fundadamente, respetando el principio de legalidad.

Sobre el sexto motivo de casación.

El sexto motivo de casación debe rechazarse ad limine, al descansar en la exposición de un frágil argumento de considerar que el reconocimiento de la denominación "SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO" como nombre comercial, justificaría su acceso al registro de propiedad industrial como marca, al vulnerar esta interpretación los principios jurídicos institucionales que rigen el Derecho de marcas.

El artículo 78 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en sus apartados 3 y 4, establece, de forma diferenciada, el régimen jurídico de los nombres comerciales y las marcas al prescribir que cuando se quiera utilizar la denominación del nombre comercial como marca de producto o de servicio, deberá procederse a estos registros separadamente, y al sancionar que el incumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior y por tanto el empleo del nombre comercial como denominación para aplicarse a los productos o servicios en perjuicio de una marca, será considerado, en su caso, como violación del derecho exclusivo de marca o como acto de competencia desleal, por lo que la Fundación recurrente no puede invocar estos preceptos, ni el artículo 8 del Convenio de la Unión de París, para eludir el régimen jurídico de inscripción registral de las marcas que refiere la citada Ley de Marcas.

Procede, consecuentemente, al desestimarse los motivos de casación articulados, declarar que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Fundación SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO contra la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 16 de octubre de 2002, dictada en el recurso contencioso-administrativo 3708/1997. SEXTO.- Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Fundación SERVICIO VALECIANO DE EMPLEO contra la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 16 de octubre de 2002, dictada en el recurso contencioso-administrativo 3708/1997.

Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez- Cruzat.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ- CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico. Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.