STS, 30 de Diciembre de 2009
| Ponente | EDUARDO ESPIN TEMPLADO |
| ECLI | ES:TS:2009:8287 |
| Número de Recurso | 509/2008 |
| Procedimiento | RECURSO CASACIÓN |
| Fecha de Resolución | 30 de Diciembre de 2009 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a treinta de Diciembre de dos mil nueve
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 509/2.0008, interpuesto por TATA ENGINEERING AND LOCOMOTIVE COMPANY LIMITED, representada por el Procurador D. Isacio Calleja García, contra la sentencia dictada por la Sección de Apoyo nº 1 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 3 de octubre de 2.002 en el recurso contencioso-administrativo número 1.970/1.998 de la Sección Tercera de dicha Sala, sobre denegación de marca número 2.058.111 "TELCO SPORT".
Es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado.
En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sección de Apoyo nº 1 de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 3 octubre de 2.002, desestimatoria del recurso promovido por Tata Engineering and Locomotive Company Limited contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 5 de febrero y 28 de mayo de 1.998, confirmatoria ésta última de la anterior al desestimar el recurso ordinario interpuesto contra la misma. Por dichas resoluciones se denegaba el registro de la marca nº 2.058.111 "TELCO SPORT", de tipo denominativo, para productos de la clase 12 del nomenclátor.
Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito de preparación de recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 26 de septiembre de 2.007, ordenando posteriormente la remisión de las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la representación procesal de Tata Engineering and Locomotive Company Limited ha comparecido en forma en fecha 29 de febrero de 2.008, mediante escrito interponiendo recurso de casación, formulando un único motivo al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, por infracción del artículo
12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y de la jurisprudencia. Termina su escrito suplicando que se dicte sentencia casando y anulando la recurrida y profiriendo la procedente en derecho, concediendo la marca nº 2.058.111 "TELCO SPORT" para los productos reivindicados en la clase 12 del nomenclátor.
El recurso de casación ha sido admitido por providencia de la Sala de fecha 3 de septiembre de 2.008 .
Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia desestimándolo y con costas.
Por providencia de fecha 14 de septiembre de 2.009 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 15 de diciembre de 2.009, en que han tenido lugar dichos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espin Templado, Magistrado de la Sala.
Objeto y planteamiento del recurso de casación.
La compañía Tata Engineering and Locomotive Company Limited impugna la Sentencia de 3 de octubre de 2.002 dictada por la Sección 1ª de Apoyo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó el recurso contencioso administrativo que había interpuesto contra la denegación de la marca denominativa nº 2.058.111 "Telco Sport", para productos de la clase 12. La Oficina Española de Patentes y Marcas había denegado la citada marca por la oposición de las marcas prioritarias "Telco", en clases 7, 19 y 37.
La Sentencia recurrida justifica la desestimación del recurso a quo con las siguientes consideraciones:
" SEGUNDO.- La resolución denegatoria de la inscripción, que ahora es objeto de impugnación se fundamenta en el art. 12.1 de la Ley 32/1988 de Marcas, de 10 de noviembre, prohibe el registro como marcas de los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con otra marca, nombre comercial o rótulo de establecimiento anteriormente solicitado o ya registrado parra designar productos, servicios o actividades idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior. De donde se desprende que para el examen de la viabilidad registral de una marca deben tenerse en cuenta dos factores: de una parte, la posible identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual entre la marca solicitada y los signos prioritarios contrapuestos y, de otra, la eventual coincidencia o similitud de sus ámbitos aplicativos, ya que la posibilidad de confusión en el mercado condiciona finalísticamente la aplicación de la prohibición mencionada y ese riesgo se da únicamente cuando los productos, servicios o actividades que distinguen los signos enfrentados son de idéntica o análoga naturaleza, o coinciden en su comercialización o aplicación o sirven a finalidades complementarias o relacionadas y que la aplicación al presente caso de estas pautas legales lleva a la conclusión de que concurren en él los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el artículo 12.1 citado, por existir entre los distintivos enfrentados Telco Sport, clase 12, solicitada y las contrapuestas M.N. 926.114/140/113 Telco clases 7-19-37, una evidente identidad denominativa respecto del término principal "Telco", así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos.
Los criterios contenidos en la resolución impugnada son plenamente compartidos y asumidos por esta Sentencia, lo que supone la desestimación del recurso interpuesto.
En orden a la resolución de este recurso es necesario tener en cuenta las numerosas sentencias del Tribunal Supremo entre las que pueden citarse la de 8 de Julio de 1981, 13 de Marzo y 27 de Junio de 1985, 1 de Marzo de 1988, 26 de Diciembre de 1990 o 15 de Junio de 1995 entre otras muchas. Del conjunto de pautas interpretativas desarrolladas en dichas resoluciones, debe resaltarse la consolidada doctrina según la cual el criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominaciones de las marcas enfrentadas es, ciertamente, que la semejanza fonética o gráfica con esta alternativa o disyuntiva se manifieste por la simple prosodia o la imagen de los vocablos, y en su caso, de los dibujos, signos o diseños en pugna, tras un parangón meramente sintético, son más que una sencilla visión, apreciación, lectura o audición de conjunto que no entretenga en descomponer o aquilatar técnicamente ni de una forma desmesuradamente minuciosa los elementos conformados, ni que desciendan a disquisiciones léxico-gramaticales, puesto que en la convivencia lo fundamental es que los signos con que se representan en el mercado no induzcan, por su apariencia e impresión, en algún aspecto, a error del consumidor. En la misma línea interpretativa la sentencia de 7 de Julio de 1995 advierte que es desde la perspectiva del principio constitucional de libertad de empresa en el marco de la economía de mercado como debe orientarse la protección que a la inventiva o innovación industrial dispense el Registro de la Propiedad Industrial, tanto para eliminar los obstáculos que indebidamente se opongan o frenen la libre iniciativa empresarial como también para garantizar en definitiva, la protección del consumidor evitándole, los riesgos de error o confusión entre los productos amparados por las marcas, garantías que se fundamentarán en la necesaria exigencia en las mismas de un signo o medio material que señale y distinga perfectamente de los similares, los productos por aquellas amparadas, evitándose también que en parecido o semejanza con la denominación de otras marcas pueda accederse al crédito o fama obtenidos por la marca prioritaria." (fundamentos de derecho segundo y tercero)
El recurso de casación se articula mediante un único motivo, amparado en el apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley jurisdiccional, por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas Ley 32/1988, de 10 de noviembre ), por su errónea aplicación.
Sobre la aplicación del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas .
En el motivo en que se funda el recurso la parte actora argumenta que la aplicación del precepto que se dice infringido debe conllevar la admisión de la compatibilidad de la marca solicitada con las prioritarias, debido a las diferencias aplicativas de los productos sobre los que se proyectan las marcas enfrentadas.
El motivo debe ser estimado. La lectura de los fundamentos de la Sentencia de instancia que se han transcrito evidencia que la conclusión a la que llega se basa exclusivamente en una simple remisión a la resolución administrativa impugnada. De acuerdo con una reiterada jurisprudencia, ello implica que la Sala juzgadora no ha justificado en ningún caso por sí misma la aplicación de la prohibición contenida en el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas cuya infracción se denuncia. En efecto, la remisión in toto a la resolución administrativa, tal como se hace en el primer párrafo del fundamento jurídico tercero de la Sentencia recurrida, implica no sólo una ausencia absoluta de motivación, sino también una errónea aplicación del precepto invocado, puesto que no se justifica la concurrencia de los supuestos de la prohibición que el mismo contiene. De acuerdo con la citada jurisprudencia de esta Sala, no es suficiente con mostrar conformidad con la resolución impugnada, puesto que de esa manera la Sala no responde con sus propias razones a las alegaciones expresadas por la parte recurrente en su demanda, haciendo que la formulación de ésta haya sido un trámite rigurosamente inútil.
Estimado el motivo y situados ya en posición de la Sala de instancia, hemos de pronunciarnos sobre la compatibilidad de la marca denominativa nº 2.058.111 "Telco Sport" con las marcas "Telco" nº 926.114, en clase 7, nº 926.140, en clase 19 y nº 926.113, en clase 37. Pues bien, resulta evidente que hay una coincidencia denominativa parcial en el término "telco" que constituye el único vocablo que integra las marcas prioritarias y que forma también parte de la marca solicitada. Pero esta coincidencia parcial no es suficiente por sí sola para declarar la incompatibilidad de las marcas enfrentadas, pues es preciso comprobar si la misma puede inducir a confusión o asociación entre ellas en caso de que exista una coincidencia aplicativa.
En cuanto a la citada coincidencia parcial debe señalarse que siendo el término de fantasía "telco" muy significativo, constituye una coincidencia relevante. Sin embargo, la adición del vocablo "sport" en la marca solicitada posee también un carácter diferenciador muy destacado, que podría bastar para evitar el riesgo de confusión o de asociación entre ellas. Por otra parte, el elemento gráfico de las marcas prioritarias es de importancia menor como factor de diferenciación, puesto que se reduce a la concreta tipografía empleada.
Así las cosas, la decisión depende del otro factor contemplado por el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, el ámbito aplicativo, de forma que ámbitos muy alejados podrían soportar la convivencia en el mercado de las marcas enfrentadas y ámbitos próximos harían problemática dicha convivencia. A este respecto, la marca novel ha sido solicitada para la clase 12, en particular para "vehículos terrestres y partes de los mismos, no incluídos en otras clases". Las tres marcas "Telco" opuestas se mueven dentro del ámbito de la construcción, en principio muy alejado al de la clase 12. Así, ningún riesgo de confusión habría entre los productos de la clase de la marca pretendida y los productos reivindicados por la marca nº 926.140 (principalmente diversos productos para pavimentos, en clase 19) y con los servicios de la marca nº 926.113 (servicios de construcción en general, en la clase 37). La única relación aplicativa se da pues con la marca "Telco" nº 926.114, reclamada para maquinaria de obras públicas en la clase 7.
A juicio de la Sala esta relación no es suficiente para considerar incompatible dicha marca con las prioritarias. Partiendo de la diferencia denominativa existente y centrándonos en los elementos aplicativos, hay que tener en cuenta que las tres marcas opuestas pertenecen a un ámbito, el de la construcción, muy especializado y diferente, como tal sector económico, al de los vehículos o del motor en general. En segundo lugar, dicha especialización comporta la intervención de profesionales y usuarios bien informados. Finalmente, el elemento común entre la maquinaria de obras públicas y los vehículos terrestres en general queda muy atenuado por la manifiesta diferencia entre la maquinaria de obras públicas que se configura como un tipo de maquinaria muy especializada -aunque efectivamente incluya algunas máquinas que podrían calificarse como vehículos, si bien especializados para alguna actividad de construcción-, y los vehículos comunes propiamente dichos, asociados exclusivamente a su finalidad de transporte. En definitiva, puede afirmarse que la marca "Telco Sport" puede convivir con todas las marcas "Telco" opuestas sin originar riesgo de confusión o asociación entre ellas.
Conclusión y costas.
De lo dicho en el anterior fundamento de derecho se deduce que procede estimar el recurso de casación interpuesto por Tata Engineering and Locomotive Company Limited y estimar, asimismo, el recurso contencioso administrativo previo entablado por la misma entidad mercantil, ordenando la inscripción definitiva de la marca nº 2.058.111 "Telco Sport" para los productos solicitados.
De acuerdo con lo estipulado por los artículos 95.3 y 139.1 y 2, no procede la imposición de costas ni en la instancia ni en la casación.
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,
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Que HA LUGAR y por lo tanto ESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por Tata Engineering and Locomotive Company Limited contra la sentencia de 3 de octubre de 2.002 dictada por la Sección de Apoyo nº 1 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 1.970/1.998, sentencia que casamos y anulamos.
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Que ESTIMAMOS el citado recurso contencioso-administrativo, interpuesto por Tata Engineering and Locomotive Company Limited contra las resoluciones dictadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de febrero y 28 de mayo de 1.998 en el expediente de marca 2.058.111 "TELCO SPORT", que igualmente anulamos, por no ser conformes a derecho, debiendo procederse por dicho organismo a la inscripción de dicho registro para los productos solicitados dentro de la clase 12 del nomenclátor internacional.
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No se hace imposición de las costas del recurso contencioso-administrativo ni de las del de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Ramon Trillo Torres.-Manuel Campos Sanchez-Bordona.-Eduardo Espin Templado.-Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.-Maria Isabel Perello Domenech.-Firmado.-PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Eduardo Espin Templado, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.-Firmado.-
