STS, 12 de Junio de 2006

Con fecha veintidós de Abril de 2003, la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección 3ª) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: «FALLAMOS: Que estimamos el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de D. Jose Pedro, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 21 de noviembre de 1997, que anulamos por ser contraria a Derecho, y, en su lugar, disponemos que se conceda el registro a la marca nº 2.005.760 "LSD-LIMITS SYSTEM DIESEL" en clase 25ª del nomenclátor internacional, sin expresa imposición de las costas procesales».

Contra dicha sentencia prepararon recurso de casación la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado, y las entidades DIESEL S.p.A. y DISTRIBUTIONS ITALIAN FASHION, S.A. (DIFSA) representadas por el Procurador de los Tribunales Don Pedro Rodríguez Rodríguez.

Con fecha 10 de Julio de 2003 las entidades DIESEL S.p.A y DISTRIBUTIONS ITALIAN FASHION, S.A. (DIFSA), representadas por el Procurador de los Tribunales Don Pedro Rodríguez Rodríguez, formalizaron su recurso de casación mediante escrito en el que articularon los siguientes motivos de casación, todos ellos al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley jurisdiccional , : PRIMERO.- Infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de Noviembre . SEGUNDO.- Infracción del artículo 13.c) de la Ley de Marcas . TERCERO.- Infracción del artículo 8 del Convenio de la Unión de París y del artículo 77 de la Ley de Marcas . CUARTO.- Infracción de la jurisprudencia del Tribunal Supremo contenida, entre otras, en sus sentencias de fechas 2 y 19 de Diciembre de 1994, 12 de Marzo, 28 de Junio y 8 y 18 de Julio de 1996, 12 de Mayo de 1997, 13 de Julio de 1999 y 13 de Junio y 17 de Julio de 2002 , y del artículo 11.1.a) de la Ley de Marcas . Concluyó suplicando a la Sala que proceda a «dictar en su día sentencia estimando los motivos articulados y declarando haber lugar al recurso, casando la sentencia recurrida y, en consecuencia, revocando el acuerdo de concesión de la expresada Marca nº 2.005.760».

Mediante escrito registrado el día 3 de Octubre de 2003, al que acompañó la autorización prevista en la Circular 1/96 de la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado , el Abogado del Estado manifestó que no sostenía el recurso de casación.

Mediante escrito registrado el día 10 de Noviembre de 2003, el Procurador Don Pedro Rodríguez Rodríguez solicitó que se tuviera por interpuesto el recurso de casación únicamente por la entidad DIESEL S.p.A, por ser ésta la actual titular registral de las marcas en que se fundamentó el recurso contencioso-administrativo de que dimana el recurso de casación, y por no haber podido acreditar debidamente la liquidación de la tasa judicial por DISTRIBUTIONS ITALIAN FASHION, S.A. (DIFSA) que le fue requerida por diligencia de ordenación de 20 de Octubre de 2003.

Por Auto de fecha 30 de Enero de 2004 la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo acordó declarar desierto el recurso de casación preparado por el Abogado del Estado, y tener por desistido al Procurador D. Pedro Rodríguez Rodríguez en nombre y representación de DISTRIBUTIONS ITALIAN FASHION, S.A. (DIFSA).

El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 17 de Marzo de 2005 y por providencia de 17 de Mayo de 2005 se acordó entregar copia del escrito de interposición del recurso a la representación procesal de D. Jose Pedro para que formalizara su oposición, lo que verificó mediante escrito de fecha 1 de Julio de 2005 en el que concluyó suplicando a la Sala que «se dicte sentencia por la que se confirme la de 22 de Abril de 2003, dictada por la Sección 3ª del Tribunal Superior de Justicia de Madrid , por estimarla ajustada a Derecho; y, en definitiva, la concesión de la marca nº 2.005.760 denominada "LSD LIMITED SYSTEM DIESEL" CON GRÁFICO de la Clase 25ª, con todo lo que sea inherente a tal declaración y la imposición de costas a la parte recurrente».

Por diligencia de ordenación de 5 de Julio de 2005 se unió el escrito de oposición y quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento.

Posteriormente, se señaló para la deliberación y fallo del presente recurso el día 30 de mayo de 2006, en que han tenido lugar dichos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Francisco Trujillo Mamely, Magistrado de Sala

Constituye el objeto de este recurso de casación la sentencia dictada con fecha 22 de Abril de 2.003, por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 3ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid , que estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el hoy recurrido en casación contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 21 de Noviembre de 1.997 que había denegado la inscripción de la marca ahora en cuestión, estimando el recurso ordinario interpuesto por la mercantil recurrente en casación contra la Resolución de la propia Oficina de fecha 3 de Marzo anterior, que había concedido el registro de la marca solicitada.

El recurrido en casación solicitó en 15 de Diciembre de 1.995 el registro de la marca a la que correspondió el número 2.005.760, mixta, consistente en "en un figura abstracta a modo de figura humana representada con trazos geométricos, bajo la cual se representa un óvalo en posición horizontal, en cuyo interior aparece el vocablo caprichoso o de fantasía LSD, inspirado en las primeras letras de los vocablos foráneos LIMITS SYSTEM DIESEL, que aparecen bajo dicha denominación", de la Clase 25 del Nomenclátor Internacional, para distinguir "vestidos, calzados, sombrerería". El solicitante añadía que era concesionario de la marca nº 1.939.644/9 "LSD" mixta.

Por la hoy recurrente se formuló oposición por ser titular de las marcas internacionales nº 467.393 y otra, "DIESEL", para la Clase 25, nº 625.568, "55 DSL", también para la misma clase de vestidos y confecciones, además de las marcas números M 1.509.439, H 0608.499, M 1.216.577, M 1.814.905, M 1.814.907, M 1.907.808 y M 1.907.808 de las mismas Clases.

La Oficina Española de Patentes y Marcas en la Resolución de 3 de Marzo de 1.997, decidió conceder el registro de la marca solicitada porque "las marcas oponentes internacional 467.353 y otras se estiman diferenciadas del conjunto gráfico-denominativo solicitado". Interpuesto recurso ordinario contra esta Resolución, la propia Oficina en la Resolución de 21 de Noviembre siguiente lo estimó, denegando el registro de la marca, porque:

[...] "... el Art. 12.1 de la Ley 32/1998 de Marcas, de 10 de noviembre , prohibe el registro como marcas de los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con otra marca, nombre comercial o rótulo de establecimiento anteriormente solicitado o ya registrado para designar productos, servicios o actividades idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior. De donde se desprende que para el examen de la viabilidad registral de una marca deben tenerse en cuenta dos factores: de una parte, la posible identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual entre la marca solicitada y los signos prioritarios contrapuestos y, de otra, la eventual coincidencia o similitud de sus ámbitos aplicativos, ya que la posibilidad de confusión en el mercado condiciona finalísticamente la aplicación de la prohibición mencionada y ese riesgo se da únicamente cuando los productos, servicios o actividades que distinguen los signos enfrentados son de idéntica o análoga naturaleza, o coinciden en su comercialización o aplicación o sirven a finalidades complementarias o relacionadas".

[...] " Que la aplicación al presente caso de estas pautas legales lleva a la conclusión de que concurren en él los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 citado, por existir entre los distintivos enfrentados LSD LIMITS SYSTEM DIESEL, DIESEL PRESTIGE, DIESEL SPORT, marcas oponentes, una cierta semejanza que puede inducir a confusión al reivindicar la nueva marca dentro de su conjunto gráfico- denominativo el término DIESEL que constituye el elemento principal de las recurrentes, y si bien la nueva marca de naturaleza mixta cuenta con otros elementos que son diferentes y por tanto compatibles con las marcas enfrentadas, la coincidencia en todas ellas del término DIESEL induce a error o lo que es lo mismo, puede generar confusión pese a la disparidad gráfica existente, porque no es el criterio de las diferencias apreciables sino el de las coincidencias evitables que por si solas generan un riesgo de asociación en el consumidor, el determinante a los efectos de decretar su incompatibilidad, máxime si tenemos en cuenta que los productos reivindicados por la nueva marca son idénticos a los que protegen las marcas oponentes dentro del sector de la confección, sector donde la firma recurrente goza de notoriedad y prestigio por lo que de admitir la nueva marca a registro se podría producir riesgo de asociación por parte del público consumidor que al enfrentarse con la marca objeto de estudio podría atribuirle el mismo origen empresarial de las marcas oponentes".

[...] " Que por lo que respecta a la titularidad por parte del solicitante de la marca 1.939.644 LSD, dicha marca está constituida por la denominación LSD y gráfico, no incorporando otro vocablo capaz de generar confusión como ocurre con el término DIESEL de la marca ahora solicitada, por lo que dicha concesión no prejuzga la presente resolución ".

La sentencia de instancia estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la hoy recurrente en casación, en razón a las siguientes consideraciones:

[...] " se somete a la consideración de la Sala determinar si entre la marca a la que se denegó el registro, con la denominación "LDS-Limits System Diesel" y las preexistentes denominadas "DIESEL PRESTIGE" y "DIESEL SPORT", existe la incompatibilidad que previene el precepto antes mencionado, y para resolver dicha cuestión debemos tener presente que la jurisprudencia del Tribunal Supremo, viene de muy antiguo reiterando que el criterio esencial para decidir sobre la compatibilidad entre los distintivos o denominaciones enfrentadas es, ciertamente, que la semejanza fonética o gráfica (con esta alternativa o disyuntiva) se manifieste por la simple prosodia o la imagen de los vocablos, teniendo en cuenta la integra y total denominación de las marcas, tras una comparación meramente sintética, sin más que una sencilla visión, lectura o apreciación de conjunto, que no se entretenga en descomponer o aquilatar técnicamente, ni de forma desmesuradamente minuciosa los elementos confrontados ( SSTS de 5 de julio de 1993 y 8 de abril y 15 de junio de 1995 y 13 de julio de 1999, entre otras ) ya que lo fundamental es que los signos no induzcan a error en el mercado. Insistiendo en esta doctrina la STS del 3 de julio de 1999 , nos dice que no se debe descomponer la afinidad fonética, y la estructura debe prevalecer sobre sus integrantes parciales, ya que tal impresión global constituye el impacto verbal y visual inescindible, de tal forma que el todo prevalezca sobre las partes o factores componentes. En el tráfico mercantil, como sostienen las SSTS de 11 de noviembre de 1996, 19 de octubre de 1997 y 12 de abril de 2000 , prevalece la vertiente verbal y denominativa, sin que existan, en consecuencia, reglas previas para determinas la existencia o no de semejanza entre dos o más distintivos enfrentados, por lo que el concepto jurídico indeterminado semejanza sólo puede, en su caso, llenarse de contenido según el sentido de la sana crítica (STS de 6 de octubre de 1997 )".

[...] " En el caso que enjuiciamos, tomando la íntegra denominación de las marcas enfrentadas, y aplicando aquellos criterios, es evidente que tanto desde el punto de vista denominativo, como del fonético o auditivo se aprecia una clara diferenciación, debiendo añadirse el gráfico que acompaña a la marca rechazada, de tal forma que no pude darse confusión alguna en el mercado. La circunstancia de que las marcas en pugna coincidan en el término "Diesel" tampoco puede dar lugar a la confundibilidad pretendida en vía administrativa, porque aparte de que se trata de un término genérico que hace referencia a un combustible muy conocido en el mercado y, por tanto, inapropiable, en las diversas marcas que aquí se oponen va acompañado de otros vocablos "Prestige" o "Sport" en las oponentes y "LSD-Limits System" en la impugnada, lo que las hace - como antes se ha dicho y teniendo en cuenta la total denominación- claramente diferenciables; y a todo ello, no se puede oponer la coincidencia del ámbito ampliativo, atendido que se trata de una circunstancia coadyuvante a la prohibición pero que por sí sola no puede producirla cuando las marcas son claramente diferenciables como aquí ocurre ( SSTS de 16 de noviembre de 1996 y 2 de junio de 1998 ). Consecuentemente, debemos anular la resolución recurrida de la Oficina Registral y disponer que se conceda el registro a la marca rechazada ".

Contra la expresada sentencia se interpone este recurso de casación que se articula en cuatro motivos, todos ellos al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional : el primero, por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de Noviembre, de Marcas , porque entiende que la marca LSD LIMITS SYSTEM DIESEL, tiene una clara diferencia por los vocablos y gráficos con las marcas DIESEL PRESTIGE y DIESEL SPORT, y sin tener en cuenta otras marcas denominadas exclusivamente DIESEL; el segundo, por infracción del artículo 13.c) de la Ley de Marcas , por aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados en cuanto se trata de una marca notoria en cuanto es conocida por el consumidor medio del sector; el tercero, por infracción del artículo 8 del Convenio de la Unión de París y del artículo 77 de la Ley de Marcas , sobre protección del nombre comercial no registrado DIESEL, S.p.A; y el cuarto y último por infracción de la jurisprudencia del Tribunal Supremo contenida, entre otras, en sus sentencias de fechas 2 y 19 de Diciembre de 1994, 12 de Marzo, 28 de Junio y 8 y 18 de Julio de 1996, 12 de Mayo de 1997, 13 de Julio de 1999 y 13 de Junio y 17 de Julio de 2002 , y del artículo 11.1.a) de la Ley de Marcas en cuanto la denominación DIESEL no es genérica e inapropiable sino que tiene plenamente carácter distintivo.

El primero de los motivos articulados se fundamenta, como hemos dicho, en la infracción del artículo 12.1.a), de la Ley 32/1.988, de 10 de Noviembre, de Marcas, en cuanto se ha hecho una aplicación incorrecta del referido precepto al no tener en cuenta todas las marcas de las que es titular la recurrente, en concreto y principalmente las marcas prioritarias internacionales números 467.393 y 608.499 y la marca española número 1.603.540, integradas, única y exclusivamente, por la denominación "DIESEL", para las mismas Clases que la solicitada. Por ello al tener en cuenta únicamente las dos marcas que ha comparado la sentencia, cuando además de ellas en la demanda para justificar su pretensión se había aducido que era titular, además de las acabadas de citar, así como de otras (tales como las marcas españolas números 1.509.439, 1.216.577, 1.814.905, 1.814.906, 1.814.907, 1.814.908 y 1.814.907, en las que la denominación "DIESEL", figura acompañada bien de unos gráficos, bien de la leyenda "ONLY THE BRAVE", bien de las denominaciones "DESIGN" o "BOOTS & SHOES" y la marca "55 DSL") la sentencia erró al establecer la posible semejanza o similitud fonética, gráfica y conceptual y de los productos a que se referían ( relativos todos ellos a las Clases 18 y 25, ropa, pantalones, camisas, vestidos, calzados, sombrerería y otros complementos), elementos exigidos en el citado precepto para que pueda llegarse a una conclusión correcta acerca de la inexistencia del riesgo de confusión o asociación en la comparación de las marcas.

Cierto es que hemos dicho reiteradamente que es al juzgador de instancia al que le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados; y que en esa operación la Sala de Instancia no puede ser corregida en casación, porque se trata de apreciaciones fácticas, salvo supuestos muy tasados, porque, claro es, que esa intangibilidad de la valoración probatoria acaba tanto en aquellos casos en que la apreciación de la Sala de instancia se basa en una interpretación errónea de los preceptos legales como si es erróneo el procedimiento con que se ha llegado a la conclusión establecida deducido del propio contenido de la misma.

Entendemos que eso es lo que ha ocurrido en el caso de autos; en efecto la sentencia de la Sala de Instancia se basa en una apreciación errónea de los preceptos legales - el citado artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas -, en cuanto no ha hecho una comparación correcta de todos los signos enfrentados y de los productos protegidos, teniendo en cuenta todos los elementos exigidos en el precepto legal, y al no hacerlo así ha seguido un procedimiento, asimismo erróneo, para la conclusión que obtiene.

Por ello debemos estimar el motivo de casación examinado lo que ya hace innecesario el examen de los demás. Y esa estimación con la consecuente estimación del recurso de casación y la anulación de la sentencia, nos obliga con plenitud de jurisdicción a resolver el debate en los términos planteados, conforme a lo dispuesto en el artículo 95.2.d), de la Ley Jurisdiccional. Expresados sintéticamente, los términos en que fue planteado el recurso contencioso- administrativo, fueron los siguientes: 1.- En la demanda interpuesta por el Sr. Jose Pedro, se sostenía que existía una absoluta diferenciación tanto conceptual como gráfica de los signos en litigio, por una parte de la marca solicitada por el, "LSD LIMITS SYSTEM DIESEL" y los de las opuestas "DIESEL", "55 DSL", "DIESEL ONLY THE BRAVE", "DIESEZ", DIESEL SPORT", "DIESEL DESIGN", diferenciación reforzada por la distinta pronunciación de los vocablos; señalando cómo la palabra DIESEL en la marca solicitada forma parte simplemente de una composición de tres palabras de fantasía que integran el anagrama "LSD" acompañada de un gráfico, añadiendo como elemento coadyuvante la titularidad de la marca 1.939.644, consistente en las letras "LSD" de una forma gráfica característica, para distinguir productos de la Clase 25 del Nomenclátor, así como que la entidad DOLDI, S.L., de la que es socio (según había afirmado en el Expediente administrativo, al impugnar el recurso ordinario interpuesto por la ahora recurrente en casación contra la Resolución originaria de la Oficina) era concesionaria de las marcas "AGEDIESEL" (mixta), número 1.760.610 y de la marca "MAGIC AGEDIESEL MAGIC", (mixta) número 1.969.699, antecedentes todos ellos que dejaban prejuzgada la resolución del recurso. 2.- En la contestación de la demanda la ahora recurrente en casación, adujo, por un lado, que la marca aspirante y denegada definitivamente por la propia Oficina, en la Resolución antes reseñada, está incursa en las prohibiciones de los artículos 12.1.a) y 13.c) de la Ley 32/1.988, de 10 de Noviembre de Marcas , por cuanto es susceptible de inducir a confusión o asociación con respecto de las marcas prioritarias de que era titular (que son las ya reseñadas anteriormente) que protegen el signo "DIESEL" y las siglas "DSL" y supone un aprovechamiento indebido de la reputación y notoriedad de estas últimas; señalaba, además, que, por un lado, la titularidad de la marca número 1.939.644, "LSD" no le otorgaba ningún derecho, porque era posterior a la marca internacional número 625.568 que incluye el signo "DSL" y por la ineficacia a estos efectos del precedente administrativo; y, por otro, que aquellas otras marcas de las que era concesionaria la entidad DOLDI, S.L., habían sido objeto de una acción civil ejercitada por DIESEL S.p.A. ante el Juzgado de 1ª Instancia número 1, de Murcia, que concluyó con la sentencia de 27 de Abril de 1.998 , confirmada en apelación por la de fecha 9 de Noviembre de 2.000, por la Audiencia Provincial de Murcia (Sección 4ª ), que declararon la nulidad de la marca "AGEDIESEL" y la falta de derecho respecto de la otra, sentencias que se encuentran pendientes de recurso de casación. También adujo, saliendo al paso de una manifestación formulada por el solicitante en el expediente administrativo, en el sentido de que el vocablo "DIESEL" es un vocablo común de carácter genérico y como tal inapropiable, que la genericidad de las marcas debía apreciarse siempre en relación con los productos o servicios que distinguen, siendo así que al vocablo "DIESEL" en relación con productos textiles y complementos no cabe aplicarle genericidad alguna, pues nada significa, teniendo por ello carácter plenamente distintivo.

A partir de ahí, debemos empezar recordando que el artículo 12.1.a), de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de Noviembre , exige para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las dos siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.

En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos (goodwill).

Con lo expuesto podemos ya a entrar a examinar si el riesgo de confusión de la marca cuya inscripción se solicita con las señaladas como prioritarias es o no real o si cabe asociar una y otras, de forma que pueda entenderse que la marca solicitada no es sino una nueva denominación utilizada por la empresa titular de esas otras opuestas, para productos similares todos ubicadas en el ámbito textil, zapatería y de complementos.

No aparece discutido en autos que los productos que trata de proteger cada marca estén relacionados entre sí, por pertenecer a las Clases números 18 y 25 del Nomenclátor internacional, de suerte que todos abarcan productos textiles y sus complementos. Por ello, uno de los dos requisitos de la entrada en juego de la prohibición, ha quedado acreditado suficientemente a la vista del examen de las actuaciones y de la abundantísima prueba documental aportada a los autos.

Examinaremos si concurre el otro requisito exigido en el artículo 12.1.a), de la Ley de Marcas para que, conjuntamente con el anterior, entre en juego la prohibición. Si bien del examen de la jurisprudencia se comprueba que se han utilizado numerosas pautas o criterios, para determinar la existencia o no de semejanza capaz de crear error o confusión en el mercado, siendo unos más utilizados que otros, la única conclusión a la que cabe llegar - sin perjuicio del predicamento que tiene el criterio que propugna una valoración de conjunto, sin dividir en partes los signos propuestos -, es que ninguno de tales criterios tiene un carácter absoluto por ser esta materia extremadamente casuística, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres, por lo que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, por lo que habrá de ser en el conjunto de esas circunstancias y de la concreta individualidad de cada uno, en la que habremos de basarnos, por una resolución adecuada, ya que como hemos establecido reiteradamente (SSTS de 28 de Junio y 8 de Julio de 1996, 26 de Mayo de 1997, 10 de Octubrre de 2003, etc ... ), la concesión de una marca constituye una actividad reglada y no discrecional.

En este caso, en la reciente sentencia de esta Sala de 18 de Mayo pasado, (Recurso de Casación 8267/2003), en la que estaba en juego asimismo la marca "DIESEL", expresión a la que se añadían otros vocablos, y referido siempre a productos incluidos en la Clase 25 del Nomenclátor, hemos entendido que por razón de sus características singulares, es ese vocablo "DIESEL" el prevalente en el conjunto y el que va a atraer la atención de los consumidores.

Así, como se expresa en los Fundamentos Jurídicos 52 a 56 de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de fecha 30 de Junio de 2.004, en relación con el empleo del término "DIESEL", este es un término que designa a un combustible o a un tipo de motor por lo que de ningún modo puede considerarse descriptivo o genérico aplicado a productos referidos a otros ámbitos que no sean los citados, por lo que el término "diesel", referido a los artículos textiles y sus complementos, no es término genérico y como tal inapropiable sino plenamente distintivo, ya que como se señala en esa sentencia "el carácter distintivo elevado de una marca debe apreciarse, bien en función de las cualidades intrínsecas de una marca, bien de su notoriedad " añadiendo que " respecto de los productos de que se trata en el presente litigio, son marcas intrínsecamente fuertes por cuanto no presentan ninguna relación conceptual, indirecta ni indirecta, con los productos que distinguen".

Y como también ha establecido nuestra jurisprudencia (vide las sentencias que se citan en el cuarto motivo del recurso) coincidente con la jurisprudencia europea, la genericidad de las marcas se ha de apreciar siempre en relación con los productos que distinguen y es indudable que respecto a los artículos textiles y sus complementos, a que se refieren las marcas aquí debatidas, la denominación DIESEL no tiene un carácter genérico ni descriptivo, sino plenamente distintivo y como tal ha de ser el prevalente.

Atendiendo a esos criterios de las cualidades intrínsecas de una marca o de su notoriedad, en este caso, como resulta de la prueba obrante en autos, tanto en el expediente como en el recurso contencioso-administrativo, puede afirmarse que la marca DIESEL está acreditada como una marca notoria en el sector de la ropa informal, cuyo prestigio es indudable no sólo en ese sector, sino que después se ha extendido a otros muchos productos relacionados con el marco de los artículos textiles y sus complementos. Notoriedad basada en la profusión de publicidad desplegada respecto de tales marcas referida a los productos en liza, que no puede servir para minimizar el riesgo de asociación, como especie del género de confusión, de admitir su coexistencia con otras en las que se integre ese término, porque constituye un riesgo de asociación que el público pueda creer que los correspondientes productos proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente. Cierto es que en este caso concreto no nos hallamos en presencia de una marca renombrada que es la que hace quebrar el principio de especialidad, pero sí, como afirmamos, de una marca notoria, por lo que nos encontraríamos en el supuesto de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de fecha 30 de Septiembre de 1.998 ( sentencia Canon citada a la que se refiere de 30 de Junio de 2.004 ) cuando sostiene que "las similitudes entre signos y productos deben interrelacionarse, de tal forma que un menor grado de similitud en los signos puede agravarse, si existe, una identidad de productos y a la inversa".

Asimismo, la sentencia citada del T.J.C.E. de 30 de Junio de 2004 , añade, recogiendo la doctrina establecida en otras anteriores (sentencias Sabel de 11 de Noviembre de 1.997, Canon de 29 de Septiembre de 1.998, o Lloyd Schuhfabrik Meyer, de fecha 22 de Junio de 1.999 ), "el consumidor medio normalmente percibe la marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar. A efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de los productos es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Por otra parte, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que de ellas conserva en la memoria".

Todo ello nos lleva a estimar que el término que cabe considerar como predominante o prevalente en el conjunto de las marcas enfrentadas es el de DIESEL, por el carácter marcadamente distintivo de ese vocablo junto con el conocimiento, por razón de su notoriedad, por parte del público consumidor de un determinado tipo de artículos al que va dirigido el producto; y, en consecuencia, concurre también el segundo de los requisitos para que entre en juego la prohibición.

Por fin, debemos hacer referencia a otras dos cuestiones planteadas en el proceso; una, la referida a la infracción del artículo 13.c), de la Ley de Marcas , en cuanto prescribe que: "No podrán registrarse como marcas: Los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados", y, otra, la transcendencia y eficacia de la titularidad de la marca número 1.939.644, consistente en las letras "LSD" en una forma gráfica característica, para distinguir productos de la Clase 25.

La primera de tales cuestiones entendemos que ha de ser resuelta en sentido estimatorio, considerando que con la inscripción de la marca ahora solicitada, se pretende, en efecto, un aprovechamiento del crédito o reputación ajena, en cuanto el consumidor medio al que nos hemos referido anteriormente, al que va dirigida también la protección, puede perfectamente asociar la marca concedida con las oponentes, por razón de la prevalencia del término Diesel en las que son titularidad de la entidad recurrente, aprovechando en su favor y en perjuicio del titular de las marcas oponentes las ventajas de un prestigio adquirido con el esfuerzo de quien inició primero su actividad, sin que quepa olvidar la notoriedad adquirida por esas marcas, lo que ha de ponerse en relación incluso con el comportamiento seguido en relación con la pretensión de inscripción de otras marcas respecto de las que ya la jurisdicción civil, aunque su pronunciamiento definitivo está pendiente de recurso de casación, ha anulado una y declarado la falta de derecho a obtenerlo respecto de otra, siendo el solicitante socio de la empresa respecto de las que ya existen esos pronunciamientos.

Por lo que respecta a la otra cuestión, con el fin de evitar reiteraciones innecesarias, basta con referirnos y hacer nuestra la consideración del Tercer Considerando de la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 21 de Noviembre de 1.997, que hemos dejado anteriormente transcrito, en cuanto sostiene la doctrina correcta.

Todo lo que nos lleva a la desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto por Don Jose Pedro contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 21 de Noviembre de 1.997, que había denegado el registro de la marca número 2.005.760, mixta, "LSD- LIMITS SYSTEM DIESEL" para la Clase 25 del Nomenclátor Internacional, Resolución que ha de ser mantenida por conforme a derecho.

Todo ello comporta, conforme a lo dispuesto en el artículo 95.3 en relación con el artículo 139.1 y 2 de la Ley Jurisdiccional , que en cuanto a las costas de este recurso cada parte haya de satisfacer las suyas y en cuanto a las de instancia, no proceda hacer expresa imposición de las mismas, al no apreciarse circunstancias de mala fe o temeridad.

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,

Haber lugar a la estimación del recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad DIESEL S.p.A, contra la sentencia dictada con fecha 22 de Abril de 2.003, por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 3ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que desestimó el recurso contencioso-administrativo número 499/1.998, interpuesto por aquella contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 21 de Noviembre de 1.997, cuya sentencia se casa y anula.

Desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de Don Jose Pedro contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas citada que había denegado el registro de la marca número 2.005.760, mixta, "LSD_LIMITS SYSTEM DIESEL" para la Clase 25 del Nomenclátor Internacional, Resolución que se mantiene por conforme a derecho.

Respecto de las costas, en cuanto a las de este recurso de casación cada parte satisfará las suyas y respecto de las de instancia no ha lugar a su expresa imposición a ninguna de las partes.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de esta Sala Excmo. Sr. D. Francisco Trujillo Mamely, todo lo cual yo, el Secretario, certifico.