La identificación de los remedios civiles frente a los comportamientos ilícitos
| Autor | M.ª Del Mar Bustillo Saiz |
| Páginas | 231-283 |
CAPÍTULO VI
LA IDENTIFICACIÓN DE LOS REMEDIOS
CIVILES FRENTE A LOS COMPORTAMIENTOS
ILÍCITOS
La ausencia de un marco jurídico común en los Estados miembros se
ha reejado también en las acciones disponibles en caso de violación de
secretos empresariales, así como en los requisitos previos requeridos para
su ejercicio. El A-ADPIC establece recursos básicos que los países signata-
rios deben hacer disponibles para el titular de un DPI en caso de infracción
(arts. 42 a 50): medidas provisionales, órdenes judiciales que incluyen la
prohibición de comercialización de mercancías infractoras importadas, in-
demnizaciones de daños y la retirada del mercado o la destrucción de las
mercancías infractoras. Pero el art. 39 A-ADPIC establece que los Estados
asumen la obligación de proteger los secretos empresariales en el contexto
de la protección contra la competencia desleal según el art. 10 bis CUP, por
lo que en general no impone aplicar los art. 41 y ss. A-ADPIC a la protec-
ción del secreto empresarial. Esto signica que aunque conforme al art. 1
A-ADPIC los secretos comerciales son DPI, los Estados miembros no están
obligados a protegerlos como DPI, y así lo han secundado la mayoría de los
países signatarios que, además, establecieron una gran diversidad de regí-
menes de responsabilidad ante la violación de secretos empresariales 1.
En particular los recursos disponibles en los procedimientos civiles re-
lativos a los secretos empresariales varían en cada Estado miembro de la UE
en función del origen o naturaleza de la acción (responsabilidad extracon-
1 B A, op. cit., pp. 160-161; A, «Prospettive...», op. cit., p. 23; B/
MN, op. cit., p. 67.
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tractual o tort, contractual, competencia desleal, consideración del secreto
como de DPI, etc.). Precisamente uno de los factores que han menoscabado
la tutela del secreto empresarial, relacionado con el hecho de que no se cla-
siquen como DPI, es la imposibilidad con carácter general de hacer valer la
tutela frente a terceros que obtienen la información de buena fe. Y mientras
las órdenes de cesación y acciones de daños y perjuicios se aplican común-
mente, no sucede lo mismo con medidas como la destrucción de mercancías
infractoras producidas con el uso de la información protegida o la restitu-
ción de la información apropiada indebidamente 2.
Generalmente, cuando se ejercita una acción civil por violación de se-
cretos empresariales el actor, a falta de registros y títulos de PI que den
cuenta de su existencia legal, tiene la carga de sustanciar la reclamación pro-
bando la existencia de un secreto empresarial protegible, es decir, que reúne
los requisitos que condicionan su existencia legal y, por tanto, su objeto y
efectiva titularidad/posesión, así como el carácter ilícito de la apropiación,
uso o revelación por parte del demandado/presunto infractor o, en su caso,
que es inminente la adquisición, el uso o la divulgación ilícitos del secreto
comercial 3. Y en función de la naturaleza de la acción ejercitada podían ser
necesarios requisitos adicionales (p. ej., tratándose de acciones de respon-
sabilidad civil general, el demandante debe probar la culpa del demandado,
el daño sufrido en virtud de la infracción y el nexo de causalidad entre la
infracción y el daño; si la acción se basa en el incumplimiento del contrato,
el demandante debe demostrar la existencia de la obligación contractual y su
incumplimiento...). Sin embargo, las defensas en favor del demandado han
sido generalmente muy similares en los Estados miembros, basándose prin-
cipalmente en el hecho de que la información no era un secreto empresarial,
por ejemplo, por ser conocida públicamente o formar parte de las experien-
cias o habilidades del ex empleado, o en el hecho de que la información no
fue objeto de apropiación indebida, por ejemplo, porque se desarrolló de
forma autónoma por el demandado.
Es unánimemente reconocida (por obvia) la gran atención que presta
la DSC en su capítulo III (arts. 6 a 15) a las medidas, procedimientos y re-
cursos que los Estados están obligados a poner a disposición del poseedor
del secreto empresarial con el n de garantizarle vías de acción civil que le
2 B/M, op. cit., pp. 5 y 26 y ss.; O, op. cit., p. 41.
3 L H, op. cit., p. 32; L A/G M, op. cit., p. 5; L,
op. cit., pp. 41 y ss.; L, op. cit., pp. 171 y ss.; E C, Violaciones de secreto em-
presarial..., op. cit., pp. 91-92; H, op. cit. Para la dicultad de la prueba directa de la violación de
secretos y la relevancia por ello de las circunstancias o factores que atendiendo a las particularidades del
caso lo evidencian S L, El secreto..., op. cit., pp. 293 y ss., por ejemplo, las similitudes signi-
cativas entre las prestaciones o servicios del titular del secreto y las que ofrece el infractor del secreto
empresarial (p. ej., coincidencias en la información sobre listas de clientes, reproducción prácticamente
del modelo de negocio), o la rapidez con la que ha conseguido una prestación similar a la ofrecida por
el titular del secreto en comparación con el tiempo requerido para desarrollar de forma independiente
la información.
LA IDENTIFICACIÓN DE LOS REMEDIOS CIVILES FRENTE... 233
protejan frente a las conductas que violan el secreto empresarial (art. 6.1) 4.
La previsión y armonización de estos instrumentos civiles se justica a su
vez porque se parte de «la aparente inaplicabilidad» a los secretos empresa-
riales de la Directiva 2004/48/CE, de 29 de abril, relativa al respeto de los
DPI, ya que como se extrae de la valoración de impacto, la Comisión acepta
que el secreto empresarial no es un DPI, razón por la que no puede generar-
se confusión sobre su régimen. La DSC no interere en la aplicación de la
normativa sobre DPI. No obstante, si se produce un solapamiento del ám-
bito de aplicación de la Directiva 2004/48/CE con el ámbito de aplicación
de la DSC, prevalecerá la DSC en tanto que lex specialis (cdo. 39 DSC),
aspecto este último criticado porque presupone partir de la aplicabilidad de
la Directiva 2004/48/CE a la protección del secreto empresarial y que solo
en caso de superposición se atribuye prevalencia a la DSC, lo cual es difícil
de justicar con el enfoque sistemático que acoge esta última, ubicado en la
competencia desleal y no en el marco de los DPI 5. Y los remedios previstos
en la DSC se superponen o coinciden signicativamente en efecto con los
previstos por la Directiva 2004/48/CE, si bien existen diferencias destaca-
bles, por ejemplo, la DSC no tiene previsiones para obtener una injunction
frente a intermediarios cuyos servicios se usan para infringir DPI 6.
Si los niveles de protección del secreto empresarial gozan de una ma-
yor consistencia y claridad en el marco de la UE, como así sucede hoy, se
fomenta la innovación. Sin duda debe haber una mayor disposición para
compartir conocimientos técnicos a la par que también una mayor disuasión
frente a la violación de secretos 7.
la ley se conocerán por los jueces y tribunales del orden jurisdiccional civil
y se resolverán en el juicio que corresponda conforme a la LEC. Como pone
de relieve el Informe del CGPJ sobre el ALSE, el legislador prescinde de
establecer el tipo de procedimiento en atención a la materia litigiosa, por lo
que la clase de juicio vendrá determinada por razón de la cuantía del litigio
juicio ordinario a las demandas en materia de competencia desleal, razón
por la cual el CGPJ sugiere en su informe que las acciones de protección de
los secretos empresariales previstas en el ALSE «se ventilen también por los
trámites del juicio ordinario, sin otra excepción que aquellas acciones que
tengan por exclusivo objeto reclamaciones de cantidad, en similares térmi-
nos a los previstos en el art. 249.1.4 LEC». La competencia objetiva para
4 M A, op. cit., p. 142; S L, «Algunos aspectos procesales de la Directiva so-
bre secretos empresariales», Almacén El Derecho, 17 de septiembre de 2016; E L, op. cit.,
sorprendido por la exclusión de la resolución del conicto a través de un arbitraje o una mediación.
5 C, op. cit., p. 56; F, op. cit., p. 156; K/K/H, op. cit., p. 956; L/
G/O/D, op. cit., p. 260.
6 A, op. cit., pp. 38 y ss.; G, op. cit., pp. 678-679; A, «Prospettive...»,
op. cit., pp. 24 y ss.; H, op. cit., p. 143.
7 G, op. cit., pp. 682-683.
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