Violación de secretos empresariales: conductas relevantes y circunstancias (presupuestos y requisitos) de su deslealtad
| Autor | M.ª Del Mar Bustillo Saiz |
| Páginas | 139-230 |
CAPÍTULO V
VIOLACIÓN DE SECRETOS EMPRESARIALES:
CONDUCTAS RELEVANTES Y CIRCUNSTANCIAS
(PRESUPUESTOS Y REQUISITOS)
DE SU DESLEALTAD
Los capítulos II de la DSC (art. 4) y de la LSE (art. 3) denen las cir-
cunstancias en las que la obtención, utilización y revelación de un secreto
empresarial son ilícitas y cuya concurrencia da derecho a su titular (los Es-
tados miembros deben garantizarlo) a solicitar la aplicación de las medidas,
procedimientos y recursos previstos en la DSC, con el n de impedir dichas
actuaciones ilícitas o de obtener un resarcimiento (art. 4.1 DSC), o como
adopción de las medidas necesarias para su protección.
En concordancia con ello, el art. 2.3 DSC entiende que es «infractor»
toda persona física o jurídica que haya obtenido, utilizado o revelado de for-
ma ilícita un secreto empresarial, no solo o necesariamente un competidor,
y tampoco se condiciona la protección a la necesidad de actuar con nes
competitivos por parte de dicho infractor. Paralelamente la LSE considera
infractor a toda persona física o jurídica que realice cualquier acto de vio-
lación de los enunciados en el art. 3 (art. 8.2) y en contraste con el régimen
tiende la protección de los secretos empresariales «de forma novedosa a
las llamadas “mercancías infractoras”» al incluir los actos de explotación
comercial de estas mercancías entre los que constituyen violación de secre-
to empresarial (Preámbulo III, párr. 4.º y art. 3.4) y, asimismo, se declara
ilícita también de forma novedosa la obtención, utilización y revelación de
secretos empresariales cuando la persona que realice dichas conductas «en
140 M.ª DEL MAR BUSTILLO SAIZ
el momento de hacerlo, sepa o, en las circunstancias del caso, debiera haber
sabido que obtenía el secreto empresarial directa o indirectamente de quien
lo utilizaba o revelaba de forma ilícita según lo dispuesto en el apartado
anterior» (art. 3.3), mejorando sin duda la protección razonablemente satis-
La DSC no dene qué se entiende por obtención, uso o revelación de un
secreto empresarial, de ahí que su signicado deba establecerse por medio
de interpretación 2, pero sí ha considerado «importante determinar las cir-
cunstancias en las que está justicada la protección jurídica de los secretos
comerciales» y, por esta razón, establece los comportamientos y prácticas
que deben considerarse constitutivos de obtención, utilización o revelación
ilícitas de un secreto empresarial (cdo. 15 DSC).
Los elementos necesarios para que estos actos de obtención, utilización
y revelación (conductas relevantes) de un secreto empresarial sean consi-
derados ilícitos o constitutivos de violación de secretos por concurrir las
circunstancias o presupuestos (cumulativos) que determinan su deslealtad
son, en los supuestos de infracción directa del secreto empresarial: 1) la
ausencia de consentimiento del titular del secreto empresarial, exigido ex-
plícitamente en todos los casos como presupuesto común a cualquier acto de
violación directa de secretos, que puede presumirse acreditado cuando di-
cho titular haya tomado las medidas razonables para salvaguardar la reserva
del secreto. Inversamente habrá divulgación por falta de voluntad de man-
tener el secreto por parte de su titular cuando permita libremente a terceros
inspeccionar sus máquinas o visitar el establecimiento 3. La otra opción sería
considerar que la ausencia de consentimiento y la falta de autorización del
titular del secreto son términos sinónimos, razón por la cual lo fundamental
sería contrastar que el acceso no esté autorizado 4, opción que en abstracto
tiene el inconveniente de impedir valorar o justicar quela autorización o
su ausencia se ciña a cada caso particular, sin cuestionar la existencia del
secreto y consiguiente prohibición general de acceso a él, excepto cuando
puntualmente se autorice 5; 2) en el caso de obtención del secreto empresa-
1 M, «El Anteproyecto...», op. cit., p. 7.
2 K/K/H, op. cit., p. 958; E L, op. cit.
3 O, op. cit., p. 223; M, Comentario..., op. cit., p. 390; G S, El se-
creto..., op. cit., pp. 204-205; en relación con el Derecho norteamericano L H, op. cit.,
pp. 210 y ss., no se cumple si la información se publica a través cualquier medio informativo o publici-
tario o se actúa de cualquiera otra forma negligente o descuidada.
4 Así parece considerarlo la MAIN, op. cit., p. 16.
5 La distinción se ve bien, por ejemplo, en la SJM de Bilbao, Sección 1.ª, de 2 de febrero de
2018 (Roj: 1153/2018, núm. de recurso: 415/2017), que versa sobre información técnica y comercial
necesaria para la fabricación y venta de ltros de agua de una sociedad mercantil, en relación con la
cual se demanda a dos ex empleados, que procedieron a la descarga masiva de cheros de su base de
datos. Se demanda también a las empresas competidoras en las que ahora prestan sus servicios, por el
uso indebido de la información obtenida, que le ha permitido la entrada en el mercado en competencia.
Se considera desleal la conducta de los codemandados por la obtención y la utilización no autorizada
VIOLACIÓN DE SECRETOS EMPRESARIALES: CONDUCTAS RELEVANTES... 141
rial, el hecho de que tengan lugar además sin autorización del titular o bien
de cualquier otra manera que pueda considerarse contraria a las prácticas
comerciales leales, y 3) en el caso de utilización o revelación de secretos
empresariales se suma al presupuesto común de la ausencia de consenti-
miento, el incumplimiento de obligaciones de cualquier tipo. En todos los
casos de infracción indirecta del secreto empresarial (es decir, aquellos que
presuponen la concurrencia de una previa infracción directa), en relación
con cualquier conducta relevante (obtención, utilización, revelación), el re-
quisito común e inexcusable es el conocimiento real o debido del origen
ilícito del secreto.
En la medida en que la información puede obtenerse (y según los casos
utilizarse o revelarse) lícitamente en cualquier forma que sea conforme a
las prácticas comerciales leales (p. ej., a través de ingeniería inversa), aun
sin el consentimiento y la autorización del titular de la información secreta,
el legislador deja claro que esas actuaciones no son ilícitas per se —no se
sanciona per se el ataque al secreto empresarial— y que, por consiguiente,
no se garantiza derecho exclusivo alguno sobre la información secreta que
sea oponible erga omnes. Como acostumbra a subrayar la doctrina —Sau-
ders, Bone— la ley que regula el secreto empresarial diere de otras áreas
de la PI porque no sanciona el mero uso no autorizado, sino que el secreto
empresarial debe haberse adquirido, usado o revelado impropiamente, es
decir, como resultado de alguna conducta injusta o considerada contraria a
las prácticas comerciales leales (p. ej., robo, fraude, violación del deber de
condencialidad...) 6.
En el momento actual y en el contexto del Derecho comparado, Rusia
parece ofrecer la tutela más intensa que se conoce del secreto empresarial
porque es tratado como DPI, el propietario tiene derecho exclusivo a utili-
zar la información secreta y la infracción no depende de las circunstancias
de la adquisición o en que se obtuvo la información, es decir, el estándar
de la apropiación indebida es más amplio que en la mayoría de los paí-
ses ya que cualquier apropiación del secreto constituye una apropiación
indebida, limitándose la ley a permitir el descubrimiento independiente y,
medidas de seguridad»: «Se trataba de archivos informáticos localizados en un servidor de la empresa,
que fueron copiados por los empleados autorizados a su acceso [...] no puede exigirse a la empresa un
mayor celo en la protección de esta información [...] la información se extrae del servidor de la empresa
para la que trabajaban los demandados, lo que, a juicio de este juzgador, constituye ya una razonable
medida de seguridad [...] tampoco destruye la concurrencia de este requisito legal [...] el hecho de que
todos los empleados tuvieran libre y pleno acceso a ella: porque es razonable que los empleados tengan
acceso a la información comercial, pero no que la extraigan del servidor para utilizarla en otra empresa,
vulnerando el deber de delidad en la prestación de trabajo».
6 Las referencias en V C, op. cit., pp. 17 y ss. y 47 y ss.; S L, «La Direc-
tiva...», op. cit.; M A, op. cit., pp. 140-141; en relación con el A-ADPIC, B A,
op. cit., p. 160; en relación con el art. 13 LCD, M, Comentario..., op. cit., pp. 393 y 395; S-
L, El secreto..., op. cit., p. 285; en general A, op. cit., p. 228; para el Derecho alemán
previo a la incorporación de la DSC, MG, op. cit., p. 1002; para la DSC y el régimen de Estados
Unidos, D S M, op. cit., pp. 36-37.
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba