Importancia y fundamento de la protección de los secretos empresariales
| Autor | M.ª Del Mar Bustillo Saiz |
| Páginas | 15-62 |
CAPÍTULO II
IMPORTANCIA Y FUNDAMENTO
DE LA PROTECCIÓN DE LOS SECRETOS
EMPRESARIALES
1. IMPORTANCIA DE LA PROTECCIÓN
DE LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Y LA INFORMACIÓN
EMPRESARIAL NO DIVULGADOS EN EL CONTEXTO
DE LAS CREACIONES INTELECTUALES
Y EN UN ENTORNO INTENSAMENTE EXPUESTO
AL RIESGO DE PRÁCTICAS DESLEALES
Como se extrae de los estudios y consultas encargados por la Comisión
Europea y en cuyos resultados se basa en gran medida la DSC 1, los cono-
cimientos técnicos y comerciales que integran la información protegida a
través de un secreto empresarial suelen ser el resultado de una «considerable
inversión, destreza y trabajo» que, sin embargo, por razones tanto jurídicas
1 H L, Study on Trade Secrets and Parasitic Copying (Look-alikes), MARKT/
2010/20/D, Report on Trade Secrets for the European Commission (Hogan Lovells International
LLP), publicado en enero de 2012, que compara las legislaciones en materia de protección contra la
apropiación indebida de secretos comerciales en los diferentes Estados miembros de la UE; B/
M, Study on Trade Secrets and Condential Business Information in the Internal Market,
MARKT/2011/128/D, publicado en mayo de 2013, que evalúa los fundamentos económicos de los se-
cretos comerciales y de la protección contra su apropiación indebida, así como la protección jurídica
de los secretos comerciales en toda la UE; Report European Commission Conference of 29 June 2012
«Trade Secrets: Supporting Innovation, Protecting Know-how», http://ec.europa.eu/internal_market/
iprenforcement/conferences_en.htm. Y vid. también, tras aprobarse la DSC en sentido similar el estudio
de la EUIPO The baseline of trade secrets litigation in the EU Member States, 2018 (https://publications.
europa.eu › publication). En términos similares pero en el marco más amplio de la OCDE S/
L, «Approaches to protection of undisclosed information (Trade Secrets)», Background Paper,
OECD Trade Policy Paper núm. 162, TAD/TC/WP(2013)21/FINAL, 22 de enero de 2014.
16 M.ª DEL MAR BUSTILLO SAIZ
como de hecho o de simple preferencia de las empresas u organismos de
investigación, no se protegen por la vía clásica que ofrecen los derechos
deexclusiva propios de la propiedad intelectual en sentido estricto.
En efecto, el secreto empresarial brinda protección a información téc-
nica muy valiosa («dibujos y diseños, prototipos, procesos de fabricación,
invenciones patentables o no patentables, know-how, fórmulas o recetas,
materiales genéticos y fragancias») por distintas razones y en circunstancias
diversas. Puede suceder que la información técnica no sea patentable por
no tener por objeto una invención patentable (p. ej., la mejora incremental
de una tecnología existente). En segundo lugar, es preciso notar que las em-
presas combinan frecuentemente la protección que ofrece la patente con la
ofrecida por los secretos empresariales para proteger su tecnología, de for-
ma que si a veces estos últimos protegen invenciones no patentables (p. ej.,
el know-how sobre el mejor modo de practicar una invención patentada, fun-
salvo pacto en contrario, dichos conocimientos técnicos complementarios,
por resultar indispensables para la explotación útil de la patente, deberán ser
puestos a disposición del adquirente o licenciatario de la patente) 2, en otros
casos, al tener por objeto invenciones patentables, tienen la funciónde ga-
rantizar una protección más prolongada que los veinte años de plazo devida
de una patente, dada la duración potencialmente ilimitada propia del secreto
empresarial. Finalmente, con carácter general, es un hecho que todo DPI
«comienza con un secreto», es la etapa preliminar de los derechos absolutos,
ya que la protección de la condencialidad es la base necesaria para poder
cultivar la propiedad intelectual sin pérdida de novedad o prioridad, hasta
que pueda obtenerse el correspondiente DPI. Particularmente desde esta úl-
tima perspectiva se entiende mal la posición subordinada en la que tradicio-
nalmente han sido ubicados los secretos empresariales, incluso parece una
ironía, pues si la mayoría de las formas de la propiedad intelectual deben
comenzar como un secreto «los secretos son, de alguna manera, el eje clave
de toda la propiedad intelectual».
Conjuntamente con esta información técnica, el secreto empresarial
protege también una amplia gama de información comercial estratégica
(innovación no tecnológica) que se vale igualmente de la condencialidad
para crear y explotar con nes de competitividad la denominada innovación
«blanda», tan relevante en el esencial sector de los servicios, ya que repre-
senta aproximadamente del 70 por 100 del PIB de la UE, y cuyo intenso
dinamismo se nutre precisamente de la creación de conocimientos innova-
dores. Se trata de la información sobre precios o costos, listas de clientes o
proveedores, procesos empresariales, estudios de mercado, métodos y es-
trategias comerciales... (PreámbuloI, párr. 1.º LSE) que también puede ser
muy valiosa.
IMPORTANCIA Y FUNDAMENTO DE LA PROTECCIÓN DE LOS SECRETOS... 17
No se cuestiona que el secreto empresarial se arma en muchos secto-
res de la industria como importante alternativa a la protección de patentes,
además de como complemento a dicha protección y ambas opciones se am-
paran en la DSC que trata de protegerlos y en la LSE. Pero, en particular,
merece subrayarse su aptitud para proteger informaciones y conocimientos
necesarios para el crecimiento económico de las empresas pero que se en-
cuentran fuera del ámbito protector de los DPI, siendo el secreto empresarial
en consecuencia la única forma de proteger este tipo de creaciones. Hay
estudios que muestran que la mayoría de las innovaciones resultantes de la
I+D no cumplen los requisitos exigidos para poder ampararse en el marco
protector de los DPI (p. ej., la patente o el derecho de autor) y que, además,
un componente cada vez mayor de esta innovación se integra por avanzados
conocimientos tecnológicos que requieren una gran y sostenida inversión en
I+D para producirse 3.
Hablamos por ejemplo de recetas de comida o de la fórmula de los
ingredientes de una bebida —es el caso de la perenne fórmula secreta de
Coca-Cola—, de mezclas de perfumes y en general de las prácticas manua-
les e innovaciones de detalle que permiten obtener el máximo rendimiento
de procesos y objetos industriales sean o no patentables o de las soluciones
negativas —que son datos de la experiencia o resultados de tientas «cuyo
conocimiento permite la puesta en práctica rápida y por tanto mucho menos
costosa de una técnica», p. ej., conocer que un procedimiento no funciona o
es comercialmente inecaz—. Y fuera del área de la tecnología, los métodos
de negocio como tal o estrategias comerciales no son patentables, aunque
la patente tienda a extenderse en la práctica jurisprudencial también a estos
ámbitos, y se duda si y en qué límites las listas de clientes se protegen a tra-
vés de las bases de datos (Ohly). Así mismo, el código fuente del software
puede protegerse como derecho de autor y como secreto empresarial, ya que
el registro de derechos de autor no requiere divulgar el código fuente secre-
to —arts. 101 LPI y 32 RRGPI— (de otro modo cualquier tercero podría
utilizarlo para producir software con la misma funcionalidad que el software
original y sin infringir el derecho de autor, por eso se suele mantener en se-
creto), por tanto, el derecho de autor y los secretos comerciales se emplean
simultáneamente para proteger ciertos tipos de innovaciones. Algo similar
sucede, entre otros casos, con las topografías de productos semiconductores,
dado que conforme a su regulación especíca, incluso tras la inscripción las
partes secretas de la topografía no son accesibles para los terceros (art. 4.2
LPJTPS, es decir, cuando constituyan un secreto comercial, el depositante
3 La referencia en B/M, op. cit., p. 674; y vid. ya el apunte de G S,
El secreto industrial (Know-how). Concepto y protección, Madrid, 1974, pp. 171 y ss., el secreto indus-
trial es la inevitable consecuencia del crecimiento vertiginoso de la industria, así es muy difícil realizar
una invención genial; en sentido similar L («The Surprising Virtues of treating Trade Secrets as
IP Rights», Working Paper No. 358 June 2008, copia electrónica disponible en http://ssrn.com/abs-
tract=1155167, p. 28), el largo proceso previsto para obtener una patente explica que en la práctica no
estén disponibles «en industrias de rápido movimiento».
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