STS 42/2004, 28 de Enero de 2004

Ante el Juzgado de Primera Instancia número 55 de Madrid, fueron vistos los autos, juicio de menor cuantía, promovidos a instancia de las compañías mercantiles RELOJES LOTUS INTERNACIONAL S.L y MANUFACTURAS DE MONTRES JAGUAR S.L, contra JAGUAR HISPANIA S.A., JAGUAR WATCHES S.A. y JAGUAR CARS LIMITED, sobre infracción violatoria de marca.

Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho: "...dictar sentencia por la que se declare:

1. Que la utilización por la firma JAGUAR HISPANIA S.A. de la denominación JAGUAR para distinguir relojes objeto de su distribución en España, sin contar con licencia ni autorización de la actora RELOJES LOTUS INTERNACIONAL S.L, constituye infracción violatoria de los derechos en exclusiva que a favor de dicha actora otorga su titularidad de la marca denominativa JAGUAR número 336.123.

2. Que la utilización publicitaria de la denominación JAGUAR distintiva de relojes que se dicen fabricados por la demandada JAGUAR WATCHES S.A. bajo licencia JAGUAR CARS LIMITED que ésta realiza en la revista SOVEREIGN distribuida en España, constituye infracción de los derechos de exclusiva que al respecto reconoce a favor del titular de la marca JAGUAR número 336.123 el artículo 30 de la Ley de Marcas 327/1998.

3. Que la antiguedad y amplia difusión mercantil y publicitaria de la marca JAGUAR número 336.123, distintiva de relojes, patentiza la concurrencia de mala fe en la sistemática infracción por las demandadas de los derechos exclusivos que a favor de su titular son inherentes a dicha marca.

4. Que las infracciones violatorias objeto de las anteriores declaraciones vienen irrogando a las codemandantes lesión económica que ha de ser objeto de resarcimiento de daños y perjuicios por los conceptos de daño emergente y lucro cesante.

En su virtud deberá condenarse a las demandadas:

1. - A cesar con carácter inmediato y para el futuro en todo acto de uso mercantil de la denominación JAGUAR para distinguir relojes.

2. - A cesar con carácter inmediato y para el futuro en todo acto publicitario en cualquier medio de difusión en España de la denominación JAGUAR para distinguir relojes.

3. - A proceder a retirar de cualquier punto de venta los relojes distinguidos con la denominación JAGUAR que no procedan de la titular de la marca JAGUAR número 336.123.

4. - A proceder a la entrega a esta parte, para su destrucción, de los catálogos y material impreso para la comercialización de relojes JAGUAR y de las existencias en almacén de la firma JAGUAR HISPANIA S.A. de relojes que incorporan la denominación infractora.

5. - Al pago de la indemnización de daños y perjuicios en la cuantía que por los conceptos de lucro cesante y daño emergente resulte de la prueba o, en su caso, se establezca en ejecución de sentencia.

6. - A la publicación de la sentencia a costa de las demandadas en dos periodicos de la máxima distribución nacional en España.

7. - Al pago de costas procesales preceptivas".

Admitida a trámite la demanda, las compañías demandadas JAGUAR CARS LIMITED y JAGUAR HISPANIA S.A, contestarón alegando como hechos y fundamentos de derecho los que estimaron oportunos y formularon demanda reconvencional terminando suplicando al Juzgado: "... proceda a dictar sentencia en su día por la que desestime la demanda por prescripción de la acción o por los razonamientos de fondo aducidos en este escrito y estimando asimismo la reconvención formulada por esta parte:

1. Declare:

   A). Que la adquisición de la marca JAGUAR número 336.123 por la compañía RELOJES LOTUS INTERNACIONAL y su transferencia a MANUFACTURAS DE MONTRES JAGUAR S.A. son actos que contravienen el principio general de la buena fe.

   B). Que el ejercicio por parte de RELOJES LOTUS INTERNACIONAL y de MANUFACTURAS DE MONTRES JAGUAR S.A. frente a la demandadas del derecho de exclusiva que se deriva de la inscripción de la marca 336.123 constituye un abuso de derecho.

   C). Que el uso por parte de RELOJES LOTUS INTERNACIONAL y de MANUFACTURAS DE MONTRES JAGUAR S.A. de los distintivos gráficos de JAGUAR CARS LIMITED constituye una violación de los derechos de marca que se derivan de los registros obtenidos al respecto.

   D). Que el uso publicitario por parte de RELOJES LOTUS INTERNACIONAL y de MANUFACTURAS DE MONTRES JAGUAR S.A. de la marca JAGUAR número 336.123 mediante una disposición gráfica especial y con evocación del distintivo notorio JAGUAR de la firma JAGUAR CARS LIMITED constituye una infracción de la disciplina de la competencia desleal y la normativa sobre publicidad desleal.

2. Condene a las compañías RELOJES LOTUS INTERNACIONAL Y MANUFACTURAS DE MONTRES JAGUAR S.A.:

   A). A cesar en su intento de evitar el uso por JAGUAR CARS LIMITED y JAGUAR HISPANIA S.A. del distintivo JAGUAR para relojes, absteniéndose, de emprender nuevas acciones civiles o administrativas en este punto.

   B). A cesar en toda modalidad de uso de los distintivos gráficos de la compañía JAGUAR CARS LIMITED absteniéndose en el futuro de utilizar cualesquiera otro que con ellos puedan confundirse.

   C). A retirar del mercado toda aquella mercancía o documentación en la que se verifique el uso por estas compañías de los distintivos gráficos de JAGUAR CARS LIMITED.

   D). A cesar en el uso publicitario de la marca JAGUAR número 336.123 en su disposición gráfica actual y con alusión o evocación a la marca notoria JAGUAR CARS LIMITED.

   E). A indemnizar a JAGUAR CARS LIMITED y JAGUAR HISPANIA S.A. por los daños y perjuicios causados, conforme a los criterios y bases que se establezcan en el pleito y en la cuantía que se determine en ejecución de sentencia".

   Conferido traslado de la demanda reconvencional formulada de contraria a la parte actora, ésta la contestó alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó convenientes y terminó suplicando: "...dictar en su día sentencia por la que se desestime la reconvención deducida por las representación de JAGUAR CARS LIMITED y JAGUAR HISPANIA S.A., se absuelva de la misma a mis representadas con expresa y preceptiva imposición de costas a la promotora de la citada reconvención".

   Por providencia del Juzgado, se declaró en situación de rebeldía a la compañía demandada JAGUAR WATCHES S.A.

   Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 12 de Septiembre de 1995, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: ...estimando parcialmente la demanda interpuesta por las entidades mercantiles RELOJES LOTUS INTERNACIONAL S.L y MANUFACTURAS DE MONTRES JAGUAR S.L, representadas por la Procuradora Doña María del Carmen Ortiz Cornago y dirigidas por el Letrado Don Juan Casulá, frente a las entidades JAGUAR HISPANIA S.A., JAGUAR CARS LIMITED representadas por el Procurador Don Rafael Rodríguez Montaut y dirigidas por el Letrado Don Antonio Castán Pérez Gómez y frente a la entidad JAGUAR WATCHES S.A. que ha permanecido en constante rebeldía en estos autos, debo declarar y declaro: a) que la utilización por la firma JAGUAR HISPANIA S.A. de la denominación JAGUAR para distinguir relojes objeto de su distribución en España, sin contar con licencia ni autorización de la actora RELOJES LOTUS INTERNACIONAL S.L. constituye infracción violatoria de los derechos de exclusiva que a favor de dicha actora otorga su titularidad de la marca denominativa JAGUAR número 336.123; b) que la utilización publicitaria de la denominación JAGUAR distintiva de relojes que se dicen fabricados por la demandada JAGUAR WATCHES S.A. bajo licencia de JAGUAR CARS LIMITED que ésta realiza en la revista SOVEREIGN distribuida en España, constituye infracción de los derechos de exclusiva que al respecto reconoce a favor del titular de la marca JAGUAR número 336.123 el artículo 30 de la Ley de Marcas 32/1998; y en su virtud debo condenar y condeno a las referidas demandadas a cesar con carácter inmediato y para el futuro en todo acto de uso mercantil de la denominación JAGUAR para distinguir relojes así como en todo acto publicitario en cualquier medio de difusión en España de la denominación JAGUAR para distinguir relojes; y a retirar de cualquier punto de venta los relojes distinguidos con la denominación JAGUAR que no procedan de la titular de la marca JAGUAR número 336.123; entregando a esta parte, para su destrucción de los catálogos y material impreso para la comercialización de relojes JAGUAR y de las existencias en almacén de la firma JAGUAR HISPANIA S.A. de relojes que incorporen la denominación infractora, desestimando los pedimentos indemnizatorios deducidos.

   Asimismo y estimando parcialmente la demanda reconvencional deducida por las antes mencionadas demandadas contra las entidades mercantiles RELOJES LOTUS INTERNACIONAL S.L y MANUFACTURAS DE MONTRES JAGUAR S.A, representadas por la Procuradora Doña Mª del Carmen Ortiz Cornago y dirigidas por el Letrado Don Juan Casulá, debo declarar y declaro que el uso por parte de RELOJES LOTUS INTERNACIONAL S.L y de MANUFACTURAS DE MONTRES JAGUAR S.A de los distintivos gráficos de JAGUAR CARS LIMITED constituye una violación de los derechos de marca que se derivan de los registros obtenidos al respecto; que el uso publicitario por parte de RELOJES LOTUS INTERNACIONAL S.L y de MANUFACTURAS DE MONTRES JAGUAR S.A. de la marca JAGUAR número 336.123 mediante una disposición gráfica especial y con evocación del distintivo notorio JAGUAR de la firma JAGUAR CARS LIMITED constituye una infracción de la disciplina de la competencia desleal y la normativa sobre publicidad desleal y en su virtud, debo condenar y condeno a las compañías RELOJES LOTUS INTERNACIONAL S.L y a MANUFACTURAS DE MONTRES JAGUAR S.A. a cesar en toda modalidad de uso de los distintivos gráficos de la compañía JAGUAR CARS LIMITED absteniéndose en el futuro de utilizar cualesquiera otro que con ellos puedan confundirse, así como a retirar del mercado toda aquella mercancía o documentación en la que se verifique el uso por estas compañías de los distintivos gráficos de JAGUAR CARS LIMITED, cesando en el uso publicitario de la marca JAGUAR número 336.123 en su disposición gráfica actual y con alusión o evocación a la marca de JAGUAR CARS LIMITED, desestimando los pedimentos resarcitorios y sin pronunciamiento especial respecto de las costas procesales ocasionadas".

Contra dicha sentencia se interpusieron recursos de apelación que fueron admitidos, y sustanciados estos, la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Décima, dictó sentencia con fecha fecha 10 de Diciembre de 1997, cuyo fallo es del tenor literal siguiente: "FALLAMOS: Que desestimando como desestimamos los recursos de apelación interpuestos por los Procuradores Don Rafael Rodriguez Montaut en nombre y representación de JAGUAR HISPANIA S.A. y JAGUAR CARS LIMITED y Doña Carmen Ortiz Cornago en nombre y representación de RELOJES LOTUS INTERNACIONAL Y MANUFACTURAS DE MONTRES JAGUAR S.A. contra la sentencia dictada por el Iltmo. Sr. Magistrado Juez de Primera Instancia número 55 de Madrid de fecha 12 de Septiembre de 1995, de la que el presente rollo dimana, debemos confirmarla y la confirmamos con imposición de las costas causadas respectivamente por cada uno de los recursos a cada uno de los apelantes".

El Procurador Don Rafael Rodríguez Montaut, en representación de JAGUAR CARS LIMITE y JAGUAR HISPANIA S.A, formalizó recurso de casación que funda en los siguientes motivos:

Motivo primero: Al amparo de lo dispuesto en el artículo 1692, 4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil; infracción del artículo 39 de la Ley de Marcas (prescripción de la acción interpuesta de contrario).

Motivo segundo: Autorizado por el artículo 1692, 4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil; infracción de los artículos 3, 13 c), 30 y 31 y concordantes de la Ley de Marcas en relación con los artículos 9.3 y 4.3 de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas de 21 de Diciembre de 1988 y con el artículo 7 del Código Civil (falta de fundamento de la condena por violación de derechos de marca pronunciada contra JAGUAR CARS LTD).

Motivo tercero: Al amparo de lo dispuesto en el artículo 1692, 4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil; infracción de los artículos 3, 13 c), 30 y 31 y concordantes de la Ley de Marcas en relación con el artículo 7 del Código Civil (procedencia de la pretensión reconvencional formulada por esta parte).

Igualmente por la Procuradora Doña Mª Carmen Ortiz Cornago, en representación de RELOJES LOTUS INTERNACIONAL S.L, y MANUFACTURAS DE MONTRES JAGUAR S.L, formalizó recurso de casación que funda en los siguientes motivos:

Motivo primero: Al amparo de lo dispuesto en el párrafo 3º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciameinto Civil por infracción de los artículos 372 de la Ley de EnjuiciamientoCivil y 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como jurisprudencia concordante.

Motivo segundo: Al amparo de lo dispuesto en el número 4 del artículo 1692 de la Ley de EnjuiciamientoCivil por infracción de los artículos 30 y 31 de la Ley de Marcas.

Motivo tercero: Al amparo de lo dispuesto en el número 4 del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de la disciplina de la competencia desleal y la normativa sobre publicidad desleal.

Motivo cuarto: Al amparo de lo dispuesto en el número 4 del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del artículo 30 de la Ley de Marcas.

Admitidos los recursos y evacuando el traslado conferido, el Procurador Don Rafael Rodríguez Montaut, en representación de JAGUAR CARS LIMITED y JAGUAR HISPANIA S.A., presentó escrito de impugnación al recurso presentado y terminaba suplicando a esta Sala: "...dicte sentencia por la que se desestime íntegramente los motivos de casación contenidos en el mismo".

Igualmente por la Procuradora Doña Mª Carmen Ortiz Cornago, en representación de RELOJES LOTUS INTERNACIONAL S.L, y MANUFACTURAS DE MONTRES JAGUAR S.A, presentó escrito de impugnación al recurso interpuesto y terminaba suplicando a esta Sala: "...concluya desestimando en todos sus motivos el recurso de casación formalizado en nombre de JAGUAR CARS LIMITED y JAGUAR HISPANIA S.A, contra la sentencia dictada por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Madrid, bajo el rollo de apelación número 950/95, confirmándola en dichos extremos impugnados de adverso, con la preceptiva imposición de costas a dichas co-recurrentes.

Por escrito de fecha 2 de Octubre de 2003, se presenta escrito de la Procuradora de los Tribunales Doña Almudena Galán González, poniendo conocimiento la renuncia del Procurador Don Rafael Rodriguez Montaut, en la representación de la compañía JAGUAR CARS LIMITED, personándose en el presente procedimiento.

Admitidos los recursos y teniéndose solicitada por los recurrentes celebracion de vista pública, se señaló ésta para el día 22 de Enero de 2004, en que ha tenido lugar, habiendo sido asistida por el Letrado Don Antonio Castan Pérez Gomez, por Jaguar Cars LTD y por la Letrada Doña Patricia Koch Moreno la compañía Relojes Lotus Internacional.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. CLEMENTE AUGER LIÑÁN

RELOJES LOTUS INTERNACIONAL S.L y MANUFACTURAS DE MONTRES JAGUAR S.L. formularon demanda de juicio declarativo de menor cuantía contra JAGUAR HISPANIA S.A. JAGUAR WATCHES S.A y JAGUAR CARS LIMITED, por la que interesaron se dictara sentencia con los pronunciamientos siguientes:

. Que la utilización por la firma JAGUAR HISPANIA S.A. de la denominación JAGUAR para distinguir relojes objeto de su distribución en España, sin contar con licencia ni autorización de la actora RELOJES LOTUS INTERNACIONAL S.L, constituye infracción violatorioa de los derechos de exclusiva que a favor de dicha actora otorga su titularidad de la marca denominativa JAGUAR Número 336.123.

. Que la utilización publicitaria de la denominación JAGUAR distintiva de relojes que se dicen fabricados por la demandanda JAGUAR WATCHES S.A., bajo licencia JAGUAR CARS LIMITED que ésta realiza en la revista SOVEREIGN distribuida en España, constituye infracción de los derechos de exclusiva que al respecto reconoce a favor del titular de la marca JAGUAR número 336.123 el artículo 30 de la Ley de Marcas 32/1988.

. Que la antiguedad y amplia difusión mercantil y publicitaria de la marca JAGUAR número 336.123, distintiva de relojes, patentiza la concurrencia de mala fe en la sistemática infracción por las demandadas de los derechos exclusivos que a favor de su titular son inherentes a dicha marca.

. Que las infracciones violatorias objeto de las anteriores declaraciones vienen irrogando a las codemandantes lesión económica que ha de ser objeto de resarcimiento de daños y perjuicios por los conceptos de daño emergente y lucro cesante.

Y en virtud de lo expuesto interesan que se condene a las demandadas:

. A cesar con caracter inmediato y para el futuro en todo acto de uso mercantil de la denominación JAGUAR para distinguir relojes.

. A cesar con caracter inmediato y para el futuro en todo acto publicitario en cualquier medio de difusión en España de la denominación JAGUAR para distinguir relojes.

. A proceder a retirar de cualquier punto de venta los relojes distinguidos con la denominación JAGUAR que no procedan de la marca JAGUAR número 336.123.

. A proceder a la entrega a las demandadas, para su destrucción de los catálogos y material impreso para la comercialización de relojes JAGUAR y de las existencias en almacén de la firma JAGUAR HISPANIA S.A de relojes que incorporan la denominación infractora.

. Al pago de la indemnización de daños y perjuicios que por los conceptos de lucro cesante y daño emergente resulte de la prueba, o, en su caso, se establezca en ejecución de sentencia.

. A la publicación de la sentencia a costa de las demandadas en dos periodicos de la máxima distribución nacional en España.

. Al pago de las costas preceptivas.

Por JAGUAR CARS LIMITED Y JAGUAR HISPANIA S.A. se contestó a la demanda, en el sentido de interesar que se dictara sentencia por la que procediera a su desestimación por prescripción de la acción o por los razonamientos de fondo aducidos; y asímismo interesó sentencia, por la que se diera lugar a la reconvención formulada con declaración de los pronunciamientos siguientes:

.- Que la adquisición de la marca JAGUAR número 336.123 por la compañía RELOJES LOTUS INTERNACIONAL y su transferencia a MANUFACTURAS DE MONTRES JAGUAR S.A. son actos que contravienen el principio general de la buena fe.

.- Que el ejercicio por parte de RELOJES LOTUS INTERNACIONAL y de MANUFACTURAS DE MONTRES JAGUAR S.A. frente a las demandadas del derecho de exclusiva que se deriva de la inscripción de la marca 336.123 constituye un abuso de derecho.

.- Que el uso por parte de RELOJES LOTUS INTERNACIONAL y de MANUFACTURAS DE MONTRES JAGUAR S.A. de los distintivos gráficos de JAGUAR CARS LIMITED constituye una violación de los derechos de marca que se derivan de los registros obtenidos al respecto.

.- Que el uso publicitario por parte de RELOJES LOTUS INTERNACIONAL y de MANUFACTURAS DE MONTRES JAGUAR S.A. de la marca JAGUAR número 336.123 mediante una disposición gráfica especial y con evocación del distintivo notorio JAGUAR de la firma JAGUAR CARS LIMITED constituye una infracción de la disciplina de la competencia desleal y la normativa sobre publicidad desleal.

Y en su virtud interesaron se dictara sentencia por la que se condenara a las demandantes a:

.- Cesar en su intento de evitar el uso por JAGUAR CARS LIMITED y JAGUAR HISPANIA S.A. del distintivo JAGUAR para relojes, absteniéndose de emprender nuevas acciones civiles o administrativas en este punto.

.- Cesar en toda modalidad de uso de los distintivos gráficos de la compañía JAGUAR CARS LIMITED absteniéndose en el futuro de utilizar cualesquiera otro que con ellos puedan confundirse.

.- Retirar del mercado toda aquella mercancía o documentación en la que se verifique el uso por estas compañías de los distintivos gráficos de JAGUAR CARS LIMITED.

.- Cesar en el uso publicitario de la marca JAGUAR número 336.123 en su disposición gráfica actual y con alusión o evocación a la marca notoria JAGUAR CARS LIMITED.

.- Indemnizar a JAGUAR CARS LIMITED y JAGUAR HISPANIA S.A. por los daños y perjuicios causados, conforme a los criterios y bases que se establezcan en el pleito y en la cuantía que se determine en ejecución de sentencia.

La demandada JAGUAR WATCHES S.A. fue declarada rebelde en el procedimiento.

En sentencia dictada en primera instancia, se estimó parcialmente la demanda con los pronunciamientos siguientes:

.- Que la utilización por la firma JAGUAR HISPANIA S.A. de la denominación JAGUAR para distinguir relojes objeto de su distribución en España, sin contar con licencia ni autorización de la actora RELOJES LOTUS INTERNACIONAL S.L, constituye infracción violatoria de los derechos de exclusiva que a favor de dicha actora otorga su titularidad de la marca denominativa JAGUAR número 336.123.

.- Que la utilización publicitaria de la denominación JAGUAR distintiva de relojes que se dicen fabricados por la demandada JAGUAR WATCHES S.A. bajo licencia de JAGUAR CARS LIMITED que ésta realiza en la revista SOVEREIGN distribuida en España constituye infracción de los derechos de exclusiva que al respecto reconoce a favor del titular de la marca JAGUAR número 336.123 el artículo 30 de la Ley de Marcas, 32/1988.

Y en virtud de las anteriores declaraciones condena a las demandadas a cesar con caracter inmediato y para el futuro en todo acto de uso mercantil de la denominación JAGUAR para distinguir relojes, así como en todo acto publicitario de la denominación JAGUAR para distinguir relojes; y a retirar de cualquier punto de venta los relojes distinguidos con la denominación JAGUAR que no procedan de la titular de la marca JAGUAR número 336.123; entregando a esta parte, para su destrucción los catálogos y material impreso para la comercialización de relojes JAGUAR y de las existencias en almacén de la firma JAGUAR HISPANIA S.A. de relojes que incorporen la denominación infractora; desestimando los pedimentos indemnizatorios deducidos.

En la misma sentencia se estimó parcialmente la reconvención formulada, por lo que declaraba que el uso por parte de las demandantes de los distintivos gráficos de JAGUAR CARS LIMITED constituye una violación de los derechos de marca que se derivan de los registros obtenidos al respecto; que el uso publicitario por parte de las demandantes de la marca JAGUAR número 336.123 mediante una disposición gráfica especial y evocación del distintivo notorio JAGUAR de la firma JAGUAR CARS LIMITED constituye una infracción de la disciplina de la competencia desleal y de la normativa sobre publicidad desleal; y en su virtud condena a las demandantes a cesar en toda modalidad de uso de los distintivos gráficos de la compañía JAGUAR CARS LIMITED, absteniéndose de utilizar cualesquiera otro que pudieran confundirse, así como a retirar del mercado toda aquella mercancía o documentación en la que se verifique el uso por estas compañías de los distintivos gráficos de JAGUAR CARS LIMITED, cesando en el uso publicitario de la marca JAGUAR número 336.123 en su disposición gráfica actual y con alusión o evocación a la marca de JAGUAR CARS LIMITED, desestimando los pedimentos resarcitorios.

Y sin pronunciamiento especial respecto de las costas procesales ocasionadas.

Contra esta sentencia formularon recurso de apelación las demandantes iniciales en relación a las pretensiones de su demanda que resultaron desestimadas en primera instancia, sin que conste que formularan dicho recurso contra los pronunciamientos que dieron lugar a la estimación parcial de la reconvención.

Y contra la misma también formularon recurso de apelación contra la estimación parcial de la demanda las compañías demandadas personadas.

En sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid se desestimaron los recurso de apelación referidos, con confirmación íntegra de la sentencia apelada y con imposición de las costas causadas respectivamente por cada uno de los recursos a cada uno de los apelantes.

Por las compañías demandadas personadas y por las compañías demandantes se han formulado los correspondientes recursos de casación contra la sentencia dictada en segunda instancia, a los que respectivamente se han opuesto.

RECURSO DE CASACIÓN DE JAGUAR CARS LIMITED Y JAGUAR HISPANIA S.A.

El motivo primero se formula al amparo del artículo 1692, 4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del artículo 39 de la Ley de Marcas referente a la prescripción de la acción interpuesta de contrario.

La disposición transitoria 1ª de la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre,(Ley de Marcas), referida a Régimen Transitorio de los procedimientos, establece que los procedimientos sobre marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley serán tramitados y resueltos conforme a la legislación anterior.

Se encuentran sometidas a plazo de prescripción las pretensiones dirigidas a reclamar a otra persona una acción o una omisión, con lo que seran objeto de prescripción extintiva las pretensiones de caracter condenatorio. El fundamento de esta figura jurídica descansa en la necesidad de poner término a la incertidumbre generada por la falta de ejercicio de las correspondientes pretensiones por su titular, de tal suerte que, para que un determinado derecho de acción prescriba, han de concurrir dos elementos: de un lado, el transcurso del plazo fijado en la Ley; de otro, la inercia o inactividad por parte del titular de la referida pretensión.

El artículo 39 de la Ley 32/1998, de 10 de Noviembre, de Marcas, dispone que las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de marca prescriben a los cinco años, contados desde el día que pudiesen ejercitarse. Ello obliga a determinar el "dies a quo" del plazo de cinco años previsto. En este sentido, interesa destacar que la Ley de Marcas, siguiendo la orientación establecida en el artículo 1969 del Código Civil, establece como día inicial del plazo de cinco años el del "día en que pudieron ejercitarse" las correspondientes pretensiones. La interpretación de este criterio desde la óptica de la norma sustantiva general, sin embargo, ha sido cuestión largamente debatida en la doctrina sin que se haya llegado a una solución uniforme para todos los supuestos.

En la concreta materia de marcas, predominantemente se entiende, que en tales supuestos resulta aplicable la norma específica relativa a las pretensiones de responsabilidad extracontractual, contemplada en el artículo 1968.2 del Código Civil, en virtud de la cual el plazo de prescripción comienza "desde que lo supo el agraviado", lo que significa que no es suficiente la realización de la conducta, sino que resulta necesario el conocimiento de la lesión infringida por parte de la persona afectada. La aceptación razonable de este criterio plantea importantes problemas probatorios encaminados en la determinación de la fecha concreta en la que el titular de la marca tuvo conocimiento de los hechos motivadores de la interposición de la pretensión.

No hay razón para estimar inadecuadas las apreciaciones fácticas de las sentencias de instancia, en el sentido de que no hay en autos el menor elemento probatorio a cargo de los demandados recurrentes que pruebe que las demandantes hubieran podido conocer el uso de la marca JAGUAR para los relojes comercializados por las demandadas. Estas reconocen que la distribución de sus relojes se hizo siempre a través del restringido cauce de los concesionarios de venta de vehículos JAGUAR y sólo a los compradores de dicho vehículo, a partir del año 1987.

La demanda se interpuso el día 25 de Mayo de 1994 y se acompañan dos ejemplares de la revista SOVERIGN, correspondientes a los meses de Abril y Julio de 1993, juntamente con la traducción jurada al español del texto en ingles del anuncio que se trata. Y en fecha 10 de Mayo de 1994 se procedió por las demandantes a adquirir un ejemplar de reloj JAGUAR en el establecimiento concesionario de tal marca de automóviles SERCOSA, sito en esta ciudad.

Por todo lo expuesto el motivo no puede ser estimado.

El segundo motivo se formula al amparo del artículo 1692, 4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de los artículos 3, 13. c), 30, 31 y concordantes de la Ley de Marcas en relación con los artículos 9.3 y 4.3 de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas de 21 de Diciembre de 1988 y con el artículo 7 del Código Civil (falta de fundamento de la condena por violación de derechos de marca pronunciada contra JAGUAR CARS LIMITED).

JAGUAR CARS LIMITED es titular registral en España que reivindican el distintivo JAGUAR principalmente para vehículos desde 1945, La antiguedad de estos registros de marca se remota a 1945 en lo que respecta a la denominación JAGUAR y a 1967 en lo que concierne a los distintivos gráficos de la figura de un felino con las fauces abiertas y de un felino en actitud de salto. La marca que sirve de base a la demanda fue registrada en 1958. Y como ya se ha expresado, en los concesionarios oficiales de vehículos JAGUAR se venían distribuyendo a título de obsequio para los compradores relojes y otros artículos complementarios, y, como también se ha dicho, la demanda fue presentada en 1994. La marca 336.123 JAGUAR para relojes fue comprada por RELOJES LOTUS INTERNACIONAL, mediante transferencia inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial el día 31 de Julio de 1989, y según prueba pericial practicada durante el procedimiento dicha marca no comenzó a ser utilizada por las compañías demandantes sino a partir de 1990.

La legitimación pasiva, o lo que es lo mismo, la persona frente a la que se ejercita la pretensión y sobre la que recae la carga de contradecir lo afirmado por el demandante, se atribuye a los sujetos que vulneren los derechos reconocidos al titular de la marca con motivo de la inscripción del signo. En este sentido, se considera infractor de un derecho de marcas a aquella persona que utilice, en el tráfico económico y sin consentimiento del titular la marca registrada o signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares, cuando dicha identidad o similitud pueda inducir a errores.

Al distinguir el requisito básico exigible a una marca, el artículo 1º de la Ley Española se refiere al signo o medio "que distinga o sirva para distinguir en el mercado". Es indudable que la fórmula dualista empleada por el artículo 1º de la Ley Española matiza de modo preciso que la aptitud diferenciadora de una marca puede ser inherente al signo ("sirva para distinguir") o puede ser el resultado de un uso previo en el mercado ("distinga"). El último componente del concepto legal de la marca es enumerado por el inciso final del artículo 1º de la Ley Española de 1988, que dispone que el signo ha de ser apropiado para distinguir "los productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona".

Una de las pautas tradicionales que aplica la jurisprudencia española, es la concerniente a los canales de comercialización de los productos confrontados. Por un lado, el Tribunal Supremo mantiene que los productos pueden considerarse similares cuando se venden a través de los mismos canales de distribución. Y, por otro lado, afirma que los productos deben considerarse dispares cuando se distribuyen a través de diferentes canales de comercialización. Es decir, en primer lugar es necesario comprobar si son o no coincidentes los canales de comercialización o distribución de los productos y servicios comparados; y debe insistirse en el peso específico y acusado relieve de esta pauta a la hora de enjuiciar la similitud de los productos y servicios parangonados. La identidad de los canales de comercialización será un indicio claro de la similitud de los productos comparados cuando estos se ofrecen al público en establecimientos autorizados en la venta de tales productos, o bien en una sección especializada de unos grandes almacenes o de un supermercado. El relieve directo de la identidad de los canales de comercialización disminuirá, en cambio, cuando los productos confrontados se venden tan sólo en establecimientos que ofrecen al público una amplia gama de productos que no estan emplazados en secciones autónomas o especializadas.

En el caso de autos, es imposible negar la relevancia del hecho verificado de que los canales de comercialización utilizados por las empresas demandantes y demandadas son absolutamente distintos: las demandantes a través de cualquier tienda de venta de relojes o de secciones de grandes almacenes dedicados a tal fín; las demandadas exclusivamente como obsequio con la venta en los concesionarios de los vehículos de los que son fabricantes. De esta consideración resulta una primera conclusión, en el sentido de descartar la producción de competencia desleal con sus obligadas consecuencias resarcitorias.

En materia de marcas, la acción cesatoria desempeña un papel decisivo porque al constituir de ordinario el uso de una marca un acto continuo que se inserta en una actividad empresarial o profesional, el uso de la marca infractora va a ser presumiblemente repetido en el futuro, por cuya razón el único remedio eficaz es la acción de cesación; encaminada precisamente a prohibir el uso futuro de la marca infractora.

La Sentencia dictada por esta Sala el día 26 de Junio de 2003, dice: establece el artículo 30 de la Ley de Marcas de 1988 que "el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico"; este derecho subjetivo de exclusiva utilización de la marca presenta un aspecto positivo y otro negativo; el aspecto positivo implica que el titular de la marca dispone, en exclusiva, de las tres facultades siguientes: a) facultad de aplicar la marca o producto; b) facultad de poner en el comercio o introducir en el mercado productos o servicios diferenciados mediante la marca y c) facultad de emplear la marca en la publicidad concerniente a los productos o servicios diferenciados a través de la marca. El aspecto negativo consiste en la facultad de prohibir que los terceros usen de su marca, prohibición que se extiende tanto a los signos iguales como a los confundibles, y comprende tanto a los productos idénticos como a los similares; así el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, prohibe el registro de signos o marcas que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos idénticos o similares, puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.

Declara la Sentencia de esta Sala de 30 de Abril de 1986, la importancia de circunstancias complementarias para determinar la semejanza de las normas enfrentadas, que vienen referidas a los productos o servicios que se distinguen con esos signos o marcas en el sector del mercado y del público consumidor al que van destinados esos productos o servicios.

Sin perjuicio de lo expuesto en orden a la cuestión de la competencia desleal, procede tener en cuenta la razonable y adecuada consideración recogida en la sentencia impugnada sobre que la marca invocada por la demandante inicial se encontraba en pleno vigor a la fecha de la interposición de la demanda, por no haber sido atacada por las demandadas dentro de los cinco años siguientes a que alude el artículo 3º de la Ley; ni contados desde la primitiva concesión, ni desde la transmisión a favor de las demandadas. Lo que produce la prioridad de la marca española respecto de la usada por las demandadas, de forma que el uso en España de ésta no puede generar derecho alguno a favor de las infractoras. Es decir, que se ha de tener en consideración el aspecto negativo que al registro de la marca confiere a su titular de derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico.

Por todo lo expuesto, el motivo no puede ser acogido.

El tercer motivo se formula al amparo del artículo 1692, 4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de los artículos 3, 13 c), 30, 31 y concordantes de la Ley de Marcas en relación con el artículo 7 del Código Civil (procedencia de la pretensión reconvencional formulada por los recurrentes).

Este motivo pretende la revocación de las sentencias de instancia en cuanto a la desestimación de ciertos pedimentos formulados por esta parte por vía de reconvención (declaración de que la adquisición de la marca por los demandantes y su transferencia son actos que contravienen el principio general de la buena fe; que el ejercicio por parte de los demandantes frente a los recurrentes del derecho de exclusiva constituye un abuso de derecho. Condena a cesar los demandantes en su intento de evitar el uso por los demandados del distintivo JAGUAR para relojes, absteniéndose de emprender nuevas acciones civiles o administrativas en este punto).

Por una parte las consideraciones contenidas en el fundamento de derecho anterior sobre imposibilidad de estimar la circunstancia propia de la competencia desleal; y por otra, la apreciación de prueba contenida en la sentencia impugnada y no denunciada en ningún momento como error de derecho, ni poder ser tenida en cuenta tal apreciación como irracional, ilógica o absurda.

Por lo expuesto, el motivo decae.

RECURSO DE CASACIÓN DE RELOJES LOTUS INTERNACIONAL S.L Y MANUFACTURAS DE MONTRES JAGUAR S.L.

El primer motivo se formula al amparo del artículo 1692, 3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de los artículo 372 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 248.3º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como jurisprudencia concordante.

Sostienen los recurrentes, que el único objeto litigioso que motiva y fundamenta la sentencia recurrida, es el introducido por la demanda originaria de esta parte, dejando absolutamente inédito el litigio suscitado por la demanda reconvencional.

Sin perjuicio de que podría estimarse el acogimiento implícito de los fundamentos de derecho de la sentencia dictada en primera instancia, en concreto del noveno, por parte de la sentencia dictada en apelación, en orden a la estimación parcial de la reconvención, la falta de tratamiento de las peticiones estimadas en la reconvención no puede proceder de otra circunstancia de la consistente en que los recurrentes (demandantes iniciales) no formularon recurso de apelación en relación a estas peticiones. Así se desprende tanto de esa falta, que contrasta con el detallado estudio de los motivos que hace la sentencia en relación a la impugnación de la sentencia de instancia respecto a las pretensiones desestimadas de la demanda inicial, como del acta de la vista de apelación celebrada para conocimiento del recurso en el que el Letrado de los recurrentes aparece como impugnante del recurso contrario y opuesto a la sentencia.

Los siguientes motivos se formulan al amparo del artículo 1692, 4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El segundo por infracción de los artículos 30 y 31 de la Ley de Marcas.

El tercero por infracción de la disciplina de la competencia desleal y la normativa sobre publicidad desleal.

El cuarto por infracción del artículo 30 de la Ley de Marcas.

La desestimación de los motivos primero y segundo del recurso de casación formulado por los demandados y la desestimación del motivo primero de este recurso formulado por los demandantes, exime del exámen de estos motivos, pues tales desestimaciones forzosamente implican la desestimación de estos tres motivos.

COSTAS

En atención a lo previsto en el último párrafo del artículo 1715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procede la imposición del pago de costas causadas en estos recuros, a cada una de las partes que los han interpuesto.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español