Comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 2009
| Autor | Blanca Cortés Fernández |
| Cargo del Autor | Asociada Principal de CMS Albiñana & Suarez de Lezo |
| Páginas | 481-498 |
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En el caso del que trae causa la sentencia, la actora, empresa danesa dedicada a la fabricación y venta de prendas de vestir y titular de la marca y nombre comercial registrados en Dinamarca "Fransa", interpuso demanda contra la mercantil española Fransa Clothing, S.L. por entender que ésta última utilizaba en su denominación social y en sus productos los signos distintivos de su titularidad sin contar para ello con su consentimiento.
En dicha demanda, la actora reclamaba la declaración por el Juzgador de i) la existencia de un derecho preferente sobre el distintivo "Fransa"; ii) la infracción de los derechos marcarios y la comisión de actos de competencia desleal por la demandada fruto del uso de sus signos distintivos así como la condena a la demandada a i) modificar su denominación social; ii) cesar en el uso de la marca en conflicto; iii) retirar del mercado todos los productos en los que se consignara la marca; iv) indemnizar a la actora por daños y perjuicios; y v) ordenar la cancelación de la solicitud de registro de la marca "Fransa Jurado" solicitada por una persona física relacionada con la demandada.
La sentencia de primera instancia absolvió a la parte demandada de todas las pretensiones deducidas por la actora al entenderse que (i) la deman-dante carecía de legitimación activa con arreglo al artículo 19 de la Ley de Competencia Desleal (LCD) al no participar la empresa danesa ni directa ni indirectamente en el mercado español; (ii) la demandante no había acreditado los requisitos para la protección del nombre comercial extranjero del artículo 77 de la Ley de marcas 32/1988, de 10 de noviembre (LM); y (iii) las acciones por infracción marcaria habían prescrito según lo dispuesto en el artículo 39 LM.
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Respecto a este último extremo, el Juzgador sostenía que la posibilidad de ejercicio de las acciones por violación marcaria había prescrito por iniciarse el cómputo del plazo en que dichas acciones pudieron ejercitarse en el momento en que la actora tuvo conocimiento de la utilización de la marca "Fransa" por parte de la demandada que se remontaba a más de cinco años atrás, plazo de prescripción establecido por la LM.
La parte demandante recurrió en apelación por considerar que al tratarse de infracciones repetidas o continuadas durante varios años, el dies a quo del plazo de prescripción no debía ser el de la violación primera o inicial, sino aquel en que las demandadas hubieran cesado en su ilícito comportamiento - cese no producido o, cuanto menos, no probado-. La Audiencia Provincial de Madrid desestimó el recurso interpuesto, confirmando íntegramente la anterior resolución, basándose para ello en argumentos similares a los utilizados en primera instancia.
Tras ello, la demandante interpuso recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial, fundándose el recurso en tres motivos. En el motivo segundo de su recurso, la actora señala como infringidos los artículos 39 de la LM y 21 de la LCD, poniendo en relación dichos preceptos con el 38 de la LM y con la doctrina asentada en la sentencia de 16 de junio de 2000.
El tiempo es el mejor autor: siempre encuentra un final perfecto. Charles Chaplin (1889-1977)
El tiempo lleva a la consolidación o a la pérdida de los derechos. La prescripción extintiva o liberatoria es un instituto jurídico por el cual el transcurso del tiempo produce el efecto de consolidar las situaciones de hecho, arrojando como resultado la extinción de ciertos derechos.
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En materia marcaria, la prescripción extintiva de las acciones por infracción del derecho es objeto de regulación en el artículo 45.1 de la LM, anterior artículo 39 de la LM 32/1988, de idéntico contenido.
"1. Las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de marca prescriben a los cinco años, contados desde el día en que pudieron ejercitarse."
Dicha regla aparece formulada, en términos similares, en los artículos 71, apartado 1, de la Ley 11/1986 de patentes, de 20 de marzo, 57, apartado 1, de la Ley de protección jurídica del diseño industrial 20/2003, de 7 de julio, y 1.969 del Código Civil (C.C), cuyo contenido se basa en dos conceptos jurídicos: no pueden prescribir las acciones que no hayan nacido -"actiones nondum natae non praescribitur"- y las acciones se inician en aquel momento en que resulte posible por conocerse, en sus dimensiones fácticas y jurídicas, el alcance de los perjuicios producidos -"actio nata"-. Esta doctrina jurisprudencial tiene su origen en la aceptación del citado principio del nacimiento de la acción, según el cual el plazo de prescripción de la acción comienza en el momento en que ésta puede ejercitarse, lo que únicamente se perfecciona cuando concurren el daño y la comprobación de su ilegitimidad.
La regulación de la prescripción de acciones por violación del derecho de marca plantea dos cuestiones cuya necesidad de análisis se desprende a simple vista del tenor literal del artículo 45: la determinación general del dies a quo y la prescripción en aquellos casos en que el infractor realiza actos de violación ininterrumpidos en el tiempo. Así, conviene distinguir entre violaciones concretas o de unidad de acto y violaciones continuadas o reiteradas, entendiéndose por éstas aquellas cuyos efectos lesivos se extienden en tanto se mantiene el acontecimiento infractor, bien a través de una sola violación continuada en el tiempo, bien mediante una pluralidad de actuaciones concatenadas que se repiten por el infractor, de un modo homogéneo y con el resultado de producir una lesión del mismo bien jurídicamente protegido.
Con carácter previo al estudio del plazo de prescripción de las acciones en actos de violación continuados, eje central del presente comentario, conviene analizar la determinación del dies a quo de las acciones civiles en materia marcaria o, lo que es lo mismo, a qué se refiere el tenor literal del artículo 45 LM con la expresión "desde el día en que pudieron ejercitarse las acciones". Tal fórmula, cuyo origen se remonta al artículo 1969 del C.C, es interpretada por doctrina y jurisprudencia conforme a dos criterios bien diferenciados.
El criterio objetivo, según el cual la posibilidad de ejercitar la acción existe desde el momento en que los hechos que la motivan se han producido, con independencia de que el titular efectivamente los hubiera conocido. A favor de esta tesis objetiva pueden aducirse argumentos como el carácter general del cómputo de la prescripción del artículo 1969 C.C. de cuyo contenido se desprende que "El
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tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse".
Asimismo, son de aplicación argumentos como la analogía con la regulación de la competencia desleal -si se interpretan como criterios diferenciados el momento en que las acciones pudieron ejercitarse y el momento en el que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal, extremo éste no incluido en la legislación marcaria- y la extensión ciertamente prolongada de este plazo de prescripción frente al plazo de un año que preside las acciones en materia de competencia desleal. Esta postura es defendida de forma minoritaria por [ROBLES MORCHÓN, G. (1995) p. 170 y LOBATO, M. (2007) p. 760], concretando este último que la expresión "desde que pudieron ejercitarse", desde una interpretación objetiva, debe entenderse como "desde que se produjo una violación pública y no clandestina del derecho ajeno, de tal modo que era objetivamente posible el ejercicio de la acción, con independencia de la situación mental de conocimiento o de ignorancia del titular del derecho".
En sentido contrario, una doctrina y jurisprudencia mayoritaria, defiende una interpretación subjetiva del cómputo de prescripción de las acciones civiles de marcas, entendiendo que las acciones pudieron ejercitarse cuando el titular conoció la infracción y estuvo en disposición de iniciar las correspondientes acciones [FERNÁNDEZ-NOVOA, C., (1990), p. 188].
A la sombra de esta interpretación subjetiva se encuentra una postura intermedia o interpretación subjetiva moderada defendida, entre otros, por Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano y Jose Antonio García-Cruces González [BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J.A. (2003), P. 682-685] que sostienen que el momento en que debe iniciarse el cómputo de la prescripción es aquel en que el legitimado tuvo conocimiento del hecho que...
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