STS, 28 de Abril de 2008
| Ponente | FERNANDO LEDESMA BARTRET |
| ECLI | ES:TS:2008:1802 |
| Número de Recurso | 374/2006 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 28 de Abril de 2008 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiocho de Abril de dos mil ocho.
VISTO por la Sala Tercera -Sección Tercera- del Tribunal Supremo el recurso de casación número 374/2006, interpuesto por BEECHAM GROUP p.l.c., representada por la Procuradora de los Tribunales Doña Almudena González García, contra la sentencia nº 1125, dictada el 21 de octubre de 2005 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nº 341/2002, que desestima el recurso interpuesto contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 27 de noviembre de 2001, que había confirmado la dictada el 22 de enero de 2001, que autorizó el registro de la marca nº 2.305.086 «SEROLAC», denominativa, para distinguir productos de la clase 5 del Nomenclátor internacional. Se ha personado como parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado.
En el recurso contencioso-administrativo nº 341/2002, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó, con fecha 21 de octubre de 2005, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: «FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso interpuesto por la Procuradora Dª Almudena González García en representación de la entidad Beecham Group PLC, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 27 de noviembre de 2001, desestimatoria del recurso de alzada que interpuso contra el acuerdo de concesión del registro de la marca número 2.305.086 Serolac, en clase 5 del Nomenclator Internacional de Productos y Servicios. No se hace expresa condena en costas».
Contra dicha sentencia preparó recurso de casación la Procuradora de los Tribunales Doña Almudena González García, en representación de BEECHAM GROUP p.l.c., mediante escrito de fecha 18 de noviembre de 2005. El recurso fue tenido por preparado mediante providencia de fecha 13 de diciembre de 2005, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Emplazadas las partes, la representación procesal de BEECHAM GROUP p.l.c. formalizó su recurso de casación mediante escrito de fecha 1 de febrero de 2006 en el que, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, denunció la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas. Concluyó suplicando a la Sala lo siguiente: «de cuenta a la Sala, sometiendo a su deliberación lo que haya de resolverse, decretando finalmente la admisibilidad del recurso interpuesto, casando la sentencia recurrida y decretando la pertinencia de que se revoque la concesión de la solicitud de registro de la marca nº 2305086 «SEROLAC».
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sección Primera de la Sala de fecha 10 de abril de 2007, que ordenó remitir las actuaciones a la Sección Tercera, conforme a las reglas de reparto de asuntos.
Por providencia de 16 de mayo de 2007 se acordó entregar copia del escrito de interposición del recurso al Abogado del Estado, en representación de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO para que formalizara su oposición, lo que efectuó mediante escrito de fecha 20 de junio de 2007, que concluyó suplicando a la Sala que «por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas».
Por diligencia de ordenación de 4 de julio de 2007 se unió el escrito de oposición al recurso y quedaron las actuaciones pendientes para señalamiento.
Por providencia de fecha de 8 de abril de 4 se ha señalado para la deliberación, votación y fallo del presente recurso el día 22 de abril de 2008, en que han tenido lugar dichos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret, Presidente de la Sección
Es objeto de este recurso de casación la sentencia nº 1125, dictada con fecha 21 de octubre de 2005 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso nº 341/2002, que desestimó el recurso interpuesto por la representación procesal de BEECHAM GROUP p.l.c. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 27 de noviembre de 2001, confirmatoria en alzada de la dictada con fecha 22 de enero de 2001, que había concedido la inscripción de la marca nº 2.305.086 «SEROLAC», denominativa, para productos de la clase 5 del Nomenclátor internacional (productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico; alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas; herbicidas), por no apreciar riesgo de confusión con la marca nº 1.052.796 «SEROXAT», denominativa, inscrita también para productos de la clase 5 (preparaciones y sustancias farmacéuticas para uso en medicina humana y veterinaria).
La justificación de la resolución adoptada por el Tribunal sentenciador se encuentra en el fundamento jurídico cuarto de la sentencia recurrida, en el que se expone lo siguiente:
La entidad recurrente discute en este recurso la legalidad del acuerdo que concedió el registro de la marca número 2.305.086 Serolac en clase 5 del Nomenclator Internacional de Productos y Servicios, productos por estimar que era compatible con la marca prioritaria de su titularidad Seroxat para distinguir en la misma clase 5, preparaciones y sustancias farmacéuticas para uso en medicina humana y veterinaria, lo que determinaba la no aplicación de la prohibición que establece el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, que la actora si consideraba aplicable dadas las similitudes y coincidencia aplicativa de las marcas en liza.
Este precepto veda el acceso al registro de los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares, puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior. De manera que son tres los requisitos que determinan su aplicación, conforme al primero el signo o medio que pretenda inscribirse presente identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con otra marca prioritaria por razón de su solicitud o registro anterior, que esas similitudes sean de entidad suficiente para generar un riesgo de confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación del signo o medio que se solicita con la marca anterior y que uno y otra amparen los mismos productos o servicios.
El concepto jurídico indeterminado que contiene esta norma sobre la concurrencia de tales semejanzas, debe integrarse conforme a las reglas de la sana crítica en cada caso concreto. En el supuesto que nos ocupa hay que partir del hecho de que el prefijo sero que tienen en común ambas marcas resulta muy conocido y empleado en medicina, por lo que debe considerarse en este caso genérico y no susceptible de apropiación en exclusiva y tras verificar el oportuno examen comparativo, ambas marcas se diferencian sin riesgo de asociación o confusión entre los consumidores, ya que en nada se parecen las otras sílabas que las componen, lac y xat y por otra parte los productos que ambas amparan se prescriben por médicos y se expenden en establecimientos de farmacia, por profesionales expertos en la materia que conocen los medicamentos y que hace más difícil la confusión, de manera que no resulta de aplicación la prohibición legal invocada
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El MOTIVO ÚNICO de este recurso de casación lo formula la representación procesal de BEECHAM GROUP p.l.c. al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y a través del mismo denuncia la infracción del art. 12.1.a) de la Ley de Marcas. Expone que la identidad de su secuencia vocálica determina que las marcas confrontadas sean semejantes tanto desde el punto de vista denominativo como desde el punto de vista fonético; que en el presente supuesto se ha procedido a una diseminación de las marcas confrontadas, cuando debió haberse realizado una comparación de conjunto que habría comportado la aplicación de la prohibición contenida en el precepto infringido; y, por último, que también existe coincidencia en los ámbitos aplicativos de los productos que distinguen los signos enfrentados.
El motivo no puede prosperar, porque los argumentos que antes se han resumido no impiden llegar a la conclusión de que el fundamento del mismo no es sino la discrepancia con la valoración que la Sala de instancia realiza respecto al riesgo de confusión entre los signos enfrentados, y cuando la cuestión central del litigio de instancia es, precisamente, apreciar las diferencias fonéticas, gráficas, conceptuales y aplicativas de unas y otras marcas a efectos de juzgar sobre su posible pacífica convivencia en el mercado sin riesgo de confusión y excluir la prohibición relativa establecida por el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, no basta para el éxito de dicho recurso de casación que la recurrente se limite a discrepar de las apreciaciones que haya hecho el Tribunal de instancia afirmando que éste ha errado en dichas apreciaciones. En el recurso de casación no es posible revisar los hechos probados o las apreciaciones de tipo fáctico efectuadas en la instancia, por tratarse de un recurso destinado exclusivamente a la verificación de la correcta aplicación e interpretación del derecho (SSTS de 25 de septiembre de 2.003 -RC 3.465/1.998-, de 24 de octubre de 2.003 -RC 3.925/1.998- y de 30 de diciembre de 2.003 -RC 3.083/1.999 -), lo que, en materia de marcas conlleva que no podamos sustituir en casación los juicios que sobre confundibilidad o riesgo de asociación, ámbito aplicativo y similares se hayan efectuado en la instancia, a excepción de los errores manifiestos o de la eventual vulneración de las normas sobre valoración tasada de la prueba, lo que no concurre en el presente supuesto (por todas, en esta materia de marcas, sentencias de 25 de septiembre de 2003 -RC 3465/1998-, de 24 de octubre de 2003 -RC 3925/1998- de 30 de diciembre de 2003, -RC 3083/1999-, y de 10 de marzo de 2005 -RC 4700/2002 -). En el caso de autos, la Sala de instancia, mediante un juicio que no puede considerarse arbitrario o incurso en error patente, ha apreciado la existencia de diferencias entre las marcas que permiten distinguirlas sin riesgo de confusión o asociación. Este juicio fáctico se acomoda a la jurisprudencia de esta Sala sobre la forma de efectuar la comparación cuando los signos enfrentados pretenden distinguir productos farmacéuticos [SSTS de 22 de julio 2002 (RC 8770/1995), 21 de septiembre de 2004 (RC 3140/2001), 23 de marzo de 2006 (RC 5651/2003)] y 4 de febrero de 2008 (RC 7444/2005 )], y resulta intangible en casación.
Lo anteriormente expuesto descarta la incidencia en el presente supuesto de la coincidencia de ámbitos aplicativos entre los signos, ya que para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, es preciso no sólo que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada en el nombre comercial ya registrado o solicitado, sino también que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado. Al no concurrir ambas circunstancias, el principio de especialidad determina la desaparición de la prohibición y que deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada.
La desestimación del motivo único del recurso lleva consigo la imposición de las costas a la recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y en ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
NO HA LUGAR al recurso de casación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Doña Almudena González García, en representación de BEECHAM GROUP p.l.c., contra la sentencia nº 1125, dictada con fecha 21 de octubre de 2005 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 341/2002 ; con imposición a la parte recurrente de las costas de este recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. DON FERNANDO LEDESMA BARTRET, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como SECRETARIA, certifico.
