STS, 4 de Febrero de 2008
| Ponente | FERNANDO LEDESMA BARTRET |
| ECLI | ES:TS:2008:320 |
| Número de Recurso | 7444/2005 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 4 de Febrero de 2008 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a cuatro de Febrero de dos mil ocho.
VISTO por la Sala Tercera -Sección Tercera- del Tribunal Supremo el recurso de casación número 7444/2005, interpuesto por la mercantil NOVARTIS AG, representada por la Procuradora de los Tribunales Doña María Isabel Campillo García, contra la sentencia nº 766, dictada el 12 de septiembre de 2005 por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nº 1503/2002, que desestima el recurso interpuesto contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 17 de abril de 2002, que había confirmado la dictada el 6 de marzo de 2000, que autorizó el registro de la marca nº 2.255.436 «DIVANE», denominativa, para distinguir productos de la clase 5 del Nomenclátor internacional. Se han personado como partes recurridas la mercantil SCHERING ESPAÑA, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales Don Arturo Molina Santiago, y la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado.
En el recurso contencioso-administrativo nº 1503/2002, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó, con fecha 12 de septiembre de 2005, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: «FALLAMOS: Desestimamos el recurso deducido por la representación procesal de NOVARTIS A.G. contra el acto al que el mismo se contrae, sin costas».
Contra dicha sentencia preparó recurso de casación la Procuradora de los Tribunales Doña María Isabel Campillo García, en representación de NOVARTIS AG, mediante escrito de fecha 24 de noviembre de 2005. El recurso fue tenido por preparado mediante providencia de fecha 28 de noviembre de 2005, dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Emplazadas las partes, la representación procesal de NOVARTIS AG formalizó su recurso de casación mediante escrito de fecha 16 de diciembre de 2005 en el que, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, denunció la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y de la jurisprudencia. Concluyó suplicando a la Sala lo siguiente: «[se digne] declarar haber lugar al recurso, casando y anulando la sentencia recurrida y profiriendo la procedente en derecho, denegando la marca española 2.255.436 DIVANE para los productos que reivindica en la clase 5ª del Nomenclátor».
El recurso de casación fue admitido por auto de la Sección Primera de la Sala de fecha 25 de enero de 2007, que ordenó remitir las actuaciones a la Sección Tercera, conforme a las reglas de reparto de asuntos.
Por providencia de 23 de febrero de 2007 se acordó entregar copia del escrito de interposición del recurso al Abogado del Estado, en representación de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, y al Procurador de los Tribunales Don Arturo Molina Santiago, en representación de SCHERING ESPAÑA, S.A. para que formalizaran su oposición.
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- La representación procesal de SCHERING ESPAÑA, S.A. presentó su escrito con fecha 14 de marzo de 2007. Interesó la inadmisión del recurso por aplicación de lo previsto en el artículo 93.2.c) de la LRJCA, esto es, por haberse desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales, se opuso a la estimación del mismo por apreciar la existencia de diferencias denominativas y gráficas entre las marcas enfrentadas, y concluyó suplicando a la Sala que «teniendo por presentado este escrito de oposición al recurso de casación interpuesto de contrario, en su momento, dicte sentencia, desestimando la pretensión de la recurrente, por ser perfectamente correcta la concesión de la solicitud nº 2.255.436».
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- El Abogado del Estado, en representación de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, formalizó el trámite mediante escrito de fecha 10 de abril de 2007, que concluyó suplicando a la Sala que «por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas».
Por diligencia de ordenación de 16 de abril de 2007 se unieron los escritos de oposición al recurso y quedaron las actuaciones pendientes para señalamiento.
Por providencia de fecha 11 de enero de 2008 se ha señalado para la deliberación, votación y fallo del presente recurso el día 29 de enero de 2008, en que han tenido lugar dichos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret, Presidente de la Sección
Es objeto de este recurso de casación la sentencia nº 766, dictada con fecha 12 de septiembre de 2005 por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso nº 1503/2002, que desestimó el recurso interpuesto por la representación procesal de NOVARTIS AG contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 17 de abril de 2002, que confirmó la dictada con fecha 6 de marzo de 2000, que había concedido la inscripción de la marca denominativa nº 2.255.436 «DIVANE», para productos de la clase 5 del Nomenclátor (productos farmacéuticos, veterinarios o higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales), por no apreciar riesgo de confusión con la marca internacional nº 628.497 «DIOVAN», ni con las comunitarias números 138.107, 421.180 (gráfica) y 421.206 (gráfica) «DIOVAN», concedidas también para la clase 5 (productos farmacéuticos).
La justificación de la resolución adoptada por el Tribunal sentenciador se encuentra en el fundamento jurídico segundo de la sentencia recurrida, en el que se expone lo siguiente:
SEGUNDO.- El Tribunal no aprecia las similitudes que manifiesta la demandante sobre las marcas opuestas. Como dice la titular de la marca inscrita, que comparece en autos como parte codemandada, la diferencia fonética al introducir en una palabra corta una sílaba adicional es más que notoria, factor que es preciso sumar a la distinta posición del acento prosódico, que en la marca inscrita se sitúa en la penúltima sílaba mientras que en la opuesta lo hace en la última y, por último, en la escasa significación fonética de la letra "i" en el conjunto de la marca opuesta. Todo ello produce no sólo una configuración distinta sino un sonido diferente al pronunciar ambos términos, guardando, eso sí, ciertas similitudes que han de considerarse habituales en numerosos productos farmacéuticos. Por otra parte, y como también dice la codemandada, el rigor interpretativo ha de ser flexibilizado en productos que, como los expedidos en farmacia, su dispensación se hace por agentes especializados en quienes debe presumirse un menor riesgo de confusión que en aquellos que están a la disposición del consumidor de forma directa.
Finalmente, apreciadas las diferencias manifestadas éstas no hacen sino acentuarse en los casos de las marcas comunitarias opuestas que, además, contienen un elemento gráfico
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En su escrito de oposición la representación procesal de SCHERING ESPAÑA, S.A. solicita la inadmisión del recurso de casación por haberse desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales. Esta es una cuestión de orden público procesal que, por ello, debe ser resuelta en primer lugar y que, en este supuesto, debe ser desestimada por formularse sin sustento argumental alguno, ya que la parte se limita a alegar que la recurrente pretende la revisión de los hechos valorados por el Tribunal de instancia -no susceptibles como tales de recurso de casación- pero no cita ningún recurso que resuelva una cuestión sustancialmente igual a la que se plantea en el presente. No se ha justificado, por tanto, en este recurso de casación, la concurrencia del presupuesto de «igualdad sustancial» a que alude el artículo 93.2 c) de la LRJCA, que exige anticipar un juicio sobre el fondo del recurso y apreciar la falta de contradicción con antecedentes jurisprudenciales que revistan un carácter pacífico y uniforme, porque la materia de marcas es sumamente casuística y ello impide la invocación del principio de igualdad en la aplicación judicial del Derecho cuando las marcas enfrentadas y los productos reivindicados no son absolutamente idénticos a las marcas controvertidas en otros procesos contencioso-administrativos, lo que determina que la fundamentación de los motivos de casación en unos y otros recursos se distinga en consideración a las circunstancias específicas concernientes a cada litigio concreto.
El MOTIVO ÚNICO de este recurso de casación lo formula la representación procesal de NOVARTIS AG al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y a través del mismo denuncia la infracción del art. 12.1.a) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia. Alega que la sentencia recurrida ha empleado erróneamente los preceptos legales aplicables, apartándose de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, especialmente en cuanto se refiere a la flexibilización del rigor interpretativo cuando se trata -como en el presente supuesto-de productos expedidos en oficinas de farmacia.
El motivo no puede prosperar. En una constante y reiterada jurisprudencia hemos declarado que en el recurso de casación no es posible revisar los hechos probados o las apreciaciones de tipo fáctico efectuadas en la instancia, por tratarse de un recurso destinado exclusivamente a la verificación de la correcta aplicación e interpretación del derecho (SSTS de 25 de septiembre de 2.003 -RC 3.465/1.998-, de 24 de octubre de 2.003 -RC 3.925/1.998- y de 30 de diciembre de 2.003 -RC 3.083/1.999 -). De esta manera las valoraciones sobre hechos no pueden ser rectificadas en casación, salvo que no se expresen de forma motivada o que incurran en arbitrariedad o error patente. Esto se traduce, en el derecho de marcas, en que no podemos sustituir en esta sede los juicios que sobre confundibilidad o riesgo de asociación, ámbito aplicativo y similares se hayan efectuado en la instancia. En el caso de autos, la Sala de instancia, mediante un juicio que no puede considerarse arbitrario o incurso en error patente, ha expresado que no aprecia similitudes entre las marcas y que existen entre ellas notorias diferencias fonéticas; y que las similitudes que puedan presentar, habituales en numerosos productos farmacéuticos, deben valorarse de forma más flexible por realizarse su dispensación por agentes especializados. Este juicio fáctico resulta intangible en casación y se acomoda a la jurisprudencia constante de esta Sala sobre la forma de efectuar la comparación prevista en el artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de Marcas cuando los signos enfrentados pretenden distinguir productos farmacéuticos [SSTS de 22 de julio 2002 (RC 8770/1995), 21 de septiembre de 2004 (RC 3140/2001) y 23 de marzo de 2006 (RC 5651/2003 )], que por su uniformidad no puede ser contradicha o alterada por la sentencia dictada con fecha 16 de junio de 2006 en el recurso de casación nº 9426/2003.
La desestimación del motivo único del recurso lleva consigo la imposición de las costas a la recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y en ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
NO HA LUGAR al recurso de casación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Doña María Isabel Campillo García, en representación de NOVARTIS AG, contra la sentencia nº 766, dictada con fecha 12 de septiembre de 2005 por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 1503/2002 ; con imposición a la parte recurrente de las costas de este recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. DON FERNANDO LEDESMA BARTRET, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como SECRETARIO, certifico.
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