STS, 21 de Septiembre de 2004
| Ponente | Óscar González González |
| ECLI | ES:TS:2004:5845 |
| Número de Recurso | 3140/2001 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 21 de Septiembre de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiuno de Septiembre de dos mil cuatro.
En el recurso de casación nº 3140/2001, interpuesto por la Entidad BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY representada por la Procuradora Doña Almudena González García, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 419/2001 dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 9 de marzo de 2001, recaída en el recurso nº 227/1998, sobre concesión de inscripción de la marca nº 2.027.721 "NEOTAXEL"; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Primera) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 10 de noviembre de 1997, estimatoria en recurso ordinario de la de 5 de junio de 1997, que denegaba la inscripción de la marca nº 2.027.721 "NEOTAXEL", para designar productos de la clase 5ª del Nomenclator internacional.
Notificada esta sentencia a las partes, por la referida Entidad se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 4 de abril de 2001, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 24 de mayo de 2001, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra c) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia por incongruencia omisiva respecto a alegaciones y circunstancias fundamentales de la demanda, en relación con el art. 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra c), del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia por incongruencia omisiva respecto a alegaciones y circunstancias fundamentales de la demanda, en relación con el art. 218 de la LECivil.
3) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d), del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción, por aplicación indebida, del art. 12.1.a) de la Ley de Marcas, y de la jurisprudencia que establece limites a la valoración de conjunto, permitiendo la eliminación de determinados elementos.
4) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d), del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de la jurisprudencia aplicable en relación con el mayor rigor en la comparación de marcas cuando hay coincidencia de productos y, especialmente, de productos farmacéuticos.
5) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d), del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción por inaplicación de la jurisprudencia contenida en las sentencias del Tribunal Supremo que establecen límites a la libertad de empresa, cuando resulte injustificada la aproximación a los signos de un tercero y pueda presumirse que se ha producido a través de un acto de mala fe.
Terminando por suplicar sentencia estimando los motivos formulados del recurso y casando la sentencia recurrida, para resolver de conformidad con la súplica del escrito de demanda planteado en la primera instancia, esto es anulando la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que concedió la inscripción del registro de marca nº 2.027.721 NEOTAXEL.
Por providencia de la Sala, de fecha 13 de noviembre de 2002, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 9 de diciembre de 2002 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo; lo que hizo mediante escrito de fecha 26 de diciembre de 2002, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso, con expresa imposición de costas al recurrente.
Por providencia de fecha 12 de mayo de 2004, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 14 de septiembre del corriente, en que tuvo lugar.
Es objeto de esta casación la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en virtud de la cual se desestimó el recurso entablado por la entidad BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que otorgó la inscripción de la marca nº 2.027.721 NEOTAXEL, para productos de la clase 5-productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, materiales para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas-, al no observar que hubiera incompatibilidad con la marca opuesta nº 1.711.964 TAXOL de la misma clase para "preparaciones anticancerígenas".
El Tribunal de instancia funda su fallo en las siguientes consideraciones:
[...] "Pues bien, en correcta aplicación de la citada norma y de las pautas jurisprudenciales señaladas al supuesto que os ocupa la Oficina de Patentes concedió el registro de la marca "NEOTAXEL", pese a la oposición de la marca "TAXOL", concesión que debe ser confirmada pues, a juicio de esta Sala, ambos distintivos resultan suficientemente diferenciables, tanto fonética como gráficamente como para garantizar su pacífica convivencia en el mercado sin riesgo de error para los consumidores, sin que la mera coincidencia en los mismos de la sílaba TAX resulte suficiente para enervar el carácter individualizador conseguido con el nuevo y caprichoso distintivo NEOTAXEL que conforma la marca mas nueva, pues, como hemos visto, no es válido hacer fraccionamientos para resaltar aquello que a dicha parte interesa, tomando de las denominaciones en cuestión los vocablos o sílabas en que exista coincidencia y prescindiendo de las que no coincidan (en este mismo sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, Sección 3ª, de 3 de Abril de 1.996).
Si a ello se añade que al amparar ambas marcas productos farmacéuticos el riesgo de confusión es menor por la cualidad y conocimientos profesionales de quienes recetan y expenden dichos productos (en este sentido STS, Sala 3ª, de 17 de Enero de 1997, entre otras muchas), la conclusión no puede ser otra que la ya anticipada de confirmación de la resolución impugnada"».
La casación se fundamenta en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes.
En los dos primeros motivos se aduce incongruencia de la sentencia por no haberse pronunciado sobre dos argumentos esgrimidos en el escrito de demanda: uno, irrelevancia caracterizadora del prefijo "neo" usado en la marca solicitante y respecto del cual el Tribunal Supremo ha declarado ya su carácter genérico- STS 26/2/1975-, y dos, suprimido dicho prefijo, la comparación se reduce al término restante "taxel", cuya similitud con "taxol" es evidente.
La adecuada congruencia de la sentencia con las pretensiones deducidas por las partes no exige una pormenorizada respuesta a todos los argumentos esgrimidos en sus escritos. Este requisito de la resolución judicial se cumple cuando de la fundamentación se deduce cual ha sido el hilo conductor que ha llevado al órgano judicial a dictar su fallo. Claro está que habrá más que una incongruencia, una falta de motivación si argumentos decisivos de la demanda o contestación no obtienen respuesta adecuada en la resolución, pero también hay que admitir que éstos pueden estar implícitos en los propios razonamientos que se dan por el Tribunal.
Es esto lo que ocurre en el caso presente. Bien es verdad que la Sala "a quo" no se manifiesta "pedes literi" sobre el argumento del prefijo "neo", pero es indudable que está inmerso en su razonamiento de que no cabe fraccionar los signos enfrentados, excluyendo de la comparación los elementos no coincidentes, lo que implícitamente hace referencia a dicho prefijo. Lo propio cabe decir de la comparación de las expresiones "taxel" y "taxol", ya que si el Tribunal entiende que el conjunto NEOTAXEL es distintivo caprichoso suficiente que da carácter individualizador a la marca, está excluyendo el examen pormenorizado de cada uno de sus componentes. Deben por ello rechazarse los dos primeros motivos.
El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.
En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos (goodwill).
Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues no cabe la menor duda de que frente a ellas pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 14 de abril, 10 y 12 de junio, 22 de julio, 18 y 25 de septiembre y 2 de octubre de 2002-.
En el presente caso no se aprecia que el Tribunal de instancia haya incurrido en arbitrariedad al comparar las marcas enfrentadas. En efecto, la introducción del primer vocablo "neo", y la variación de la letra "e" respecto de la "o" de "taxol", da a la marca concedida una individualidad propia que permiten distinguirla de la oponente, no solo por su mayor extensión sino por su diferente sonido que le produce la diferente vocalización que hay que realizar en una y en otra. Es cierto que el término "neo" suele usarse en farmacia para identificar productos de una misma familia, y así lo dice la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 1975, citada por el recurrente, pero como en la misma también se indica, "la coincidencia parcial en varias denominaciones de alguna o algunas sílabas idénticas no es suficiente por si misma para determinar su semejanza si los demás elementos de cada vocablo tienen una significativa carga diferencial". Se puede llegar, por tanto, a la misma conclusión a la que llega la indicada sentencia, de que si hay otros elementos diferenciadores, como ya se ha dicho en relación con la vocal empleada en la segunda sílaba, el riesgo de confusión desaparece, máxime en el sector de farmacia donde el personal especializado que dispensa estos productos se preocupa suficientemente de distinguirlos y conoce previamente sus características. La preocupación que demuestra el recurrente sobre la seguridad de las personas ante la posible confusión entre marcas, queda soslayada por la distinta conformación de ambas.
Ante la disparidad de signos, el posible acercamiento de campos aplicativos, carecería de trascendencia, a tenor de lo que se ha explicado en la interpretación del artículo 12 de la Ley de Marcas. Por esta misma razón, no puede acogerse el argumento de que se ha vulnerado las restricciones a la libertad de empresa, recogidas en las sentencias del Tribunal Supremo que cita al aproximar las denominaciones para aprovecharse del prestigio de la marca del recurrente, pues no consta que esa aproximación afecte al prestigio de la oponente, si como ya se ha razonado las suficientes diferencias que se aprecian entre ambas marcas, permiten al consumidor distinguir claramente la procedencia de los productos. Es en esta misma premisa donde tiene operatividad la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que se menciona por el recurrente, ya que a una mayor disparidad de signos, como es el caso, las posibles relaciones que haya en los productos tendrá una menor trascendencia. Deben, por tanto, rechazarse los tres últimos motivos de casación.
De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 3140/2001, interpuesto por la Entidad BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, contra la sentencia nº 419/2001 dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 9 de marzo de 2001, recaída en el recurso nº 227/1998; con condena a la parte recurrente en las costas del mismo.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
-
STS, 4 de Febrero de 2008
...Marcas cuando los signos enfrentados pretenden distinguir productos farmacéuticos [SSTS de 22 de julio 2002 (RC 8770/1995), 21 de septiembre de 2004 (RC 3140/2001) y 23 de marzo de 2006 (RC 5651/2003 )], que por su uniformidad no puede ser contradicha o alterada por la sentencia dictada con......
-
STS, 19 de Febrero de 2008
...Marcas cuando los signos enfrentados pretenden distinguir productos farmacéuticos [SSTS de 22 de julio 2002 (RC 8770/1995), 21 de septiembre de 2004 (RC 3140/2001) y 23 de marzo de 2006 (RC 5651/2003 )] y resulta intangible en La desestimación del motivo único del recurso lleva consigo la i......
-
STS, 28 de Abril de 2008
...cuando los signos enfrentados pretenden distinguir productos farmacéuticos [SSTS de 22 de julio 2002 (RC 8770/1995), 21 de septiembre de 2004 (RC 3140/2001), 23 de marzo de 2006 (RC 5651/2003)] y 4 de febrero de 2008 (RC 7444/2005 )], y resulta intangible en Lo anteriormente expuesto descar......
-
STSJ Comunidad de Madrid 870/2006, 30 de Junio de 2006
...MALENA-MARELA (STS de 8 de febrero de 2005, si bien en este caso la sentencia no estudió el fondo del asunto), NEOTAXEL- TAXOL (STS de 21 de septiembre de 2004 )". Debe tenerse en cuenta que esta última sentencia afirma que "...si hay otros elementos diferenciadores, como ya se ha dicho en ......