STS, 8 de Julio de 2009

En el proceso contencioso-administrativo número 2012/2003, la Sección Cuarta de la

Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 23 de mayo de 2008 , cuyo fallo dice literalmente:

Desestimamos el recurso interpuesto por la representación procesal de JOSE ALEJANDRO S. L.

interpuso (sic) recurso contencioso administrativo contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 4 de marzo de 2003 a que este recurso se contrae y confirmamos dicha resolución en todos sus extremos, por ser conforme a derecho, sin hacer expresa declaración sobre las costas de este recurso.

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Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la entidad mercantil

JOSÉ

ALEJANDRO,

S.L.

recurso de casación, que la

Sección

Cuarta de la

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 15 de julio de 2008 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de la entidad mercantil JOSÉ

ALEJANDRO, S.L. recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y con fecha 6 de octubre de 2008 , presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO:

que habiendo por presentado este escrito, con los documentos que lo acompañan y copia de todo ello, se sirva admitirlo, teniendo por formulado RECURSO DE CASACIÓN contra la Sentencia número 669/2008, dictada el día 23 de mayo de 2008 , por la Sección Cuarta, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, declarando su admisión y, previos los trámites procesales oportunos, dicte en su día Sentencia por la que, casando y anulando la meritada Sentencia que se recurre, se declare la íntegra estimación del presente recurso de casación, declarando la plena vigencia del registro de marca mixta número 2.311.949 BUDMEN, con anulación de las resoluciones administrativas que denegaron su acceso al Registro, ordenando se provea en consecuencia .

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Por providencia de la Sala de fecha 8 de enero de 2009 , se admitió el recurso de casación.

Por providencia de la Sala de fecha 4 de febrero de 2009 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas, a fin de que, en el plazo de treinta días, pudieran oponerse al recurso, lo que efectuaron con el siguiente resultado:

1. - El Abogado del Estado, en escrito presentado el 24 de febrero de 2009, expuso los razonamientos que creyó oportunos y lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

   que por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas

   .

2. - La Procuradora Doña María Teresa Rodríguez Pechín, en representación de la entidad mercantil

   NIKE INTERNATIONAL, LTD, presentó escrito el día 26 de febrero de 2009, en el que expuso, asimismo, los razonamientos que creyó oportunos y lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

   tenga por presentado este escrito y sus copias y por evacuado por NIKE INTERNATIONAL, LTD el trámite de oposición al recurso de casación interpuesto por JOSE ALEJANDRO, S.L. contra sentencia nº 669/2008, de 23 de mayo de 2008 , de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso nº 2012/2003 y en su momento, tras los trámites legales pertinentes, dicte sentencia por la que se declare que no ha lugar y por lo tanto se desestime el recurso, con imposición de las costas a la recurrente .

   .

Por providencia de fecha 16 de abril de 2009, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr.

D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 1 de julio de 2009, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, Magistrado de la Sala.

Sobre el objeto del recurso de casación.

El recurso de casación que enjuiciamos se interpone contra la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 23 de mayo de 2008 , que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad mercantil JOSÉ ALEJANDRO, S.L. contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 4 de marzo de 2003, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 5 de febrero de 2001, que denegó el registro de la marca nacional número 2.311.949 "BUDMEN" (mixta), para amparar productos comprendidos en la clase 25 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

La Sala de instancia fundamenta la desestimación del recurso contencioso-administrativo con base en las siguientes consideraciones jurídicas:

[...] Los argumentos esgrimidos en la resolución impugnada deben ser compartidos por esta Sala, de ahí que deba desestimarse el recurso interpuesto contra la misma y ello porque es preciso acudir a la reiterada y abundante doctrina del Tribunal Supremo respecto de esta materia y en concreto en la STS, 26

de octubre de 2004 cuando establece:

El art. 11 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , en sus apartados a), b) y c) prohíbe el registro como marcas de los signos o medios que se compongan exclusivamente de signos genéricos para los productos o servicios que pretendan distinguir, o los que estén exclusivamente compuestos por signos o por indicaciones que se hayan convertido en habituales o usuales para designar los productos o los servicios en leguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio o, en fin, los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o del servicio.

La prohibición descrita, está finalísticamente dirigida a posibilitar la libre disposición por todos los empresarios de un sector de estos signos o indicaciones para la designación, publicidad, etiquetaje o descripción de sus productos, actividades o servicios y en la medida, precisamente, en que dichos signos o indicaciones se estima pueden ser útiles o necesarios y son frecuentemente utilizados, no debiéndose otorgar protección a una utilización privativa o exclusiva en perjuicio de una generalidad.

Y la Sección entiende que la marca solicitada entra dentro de estas prohibiciones por su carácter genérico y no puede ser apropiada y monopolizada en exclusiva, en perjuicio de otras entidades o personas que desempeñan su actividad en el mismo sector comercial, lo que se produce en el caso de autos por la coincidencia parcial de los productos a que se refieren.

Por su parte, la STS de 3 de julio de 2003 determinó:

"Como es bien sabido, aquellas prohibiciones absolutas atañen o bien a las marcas que se compongan exclusivamente de signos genéricos para los productos que pretendan distinguir, o bien a las que estén exclusivamente compuestas por signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales o usuales para distinguir los productos o servicios o bien, por último, a las que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o del servicio."

De todo ello cabe deducir que el signo con el que la marca aspirante pretende identificar su producto es prácticamente similar al de la marca Nike universalmente conocido, al ser una V con uno de sus lados más alargados y tener únicamente un ligero promontorio en ese lado. De ahí que pudieran producirse errores en los consumidores atendiendo a su nivel medio y ello impide la estimación del recurso . » .

Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil JOSÉ

ALEJANDRO, S.L. se articula en la exposición de dos motivos de casación:

En el primer motivo de casación, que se funda al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley 29/1998, de 13

de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, por vulneración del artículo 67.1 de la Ley Jurisdiccional , y del artículo 218.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denuncia la incongruencia omisiva y la falta de motivación de la sentencia recurrida, porque, según se aduce, hay «un absoluto y literal olvido respecto de la actuación procesal de la parte» al prescindir de las argumentaciones formuladas por esta parte en relación con la configuración mixta gráfico-denominativa de la marca solicitada y la evidente preeminencia del aspecto verbal sobre los demás elementos, con la descomposición y manipulación del signo que realiza la parte codemandada en su escrito de contestación a la demanda, y la convivencia pacífica de las marcas en pugna desde 1996, no obstante el renombre de las marcas opositoras, y porque no ofrece una motivación suficiente que permita conocer cuál ha sido el iter lógico para llegar a la conclusión alcanzada, pues reproduce sentencias del Tribunal Supremo dictadas en unos casos que no tienen nada que ver con el resuelto.

El segundo motivo de casación, fundado con el amparo procesal del artículo 88.1 d) de la Ley jurisdiccional, por infracción del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , y de la jurisprudencia, imputa a la sentencia recurrida que haya impedido el registro de la marca solicitada cuando existe una manifiesta disimilitud tanto gráfica, como fonética, como conceptual entre las marcas confrontadas que excluye toda posibilidad de confusión en el mercado o de riesgo de asociación, al deber realizar la comparación de las marcas enfrentadas en su conjunto, sin descomponer sus distintos elementos, prevaleciendo el aspecto verbal sobre los demás elementos, siendo la identidad del ámbito comercial un factor complementario que opera tan sólo como coadyuvante de la prohibición, pero que por sí misma, no puede determinarla.

Sobre el primer motivo de casación: la alegación de infracción de las normas reguladoras de la sentencia.

El primer motivo de casación, fundado en el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, no puede ser acogido, puesto que consideramos que la Sala de instancia no infringe el artículo 67.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que establece que la sentencia «decidirá todas las cuestiones controvertidas en el proceso», pues no ha incurrido en incongruencia omisiva ni en déficit de motivación, ya que la lectura del fundamento jurídico tercero de la sentencia recurrida que hemos transcrito permite desautorizar el reproche de que elude pronunciarse sobre cuestiones sustanciales relevantes que sean determinantes del fallo, porque del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución judicial se deduce que ha examinado adecuadamente la pretensión formulada y que ha basado la desestimación del recurso contencioso-administrativo y, en consecuencia, la denegación de la marca solicitada número 2.311.949 "BUDMEN" (mixta), en clase 25, en la evidente similitud gráfica de los signos confrontados que puede producir error entre los consumidores y en el reconocimiento del renombre de la marca obstaculizadora número 899.851 gráfica, que designa productos en la misma clase, rechazando implícitamente todos aquellos argumentos de carácter material expuestos en el escrito de demanda, que cabe calificar de no sustanciales, por estar basados en la mera reproducción de criterios jurisprudenciales sin la exposición de razonamientos concretos que se refieran al caso controvertido.

En efecto, si bien constatamos que en la fundamentación de la sentencia recurrida se contienen indebidamente fragmentos de la jurisprudencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que no guardan relación con la controversia jurídica planteada, sin embargo, no estimamos la falta de respuesta judicial a la pretensión deducida, pues la ratio decidendi de la decisión judicial se sustenta, aceptando los criterios expuestos en la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 4 de marzo de 2003 impugnada, en la apreciación de que concurre el presupuesto de aplicación de la prohibición de registro contemplada en el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , al considerar que existen suficientes semejanzas en el aspecto gráfico de las marcas confrontadas, así como manifiesta similitud de los productos designados en clase 25.

En este sentido, cabe significar que el Tribunal Constitucional en la sentencia 73/2009, de 23 de marzo , reconoce que «el vicio de incongruencia omisiva existe cuando el órgano judicial deja sin respuesta alguna de las cuestiones planteadas por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda deducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, pues la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva no exige una respuesta explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento de la pretensión, pudiendo ser suficiente a los fines del derecho fundamental invocado, en atención a las circunstancias particulares del caso, una respuesta global o genérica a las alegaciones formuladas por las partes que fundamente la respuesta a la pretensión deducida, aun cuando se omita una respuesta singular a cada una de las alegaciones concretas no sustanciales», de modo que incurren en incongruencia lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva las sentencias que ofrecen una redacción estereotipada, y que no contienen una respuesta expresa a las pretensiones suscitadas, ni por remisión a la propia resolución administrativa recurrida, ni dan una respuesta sucinta más allá de la mera desestimación del recurso contencioso-administrativo.

En la sentencia constitucional 51/2007, de 12 de marzo , se determina el alcance del derecho del justiciable a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y fundada en Derecho a las cuestiones planteadas, en los siguientes términos:

« Este Tribunal, en una muy reiterada y ya consolidada doctrina, recogida en sus inicios en las SSTC

61/1983, de 11 de julio, FJ 3, y 13/1987, de 5 de febrero, FJ 3, y confirmada últimamente en el FJ 4 de la STC 248/2006, de 24 de julio , ha venido declarando que el derecho a la tutela judicial efectiva incluye el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada, fundada en Derecho y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por cuanto la motivación de las resoluciones judiciales, aparte de venir impuesta en el art. 120.3 CE , es una exigencia derivada del art. 24.1 CE que permite conocer las razones de la decisión que aquéllas contienen y que posibilita su control mediante el sistema de los recursos (entre otras muchas, SSTC 163/2000, de 12 de junio, FJ 3; 187/2000, de 10 de julio, FJ 2; y 214/2000, de 18 de septiembre, FJ 4 ).

La motivación debe contener una fundamentación en Derecho (STC 147/1999, de 4 de agosto, FJ 3 ).

Este último aspecto no incluye un pretendido derecho al acierto judicial en la selección, interpretación y aplicación de las disposiciones legales, salvo que con ellas se afecte al contenido de otros derechos fundamentales distintos al de tutela judicial efectiva (SSTC 256/2000, de 30 de octubre, FJ 2; 82/2001, de 26 de marzo, FJ 2 ). Pero la fundamentación en Derecho sí conlleva la garantía de que la decisión no sea consecuencia de una aplicación arbitraria de la legalidad, no resulte manifiestamente irrazonada o irrazonable, o incurra en un error patente, ya que, en tal caso, la aplicación de la legalidad sería tan sólo una mera apariencia (SSTC 147/1999, de 4 de agosto, FJ 3; 25/2000, de 31 de enero, FJ 2; 87/2000, de 27 de marzo, FJ 3; 82/2001, de 26 de marzo, FJ 2; 221/2001, de 31 de octubre, FJ 6; 55/2003, de 24 de marzo, FJ 6; 213/2003, de 1 de diciembre, FJ 4 ).

El art. 24 CE impone entonces, a los órganos judiciales, la obligación de dictar una resolución fundada en Derecho que no puede considerarse cumplida con la mera emisión de una declaración de voluntad en un sentido u otro, sino que debe ser consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento, y no fruto de la arbitrariedad (SSTC 61/1983, de 11 de julio; 5/1986, de 21 de enero; 78/1986, de 13 de julio; 116/1986, de 8 de octubre, y 75/1988, de 25 de abril, FJ 3 ). No basta, pues, con obtener una respuesta motivada, sino que, además, ésta ha tener contenido jurídico y no resultar arbitraria (por todas, SSTC 22/1994, de 27 de enero, FJ 2; 324/1994, de 1 de diciembre, FJ 2; 24/1999, 8 de marzo, FJ 3, y 10/2000, de 31 de enero, FJ 2 ).

A tenor de esta doctrina, corresponde a este Tribunal «la comprobación de la relación directa y manifiesta existente entre la norma que el Juzgador declara aplicable y el fallo de la resolución, exteriorizada en la argumentación jurídica conducente a éste» (SSTC 22/1994, de 27 de enero, FJ 2, y 155/2001, de 2 de julio, FJ 5 ). La función de este Tribunal no consiste en enjuiciar el resultado alcanzado, sino el control externo del razonamiento lógico seguido para llegar a él. Es a los órganos judiciales a quien corresponde con carácter exclusivo la adopción de las pertinentes resoluciones que sean consecuencia del proceso de selección e interpretación de la norma aplicable, sin más límites que el carácter manifiestamente irrazonable, arbitrario o incluso error patente de la interpretación y aplicación de las normas llevada a cabo por los Jueces y Tribunales ordinarios (por todas, SSTC 148/1994, de 12 de mayo; 117/1996, de 25 de junio; 58/1997, de 18 de marzo; 68/1998, de 30 de marzo, y 238/1998, de 15 de diciembre , entre otras) ».

Y, a estos efectos, resulta adecuado recordar la doctrina de esta Sala del Tribunal Supremo sobre la interdicción de que los órganos judiciales incurran en incongruencia y en violación del deber de motivar las decisiones judiciales, que constituye una garantía esencial para el justiciable, mediante la cual es posible comprobar que la decisión judicial es consecuencia de la aplicación razonada del ordenamiento jurídico y no fruto de la arbitrariedad, y que impone, según se refiere en la sentencia constitucional 118/2006, de 24 de abril , no sólo la obligación de ofrecer una respuesta motivada a las pretensiones formuladas, sino que, además, ésta ha de tener contenido jurídico, según se expone en las sentencias de 4 de noviembre de 2005 (RC 428/2003), 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003) y 7 de junio de 2006 (RC 8952/2003 ):

El derecho fundamental a la motivación de las resoluciones judiciales que garantiza el artículo 24 de la Constitución, engarzado en el derecho a la tutela judicial efectiva, y que constituye el marco constitucional integrador del deber del juez de dictar una resolución razonable y motivada que resuelva en derecho las cuestiones planteadas en salvaguarda de los derechos e intereses legítimos que impone el artículo 120 de la Constitución, exige, como observa el Tribunal Constitucional en la Sentencia 8/2004, de 9 de febrero , acogiendo las directrices jurisprudenciales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sentencias de 9 de diciembre de 1994 , Caso Hiro Balani contra España y Caso Ruíz Torija contra España), la exposición de un razonamiento suficiente, aunque no obligue al juez a realizar una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le lleve a resolver en un determinado sentido ni le impone un concreto alcance o intensidad argumental en el razonamiento, de modo que el juez incurre en incongruencia cuando efectúa razonamientos contradictorios o no expresa suficientemente las razones que motivan su decisión, pero no cuando se puede inferir de la lectura de la resolución jurisdiccional los fundamentos jurídicos en que descasa su fallo .

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Conforme es doctrina de esta Sala, advertida en la sentencia de 10 de marzo de 2003 (RC 7083/1997

), « el cumplimiento de los deberes de motivación y de congruencia se traduce, en síntesis, en una triple exigencia: de un lado, la exteriorización de un razonamiento que, siendo jurídico, por discurrir sobre aquello que en Derecho pueda ser relevante, se perciba como causa de la decisión a la que llega el juzgador; de otro, la extensión de tal razonamiento, explícita o implícitamente, a las cuestiones que, habiendo sido planteadas en el proceso, necesiten ser abordadas por depender de ellas la decisión; y, en fin, una decisión cuyo sentido abarque, inequívocamente, todas las pretensiones deducidas. ».

Por tanto, en aplicación de esta reiterada doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, debemos concluir el examen del primer motivo de casación reconociendo que la Sala de instancia ha respetado el principio de congruencia y el deber de motivación de las decisiones judiciales, puesto que expone de forma concreta, aún sucinta, las circunstancias fácticas y jurídicas que determinan la confirmación de la denegación del registro de la marca aspirante número 2.311.949 "BUDMEN" (mixta), en clase 25, rechazando implícitamente todas aquellas alegaciones formuladas de forma genérica, con cita de la jurisprudencia de este Tribunal Supremo, referidas a la ausencia de criterios absolutos en el juicio del riesgo de confundibilidad, los factores que hay que tomar en consideración en la comparación de conjunto y la incidencia de la coincidencia de los productos designados, de modo que apreciamos que ha respetado los límites del debate procesal suscitado en el proceso de instancia, enmarcado por la pretensión de que se declare la nulidad de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnadas, al comprobarse que efectivamente ha dado respuesta razonada a la «causa petendi», por lo que no se aprecia lesión del derecho a la tutela judicial efectiva que pueda caracterizarse de denegación de justicia prohibida por el artículo 24 de la Constitución.

Sobre el segundo motivo de casación: la alegación de infracción del artículo 12.1 a)

de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , y de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate.

El segundo motivo de casación no puede ser acogido, porque consideramos que la Sala de instancia ha realizado una aplicación presidida por los cánones hermenéuticos de la racionalidad y la lógica del artículo 12, 1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , que establece que «no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con la marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la marca anterior», al apreciar la existencia de evidente similitud gráfica entre las marcas confrontadas, que impide su pacífica convivencia en el mercado, debido al renombre de la marca oponente número 899.851 gráfica, para productos similares en clase 25, de titularidad de NIKE INTERNATIONAL LTD.

En efecto, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo comparte el criterio de la Sala de instancia en el extremo que estima la incompatibilidad entre la marca nacional número 2.311.949 "BUDMEN" (mixta), que designa productos de la clase 25 (vestidos, calzado, sombrerería), con la marca oponente número 899.851 gráfica, que designa productos en la clase 25 (calzado deportivo y vestimenta deportiva), al apreciar, conforme a las reglas de la experiencia y del buen sentido, la existencia de similitud gráfica entre los signos confrontados, que induce a confusión en el mercado de los productos relacionados con el vestir y genera riesgo de asociación sobre el origen empresarial con la marca anterior .

En este sentido, debe referirse que en la sentencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del

Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 2008 (RC 4909/2006 ), rechazamos los argumentos formulados de forma idéntica a los expuestos en este recurso de casación, con la exposición de los siguientes razonamientos:

El motivo no puede prosperar. Reiteradamente hemos expuesto en una constante jurisprudencia que no puede pretenderse la revisión en casación de los hechos probados o de las apreciaciones de tipo fáctico que se realizan en la instancia. Ello es así por estar legalmente configurado el recurso de casación como un recurso de carácter extraordinario destinado exclusivamente a asegurar la recta aplicación e interpretación del derecho (entre muchas otras, sentencias de esta Sala de 25 de septiembre de 2.003 -RC 3.465/1.998-, de 24 de octubre de 2.003 -RC 3.925/1.998- y de 30 de diciembre de 2.003 -RC 3.083/1.999 -). Pues bien, del desarrollo argumental del motivo que se examina se comprueba sin género de dudas que la sociedad recurrente no denuncia ninguna infracción jurídica, sino que se limita a expresar su diferente y legítima opinión sobre la existencia o no de riesgo de confusión y asociación entre las marcas en litigio. Sin embargo, al estar expresado el juicio de la Sala de instancia en forma motivada y razonable y no ser manifiestamente errado, no es posible entrar a su revisión y comparación con el propuesto por la parte.

En cuanto a la invocación de jurisprudencia, la parte se refiere a la que sienta los criterios de comparación entre marcas, jurisprudencia que sí tiene relevancia frente a la escasa virtualidad de la que se suele citar por su referencia a otros supuestos de marcas concretas. Sin embargo, como hemos señalado ya, en el juicio sobre los riesgos de confusión y asociación expresado por la Sala de instancia no se aprecia que se hayan conculcado los criterios de comparación alegados por la parte recurrente (alguno de ellos de forma errónea, como la supuesta mera complementariedad del ámbito aplicativo), sino tan sólo que la aplicación concreta que de los mismos hace la recurrente difiere de la efectuada en la Sentencia, y esa discrepancia no es revisable en casación .

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Conforme a estos criterios, debemos reiterar que la tesis casacional que propugna la defensa letrada de la entidad mercantil recurrente de que la Sala de instancia no ha en consideración la jurisprudencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en referencia a los criterios y factores idóneos para realizar el juicio sobre el riesgo de confundibilidad de los signos enfrentados, por no tener en cuenta que la marca aspirante es mixta y que existe una manifiesta disimilitud gráfica, fonética y conceptual con la marca oponente, debe rechazarse, pues estimamos que la decisión del órgano judicial es acorde con la doctrina de esta Sala, expresada en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ), que sostiene que, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, pues resulta relevante la existencia de semejanza gráfica entre los signos confrontados, que constituye, en este supuesto, dado el renombre de la marca gráfica oponente, el elemento predominante en el juicio del riesgo de confundibilidad, así como la coincidencia de los productos reivindicados, cuya comercialización y distribución se realiza en los mismos circuitos comerciales.

Por ello, debemos significar que la sentencia recurrida no infringe la jurisprudencia de esta Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo formulada en relación con la comparación de marcas integradas con fonemas con la adición de formas especiales de representación gráfica, en que la confundibilidad habrá de ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto, y atendiendo a las figuras, los dibujos, el color, etc, tanto como a las denominaciones; y determinando de este modo la posible existencia del error en los consumidores, después de una apreciación en la que se pueda destacar los elementos más llamativos; pues cuando alguno o algunos de los elementos que, utilizados por las marcas, tienen especial eficacia individualizadora, es este particular elemento el que, por la peculiaridad singularizante del producto común, ha de ser preferentemente contemplado, para decidir si la marca impugnada puede provocar confusión en el tráfico mercantil, a costa de la marca prioritaria. pues la distintividad y el renombre de la representación gráfica de la marca oponente, de titularidad de NIKE INTERNATIONAL LTD, impide, en este supuesto, la inscripción de la marca solicitada número 2.311.949 "BUDMEN" (mixta), ya que no obstante incluir en su configuración un elemento denominativo, la percepción de los consumidores se dirige de forma prevalente al elemento gráfico que es determinante de producir error sobre el origen empresarial de los productos reivindicados.

Debe referirse que la concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , que ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores, que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad, ha sido realizada de forma adecuada por la Sala de instancia, que ha atendido de forma ponderada a intereses de los consumidores referidos a la función identificadora de la marca, al considerar que la convivencia de las marcas enfrentadas genera riesgo de confusión y riesgo de asociación sobre el origen empresarial, debido a la similitud gráfica de los signos contrapuestos, y a que las marcas reivindican productos afines.

Debe recordarse, asimismo, la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal

Supremo, formulada en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/1996 ), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre marcas y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, en razón de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial ; y d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos .

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Y, en último término, para desestimar el segundo motivo de casación, debemos advertir que, conforme a una reiterada y consolidada doctrina jurisprudencial de esta Sala, expuesta en las sentencias de 3 de mayo de 2007 (RC 6270/2004) y de 24 de septiembre de 2008 (RC 5440/2005 ), no resulta determinante para resolver el litigio la cita de marcas cuyo signos distintivos difieren del supuesto marcario examinado, con el objeto de corregir el supuesto error padecido por la Sala de instancia al comparar las marcas enfrentadas, teniendo en cuenta tanto el elemento denominativo como el elemento gráfico de la marca aspirante, mediante la invocación de sentencias de Tribunales Superiores de Justicia, porque no son adecuadas para fundar el motivo de casación de infracción de la jurisprudencia, ni cuando se refieren a fallos de este Tribunal Supremo, que interesan a la comparación de marcas en que el elemento gráfico de la marca controvertida reviste un carácter secundario o accesorio, lo que no acontece en el presente supuesto en que la marca solicitada se percibe por el consumidor medio como un todo, sin considerar separadamente los elementos denominativos y gráficos.

En consecuencia con lo razonado, al desestimarse íntegramente los dos motivos de casación formulados, declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil JOSÉ ALEJANDRO, S.L. contra la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 23 de mayo de 2008 , dictada en el recurso contencioso-administrativo número 2012/2003.

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil JOSÉ ALEJANDRO, S.L. contra la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 23 de mayo de 2008 , dictada en el recurso contencioso-administrativo número 2012/2003.

Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Ramon Trillo Torres.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.