STS, 3 de Julio de 2003

"Canal +, S.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 1291/1995 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 1 de julio de 1994 por el que se denegó el registro para España de la marca internacional "Canalsatellite" (mixta) número 589.199, así como contra la dictada con fecha 27 de diciembre de 1994, que estimó parcialmente el recurso de reposición y mantuvo la denegación para las clases 9ª y 38ª.

En su escrito de demanda, de 3 de junio de 1996, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "estimando el recurso contencioso-administrativo, declarando que no son ajustados a derecho los acuerdos de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 1 de julio de 1994 y de 27 de diciembre de 1994 denegando la inscripción para España de la Marca internacional nº 589.199 'Canalsatellite' (mixta) para amparar los productos solicitados en clase 9ª y 38º del Nomenclátor; anulando y revocando tales resoluciones y ordenar a la Oficina Española de Patentes y Marcas la inscripción de la citada Marca para amparar los referidos productos". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 4 de octubre de 1996, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "desestimando el presente recurso".

Practicada la prueba que fue declarada pertinente por auto de 12 de noviembre de 1996 y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 17 de septiembre de 1998, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que estimamos parcialmente el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil Canal +, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales D. Enrique Sorribes Torra, asistido de Letrado, contra la resolución administrativa a que estas actuaciones se contraen, declarando que no es conforme a Derecho en el particular de la denegación de registro de la marca mixta internacional número 589.199 'Canalsatellite' para la clase 9ª del nomenclátor, ordenándose la inscripción para esta clase, y confirmando aquella resolución respecto a la denegación de la inscripción para la clase 38ª por su conformidad con el Ordenamiento Jurídico en este particular, sin expresa imposición de las costas procesales a ninguna de las partes".

Con fecha 4 de diciembre de 1998 la compañía mercantil "Canal +, S.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 10337/1998 contra la citada sentencia, al amparo del siguiente motivo fundado en el artículo 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional: Por infracción de los artículos 1, 11.2 y 11.3 de la Ley de Marcas en relación con su jurisprudencia.

El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con imposición de las costas al recurrente.

Por providencia de 24 de marzo de 2003 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 25 de junio siguiente, en que ha tenido lugar.

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 17 de septiembre de 1998, estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Canal +, S.A." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas.

Mediante la última de ellas, rectificando en parte su criterio inicial, la citada Oficina Española había concedido la protección registral en España de la marca mixta denominada 'Canalsatellite', número 589.199, para la comercialización de determinados productos y servicios de las clases 16, 35, 39 y 41 pero la denegó para los correspondientes a las clases 9ª (aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar y medida, y, entre otros semejantes, discos acústicos, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores), así como para los correspondiente a la clase 38ª (servicios de telecomunicaciones).

La Sala de instancia accedió parcialmente al recurso contencioso administrativo en cuanto a la primera de dichas clases y confirmó el acto recurrido en cuanto a la segunda. En consecuencia, ordenó la inscripción de la marca mixta internacional número 589.199 "Canalsatellite" para la clase 9ª del nomenclátor pero mantuvo la denegación de la inscripción para la clase 38ª.

El razonamiento de la sentencia sobre la aplicación al caso de autos de la prohibición o prohibiciones establecidas en el artículo 11, apartado primero, de la Ley de Marcas se concretó del siguiente modo en sus fundamentos jurídicos cuarto y quinto:

"[...] En el caso que nos ocupa si bien unidos sin solución de continuidad, la marca internacional de autos se compone de los vocablos Canal y Satélite, y, sin acudir a especiales disquisiciones lingüísticas, el primero de los vocablos si genérico en cuanto a su acepción, desde luego, no lo es en cuanto identificador de los productos comerciales que, como antes hemos visto, se amparan en la clase 9ª del nomenclátor, y respecto al segundo, Satélite en castellano, si genérico en su significado primordial astrofísico, es cierto, además que por el común de la significación que hoy tiene en el sistema de las telecomunicaciones debe entenderse como indicador del servicio que precisamente ampara la clase 38ª aunque no así en los relativos a la mencionada clase 9ª.

Ahora bien, como antes hemos dicho, la marca supone un conjunto completo 'Canalsatellite', lo que destruye las posibles características de genericidad antes apuntadas, en interpretación basada en la doctrina jurisprudencial antes expuesta, siempre respecto a los productos amparados en la clase 9 porque a mayor abundamiento, según inspira el buen sentido cuando se trata de expresiones compuestas el grado de generalidad no depende del carácter individualmente genérico de cada una de las expresiones que forman el conjunto, sino del valor final que se atribuya a éste como elemento definitorio en el mercado de unos determinados productos que se puedan asociar a la marca, lo que -en criterio de la Sala- no se produce en el caso que enjuiciamos respecto a los productos que ampara la marca solicitada para los tan citados de la clase 9.

[...] Sin embargo, en base a los fundamentos antes expuestos, no es posible aplicar el mismo criterio respecto a la clase 38, telecomunicaciones, atendido que el conjunto de la marca evoca, sin duda, el servicio que pretende amparar y, precisamente, respecto al conjunto de la denominación de la marca 'Canalsatellite', puesto que la significación de los dos vocablos unidos se refieren, y así lo entenderá sin duda el consumidor medio, a las comunicaciones por este sistema".

El recurso de casación se instrumenta al amparo de un solo motivo fundado en el artículo 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional en el que se denuncia la infracción de los artículos 1, 11.2 y 11.3 de la Ley de Marcas, en relación con la jurisprudencia que los interpreta.

Aun cuando el motivo no se refiere expresamente a la apreciación que la Sala de instancia ha hecho del artículo 11, apartado primero, de la Ley de Marcas, es lo cierto que la censura contra la sentencia se basa en la ausencia de carácter genérico del signo. Puede admitirse que la referencia al citado artículo y apartado se hace mediante la invocación del artículo 11.3 pues éste, a su vez y según a continuación analizaremos, complementa el régimen jurídico aplicable a la prohibición de inscribir tanto los signos genéricos como los descriptivos..

Hemos de reseñar igualmente que el tribunal sentenciador se refirió en bloque a las letras a), b) y c) del citado artículo y apartado para concluir que concurrían en el caso de autos, y respecto sólo de los servicios de telecomunicaciones, las prohibiciones absolutas en ellos establecidas. Hubiese sido deseable una mayor concreción en la sentencia respecto del epígrafe o letra específica del artículo 11.1 que la Sala consideraba aplicable pues las citadas prohibiciones absolutas se refieren, de modo separado, a hipótesis diferenciadas.

Como es bien sabido, aquellas prohibiciones absolutas atañen o bien a las marcas que se compongan exclusivamente de signos genéricos para los productos que pretendan distinguir (letra a); o bien a las que estén exclusivamente compuestas por signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales o usuales para distinguir los productos o servicios (letra b); o bien, por último, a las que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o del servicio.

La especificación de cuál era la letra o letras aplicables hubiese sido tanto más necesaria cuanto que según la Ley 32/1988 el régimen de las dos primeras, relativas a la genericidad del signo, difiere del de la letra c), relativa a la capacidad descriptiva del signo, hasta el punto de que la prohibición de registrar las marcas incursas en esta última letra puede quedar exceptuada si se cumple el requisito previsto en el apartado segundo del mismo artículo 11. En todo caso, dado que la argumentación de la Sala de instancia aparece construida, en realidad, sobre el elemento de genericidad al que hacen referencia las dos primeras letras, a y b, del tantas veces mencionado artículo 11.1, sobre él ha de versar el debate en casación, como de hecho ha sucedido.

A partir de esta doble premisa hemos de analizar el motivo único en relación con la infracción de ley denunciada que lo es. como ya hemos dicho, de los apartados segundo y tercero del artículo 11, así como -previamente- del artículo 1 de la tan repetida Ley de Marcas.

La referencia al artículo primero de la Ley 32/1988 es inapropiada si se atendiera sólo al carácter distintivo en abstracto, pues la Sala de instancia no ha afirmado en ningún momento que el signo propuesto sea inidóneo a estos efectos: tan es así que lo admite como marca en relación con los ya indicados productos y servicios de otras clases. Sólo a partir del carácter distintivo del signo en abstracto (esto es, superado el test del artículo primero sobre su capacidad o aptitud diferenciadora intrínseca) resulta posible aplicar las prohibiciones absolutas que se contienen en el citado artículo 11, apartado primero.

Por el contrario, si lo que se trata de impugnar es la falta de aplicación del artículo 1 de la Ley 32/1988 en cuanto a la capacidad distintiva del signo en concreto -esto es, no ya la aptitud distintiva intrínseca del signo en términos abstractos, sino la capacidad de la marca para diferenciar unos determinados productos o servicios de otros- el problema se reconduce, en este caso, a la aplicación de las prohibiciones de genericidad articuladas en las letras a y b del artículo 11, apartado 1, de la Ley 32/1988 y, en su caso, a la regla del mismo artículo que matiza estas excepciones, esto es al apartado tres del artículo 11. Cuestión sobre la que volveremos más adelante.

En cuanto a la invocación del apartado segundo del artículo 11 de la Ley de Marcas que se contiene en el escrito de interposición del recurso, hemos de decir que dicho apartado está previsto para la hipótesis contemplada en la letra c) del apartado 1, esto es, para la prohibición absoluta de los signos descriptivos, mediante los cuales se designan o describen en el comercio las características de los productos o del servicio. A tenor del artículo 11.2 de la Ley 32/1988 incluso cuando concurra la prohibición correspondiente a dicha letra c) del artículo 11.1, puede accederse a la inscripción del nuevo signo "si la marca hubiera adquirido para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma".

A partir de esta premisa, debe rechazarse la parte correlativa del motivo de casación. Ya hemos subrayado cómo la prohibición absoluta realmente tenida en cuenta por la Sala de instancia fue la correspondiente a las letras a) y b) del artículo 11.1. Siendo ello así, aun en la hipótesis de que se estimara esta parte del motivo, quedaría incólume en el caso de autos la prohibición absoluta aplicada por la Sala correspondiente a las citadas letras a) y b) del artículo 11.1, para la que simplemente no es aplicable -de nuevo, según la Ley 32/1988- la excepción prevista en el artículo 11.2

Mayores problemas presenta la aplicación de la última de las normas legales que la recurrente considera infringidas, esto es, el artículo 11.3 de la Ley 32/1988. Dispone este precepto que podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los mencionados en el apartado 1, letras a), b) y c), si dicha conjunción cumple con el artículo 1 de la presente Ley. A los efectos de este recurso de casación, los elementos en principio prohibidos, por incursos en el apartado primero del artículo 11, corresponderían a la letra a) pues, en los términos de la sentencia de instancia, se trataría de elementos genéricos, esto es, carentes de aptitud diferenciadora propia (distintividad en concreto) para distinguir servicios de telecomunicaciones.

La interpretación del referido precepto, en línea con la jurisprudencia precedente recaída sobre la noción de genericidad, es que la unión de dos o más términos o elementos que de suyo son genéricos puede producir uno específico, esto es, un signo que no se corresponda con el que de modo usual o corriente designa el producto o servicio. En estos casos puede excluirse la genericidad en el conjunto de la denominación, si la yuxtaposición de varios elementos relativamente genéricos da lugar a un signo no genérico y, por tanto, susceptible de registro.

A nuestro juicio, la Sala de instancia no aplica debidamente este precepto cuando sostiene que el referido término único (canalsatellite), formado por la adición de dos vocablos o elementos cada uno de los cuales de suyo dicho tribunal considera genérico, resulta asimismo genérico -y por lo tanto inhábil- para distinguir los servicios de comunicaciones de la clase 38.

Consideramos, por el contrario, que también para este tipo de servicios la adición o yuxtaposición de ambos vocablos, aun cuando cada uno de ellos por separado tuviera carácter genérico en relación con los citados servicios, origina un conjunto cuya exteriorización gráfica y fonética posee la distintividad necesaria y suficiente, a efectos del artículo 1 de la Ley 32/1988, para diferenciar en el mercado los servicios de comunicaciones de una determinada empresa frente a los de otras. Considerado el conjunto denominativo como un todo, también con sus elementos gráficos (concretados en un singular diseño cromático) puede admitirse que la marca mixta "canalsatellite" tiene carácter distintivo no sólo para los servicios y productos de la clase 9, como acertadamente afirma la Sala de instancia, sino también para los servicios de comunicaciones de la clase 38.

Por lo demás, corroboran esta conclusión dos circunstancias significativas. La primera, y más relevante, es que, según los documentos aportados por la recurrente, la inscripción registral de la marca internacional solicitada traía causa del registro de la marca francesa "canalsatellite", nº 1.714.334 concedida en Francia para productos y servicios de la clase 38 tras haber superado sin obstáculos el escrutinio de las mismas prohibiciones absolutas de registrabilidad.

Como bien afirma la actora, si en dicho país no consideraron como genérica o desprovista de carácter distintivo la marca "canalsatellite" (y obsérvese que el signo, en uno y otro caso, incluye el término "satellite" en su dicción francesa), resulta paradójico que la Administración española le haya atribuido carácter irregistrable al considerar genérico aquel conjunto denominativo, uno de cuyos términos ni siquiera corresponde exactamente al término español.

La segunda circunstancia es que, según la propia actora demostró en su escrito de 4 de julio de 1997 mediante certificación de la Oficina Española de Patentes y Marcas, este organismo había accedido a la inscripción registral, a favor de aquélla, de la marca mixta nº 637.993 'Canal Satélite', también para productos y servicios de la clase 38, sin oponer reparos de registrabilidad derivados de las prohibiciones del artículo 11 de la Ley de Marcas.

Es cierto que los precedentes administrativos no vinculan a los tribunales, pero no puede dejar de subrayarse el reconocimiento, por parte de las Administraciones competentes al efecto, de la aptitud del signo para constituirse en marca protegible, tanto en el país de origen de la marca internacional como en el nuestro.

Aun podría añadirse, aunque ello excede propiamente de los límites de la casación y tampoco se ha de entender como argumento decisivo para resolver este recurso, que la Oficina de Armonización del Mercado Interior ha admitido como marca comunitaria "canalsatellite" para productos y servicios, entre otros, de la clase 38. Ello supone tanto como rechazar que dicho signo pueda considerarse incurso en las prohibiciones absolutas comprendidas en el artículo 7 del Reglamento (CE) número 40/94, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre marca comunitaria, coincidentes con las del artículo 11 de la Ley española 32/1988, de Marcas.

Procede, pues, la estimación del motivo de casación y, por las mismas razones, ampliar la estimación del recurso contencioso-administrativo que acordó la Sala de instancia en el sentido de anular los actos recurridos también en cuanto denegaron el registro de la marca mixta internacional número 589.199 "canalsatellite" para los servicios de la clase 38 del nomenclátor,

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 102.2 de la anterior Ley de la Jurisdicción, no procede hacer especial imposición de las costas causadas en la instancia, debiendo cada parte satisfacer las suyas en cuanto a las de este recurso de casación.

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,

Ha lugar al recurso de casación número 10337 de 1998, interpuesto por la entidad "Canal +, S.A." contra la sentencia dictada el 17 de septiembre de 1998 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 1291 de 1995, en el particular que confirma la denegación del registro de la marca internacional mixta número 589.199 "Canalsatellite" para servicios de la clase 38.

Estimamos en su integridad el recurso contencioso administrativo número 1291/1995 interpuesto contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 27 de diciembre de 1994, que estimó parcialmente el recurso de reposición deducido contra la de 1 de julio de 1994 y mantuvo la denegación de la inscripción de la marca internacional mixta número 589.199 "Canalsatellite" para las clases 9ª y 38ª, declarando la disconformidad a derecho de dichas resoluciones y la procedencia de la inscripción registral solicitada para las clases 9 y 38 del Nomenclátor.

No hacemos especial imposición de las costas causadas en la instancia, debiendo correr cada parte con las suyas en cuanto a las de este recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Segundo Menéndez.- Manuel Campos.- Francisco Trujillo.- Eduardo Espín.- Fernando Cid.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.