STS 47/2013, 19 de Febrero de 2013

LA DEMANDA Y SU ADMISIÓN A TRÁMITE

1. El Procurador don Jaime Villaverde Ferreiro, en nombre y representación de CADTECH IBERICA SA, CADTECH INGENIEROS DE EUSKADI SL y C.T. INGENIEROS AERONÁUTICOS, AUTOMOCIÓN E INDUSTRIALES SL, interpuso demanda contra RDT INGENIEROS BILBAO SL, don Eusebio y don Marino , don Jose Antonio y don Argimiro .

2. La demanda contiene el siguiente suplico:

   "Suplico al Juzgado, Que teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo, junto con los poderes y documentos acompañados, y por interpuesta, en la representación que ostento y acredito, demanda de juicio ordinario contra don Eusebio , don Jose Antonio , don Argimiro , don Marino y la mercantil RDT Ingenieros Bilbao, SL y, tras los trámites legales oportunos, dicte sentencia por la que:

1. Se declare:

   1. Que los actos y conductas llevados a cabo por los demandados y expuestos en esta demanda son desleales. Y, en particular, que son contrarios a los artículos 5 , 6 , 11.2 , 12 , 13 y 14 de la Ley de Competencia Desleal .

   2. Que la Marca n° 2.734.769 RDT Ingenieros está incursa en causa de nulidad, por lo que procede que se declare la nulidad de la misma por la mala fe en su solicitud, y/o por el riesgo de confusión y/o asociación de dicha Marca con a de mi mandante n° 2.594.034 CT Ingenieros.

2. Que como consecuencia de lo anterior, se condene a los demandados a:

   1. Estar y pasar por las anteriores declaraciones.

   2. A cesar en la realización de los actos declarados como constitutivos de competencia desleal, prohibiéndose la reiteración de los mismos en el futuro.

   3. A devolver a las actoras la totalidad de los documentos, archivos, información, documentación o material, en soporte físico o electrónico, y software, de los que se apropiaron ilegítimamente con carácter previo a la finalización de relación laboral que unía a los demandados con mis mandantes, ordenándose la destrucción de cualquier copia de los mismos y prohibiéndoles expresamente cualquier posible uso de la misma en el futuro.

   4. A la remoción de los efectos de los actos desleales, que se concreta en la remisión de comunicaciones escritas acompañando la sentencia que recaiga, a los siguientes clientes (4), proveedores (3) y organismos (3) que esta parte entiende que son los que, como mínimo, han de conocer la sentencia estimatoria de la demanda a fin de reponer la situación anterior, cuyos domicilios concretamos:

      ITP:

      Parque Tecnológico Zamudio, n° 300

      48170 Zamudio (Vizcaya)

      GAMESA:

      C/ Ramón y Cajal, 7-9

      01007 Vitoria - Gasteiz

      Álava

      MATRICI

      Polígono Ugaldeguren II

      Parcela 14 - V

      48170 ZAMUDIO (Vizcaya)

      BATZ:

      Barrio Torrea, 32

      48140 IGORRE (Vizcaya)

      IBM ESPAÑA

      Santa Hortensia 26-28

      28002 Madrid

      DASSAULT SYSTEMES:

      C/ Fructuos Gelabert, 6-8

      08970 Sant joan Despí

      Barcelona.

      SIEMENS PLM:

      Parque Tecnológico de Zamudio

      C/ Laida Edificio 205, Planta 1ª

      48170 ZAMUDIO (Vizcaya)

      IESE BUSSINESS SCHOOL:

      Camino del Cerro del Águila, 3 28023 MADRID

      BARCELONA ACTIVA

      C/ Llacuna, 162 -164.

      08018- BARCELONA

      BEAZ Centro de Empresas e Innovación de Bizkaia

      Alameda de Recalde, 18 - 6° C

      48009 Bilbao

   5. Indemnizar solidariamente a las actoras por los daños y perjuicios causados, en la cantidad de 892.686, 22 € (104.697,22 € + 787.989 €) de conformidad con los parámetros fijados en el presente escrito de demanda y en el informe pericial que se acompaña a estos efectos como Documento n° 68, todo ello sin perjuicio de las pruebas que puedan practicarse en el momento procesal oportuno.

   6. A la publicación de la sentencia a costa de los demandados en un diario de tirada nacional y otro de ámbito autonómico a elección de mis representadas.

   7. Al pago de las costas del procedimiento.

3. Que se condene a la sociedad RDT Ingenieros

   8. A la anulación y consiguiente cancelación por la OEPM de su registro de marca española n° 2.734.769 RDT INGENIEROS. en clase 42, con publicación de dicha cancelación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

   9. A la cesación de uso y renuncia a tos nombres de dominio de Internet rdtingenieros.com y rdtingenieros.net titularidad de RDT INGENIEROS BILBAO, SL.

   10. A retirar de la página web de la entidad demandada RDT INGENIEROS BILBAO, SL, cualquier noticia o meflción que sea contraria a las condenas establecidas en la sentencia eventualmente estimatoria que recaiga.

   12. Al pago de las costas del procedimiento".

3. A la demanda se acompaña documentación acreditativa de la titularidad de la marca mixta 2594024 CT Ingenieros, registrada a nombre de Cadtech Ibérica, SA el 20 de octubre, en la clase 42 de la Clasificación de Viena, para identificar servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos, servicios de análisis y de investigación industrial, diseño y desarrollo de ordenadores y software, servicios jurídicos, que seguidamente se reproduce:

4. También, acompañó documentación acreditativa de la titularidad por RDT Ingenieros Bilbao SL de la marca nacional mixta 2734769 RDT INGENIEROS, en la clase 42 de la clasificación de Viena, solicitada el 11 de octubre de 2006, para identificar servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de ingeniería; trabajos de ingenieros (peritajes); servicios de análisis y de investigación industrial, que seguidamente se reproduce:

5. La demanda fue repartida al Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao que la admitió a trámite, siguiéndose el procedimientcon el número de autos de procedimiento ordinario 234/2009.

LAS CONTESTACIONES A LA DEMANDA

6. En los expresados autos compareció RDT Ingenieros Bilbao SL, representada por la procuradora de los tribunales doña Ohiana Pérez Valcárcel, que contestó a la demanda y suplicó al Juzgado que dictase sentencia en los siguientes términos:

   "Suplico al Juzgado, que teniendo por presentado este escrito con los documentos que se acompañan y sus copias, se sirva admitirlo, y con el por contestada y por opuesto en tiempo y forma a la demanda presentada contra mi mandante por Cadtech Ibérica, SA.; Cadtech Ingenieros de Euskadi, SL y seguido que sea el juicio en todos sus trámites con el recibimiento del pleito a prueba, se sirva dictar sentencia, desestimando íntegramente la demanda con imposición de las costas todas del proceso a las actoras, ya por estimación de las excepciones incluida la prescripción o en cuanto al fondo del asunto".

7. También compareció en los expresados autos don Eusebio , igualmente representado por la procuradora de los tribunales doña Ohiana Pérez Valcárcel, que contestó a la demanda y suplicó al Juzgado que dictase sentencia en los siguientes términos:

   "Suplico al Juzgado que teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo y con el por contestada en tiempo en forma a la demanda interpuesta de contrario, siguiéndose los trámites que sean de ley hasta el dictado de una sentencia íntegramente desestimatoria de las injustas pretensiones de las actoras, bien por apreciación de concurrencia de alguna o algunas de las excepciones alegadas en la fundamentación jurídica de esta contestación, o bien, en su caso, tras el examen del fondo del asunto, por la íntegra desestimación de los pedimentos del suplico de la demanda".

8. Finalmente, también comparecieron en los indicados autos don Marino , don Jose Antonio y don Argimiro , asimismo representados por el procurador de los tribunales don Manuel Infante Sánchez, que contestó a la demanda y suplicó al Juzgado que dictase sentencia en los siguientes términos:

   "Suplico al Juzgado: Que teniendo por presentado este escrito con los documentos que lo acompañan, se sirva admitirlo y de conformidad con lo solicitado, acuerde tener por presentada la contestación a la demanda de juicio ordinario presentada por la Sociedades Cadtech Ibérica SA.; Aeronáuticos automoción e Industriales SL, dentro del plazo al efecto concedido, tenerme con él por comparecido y parte en la representación que ostento de don Marino ; don Jose Antonio y don Argimiro , y en su virtud, tras los trámites oportunos, dictar Sentencia en la que o bien por estimación de las excepciones planteadas o bien en cuanto al fondo se desestime íntegramente la demanda y se absuelva a mis representados de sus pedimentos, todo ello con expresa imposición de las costas del presente procedimiento a las actoras. Así es de hacer en Ley Justicia que pido en Bilbao a doce de Mayo de dos mil nueve".

LA SENTENCIA DE LA PRIMERA INSTANCIA

9. Seguidos los trámites oportunos, el día veintisiete de octubre de dos recayó sentencia cuya parte dispositiva es como sigue:

   "Desestimar la demanda formulada por el procurador de los tribunales don Jaime Villaverde Ferrero, en nombre y representación de Cadtech Ibérica SA, Cadtech Ingenieros de Euskadi SL y C.T. Ingenieros Aeronáuticos, Automoción e Industriales SL frente a RDT Ingenieros Bilbao SL, don Eusebio , don Marino , don Jose Antonio y don Argimiro

2. - Se condena a las demandantes al pago de las costas."

LA SENTENCIA DE APELACIÓN

10. Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de Cadtech Ibérica SA, Cadthech Ingenieros de Euskadi SL y C.T. Ingenieros Aeronáuticos, Automoción e Industriales SL y seguidos los trámites ante la Audiencia Provincial de Vizcaya (Sección 4ª) con el número de recurso de apelación 149/2010 , el día treinta de julio de dos mil diez recayó sentencia cuya parte dispositiva es como sigue:

"Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador Sr. Villaverde Ferreiro, en representación de Cadtech Iberica SA, CT INGENIEROS AERONATICOS AUTOMOCION E INDUSTRIALES SL y CADETCH INGENIEROS DE EUSKADI SL, contra la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao, en los Autos nº 234/09, de los que este rollo dimana, debemos confirmar y confirmamos la sentencia apelada con imposición al recurrente de las costas causadas en esta instancia".

LOS RECURSOS

11. Contra la expresada sentencia de treinta de julio de dos mil diez dictada por la Audiencia Provincial de Vizcaya (Sección 4ª) en el recurso de apelación 149/2010 , el procurador de los tribunales don Jaime Villaverde Ferreiro, en nombre y representación de Cadtech Ibérica SA, Cadthech Ingenieros de Euskadi SL y C.T. Ingenieros Aeronáuticos, Automoción e Industriales SL, interpuso:

1. Recurso extraordinario por infracción procesal bajo el título "infracción por la sentencia recurrida de las normas procesales que regulan la sentencia, de conformidad con el artículo 469.1.2° de la LEC 1/2000 , en particular las contenidas en los artículos 218 LEC y la jurisprudencia que lo interpreta, con vulneración del derecho fundamental consagrado en el artículo 24.° CE ", articulado en los siguientes submotivos:

   Primero: Infracción de los requisitos internos de la sentencia, determinantes de la no aplicación por la Sala del art. 114 Ley de Enjuiciamiento Criminal . Incongruencia omisiva ( art. 218.1 LEC ) que establece que el Juez ha de resolver conforme a las normas aplicables.

   Segundo: Infracción de los requisitos internos de la sentencia, por falta de motivación de la sentencia recurrida y error en la valoración de la prueba. Infracción del art. 218.2 LEC .

   Tercero: Infracción de los requisitos internos de la sentencia, por falta de motivación de la sentencia recurrida y error en la valoración de la prueba. Infracción del art. 218.2 LEC , en relación con el artículo 51.1. b) de la Ley de Marcas .

   Cuarto: Infracción de los requisitos internos de la sentencia, por falta de motivación de la sentencia recurrida y error en la valoración de la prueba. Infracción del art. 218.2 LEC , en relación con el artículo 52.1.a) de la Ley de Marcas y el artículo 6.1. b) de dicha Ley .

2. Recurso de casación con apoyo en los siguientes motivos:

   Primero: La sentencia recurrida infringe los artículos 21 de la Ley de Competencia Desleal (en su redacción anterior a la reforma introducida por la ley 29, 2009, de 30 de diciembre), 1973 del Código Civil y 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

   Segundo: La sentencia recurrida infringe el artículo 21 de la Ley de Competencia Desleal 3/1991 y de la doctrina jurisprudencial que lo interpreta en relación con el "dies a quo" en que comienza a computarse el plazo de prescripción que establece dicho precepto, en contradicción y con desconocimiento de la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo y en particular de las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo sentando doctrina jurisprudencial en interés casacional de fechas 18 y 21 de enero de 2010 .

   Tercero: La sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya núm. 641/10, de 30 de julio de 2010 , que se recurre ha infringido los artículos 51.1.b ) y 52.1 apdo.1 en relación con el artículo 6 apdo. 1 letra b ) y apdo. 2 letra a), ambos de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas y la jurisprudencia que los interpreta

ADMISIÓN DE LOS RECURSOS Y OPOSICIÓN

12. Recibidos los autos en esta Sala Primera del Tribunal Supremo se siguieron los trámites oportunos con el número de recurso de casación 2053/2010.

11. Personadas Cadtech Ibérica SA, Cadthech Ingenieros de Euskadi SL y C.T. Ingenieros Aeronáuticos, Automoción e Industriales SL, bajo la representación de la Procuradora doña María Isabel Campillo García, el día seis de septiembre de dos mil once la Sala dictó auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

    "1.- Admitir el recurso de casación y extraordinario por infracción procesal interpuesto por la representación procesal de "CADTECH IBERICA, SA", "CADTECH INGENIEROS DE EUSKADI, SL" y "CT INGENIEROS AERONAUTICOS, AUTOMOCIÓN E INDUSTRIALES, SL" contra la Sentencia dictada, con fecha 30 de julio de 2010, por la Audiencia Provincial de Vizcaya (Sección 4ª), en el rollo de apelación nº 149/2010 , dimanante de los autos de juicio ordinario nº 234/2009 del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao.

2. - Y entréguese copia de los escritos de interposición de los recursos formalizados, con sus documentos adjuntos, a la parte recurrida personada ante esta Sala, para que formalice su oposición por escrito en el plazo de veinte días, durante los cuales estarán de manifiesto las actuaciones en la Secretaría".

12. Dado traslado de los recursos, el procurador de los tribunales don Manuel Infante Sánchez, en nombre y representación de RDT INGENIEROS BILBAO SL, de don Eusebio y de don Marino , don Jose Antonio y don Argimiro , presentó escritos de impugnación con base en las alegaciones que entendió oportunas.

SEÑALAMIENTO

13. No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día veintitrés de enero de dos mil trece, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Rafael Gimeno-Bayon Cobos, Magistrado de Sala

RESUMEN DE ANTECEDENTES

1. Previo

14. A fin de facilitar una visión global de la cuestión a decidir, antes de entrar en el análisis de los recursos, conviene reseñar brevemente y sin pretensiones de exhaustividad, determinados antecedentes que enmarcan los hechos que sirvieron de fundamento fáctico a la demanda.

    1. Las compañías demandantes, integradas en el Grupo CT, desarrollan básicamente dos tipos de actividades: una, que denominan integración, consistente en la comercialización e instalación de productos informáticos de alto nivel, muy especializados, que proporcionan soluciones de diseño y fabricación del sector industrial, especialmente la automoción y la aeronáutica y servicios, así como la prestación de un servicio de soporte o asistencia técnica al cliente de dichos programas, que se ejecuta valiéndose de la compañía Cadtech Ingenieros de Euskadi SL; y otra, que identifican como ingeniería mediante la ejecución de proyectos "llave en mano" o desplazando técnicos cualificados a las dependencias de los clientes que se lleva a cabo por medio de la compañía C.T. Ingenieros Aeronáuticos, Automoción e Industriales SL.

    2. Para el desarrollo de su actividad, se utilizan bases de datos que son creaciones originales de las demandantes y que no se hallan en el mercado.

    3. Los demandados personas físicas eran trabajadores del grupo que en el momento de cesar desempeñaban las siguientes funciones: don Eusebio , director de la oficina de Catech en Bilbao desde el año 2000; don Jose Antonio , director de ingeniería de Cadtech Ingenieros de Euskadi SL desde el año 2004; don Argimiro , responsable del departamento de informática de Bilbao; y don Marino , gerente de cuentas en Cadtech Bilbao.

2. Hechos

15. En lo que interesa a efectos de esta sentencia, la demandante afirmó que los expresados trabajadores, cuando aún prestaban sus servicios a las empresas del grupo se apropiaron de miles de ficheros confidenciales de Cadtecch y CT Ingenieros y del software especial que dichas entidades comercializan, y organizaron la puesta en marcha de la sociedad RDT Ingenieros Bilbao, S.L. utilizando medios de las demandantes. Además tanto antes como después de darse de baja de forma prácticamente simultánea -don Eusebio el día 27 de septiembre de 1006 y los demás codemandados el siguiente día 29 del mismo mes-, desarrollaron una frenética actividad de captación de trabajadores -32 en total-, algunos de los cuales tenían suscritos pactos de no competencia postcontractual que fue vulnerado, y procedieron a la captación de clientes de las empresas del grupo CT, algunos de ellos con pacto de preaviso que no fue respetado.

16. También es preciso tener en cuenta que en la fecha en la que se desarrollaron los hechos litigiosos Cadtech Ibérica, SA era titular de la marca mixta reproducida en el apartado 3 de esta sentencia (antecedente de hecho primero), número 2594024 CT Ingenieros, registrada el 20 de octubre de 2004 en la clase 42 de la clasificación de Viena, para identificar servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos, servicios de análisis y de investigación industrial, diseño y desarrollo de ordenadores y software, servicios jurídicos, reproducido en el apartado 3 del antecedente de hecho primero de esta sentencia, y que el 11 de octubre de 2006 fue solicitada la marca nacional mixta 2734769 RDT INGENIEROS, reproducida en el antecedente de hecho primero, apartado 4 de esta sentencia (antecedente de hecho primero), en la clase 42 de la clasificación de Viena, solicitada y concedida el 25 de junio de 2008 , para identificar servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de ingeniería; trabajos de ingenieros (peritajes); servicios de análisis y de investigación industrial.

17. Finalmente, los hechos descritos en el anterior apartado 15 fueron objeto de denuncia ante la Brigada Provincial de la Policía judicial de Bilbao, el 28 de noviembre de 2006. A raíz de dicha denuncia se incoaron las Diligencias Previas n° 11/07 por el Juzgado de Instrucción n° 1 de Bilbao, que fueron sobreseídas el 27 de Noviembre de 2007 por auto que , recurrido, fue confirmado por el de 31 de Marzo de 2008 dictado por la Audiencia Provincial de Bizkaia (sección 2ª). La demanda inicial del pleito se interpuso el 23 de marzo de 2009.

3. Posición de las partes

18. Las demandantes ejercitaron una acción de competencia desleal por infracción de los arts. 5 , 6 , 11.2 , 12 , 13 y 14 de la Ley de Competencia Desleal y, de forma acumulada, una acción de nulidad de la marca española nº 2.734.769 RDT Ingenieros, con fundamento en los artículos 51.1.b ) y 52.1 en relación con el 6, ambos de la Ley de Marcas , con fundamento en que los demandados personas físicas, altos directivos de las empresas mediante las que desarrollan sus actividades las demandantes, habían parado de manera secreta la creación de RDT Ingenieros, mediante la captación de trabajadores y clientes de las demandantes en Euskadi, la apropiación ilícita de información confidencial a fin de replicar de forma automática y sin coste alguno los productos y servicios de las actoras e implantar a nivel nacional su modelo de negocio.

19. Las demandadas se opusieron a la demanda y suplicaron su desestimación en los términos transcritos en el antecedente de hecho segundo de esta sentencia.

4. Las sentencias de instancia

   20 La sentencia de la primera instancia, afirmó que los actos de competencia desleal se remontaban a finales de septiembre de 2006 y que, como la demanda había sido interpuesta el 23 de marzo de 2009, había transcurrido el plazo previsto en el artículo 21 de Ley de Competencia Desleal . También sostuvo que el procedimiento penal seguido a raíz de la denuncia por administración desleal, estafa y contra la propiedad intelectual no había interrumpido el cómputo del plazo prescriptivo porque "[...] no puede interrumpirse la prescripción por una acción ejercitada por presentar denuncia por hechos heterogéneos a las prácticas desleales que ahora se pretende sean declaradas".

21. En relación con la acción de nulidad de la marca mixta 2734769 RDT INGENIEROS en la clase 42 de la Convención de Viena, la sentencia de la primera instancia afirmó la ausencia de mala fe porque "[...] los demandados no abandonaron CADTECH IBÉRICA, SA que es la sociedad titular de la marca RT INGENIEROS" , y por la inexistencia de riesgo de confusión.

22. La sentencia de la segunda instancia ha afirmado que los actos de competencia desleal se iniciaron en mayo de 2006 y finalizaron en noviembre de 2006 y "[...] como fecha más tardía en enero de 2007" y que, como la demanda había sido interpuesta el 23 de marzo de 2009, había transcurrido el plazo previsto para la prescripción de las acciones de competencia desleal previsto en el artículo 21 de Ley de Competencia Desleal , ya que "[...] por más que en la denuncia penal se hiciera un relato extenso [...], la esencia de la imputación en el procedimiento penal de los distintos delitos está constituida por el copiado masivo de programas de los que son licenciatarias las denunciantes y de sus archivos informáticos sin su autorización, núcleo fáctico de los delitos que se imputan y la realidad de tales hechos no es presupuesto para el ejercicio de la acción de competencia desleal ni el enjuiciamiento de tal conducta es indispensable para la decisión del procedimiento civil" .

23. Con referencia a la nulidad de la marca, la sentencia de apelación razonó que "[e]n el caso, se pretende deducir la existencia de mala fe del solo dato del conocimiento por los demandados del registro anterior de la marca de la demandante Cad Tech Iberica SA que se aduce que es similar, pero éste solo dato es insuficiente para apreciar la existencia de mala fe" , y que "[...] el juicio de confundibilidad que realiza la resolución, que concluye con la inexistencia de riesgo de confusión debe ser mantenido, pues ciertamente existen notables diferencias fonéticas entre "CDT" y "RT".

5. Los recursos

24. Contra la expresada sentencia las demandantes interpusieron recurso extraordinario por infracción procesal con base en un solo motivo (que identifica como primero), por infracción de las normas procesales que regulan la sentencia, de conformidad con el artículo 469.1.2° de la LEC 1/2000 , en particular las contenidas en los artículos 218 LEC , con vulneración del derecho fundamental consagrado en el artículo 24.° CE . El motivo se articula en tres epígrafes (a, b y c) de los que nada más el último tiene contenido propiamwente impugnatorio. Finalmente, el epígrafe c) se subdivide en dos apartados que se estructuran en subapartados a los que daremos el tratamiento de submotivos.

PRIMER SUBMOTIVO DEL RECURSO POR INFRACCIÓN PROCESAL

1. Enunciado y desarrollo del submotivo

25. El primero de los submotivos del recurso extraordinario por infracción procesal en relación con los pronunciamientos relativos a la prescripción de las acciones de competencia desleal; (numerado 1.1 en el recurso) se enuncia en los siguientes términos:

    Infracción de los requisitos internos de la sentencia, determinantes de la no aplicación por la Sala del art. 114 Ley de Enjuiciamiento Criminal . Incongruencia omisiva ( art. 218.1 LEC ) que establece que el Juez ha de resolver conforme a las normas aplicables.

26. En su desarrollo la recurrente afirma que en la apelación alegó que la prescripción de las acciones por competencia desleal había sido interrumpida por el procedimiento penal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , y que la sentencia recurrida, sin embargo, no argumenta porqué no aplica el artículo 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, con clara infracción del artículo 218.1 párrafo segundo de la Ley de Enjuiciamiento Civil , no resolvió "conforme a la norma aplicable"

2. Valoración de la Sala

   2.1. La congruencia de las sentencias absolutorias.

27. Los tribunales deben atenerse a las cuestiones de hecho y de derecho que las partes le hayan sometido, las cuales acotan los problemas litigiosos y han de ser fijadas en los escritos de alegaciones, que son los rectores del proceso. Es decir, el contenido del proceso lo fijan las partes como consecuencia del principio dispositivo y de rogación, quedando delimitado por los escritos de demanda y de contestación, sin que después de los mismos puedan introducir variaciones sustanciales en virtud de la prohibición de "mutatio libelli", lo que tiene su fundamento en la garantía de un ordenado desarrollo del proceso y en el respeto del principio de contradicción y el derecho de defensa, cifrado en la posibilidad de alegar y probar sobre los hechos relevantes aducidos. ( SSTS 374/2012, de 20 de junio, RC 1947/2009 , y 690/2012, de 21 de noviembre, RC 658/2010 ).

28. La congruencia es una de sus manifestaciones y constituye un límite para la jurisdicción, al exigir que la decisión judicial mantenga la debida correlación con los términos en los que las partes han definido el litigio al formular sus pretensiones, teniendo en cuenta el petitum [petición] y la causa petendi [causa de pedir], es decir, el conjunto de hechos esenciales para el logro de la consecuencia jurídica pretendida por la parte actora, tal como aparecen formulados en la demanda (entre otras muchas, sentencias 669/2011, de 4 de octubre, RC 519/2008 , y 342/2012, de 4 de junio, RC 2103/2009 ).

29. Desde otra perspectiva, la congruencia impone al Juez el deber de fallar y, en el artículo 1.7 del Código Civil , dispone que "[l]os Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido" , lo que reitera el artículo 11.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , a cuyo tenor "[l]os Juzgados y Tribunales, de conformidad con el principio de tutela efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución , deberán resolver siempre sobre las pretensiones que se les formulen, y solo podrán desestimarlas por motivos formales cuando el defecto fuese insubsanable o no se subsanare por el procedimiento establecido en las Leyes" ( STS 686/2012, de 19 de noviembre, RC 412/2010 ).

30. Lógica consecuencia es que el juicio sobre congruencia de la resolución judicial no se mide en relación con los razonamientos o la argumentación, sino confrontando su parte dispositiva -dictum- y el -petitum- o pretensión solicitada ( SSTS 294/2012, de 18 de mayo, RC 185/2010 , y 658/2012, DE 14 de noviembre, RC 944/2010 ), y se cumple cuando la relación entre el fallo y las pretensiones procesales no está sustancialmente alterada en su configuración lógico- jurídica ( SSTS 28/2012, de 16 de enero, RC 740/2010 , y 336/2012, de 24 de mayo, RC 2128/2009 ).

31. Por ello las sentencias absolutorias, a salvo casos especiales, no pueden ser tachadas de incongruentes, toda vez que resuelven todas las cuestiones propuestas y debatidas ( SSTS 301/2012, de 18 de mayo, RC 1153/2009 , y 658/2012, de 14 de noviembre, RC 944/2010 ,

    2.2. Ámbito del recurso por infracción procesal.

32. En el régimen que diseña la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente, el objeto del recurso extraordinario por infracción procesal queda ceñido al control de las infracciones procesales entendidas en un sentido amplio, y comprende las que enumera el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Civil bajo dicha denominación, así como las referidas a la legitimación, en cuanto constituye un presupuesto vinculado al fondo del asunto pero de tratamiento preliminar, a la carga, práctica y valoración de la prueba (en este sentido, sentencias 27/2011, de 15 de febrero, RC 95/2007 , y 565/2012, de 11 de octubre, RC 341/2010 ).

33. Por el contrario, corresponde al recurso de casación el control de las infracciones de la norma sustantiva aplicable para la decisión del objeto del proceso a que alude el artículo 477.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , y que debe entenderse referido a las pretensiones materiales deducidas por las partes (en este sentido, sentencias 986/2008 de 23 de octubre , y 454/2012, de 11 de julio, RC 129/2010 ).

    2.4. Desestimación del submotivo.

34. Consecuentemente, el submotivo debe ser desestimado, ya que la sentencia recurrida ha decidido la totalidad de las cuestiones que se le han planteado, y el efecto de la tramitación del procedimiento penal sobre la prescripción de las acciones por competencia desleal constituye una cuestión material que excede del ámbito del recurso extraordinario por infracción procesal, y su control debe articularse por la vía del recurso de casación.

SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO SUBMOTIVOS DEL RECURSO POR INFRACCIÓN PROCESAL

35. Por razones sistemáticas analizaremos los submotivos segundo, tercero y cuarto del recurso extraordinario por infracción procesal de forma conjunta, ya que en todos alude a la falta de motivación y al error en la valoración de la prueba.

1. Enunciado y desarrollo del segundo submotivo

36. El segundo submotivo del recurso extraordinario por infracción procesal (numerado 1.2 en el recurso) se enuncia en los siguientes términos:

    Infracción de los requisitos internos de la sentencia, por falta de motivación de la sentencia recurrida y error en la valoración de la prueba. Infracción del art. 218.2 LEC .

37. En su desarrollo, la recurrente sostiene que la sentencia recurrida, al afirmar que el núcleo de la denuncia penal es el copiado masivo de información confidencial, es superficial y errónea a todas luces, ya que solo uno de los once hechos denunciados alude al copiado ilícito de información confidencial y, de los cuatro conceptos que en la denuncia se consideran indemnizables, solo uno se refiere a dicho copiado masivo de información, siendo el de mayor importancia económica la apropiación ilícita de clientela. También, afirma, tal conducta concreta ha de analizarse formando parte del conjunto de actos desleales objeto de la demanda.

38. También sostiene que la sentencia recurrida no razona por qué no tiene en cuenta los actos que se reiteran en el tiempo, ya que cada trabajo realizado para un cliente que se captó de forma desleal, y cada utilización de la información confidencial forma parte de un acto continuado, que no finaliza mientras se siga trabajando para dicho cliente o se utilice tal información. Además también se produjeron "nuevos" actos desleales posteriores a enero de 2007 como intentos de captar a los Sres. Requeno y Recio y apertura de delegaciones en Barcelona y Madrid con el mismo modelo de negocio.

2. Enunciado y desarrollo del tercer submotivo motivo

39. El tercer submotivo del recurso extraordinario por infracción procesal (numerado 2.1 en el recurso) se enuncia en los siguientes términos:

    Infracción de los requisitos internos de la sentencia, por falta de motivación de la sentencia recurrida y error en la valoración de la prueba. Infracción del art. 218.2 LEC , en relación con el artículo 51.1. b) de la Ley de Marcas .

40. En su desarrollo, la recurrente afirma que la sentencia recurrida infringe el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , al no efectuar un examen fáctico de la prueba practicada y al no razonar por qué el conocimiento por los demandados del registro anterior de la marca de los demandantes es insuficiente para apreciar la concurrencia de mala fe. Especialmente, teniendo en cuenta que el registro se enmarca en la estrategia de apoderarse de la empresa de las demandantes y de crear confusión entre ambas compañías en un mercado caracterizado por ser un sector nicho, con pocos competidores.

3. Enunciado y desarrollo del cuarto submotivo

41. El cuarto submotivo del recurso extraordinario por infracción procesal (numerado 2.2 en el recurso) se enuncia en los siguientes términos:

    Infracción de los requisitos internos de la sentencia, por falta de motivación de la sentencia recurrida y error en la valoración de la prueba. Infracción del art. 218.2 LEC , en relación con el artículo 52.1.a) de la Ley de Marcas y el artículo 6.1. b) de dicha Ley .

42. En su desarrollo, la recurrente afirma la infracción de los tres apartados del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , y del derecho a la tutela efectiva del artículo 24 de la Constitución Española , ya que, al valorar el riesgo de confusión, compara los vocablos "CDT" y "RT", cuando los respectivos signos enfrentados son "CT INGENIEROS" y "RDT INGENIEROS". Además, identifica a los titulares de las marcas de forma errónea, y no tiene en cuenta que en las marcas mixtas el elemento denominativo prevalece sobre el gráfico. Asimismo, sostiene que la sentencia descompone artificialmente los distintos elementos de los signos enfrentados y no tiene en cuenta la identidad de productos identificados por las marcas.

2. Valoración de la Sala

   2.1. El deber de motivar.

43. La atribución al Juez de la facultad de decidir sobre cuáles son los hechos litigiosos que declara probados y de escoger la norma aplicable para la decisión del conflicto sometido a su decisión, de acuerdo con la regla iura novit curia [el juez conoce el derecho], fue históricamente determinante de la exigencia de motivar las sentencias, a fin de evitar decisiones arbitrarias. A esta finalidad esencial se añaden otras como las de posibilitar su control en aquellos supuestos en los que son recurribles ante instancias superiores; facilitar la crítica de la decisión y su asimilación por el sistema jurídico interno y externo; y convencer a las partes de la corrección de la decisión.

44. Esta exigencia, contenida en la totalidad de las leyes procesales codificadas -así lo imponían los artículos 88 de Ley de Enjuiciamiento sobre los negocios y causas de comercio, de 24 de julio de 1830; 333 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855 y 372. 3º de la de 1881, y lo impone el 218.2 de la vigente, al disponer que "[l]as sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón"- , como afirma la recurrente, tiene rango constitucional, al disponer el artículo 120.3 de la Constitución que "[l]as sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública" .

45. Ahora bien, motivar significa expresar los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales que fundamentan la decisión, o, lo que es lo mismo, la ratio decidendi [razón para decidir] ( SSTS 495/2009, de 8 de julio, RC 693/2005 y 8/2010, de 29 de enero, RC 2318/2005 ), sin que sea preciso una respuesta pormenorizada, punto por punto, a cada una de las alegaciones de las partes ni que la argumentación sea exhaustiva en sentido absoluto y alcance a todos los aspectos y perspectivas que ofrezca la cuestión litigiosa ( SSTS 457/2012, de 14 julio, RC 202/2010 , y 523/2012, de 26 de julio, RC 1889/2009 )).

    2.2. La valoración de la prueba.

46. Esta Sala ha declarado, de forma reiterada, que en nuestro sistema procesal de doble instancia civil, como regla, la valoración de la prueba está atribuida a las instancias, por lo que con la apelación quedan agotadas las posibilidades de su revisión. De ahí que, los errores en la valoración de la prueba no pueden ser canalizados por la vía del artículo 469.1.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , que está reservado para el examen del cumplimiento de las normas procesales reguladoras de la sentencia, pero no las reglas y principios que deben observarse en la valoración de los distintos medios de prueba, (entre otras muchas, sentencias 889/2011, de 19 diciembre , y 44/2012, de 15 de febrero ).

47. No obstante, excepcionalmente es posible el control por la vía del recurso extraordinario por infracción procesal, cuando la resolución judicial es el resultado de haber incurrido el órgano judicial en un error patente en la determinación y selección del material de hecho o del presupuesto sobre el que se asienta la decisión, cuando determina la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24.1 de la Constitución española , en cuyo caso debe articularse al amparo del artículo 469.1.4.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

    2.4. Desestimación de los submotivos

48. En el caso enjuiciado, debe rechazarse la pretendida insuficiencia de la motivación, ya que la sentencia recurrida:

    1. Expone las razones por las que aprecia la concurrencia de prescripción y precisa la fecha en la que se ejecutaron los actos desleales, lo que de forma implícita, pero clara, supone rechazar la tesis sobre los actos continuados mantenida por la recurrente -que en parte pretende identificar la ejecución de actos desleales con el posterior aprovechamiento de la actuación desleal-.

    2. Asimismo, con cita de la sentencia de esta Sala de 11 de febrero de 2009 , expone la razón por la que la denuncia en vía penal no interrumpió la prescripción de las acciones, y permite conocer el fundamento, acertado o no, de la desestimación en este extremo del recurso interpuesto contra la sentencia de la primera instancia.

    3. Con cita de una sentencia de esta Sala de 23 de mayo de 1994 argumenta de forma suficiente la desestimación de la pretensión de nulidad de la marca y permite conocer las razones de la decisión -porque el único motivo alegado para mantener la nulidad absoluta es que los demandados conocían el registro anterior de la marca que, se afirma, es similar y "éste solo dato es insuficiente para apreciar la existencia de mala fe"-.

49. También debe rechazarse el error en la valoración de la prueba, ya que:

    1. El juicio de valor sobre cuál es el núcleo de la denuncia que dio lugar a la apertura de un procedimiento penal deviene irrelevante. Lo trascendente, en su caso, es la identidad entre los hechos denunciados y los que han servido de fundamento para la demanda.

    2. La concurrencia de buena o mala fe en función de los hechos tenidos por probados por la sentencia recurrida -el conocimiento de que Cadtech Ibérica, SA era titular de la marca mixta 2594024 CT en la clase 42 en el momento de ser solicitada la marca 2734769 RDT INGENIEROS, también en la clase 42- excede del recurso extraordinario por infracción procesal.

    3. El submotivo no indica la trascendencia de los dos errores de hecho que identifica -la comparación fonética toma en cuenta los vocablos "CDT" y "RT", cuando los signos enfrentados son "CT" y "RDT" (en ambos casos seguidos de la expresión "INGENIEROS") y las titularidades de las marcas-, susceptibles de control por la vía del recurso extraordinario por infracción procesal, correspondiendo al de casación el control de la aplicación de los criterios de valoración del riesgo de confusión o su aplicación con error manifiesto.

PRIMER MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN

1. Enunciado y desarrollo del motivo

50. El primer motivo del recurso de casación se enuncia en los siguientes términos:

    La sentencia recurrida infringe los artículos 21 de la Ley de Competencia Desleal (en su redacción anterior a la reforma introducida por la ley 29, 2009, de 30 de diciembre), 1973 del Código Civil y 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

51. En su desarrollo, la recurrente afirma, que la sentencia recurrida para negar efectos interruptivos de la prescripción a la tramitación del procedimiento penal aplica incorrectamente la tesis sostenida en la sentencia de esta Sala 11 de febrero de 2009 , ya que, en el caso decidido por la indicada sentencia el procedimiento penal había sido incoado a denuncia de la demandada -no de la demandante- por delitos de falsedad en documento mercantil y estafa -no por hechos constitutivos de competencia desleal.

2. Valoración de la Sala

   2.2. La prescripción de las acciones de competencia desleal.

52. Por razones de orden público, el sistema, en algunas ocasiones, no tolera que la incertidumbre sobre la regularidad de ciertas situaciones se perpetúe en el tiempo, más allá de los plazos fijados a tal efecto -supuestos de caducidad susceptibles de apreciación de oficio por los tribunales- y, en otras, en las que priman intereses particulares, autoriza a estos a oponer, frente a pretensiones legítimas, el transcurso del tiempo señalado por la norma para poder eludir el cumplimiento de lo demandado - casos de prescripción apreciables nada más si se alegan, al tratarse de una excepción propia-.

53. En los supuestos de conductas desleales desplegadas en el mercado, la norma fija plazos breves -de prescripción unos, de caducidad otros- y en el artículo 21 de la Ley de Competencia Desleal , en la versión vigente en la fecha en la que se desarrollaron los hechos y en la que se dictó la sentencia de la primera instancia, disponía que "[l]as acciones de competencia desleal prescriben por el transcurso de un año desde el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal; y, en cualquier caso, por el transcurso de tres años desde el momento de la realización del acto" - hoy el primer párrafo del artículo 35 de la Ley de Competencia Desleal , en la redacción dada por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios, dispone que " Las acciones de competencia desleal previstas en el artículo 32 prescriben por el transcurso de un año desde el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal; y, en cualquier caso, por el transcurso de tres años desde el momento de la finalización de la conducta"-.

54. El precepto ha sido interpretado por la STS 338/2010, de 20 de mayo, RC 1724/2006 , que reproduce la 872/2009, de 18 de enero de 2010, RC 656/2005, 871/2009, de 21 de enero de 2010, RC 1180/2005, en el sentido de que el artículo 21 no sanciona con la prescripción la inactividad del legitimado mientras el infractor permanezca en la situación antijurídica, ya que no cabe en la interpretación del artículo 21 prescindir o minusvalorar la función que está llamado a cumplir el ordenamiento concurrencial, ya que, la Ley 3/1.991 introdujo un cambio radical en la concepción tradicional del derecho de la competencia desleal, que dejó de concebirse como un ordenamiento primariamente dirigido a resolver los conflictos entre los competidores, para convertirse en un instrumento de ordenación y control de las conductas en el mercado, a fin de cumplir la función de defensa de los intereses de quienes en él participan y de la propia institución de la competencia. Además, de computarse el plazo de prescripción de la acción desde el inicio de una actuación ilícita continuada, se llegaría al absurdo de que quien, por tolerancia o por cualquier otro motivo legítimo y hasta acaso digno de encomio, hubiese dejado pasar el plazo de inicio de una de las circunstancias concadenantes, cooperantes y en manifestación de concausa del resultado dañoso cuya indemnización se reclama, tendría que resignarse a padecer indefinidamente los males que la impericia, el abandono o la negligencia de un tercero tuvieran a bien conferirle, quedando este facultado y libre para seguir de continuo obrando de una manera imprudente y perjudicial, aspecto ambos que pugnarían abiertamente con los más elementales principios de justicia y equidad

    2.2. La incidencia del proceso penal en la interrupción de la prescripción.

55. Tampoco tolera el sistema la pluralidad de procedimientos con un objeto total o parcialmente idéntico y reacciona mediante instituciones como la litispendencia, la cosa juzgada y la prejudicialidad, a fin de evitar innecesarios sobrecostes y una indeseable duplicidad de decisiones, eventualmente contradictorias.

56. Esta reacción se acentúa en el supuesto de que el enjuiciamiento de determinadas conductas se efectúe en el ámbito de un proceso penal, habida cuenta del carácter exclusivo y excluyente que tiene la jurisdicción penal respecto de cualquier otro órgano jurisdiccional, de acuerdo con el principio tradicional según el cual "le criminel tient le civil en êtat" [lo penal prevalece sobre lo civil], lógica consecuencia del principio de investigación de oficio en busca por el Estado de la verdad material, que cristaliza en los artículos 111 -"mientras estuviese pendiente la acción penal, no se ejercitará la civil con separación"- y 114 - "promovido juicio criminal en averiguación de un delito o falta, no podrá seguirse pleito sobre el mismo hecho..."- , ambos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por lo que está vedado a la jurisdicción civil entrar á enjuiciar hechos o actos investigados en un procedimiento penal en averiguación de una infracción de tal naturaleza ( sentencia 422/2010, de 5 de julio, RC 1748/2006 ).

57. Este efecto se produce incluso en el supuesto de que el denunciante o querellante no sea el mismo que posteriormente interpone la demanda ya que, sin perjuicio del valor que pueda atribuirse a la falta de actividad en la defensa de los propios derechos e intereses, el efecto excluyente de la jurisdicción criminal se anuda objetivamente a los hechos investigados. En este sentido, la STS 574/2010, de 6 de octubre, RC 2137/2006 pone de relieve que el artículo 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prohíbe que se siga pleito civil sobre el mismo hecho que sea objeto de un juicio criminal, y que el artículo 10.2 Ley Orgánica del Poder Judicial establece la prevalencia de la decisión de la cuestión penal sobre todas las demás que guarden relación con ella y deban ser resueltas por otros órdenes jurisdiccionales.

58. Claro está que, como sostiene la STS 27/2009, de 11 de febrero, RC 2101/2002 , la interrupción de la prescripción "no tiene lugar automáticamente por la mera existencia de un procedimiento penal, sino que se requiere que verse sobre el hecho presuntamente delictivo y que la calificación sea indispensable para el procedimiento civil. En consecuencia, se exige que se produzca una identidad de procesos sobre el mismo hecho, por lo que no tiene sentido seguir un proceso civil que puede acabar con una sentencia coincidente o contradictoria y es por ello que se interrumpe la prescripción".

59. En consecuencia, la cuestión queda ceñida a decidir si los hechos investigados en el proceso penal y los que han sido objeto de la demanda inicial del presente pleito son sustancialmente los mismos y su calificación, o la declaración de inexistencia en vía penal, habría podido vincular a la jurisdicción civil.

    2.3. Estimación del motivo.

60. La sentencia recurrida declara en el fundamento de derecho segundo que "la denuncia penal se hiciera un relato extenso del acontecer que culminó con la puesta en funcionamiento por los denunciados de la empresa que tiene como objeto la prestación de servicios semejantes a los que prestan las mercantiles demandantes que comprenda buena parte de los que se relatan en la demanda" , y añade que "la esencia de la imputación en el procedimiento penal de los distintos delitos está constituida por el copiado masivo de programas de los que son licenciatarias las denunciantes y de sus archivos informáticos sin su autorización, núcleo fáctico de los delitos que se imputan". Pues bien, en contra de lo afirmado en la sentencia recurrida la realidad de los hechos descritos en el documento 51 de la demanda, es presupuesto para el ejercicio de la acción de competencia desleal y el enjuiciamiento de las conductas denunciadas es indispensable para la decisión del procedimiento civil, al extremo de que, en el caso de que se hubieren declarado inexistentes en el procedimiento criminal, la demanda debería ser desestimada de plano, sin necesidad de otro razonamiento que la vinculación de los tribunales de lo civil a la cosa juzgada penal. Por el contrario, en el caso de sentencia condenatoria, la sentencia civil necesariamente tendría que partir de la existencia de los que integrasen el tipo penal objeto de la condena.

3. Devolución de las actuaciones

61. La casación de la resolución recurrida debería conducir normalmente a la asunción de la instancia y resolver el asunto. Sin embargo, habida cuenta que la sentencia recurrida mantiene imprejuzgada la pretensión de las demandantes procede devolver las actuaciones a la Audiencia Provincial para que emita el adecuado juicio de hecho y de derecho resolviendo las cuestiones que se suscitaron en la demanda sin que pueda apreciarse la excepción de prescripción extintiva dejada sin efecto. Todo ello en sintonía con el criterio de esta Sala, recogido entre otras, en las SSTS871/2009, de 21 de enero de 2010, RC 1180/2005 , y 413/2012, de 2 de julio, RC 87/2010 .

COSTAS

62. Las costas del recurso por infracción procesal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil , deben ser impuestas a las recurrentes.

63. De conformidad con lo previsto en el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , no procede la condena en las costas del recurso de casación.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.