STS, 17 de Diciembre de 2008
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 17 Diciembre 2008 |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diecisiete de diciembre de dos mil ocho.
En el recurso de casación nº 5552/2006, interpuesto por la Entidad EL CORTE INGLÉS, S.A., representada por el Procurador Don Cesar Berlanga Torres, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 159/2006 dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en fecha 4 de septiembre de 2006, recaída en el recurso nº 1224/2002, sobre denegación de inscripción de la marca nº 2.334.975 "PUBLIECI"; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Novena) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad EL CORTE INGLÉS, S.A., contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 22 de mayo de 2002 que desestimó el recurso interpuesto contra otra de 5 de julio de 2001, que denegó la inscripción de la marca nº 2.334.975 "PUBLIECI", para la clase 35ª del Nomenclátor Internacional.
Notificada esta sentencia a las partes, por la recurrente se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 11 de octubre de 2006, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (EL CORTE INGLÉS, S.A.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 7 de diciembre de 2006, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico. Infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de Marcas.
2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico. Infracción de la jurisprudencia aplicable al caso.
Terminando por suplicar dicte sentencia por la que estimando el presente recurso de casación, case y anule la sentencia recurrida, declarando, en definitiva, nulas de pleno derecho las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 5 de julio de 2001 y de 22 de mayo de 2002, recaídas en la tramitación del expediente administrativo de solicitud de la marca nº 2.334.975, concediendo el acceso registral de la mencionada marca denominada "PUBLIECI".
Por providencia de la Sala, de fecha 5 de julio de 2007, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 7 de septiembre de 2007 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo, lo que hizo mediante escrito de fecha 11 de octubre de 2007, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dicte sentencia por la que se desestime el recurso, con expresa imposición de costas a la recurrente.
Por providencia de fecha 26 de junio de 2008, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 10 de diciembre siguiente, en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de la Sala
La Oficina Española de Patentes y Marcas denegó la inscripción de la marca nº 2.334.975 PUBLIECI de la clase 35 para "Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; venta al detall en comercios", por existir "una evidente similitud denominativa y fonética así como una identidad aplicativa que impide la convivencia registral" con la marca internacional prioritaria nº 161.873 PUBLICIS (mixta) de la misma clase para "publicidad bajo todas sus formas escritas y sonoras".
Interpuesto recurso contencioso-administrativo la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo desestimó con base en los siguientes fundamentos:
<
[...] No puede aceptarse como circunstancia que desvirtúe lo razonado y la incompatibilidad de los signos la alegación de la sociedad recurrente de que procede la inscripción de la marca por tener ya concedidas y registradas a su favor otras anteriores sobre la misma denominación "PUBLIECI", marcas núms. 2.334.974, 2.334.976 y 2.334.977 referidas a otras clases del Nomenclátor Internacional, en particular a las clases 16ª, 35ª, 38ª y 42ª para distinguir servicios muy próximos al objeto para los que solicita la marca y que se han concedido a pesar de que coinciden con los de la marca PUBLICIS opuesta, como ocurre con la marca registrada bajo el número 2.334.974 en la misma clase 16ª del Nomenclátor Internacional.
Siendo doctrina reiterada del Tribunal Supremo (entre otras Sentencias de 20 de marzo de 2000, 29 de noviembre de 2.000, 14 de diciembre de 2.000, 20 de julio de 2001, 18 de abril de 2.002, 6 de mayo de 2002 y 29 de enero de 2003 ) que tal alegación no guarda relación con el principio de prioridad, pues nos encontramos en presencia de dos signos diferentes, siendo uno denominativo y el otro mixto, aunque sean iguales denominativamente, estando la denominativa concedida para "Publicidad bajo todas sus formas escritas o sonora, que por mucho que insista la recurrente coinciden con la actividad que pretende proteger la nueva marca interesada, donde la doctrina aplicable es que todo expediente de marca está vinculado a una determinada clase de productos y su extensión a otras clase conlleva la tramitación de otros expedientes administrativos autónomos e independientes al primero, de lo cual se deriva que la titularidad de un expediente de marca, para una determinada clase, no confiere a su propietario un derecho preferente y absoluto frente a terceros, lo que no permite la extensión del signo a otras clases del Nomenclátor en cualquier tiempo posterior, porque si este confluye con la marca de un tercero, este siempre puede invocar la prohibición del art. 12 de la Ley de Marcas y ello es así porque de lo contrario bastaría registrar una marca para un producto cualquiera para entenderlo extendido a todas las clases del Nomenclátor, sin necesidad de nuevos expedientes contradictorios, dado que nadie podría oponerse a la nueva petición de una marca ya registrada".>>
Contra esta sentencia se ha interpuesto la presente casación con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes y que pueden resumirse así: a) la única semejanza que se produce entre los signos es el prefijo "publi", que es claramente genérico y carente de distintividad propia, siendo diferentes los otros elementos del vocablo -"cis" y "eci"-, y teniendo carácter mixto la marca opuesta mientras que la solicitada es denominativa; b) vulneración del principio de igualdad porque existe un precedente administrativo que en caso similar concedió la marca PUBLIECI frente a la misma oposición; c) hay diferencias conceptuales pues la marca denegada usa en su parte final las letras iniciales de su denominación social -El Corte Inglés-.
Es reiterada la jurisprudencia de esta Sala que señala que corresponde al juzgador de instancia valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, salvo en los casos de error manifiesto o irracionalidad, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002 -.
También se ha señalado en esa misma jurisprudencia que a diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.
No se aprecia que el Tribunal de instancia haya incurrido en arbitrariedad o irracionalidad al efectuar la comparación entre los signos enfrentado. En efecto, aunque el elemento común "publi" sea de carácter genérico, su inclusión en un signo que tiene como único añadido tres letras le da una preponderancia que produce confusión y que puede llevar a considerar que el origen empresarial es el mismo, lo que se acentúa al operar sobre los mismos campos aplicativos. Es cierto que nadie puede apropiarse de términos genéricos, pero si se desea usar como distintivo, lo ha de ser en forma tal que no induzca a confusión con otro signo que también los utilice, pues por esta vía podría eludirse el contenido de la prohibición del artículo 12 de la Ley de Marcas.
Es cierto que la marca opuesta es mixta, pero sin duda el elemento predominante es el denominativo, ya que su diseño tiene como única característica la especial conformación de las letras sin ningún otro aditamento. La circunstancia de que las tres últimas letras de la marca solicitada respondan a las iniciales de la denominación social de la recurrente, nada añade a lo razonado, pues tales letras no tienen suficiente fuerza como para lograr una absoluta distinción de la otra marca.
Por último, es doctrina reiterada de esta Sala que el precedente administrativo no es vinculante, si se tiene en cuenta que la Administración no tiene margen de discrecionalidad en la concesión o denegación de las marcas, de tal forma que si se dan en un caso concreto los elementos propios de la prohibición del artículo 12 de la Ley de Marcas así tiene que declararlo, aunque en un supuesto anterior haya dicho lo contrario, ya que el principio de legalidad es predominante sobre el de igualdad, en el ejercicio de facultades regladas, cual es el caso.
De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 5552/2006, interpuesto por la Entidad EL CORTE INGLÉS, S.A., contra la sentencia nº 159/2006 dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 4 de septiembre de 2006, recaída en el recurso nº 1124/2002, con condena a la parte recurrente en las costas del mismo.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
-
AAP Santa Cruz de Tenerife 44/2011, 22 de Febrero de 2011
...8 de mayo de 2001, 30-10-2001, 23-07-2002, 20-10-2003, 10-12-2003, 10-05-2004, 31-12-2004, 18-07-2005, 20 de octubre de 2005, 5-3-2008, 17-12-2008, entre otras muchas). Así se expresa la STS de 4 de julio de 2007, al senalar que "Como tiene reiterado esta Sala -entre otras, sentencias de 14......
-
SAP Valencia 486/2013, 6 de Noviembre de 2013
...se acredite el motivo concreto por el que de no procederse a la entrega en el plazo convenido se vería frustrado el fín del contrato (Ss.T.S. 17-12-08...). Proyectada tal doctrina al caso enjuiciado, la Sala no ha de aceptar el criterio mantenido por el Juez "a quo", pues se considera, en e......
-
SAP Barcelona 211/2016, 1 de Abril de 2016
...Mientras que en relación con los actos preparatorios, como se ha dicho, la regla general es su impunidad. La jurisprudencia ( STS de 17 de diciembre de 2008, 29 de enero de 2002 entre otras) trae a colación la evidencia de la necesidad de que quede acreditado que, el riesgo para el bien jur......
-
SAP Granada 133/2010, 31 de Marzo de 2010
...5 de febrero de 2004, 20 de diciembre de 2005, 30 de noviembre de y 20 de diciembre 2006, 23 de octubre y 8 de noviembre de 2007 ó 17 de diciembre 2008 ), pero no cuando se fundaba en meras expectativas o elucubraciones a las que se quiso anticipar la parte adquiriendo un terreno rústico mu......