STS, 1 de Abril de 2009
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 01 Abril 2009 |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a uno de abril de dos mil nueve
En el recurso de casación nº 1235/2007, interpuesto por la Entidad FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., representada por el Procurador Don Alejandro Escudero Delgado, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 47/2007 dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 24 de enero de 2007, recaída en el recurso nº 38/2004, sobre concesión de la inscripción de la marca internacional gráfica nº 744.805; habiendo comparecido como parte recurrida la Entidad M.A.J. Societe Anonyme, representada por la Procuradora Doña Rosa Sorribes Calle, y asistida de letrado, y la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Octava) dictó sentencia estimando el recurso promovido por la Entidad M.A.J. Societe Anonyme, contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 23 de julio de 2003 que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra otra de 28 de mayo de 2002, que denegó la inscripción de la marca internacional gráfica nº 744.805 para las clases 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 37, 39, 40 y 42ª del Nomenclátor Internacional.
Notificada esta sentencia a las partes, por la recurrente se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 28 de Febrero de 2007, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 20 de abril de 2007, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
ÚNICO) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción del ordenamiento jurídico. Infracción del art. 12. 1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre de 1998, de Marcas y la jurisprudencia del Tribunal Supremo que es aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate.
Terminando por suplicar dicte sentencia estimatoria, anulando y casando la sentencia recurrida y, en consecuencia, acordando la denegación total de la marca internacional núm. 744.805 (gráfica) en las clases 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 37, 39, 40 y 42 del Nomenclátor internacional.
Por providencia de la Sala, de fecha 24 de septiembre de 2007, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 5 de octubre de 2007 entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO y M.A.J., S.A.), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al mismo, lo que hicieron mediante escritos de fechas 26 de noviembre y 3 de diciembre de 2007 respectivamente, en los que expusieron los razonamientos que creyeron oportunos y solicitaron se dicte sentencia por la que se desestime el recurso, con expresa imposición de costas a la recurrente.
Por providencia de fecha 15 de diciembre de 2008, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 25 de marzo de 2009, en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Magistrado de la Sala
La Oficina Española de Patentes y Marcas denegó la inscripción de la marca gráfica nº 744.805 para productos de la clase 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11,16, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 37, 39, 40, 42 por incurrir en la prohibición del artículo 12.1 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, respecto de la marca nº 597.302 FCC (gráfica).
Interpuesto recurso contencioso-administrativo, la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo estimó declarando el derecho del demandante a la inscripción de la marca solicitada con base en los fundamentos siguientes:
<
Teniendo en cuenta todo lo expuesto, ya ha de concluirse que la marca solicitada debe ser concedida para los productos en que no coincide con la opuesta.
[...] Examinados los gráficos, para los productos coincidentes, también vemos profundas diferencias. No se debe olvidar que las marcas, como tiene dicho reiteradamente el Tribunal Supremo se han de comparar en conjunto y esto entendemos que adquiere una relevancia especial cuando, como en el caso presente, son gráficas.
Pues bien, vemos ya que los colores de los dos distintivos son totalmente diferentes. Por otro lado, aunque la banda común es igual en su forma, existe sólo ésta en la que se pretende registrar (que, por cierto se acompaña a las marcas mixtas antes examinadas de la misma propietaria), mientras que en la oponente va acompañada de más letras, más grandes y claramente diferenciables, por lo que no existe riesgo de confusión alguna. De esta manera, en ningún caso se cumple con el requisito a) de los examinados anteriormente, con lo que no existe incompatibilidad para producto alguno".>>
Se ha interpuesto la presente casación con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes, y que en síntesis son los siguientes: no haberse tenido en cuenta que el elemento dominante en la marca solicitada es el gráfico de dos flechas apuntando hacia la derecha, que también figura en la marca oponente, lo que supone coincidencia no sólo gráfica sino conceptual; no existencia de identidad entre las marcas previamente inscritas por la solicitante y la que es ahora objeto de solicitud; el renombre de la marca comunitaria opuesta actúa más allá del principio de especialidad; riesgo de confusión dada la similitud del gráfico.
El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.
En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.
Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, salvo en los casos de error manifiesto o irracionalidad, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002 -.
En el presente caso, no se aprecia que haya habido arbitrariedad o irracionalidad en la comparación efectuada por el Tribunal de instancia entre las marcas enfrentadas. No parece ilógico, en efecto, considerar que el hecho de la coincidencia de ambas marcas en el elemento gráfico no supone riesgo de confusión, habida cuenta de que es el único elemento de la marca solicitada de mucho mayor dimensión y colorido que el de la opuesta, en la que aparece como más relevante el denominativo "FCC", con más atracción para la vista del consumidor y usuario, que hace que pueda distinguir perfectamente el origen empresarial de los productos que ambas amparan. Ante estas diferencias sustanciales no parece que pudiera existir una asimilación conceptual, pues aparte de referirse esta adjetivación a la comparación entre marcas puramente denominativas, la identificación de la marca opuesta siempre se hará en relación con las letras, lo que excluye la aplicación de la prohibición del artículo 12.1 de la Ley de Marcas, y ello aunque se atribuya a ésta el carácter de renombrada, y no se aplica a la misma el principio de especialidad, pues ante profundas diferencia entre los signos, la mera coincidencia en algunos aspectos, no es suficiente para que por razón del renombre la prohibición deba siempre operar, siendo el límite de su efectividad la apreciación que de su semejanza haga el Tribunal.
Ante las anteriores conclusiones resulta intranscendente el que las anteriores marcas del solicitante, en que pudiera basarse una prioridad registral, sean o no diferentes a la que ahora solicita, pues en si misma considerada es susceptible de inscripción.
De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 1235/2007, interpuesto por la Entidad FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., contra la sentencia nº 47/2007 dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 24 de enero de 2007, recaída en el recurso contencioso-administrativo nº 38/2004, con condena a la parte recurrente en las costas del mismo.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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SAP Madrid 252/2010, 5 de Abril de 2010
...19ª, en sentencia de 23-6-2009 : Respecto de la primera cuestión planteada debe destacarse que la jurisprudencia (STC de 31-05-1994, y STS de 1-04-2009, 14-05-2009 y 29-04-2009, entre otras), ha puesto de relieve que la imagen, acorde con la doctrina desde la sentencia de 11-04-1987, es la ......