STS, 26 de Noviembre de 2008
| Ponente | OSCAR GONZALEZ GONZALEZ |
| ECLI | ES:TS:2008:6134 |
| Número de Recurso | 4895/2006 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 26 de Noviembre de 2008 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiséis de noviembre de dos mil ocho.
En el recurso de casación nº 4895/2006, interpuesto por la Entidad ARBORA & AUSONIA, S.L., representada por la Procuradora Doña Rosa Sorribes Calle, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 587/2006 dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en fecha 30 de junio de 2006, recaída en el recurso nº 547/2003, sobre concesión de inscripción de la marca denominativa nº 746.325 "PUR EVAX"; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado, y la Entidad MERIAL S.A.S., representada por la Procuradora Doña Montserrat Sorribes Calle, y asistida de letrado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección Quinta) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad ARBORA & AUSONIA, S.L., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 24 de abril de 2003, que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra otra de 11 de junio de 2002, que concedió la inscripción de la marca denominativa nº 746.325 "PUR EVAX", para productos de la clase 5ª del Nomenclátor.
Notificada esta sentencia a las partes, por la recurrente se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 31 de julio de 2006, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (ARBORA & AUSONIA, S.L.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 18 de octubre de 2006, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
ÚNICO) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, y más concretamente por infracción del art. 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.
Terminando por suplicar dicte sentencia estimando el recurso, anulando y casando la sentencia recurrida y anulando las resoluciones recurridas de la Oficina Española de Patentes y Marcas por las que se acordó la concesión de la marca nº 746.325 PUREVAX.
Por providencia de la Sala, de fecha 4 de junio de 2007, se acordó admitir a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 19 de junio de 2007 entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO y MERIAL S.A.S.), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al mismo; lo que hizo el Abogado del Estado mediante escrito de fecha 16 de julio de 2007, en los que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dicte sentencia desestimando el recurso, con expresa imposición de costas al recurrente. Por la Entidad MERIAL S.A.S-, mediante escrito de fecha 4 de septiembre de 2007, en el que manifiesta se dicte sentencia desestimando el recurso, con expresa imposición de costas a la parte recurrente.
Por providencia de fecha 19 de junio de 2008, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 19 de noviembre siguiente, en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de la Sala
La Oficina Española de Patentes y Marcas otorgó la inscripción de la marca H-746.325 PUREVAX de la clase 5ª para proteger "productos veterinarios, vacunas veterinarias contra trastornos infecciosos de perros, gatos y caballos", pese a la oposición de diversas marcas EVAX, por existir, a juicio de dicho órgano, suficientes diferencias de conjunto, unido a que los productos amparados no son coincidentes, y que los productos son expendidos por personal especializado.
Interpuesto recurso contencioso-administrativo la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo desestimó con fundamento en que "Es evidente la disparidad aplicativa de los productos enfrentados y el grado de especialización de los destinatarios como factor que dificulta la confusión. La marca impugnada protege vacunas para animales y se dirige a un consumidor que se guía por indicaciones de veterinarios, y es un producto que se expende en centros veterinarios o farmacias. Por el contrario, los signos oponentes protegen paños y compresas para el período menstrual femenino, se dirige a un consumidor medio y puede adquirirse en supermercados y grandes superficies. No hay tampoco aprovechamiento indebido de la reputación ajena porque la notoriedad de las marcas enfrentadas se da en el campo de las compresas femeninas".
Contra esta sentencia se ha interpuesto la presente casación con base en que la sentencia no tiene en cuenta que la marca solicitada contiene la totalidad de las marcas EVAX a las que se les ha agregado el prefijo genérico "PUR", raíz del adjetivo "puro" que significa "libre y exento de toda mezcla de otra cosa", que no tiene fuerza distintiva, y que significa que sus marcas EVAX son puras. Hace referencia a la jurisprudencia que exige en la comparación de las marcas un examen de conjunto, y a la unidad conceptual y gramatical de las marcas. añade que la sentencia recurrida incurre en el error de considerar que los productos amparados por las marcas enfrentadas son dispares, pues se trata en ambos casos de productos higiénicos, químicos y material para curaciones incluidos en la clase 5 del nomenclátor coincidiendo su naturaleza, finalidad y canales de distribución. Por último indica que la marca opuesta es notoria y despliega sus efectos más allá de los campos en que es conocida, por lo que debe exigirse un mayor rigor en la comparación.
El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.
En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.
Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, salvo en los casos de error manifiesto o irracionalidad, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002 -.
No se observa en el presente caso que el Tribunal de instancia al comparar las marcas enfrentadas haya incurrido en error, arbitrariedad o irracionalidad, únicos supuestos en que cabría corregir su apreciación en este recurso de casación. En efecto, se ha apreciado racionalmente diferencias importantes entre ambas marcas, que han inducido al órgano judicial a considerar que ello bastaba para que el consumidor no incurriera en confusión sobre el origen empresarial de los productos, que, por lo demás, es cierto que, aunque puedan comercializarse en campos afines, nunca llevarán a una concurrencia de tal naturaleza que impliquen confusión. Por lo demás, es reiterada la jurisprudencia de esta Sala (sentencias de 10 de octubre de 2003, 11 de noviembre de 2004 y 15 de marzo de 2005, entre otras) que indica que si se aprecian diferencias entre las marcas, la notoriedad de una de ellas no implica que deba denegarse la otra, pues el elemento causal de confusión ya se ha eliminado con base en las distinciones denominativas y gráficas existentes entre ellas. En fin, aunque ambas marcas contenga el vocablo "evax", si se examina el de la marca solicitada, más parece que la letra "e" forme parte de la primera expresión "pure" que una referencia a "evax", por lo que el examen de conjunto producirá más el efecto de "pure-vax" que de "pur-evax".
De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 4895/2006, interpuesto por la Entidad ARBORA & AUSONIA, S.L., contra la sentencia nº 587/2006 dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en fecha 30 de junio de 2006, recaída en el recurso contencioso-administrativo nº 547/2003, con condena a la parte recurrente en las costas del mismo.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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