STS, 21 de Enero de 2009
| Ponente | OSCAR GONZALEZ GONZALEZ |
| ECLI | ES:TS:2009:20 |
| Número de Recurso | 3641/2006 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 21 de Enero de 2009 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiuno de enero de dos mil nueve
En el recurso de casación nº 3641/2006, interpuesto por la Entidad ALMONDA-SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÖES SOCIAIS, S.A., representada por el Procurador Don Felipe Juanas Blanco, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 1370/2005 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 20 de octubre de 2005, recaída en el recurso nº 291/2004, sobre concesión de inscripción de la marca nº 2.502.971 "DOJA"; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Segunda) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad ALMONDA- SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÖES SOCIAIS, S.A., contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 5 de marzo de 2004 que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra otra de 10 de octubre de 2003, que concedió la inscripción de la marca nº 2.502.971 "DOJA" para las clases 9ª, 16ª y 38ª del Nomenclátor Internacional.
Notificada esta sentencia a las partes, por la recurrente se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 12 de mayo de 2006, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (ALMONDA-SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÖES SOCIAIS, S.A.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 4 de julio de 2006, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
ÚNICO) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico. Infracción del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, e infracción, complementariamente, de jurisprudencia de este Tribunal recaída en materia de comparación de Marcas.
Terminando por suplicar dicte sentencia estimando el motivo articulado y declarando haber lugar al recurso, casando la sentencia recurrida y, en consecuencia, revocando el acuerdo de concesión de la expresada marca nº 2.502.971 "DOJA".
Por providencia de la Sala, de fecha 5 de junio de 2007, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 21 de junio de 2007 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo, lo que hizo mediante escrito de fecha 16 de julio de 2007, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dicte sentencia por la que se desestime el recurso, con expresa imposición de costas a la recurrente.
Por providencia de fecha 22 de julio de 2008, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 14 de enero de 2009, en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de la Sala
La Oficina Española de Patentes y Marcas otorgó la inscripción de la marca nº 2.502.971 "DoJa" para productos de las clases 9, 16 y 38, consistiendo los de la clase 16 en "productos de imprenta y publicaciones relativos a aparatos e instrumentos electrónicos, fotográficos y de telecomunicaciones". Esta inscripción se concedió pese a la oposición de la marca nº 677.610 "DOSHA" de la clase 16, para "productos transformados en papel, principalmente papel higiénico, bayetas, servilletas, toallitas para la cara, pañuelos de bolsillo". El fundamento de la resolución fue que no se daba la prohibición prevista en el artículo 6.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, por existir entre los signos enfrentados "disparidades denominativas y fonéticas, suficientes como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyendo todo riesgo de error en el público".
Interpuesto recurso contencioso-administrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se desestimó con base en que los términos enfrentados "son perfectamente compatibles toda vez que tienen grafismos claramente distintivos, siendo asimismo diferente la forma de pronunciación de una y otra marca, pudiendo por tanto concurrir en idénticos canales de comercialización sin provocar riesgo de confusión ni asociación entre los consumidores".
Contra esta sentencia se ha interpuesto la presente casación con base en un único motivo que ha quedado transcrito en los antecedentes y que la propia parte resume así:
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Bajo el epígrafe de "Prohibiciones relativas", el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, establece que:
"No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior".
El caso más claro de prohibición es el de la doble identidad de signos y productos o servicios. Está previsto en el apartado a) del artículo 6, pero precisamente por esa claridad, difícilmente se dará un caso que incurra en dicha prohibición, pues nadie se arriesgará a una solicitud de esas características, a sabiendas de que va a ser rechazada si se opusiere el titular de la marca anterior registrada.
Más común serán los casos en que se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitos aplicativos, o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, o similitudes de signos con similitudes de ámbitos. Siempre se exigirá una correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de la misma, salvo los supuestos de marca renombrada o notoria del artículo 8, los supuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los dos elementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en los supuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativos sean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes pero los campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos.
Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.
En principio, no existen sustanciales diferencias respecto de la regulación de esta prohibición relativa que se efectúa en la Ley de Marcas de 2001, con la que se contenía en la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, siendo la diferencia más importante, no en su contenido, sino en su procedimiento, el que se suprima la posibilidad que anteriormente tenía la Oficina Española de Patentes y Marcas de oponer de oficio una marca anteriormente inscrita, de tal forma que las prohibiciones relativas sólo serán examinadas por la OEPM cuando un tercero legitimado formule la correspondiente oposición.
En vía jurisdiccional, será el juzgador de instancia el que valorará el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados, y si la semejanza es de tal intensidad que origine un riesgo de confusión en el público. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o la asocie con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, salvo en los casos de error manifiesto o irracionalidad, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002 -.
En el presente caso, no se observa que la apreciación de las diferencias efectuadas por el Tribunal de instancia entre las marcas enfrentadas sea arbitraria o irracional, únicos supuestos en que cabría modificar su valoración en este recurso extraordinario de casación. En efecto, aún tratándose de signos denominativos con dos sílabas, tanto la pronunciación como la visión de ambos es suficientemente diferenciadora, y evitará que el público se confunda o asocie el uno con el otro, pues en el aspecto visual, la mezcla de minúsculas y mayúsculas en el diseño de la marca solicitada le da una propia característica frente a la totalidad de mayúsculas de la oponente, y en el aspecto fonético, la sílaba final tiene un sonido diferente, paladial la sílaba "sha" y gutural la sílaba "ja". Si a esto se añade que los productos, aunque puedan tener ambos una cierta relación con el papel, son también diferentes, ya que no es lo mismo "productos transformados en papel" que "productos de imprenta y publicaciones", puede concluirse que ha sido lógica la apreciación efectuada en la sentencia recurrida.
De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 3641/2006, interpuesto por la Entidad ALMONDA-SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÖES SOCIAIS, S.A., contra la sentencia nº 1370/2005 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 20 de octubre de 2005, recaída en el recurso nº 291/2004, con condena a la parte recurrente en las costas del mismo.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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