STS, 23 de Diciembre de 2008
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 23 Diciembre 2008 |
| Emisor | Tribunal Supremo, sala tercera, (Contencioso Administrativo) |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintitrés de diciembre de dos mil ocho.
En el recurso de casación nº 5866/2006, interpuesto por la Entidad HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG., representada por el Procurador Don Óscar García Cortés, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 596/2006 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en fecha 11 de julio de 2006, recaída en el recurso nº 507/2004, sobre concesión de inscripción de la marca nº 2.509.114 "HUGO SALAZAR"; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Tercera) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH. & CO. KG., contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 23 de marzo de 2004 que desestimó el recurso interpuesto contra otra de 6 de noviembre de 2003, que concedió la inscripción de la marca nº 2.509.114 "HUGO SALAZAR", para la clase 25ª del Nomenclátor Internacional.
Notificada esta sentencia a las partes, por la recurrente se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 3 de octubre de 2006, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 23 de noviembre de 2006, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
ÚNICO) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico. Infracción de los artículos 8.1 y 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate.
Terminando por suplicar dicte sentencia por la que se declare haber al recurso, case y anule al sentencia de instancia, dictando otra en su lugar por la que, con estimación del recurso contencioso administrativo nº 507/204 declare la no conformidad a Derecho de las resoluciones administrativas dictas por la Oficina Española de Patentes y Marcas que determinaron la concesión de la marca núm. 2.509.114, HUGO SALAZAR para distinguir "vestidos confeccionados, camisetas, gorros, bufandas, prendas de punto y calzados (excepto ortopédicos), en clase 25.
Por providencia de la Sala, de fecha 11 de julio de 2007, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 4 de octubre de 2007 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo, lo que hizo mediante escrito de fecha 15 de noviembre de 2007, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dicte sentencia por la que se desestime el recurso, con expresa imposición de costas a la recurrente.
Por providencia de fecha 26 de junio de 2008, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 17 de diciembre siguiente, en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de la Sala
La Oficina Española de Patentes y Marcas otorgó la inscripción de la marca nº 2.509.114 "HUGO SALAZAR" para distinguir productos de la clase 25 -"vestidos confeccionados, camisetas, gorros, bufandas, prendas de punto, calzados (excepto ortopédicos)"-, pese a la oposición de las marcas números 604.808 y 49.270 "HUGO" para distinguir productos de la misma clase del Nomenclátor
Interpuesto recurso contencioso-administrativo la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo desestimó con base en los siguientes fundamentos:
<
La eventual denegación por la Oficina Española de Patentes y Marcas de otras marcas conteniendo la denominación HUGO carece de trascendencia ya que tiene declarado el Tribunal Supremo a través de notoria doctrina, que la concesión de una marca es un acto administrativo, que, además, en ningún caso vincularía a este Tribunal que dado lo casuístico de la materia debe decidir en el caso concreto acerca de la compatibilidad o incompatibilidad de las concretas marcas en controversia en el caso enjuiciado.
Por lo demás es cierto que las marcas oponentes son marcas renombradas, siendo conocidas por el público en general, ahora bien para que la solicitada esté incursa en la prohibición del art. 8.1 de la Ley de Marcas es preciso que sea idéntica o semejante a la renombrada y que el uso de la marca pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de los signos anteriores, lo que se entiende no sucede en el caso presente ya que al no existir similitud relevante entre las marcas no se aprecia que el uso de la nueva marca pueda producir ni aprovechamiento ni menoscabo de las marcas renombradas".>>
Contra esta sentencia se ha interpuesto la presente casación con base en el motivo que ha quedado transcrito en los antecedentes y que puede resumirse así: a) claro aprovechamiento indebido del crédito, prestigio comercial y notoriedad de la marca HUGO; b) el término común hugo" utilizado por ambas marcas es el más característico, encontrándose en el comienzo de la marca por lo que el consumidor se fijará más en él, desempeñando el término "salazar" un papel secundario; c) carácter notorio y renombrado del vocablo "hugo" en el sector de las prendas de vestir y en el calzado; d) rechazo del nombre o apellido del solicitante como elemento definidor frente a una marca notoria.
Bajo el epígrafe de "Prohibiciones relativas", el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, establece que:
"No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior".
El caso más claro de prohibición es el de la doble identidad de signos y productos o servicios. Está previsto en el apartado a) del artículo 6, pero precisamente por esa claridad, difícilmente se dará un caso que incurra en dicha prohibición, pues nadie se arriesgará a una solicitud de esas características, a sabiendas de que va a ser rechazada si se opusiere el titular de la marca anterior registrada.
Más común serán los casos en que se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitos aplicativos, o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, o similitudes de signos con similitudes de ámbitos. Siempre se exigirá una correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de la misma, salvo los supuestos de marca renombrada o notoria del artículo 8, los supuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los dos elementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en los supuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativos sean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes pero los campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos.
Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.
En principio, no existen sustanciales diferencias respecto de la regulación de esta prohibición relativa que se efectúa en la Ley de Marcas de 2001, con la que se contenía en la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, siendo la diferencia más importante, no en su contenido, sino en su procedimiento, el que se suprima la posibilidad que anteriormente tenía la Oficina Española de Patentes y Marcas de oponer de oficio una marca anteriormente inscrita, de tal forma que las prohibiciones relativas sólo serán examinadas por la OEPM cuando un tercero legitimado formule la correspondiente oposición.
En vía jurisdiccional, será el juzgador de instancia el que valorará el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados, y si la semejanza es de tal intensidad que origine un riesgo de confusión en el público. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o la asocie con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, salvo en los casos de error manifiesto o irracionalidad, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002 -.
En el presente caso no se observa que el Tribunal de instancia haya incurrido en manifiesto error, arbitrariedad o irracionalidad al realizar la comparación de las marcas enfrentadas, únicos supuestos en que cabría corregir en casación esa valoración. En efecto, el examen de conjunto de ambas marcas, que es el que debe presidir la comparación, permite distinguir claramente la una de la otra, al tener la solicitada un elemento más -"Salazar"-, que es suficientemente distintivo, reduciendo considerablemente la similitud que otorga, el término "Hugo", que al ser nombre de persona, pasa a segundo plano, cuando a él se une un apellido. Es, precisamente, esta nomenclatura la que hace más sugerente para el público el elegir entre una u otra marca, pues será el apellido de los titulares de ambas, el que particularizará el conjunto, al menos de forma excluyente, en cuanto que le mostrará que la solicitante no puede ser la oponente, eliminando toda posibilidad de confusión, pues el consumidor medio sabrá determinar cual es el origen empresarial de los productos que adquiere, aunque operen ambas marcas en el mismo campo aplicativo. Por esta misma razón, desaparece el elemento causal de la prohibición que para las marcas notorias se establece el artículo 8.1 de la Ley de Marcas, ya que no existe aprovechamiento del prestigio ajeno, cuando el comprador sabe distinguir los productos en función de sus signos, como ocurre en el presente caso.
De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 5866/2006, interpuesto por la Entidad HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG., contra la sentencia nº 596/2006 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 11 de julio de 2006 ; con expresa condena en costas.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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