STS, 8 de Octubre de 2008
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 08 Octubre 2008 |
| Emisor | Tribunal Supremo, sala tercera, (Contencioso Administrativo) |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a ocho de Octubre de dos mil ocho.
En el recurso de casación nº 2103/2006, interpuesto por Don Serafin, representado por el Procurador Don Juan Manuel Caloto Carpintero, y asistido de letrado, contra la sentencia nº 110/2006 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 7 de febrero de 2006, recaída en el recurso nº 781/2004, sobre denegación de inscripción de la marca nº 2.546.430 "DIESEL PRESTIGE"; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Tercera) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por Don Serafin, contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 21 de octubre de 2004 que desestimó el recurso ordinario interpuesto contra otra de 4 de mayo de 2004, que denegó la inscripción de la marca nº 2.546.430 "DIESEL PRESTIGE" para la clase 25ª del Nomenclátor Internacional.
Notificada esta sentencia a las partes, por el recurrente se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 1 de marzo de 2006, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente (Don Serafin ) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 11 de abril de 2006, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
ÚNICO) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por interpretación errónea del art. 6.1 b) de la Ley 17/2001, de Marcas en su aplicación al caso de autos así como de la jurisprudencia del Tribunal Supremo interpretativa del precepto citado.
Terminando por suplicar dicte sentencia por la que casando la recurrida anule las resoluciones impugnadas y acuerde, en consecuencia, la concesión de la marca nº 2.546.430 "DIESEL PRESTIGE", en clase 25 del nomenclator para distinguir calzados únicamente.
Por providencia de la Sala, de fecha 25 de enero de 2007, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 14 de febrero de 2007 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo, lo que hizo mediante escrito de fecha 23 de marzo de 2007, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dicte sentencia por la que se desestime el recurso, con expresa imposición de costas al recurrente.
Por providencia de fecha 17 de junio de 2008, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 1 de octubre siguiente, en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de la Sala
La Oficina Española de Patentes y Marcas denegó la inscripción de la marca nº 2.546.430 DIESEL PRESTIGE de la clase 25 para "calzados", por el peligro de confusión con otras marcas para la misma clase que contienen el término "diesel".
Interpuesto recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se desestimó con base en los siguientes fundamentos:
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Contra esta sentencia se ha interpuesto la presente casación con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes.
Bajo el epígrafe de "Prohibiciones relativas", el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, establece que:
"No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior".
El caso más claro de prohibición es el de la doble identidad de signos y productos o servicios. Está previsto en el apartado a) del artículo 6, pero precisamente por esa claridad, difícilmente se dará un caso que incurra en dicha prohibición, pues nadie se arriesgará a una solicitud de esas características, a sabiendas de que va a ser rechazada si se opusiere el titular de la marca anterior registrada.
Más común serán los casos en que se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitos aplicativos, o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, o similitudes de signos con similitudes de ámbitos. Siempre se exigirá una correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de la misma, salvo los supuestos de marca renombrada o notoria del artículo 8, los supuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los dos elementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en los supuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativos sean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes pero los campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos.
Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.
En principio, no existen substanciales diferencias respecto de la regulación de esta prohibición relativa que se efectúa en la Ley de Marcas de 2001, con la que se contenía en la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, siendo la diferencia más importante, no en su contenido, sino en su procedimiento, el que se suprima la posibilidad que anteriormente tenía la Oficina Española de Patentes y Marcas de oponer de oficio una marca anteriormente inscrita, de tal forma que las prohibiciones relativas sólo serán examinadas por la OEPM cuando un tercero legitimado formule la correspondiente oposición.
En vía jurisdiccional, será el juzgador de instancia el que valorará el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados, y si la semejanza es de tal intensidad que origine un riesgo de confusión en el público. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o la asocie con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, salvo en los casos de error manifiesto o irracionalidad, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002 -.
En el presente caso no se observa que el Tribunal de instancia haya incurrido en arbitrariedad o irracionalidad al comparar las marcas enfrentadas, pues es indudable que el término "diesel", es el más distintivo en la marca solicitada al ser el primero que pronuncia el consumidor en su búsqueda de identidad del signo, término que igualmente es destacable en las marcas opuestas, pese a ser algunas mixtas, teniendo en cuenta que el gráfico no logra imponerse en ninguna de ellas, a lo relevante de la denominación, bastando, por lo demás, que cualquiera de las opuestas produzca el efecto perturbador para que opere la prohibición del artículo 6 de la Ley de Marcas ; de aquí que no tenga trascendencia la alegación de que una de las marcas ha caducado, pues siempre seguiría subsistiendo el resto. Por último, aunque la marca solicitada lo sea en exclusiva para uno de los productos de la clase 25 -calzados-, mientras que las opuestas lo sean para todos los de la indicada clase, lo cierto es que se da la concurrencia, máxime si se tiene en cuenta que los canales de comercialización de todos ellos son coincidentes.
Es este, por otra parte, el criterio que se recogió en la sentencia de esta Sala de 12 de junio de 2006.
De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 2103/2006, interpuesto por Don Serafin, contra la sentencia nº 110/2006 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 7 de febrero de 2006, recaída en el recurso contencioso-administrativo nº 781/2004, con condena a la parte recurrente en las costas del mismo.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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STSJ País Vasco 112/2009, 16 de Febrero de 2009
...de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994 . En lo que ahora interesa, y según resalta asimismo el Tribunal Supremo en sentencias, de fecha 8 de octubre de 2008 y 23 de diciembre de 2008 , "en principio, no existen sustanciales diferencias respecto de la regulación de la prohibició......