STS, 5 de Noviembre de 2008
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 05 Noviembre 2008 |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a cinco de Noviembre de dos mil ocho.
En el recurso de casación nº 4206/2006, interpuesto por la Entidad EL CORTE INGLÉS, S.A., representada por el Procurador Don Carlos Andreu Socias, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 824/2006 dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 16 de mayo de 2006, recaída en el recurso nº 518/2002, sobre concesión de inscripción de la marca nº 2.272.045 "CORTYPLEG"; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado, y la Entidad CORTYPLEG, S.A., representada por el Procurador Don Rafael Gamarra Mejias, y asistida de letrado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Novena) dictó sentencia estimando el recurso promovido por la Entidad EL CORTE INGLÉS, S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 7 de febrero de 2002, que desestimó el recurso interpuesto contra otra de 20 de noviembre de 2000, que concedió la inscripción de la marca nº 2.272.045 "CORTYPLEG", para productos de la clase 37ª del Nomenclátor.
Notificada esta sentencia a las partes, por la recurrente se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 23 de junio de 2006, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (EL CORTE INGLÉS, S.A.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 14 de septiembre de 2006, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción del art. 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, por remisión del art. 81 de la misma Ley.
2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de la jurisprudencia citada aplicable al caso.
3) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico. Infracción del art. 13, apartados c) y d) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.
4) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción del a jurisprudencia citada aplicable al caso.
Terminando por suplicar dicte sentencia por la que estimando el presente recurso de casación, case y anule la sentencia recurrida, declarando, en definitiva, nulas de pleno derecho las resoluciones de la OEPM de fecha 20 de noviembre de 2000 y de 7 de febrero de 2002, recaídas en la tramitación del expediente administrativo de solicitud de marca número 2.272.045, denegando el acceso registral de la mencionada marca denominada "CORTYPLEG".
Por providencia de la Sala, de fecha 5 de junio de 2007, se acordó admitir a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 19 de julio de 2007 entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (CORTYPLEG, S.A. y ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al mismo; lo que hicieron mediante escritos de fechas 2 y 8 de octubre de 2007 respectivamente, en los que expusieron los razonamientos que creyeron oportunos y solicitaron se dicte sentencia desestimando el recurso, con expresa imposición de costas a la recurrente.
Por providencia de fecha 18 de junio de 2008, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 29 de octubre siguiente, en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de la Sala
La Oficina Española de Patentes y Marcas otorgó la inscripción de la Marca nº 2.272.045 "CORTYPLEG" de la clase 37 para "servicios de un taller dedicado a planchistería y demás trabajos con metales", pese a la oposición de la marca 1.144.612 TC LAS TIENDAS CORTY (mixta) de la misma clase para "servicios de construcciones e instalaciones comerciales y particulares, reparaciones, conservación y mantenimiento de las mismas", y otras con la denominación "TIENDAS CORTTY".
Interpuesto recurso contencioso-administrativo fue desestimado por la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con base en los siguientes fundamentos:
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En cuanto a la coincidencia de la actividad comercial donde las marcas están destinadas a producir sus efectos, no basta con la mera convergencia de la clase del nomenclátor para la que están registradas. El muy específico servicio propio de un taller de planchistería que protege "Cortypleg" difiere de los mucho más genéricos de construcción e instalación que amparan las marcas de la misma clase 37. A este factor de distinción debe añadirse la especialización de consumidor al que van destinadas las actividades de corte y plegado de planchas metálicas, lo que facilita la discriminación de los signos distintivos, frente a la generalidad a la que podrían destinarse los servicios de las otras marcas.
Un elemento corrector del principio de especialidad está constituido por la notoriedad y renombre de las marcas, que en este caso la actora atribuye al vocablo "Cortty". Este vocablo de fantasía constituye un elemento característico de muchos signos de los que es titular, aunque su aplicación se desenvuelve fundamentalmente en el ámbito de los grandes almacenes que explota la recurrente y de la venta al por menor de ropa. Sin poner en duda la notoriedad de dicha marca en la esfera de tal actividad comercial, y el renombre adquirido en otros contextos del mercado, no debe omitirse la falta de semejanza de dicho término con el que constituye la marca solicitada, de forma que difícilmente puede identificarse el supuestamente renombrado de "Cortty" con la composición "Cortypleg" en el muy especial marco comercial en que ésta se desenvuelve. La dispensa de la privilegiada protección de la marca renombrada en ámbitos aplicativos dispares hubiera exigido una similitud entre los signos que en este caso no se aprecia.
Ante tales diferencias debe concluirse que las marcas en juego, consideradas en su conjunto, son discriminables sin esfuerzo y en una primera impresión por el consumidor al que van destinados los servicios, algunos de ellos altamente especializados, eliminándose así el riesgo de asociación sobre su origen empresarial que trata de evitar el art. 12.1.a) la Ley de Marcas.
[...] Las razones que anteceden son suficientes para rechazar la concurrencia de aprovechamiento desleal del renombre de las marcas opuestas y el propósito de imitación que se denuncia por la demandante al amparo del art. 13 c) y d) de la Ley de Marcas, pues la disparidad de los signos impide apreciar tanto el riesgo de relación o asociación entre ambos que es presupuesto de dicho aprovechamiento como la coincidencia que es consustancial a la imitación. A ello cabría añadir la presencia de determinadas condiciones que excluyen dicha finalidad, como son, rimero, la concordancia de la denominación social de la solicitante, que data del año de 1977, con el vocablo que configura la marca; segundo, la evocación por el término "cortypleg" a las actividades de corte y plegado de planchas a que se aplica, pues está construido por la abreviación de la denominación de esas actividades y la cópula "y"; tercero, por el uso anterior de dicha marca, no discutido y presumible a tenor de la documental obrante en autos, de la que se desprende que la misma marca "Cortypleg" fue solicitada por quien después fuera administrador de la codemandada, D. Luis Pablo, en fecha 7 de octubre de 1970, concedida cinco años después y declarada su caducidad en fecha 11 de septiembre de 1998".>>
Contra esta sentencia se ha interpuesto recurso de casación con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes.
El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.
En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.
Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, salvo en los casos de error manifiesto o irracionalidad, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002 -.
En el presente caso no se observa que el Tribunal de instancia haya incurrido en arbitrariedad o irracionalidad en la confrontación de los signos en pugna. En efecto, se trata de una marca, la solicitada, que es meramente denominativa, frente al carácter mixto de las opuestas. A ello se añade que las denominaciones son sustancialemente diferentes y suenan al oído del consumidor de distinta manera lo que permite distinguirlas con facilidad, sin riesgo de confusión o asociación. Esto bastaría para autorizar su inscripción en el Registro, pero es que además los campos aplicativos son diferentes y sin ninguna conexión. Estas diferencias, bien recogidas en la sentencia recurrida, cuyos razonamientos se aceptan por esta Sala, excluyen la necesidad de examinar si se da la infracción del artículo 13 c) y d), ya que ante las claras diferencias en los aspectos denominativos y aplicativos el elemento causal previsto en ese precepto como determinante de la prohibición de registro no se produce, pues no puede decirse que se haya tratado de aprovecharse de la reputación ajena quien propone un signo diferente que además se corresponde con la razón social del solicitante.
De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 4206/2006, interpuesto por la Entidad EL CORTE INGLÉS, S.A., contra la sentencia nº 824/2006 dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 16 de mayo de 2006, recaída en el recurso contencioso-administrativo nº 518/2002, con condena a la parte recurrente en las costas del mismo.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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