STS 970/2004, 6 de Octubre de 2004

Ante el Juzgado de Primera Instancia nº 60 de Madrid, la compañía mercantil PRESTO IBERICA, S.A. promovió demanda de juicio declarativo de menor cuantía contra la compañía mercantil INDUSTRIAS MONTSERRAT, S.A. sobre competencia desleal, publicidad ilícita e indemnización de daños y perjuicios, en la que, tras alegar los hechos y fundamentos que tuvo por conveniente, terminó suplicando se dictase sentencia con los siguientes pronunciamientos: "1º) Que las actividades de INDUSTRIAS MONTSERRAT, S.A., concretadas en la fabricación, encargo de fabricación y/o comercialización de los grifos temporizados identificados bajo las referencias 100. 300, 400, 400 bis, 700 y 800 de la marca TEMPUS, ... o de cualesquiera otros cuyas características sean coincidentes estructural, funcional o estéticamente con los grifos temporizados procedentes de PRESTO IBERICA, S.A. identificados en los docs. nºs. 3, 4, 5 y 6 de los unidos a esta demanda, constituyen un acto de competencia desleal realizado en contra de los intereses de la compañía actora.- Que los elementos publicitarios que edita y divulga INDUSTRIAS MONTSERRAT, S.A. incurren en publicidad ilícita por desleal; Y en su virtud, se condene a INDUSTRIAS MONTSERRAT, S.A.: a) A cesar inmediatamente y para en lo sucesivo en la fabricación, comercialización o posesión para cualquiera de los fines descritos de los grifos anteriormente referenciados.- b) A la cesación o prohibición definitiva en la edición y divulgación de los catálogos, folletos identificados como docs. nºs. 25, 26 y 37 de los unidos a la demanda y cualesquiera otros elementos publicitarios a través de los cuales se produzcan los actos de competencia y publicidad desleales.- c) A la indemnización a PRESTO IBERICA, S.A. por los daños y perjuicios ocasionados por este acto, en la cuantía que se determine en fase de ejecución de sentencia, con publicación de la sentencia a costa de la demandada en dos periódicos de ámbito nacional y a la notificación directa a los clientes e industriales de este sector.- d) A la publicación del fallo de la sentencia condenatoria que recayere, a costa de INDUSTRIAS MONTSERRAT, S.A. en dos diarios de ámbito nacional a designar por la parte actora, así como la comunicación de la referida sentencia a todos los clientes de la referida compañía a las que se hubiere suministrado "GRIFERIA TEMPUS" en el curso de los últimos cinco años.- e) Al abono de todas las costas procesales causadas en este procedimiento."

Admitida a trámite la demanda y comparecida la demandada, su defensa y representación legal la contestó, oponiéndose a la misma, en base a los hechos y fundamentos jurídicos que tuvo por conveniente, y terminó suplicando se dictase sentencia por la que "se absuelva a mi parte de cuantos pedimentos se formulan en la misma, con expresa imposición de costas a la adversa."

Por escrito de la parte demandada, se solicitó al Juzgado la acumulación de los autos nº 1/93 seguidos ante el Juzgado nº 58 contra "Metalgrup" por existir identidad de personas, cosas y acción, lo que fue acordado por el Iltmo. Sr. Juez por auto de fecha 25 de octubre de 1993.

Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 3 de enero de 1996, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: "FALLO: Que estimando la demanda deducida por PRESTO IBERICA S.A. contra INDUSTRIAS MONTSERRAT S.A. y METALGRUP, S.A. debo hacer los siguientes pronunciamientos: 1. Declaro que la fabricación y comercialización de los grifos temporizados marca Tempus, referencias 100, 300, 400, 400 bis, 700 y 800 o cualesquiera otros cuyas características estructurales, funcionales y estéticas sean coincidentes con los grifos temporizados de la marca Presto, constituyen actos de competencia desleal en contra de los intereses de la sociedad demandante.- 2. Condeno a "Industrias Montserrat S.A." y "Metalgrup S.A." a que cesen inmediatamente y para lo sucesivo en la fabricación y/o comercialización de los grifos temporizados de la marca Tempus descritos, así como a cesar en la divulgación de publicidad relativa a los mismos.- 3. Condeno a "Industrias Montserrat S.A." y "Metalgrup,S.A." a indemnizar a "Presto Ibérica S.A." los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado con motivo de los actos de competencia desleal, los cuales se determinarán en ejecución de sentencia.- 4. Condeno a los demandados a que publiquen a su costa el Fallo de la presente resolución en un diario de ámbito nacional.- 5. Condeno a los demandados a que abonen las costas procesales causadas."

Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación que fue admitido y, sustanciada la alzada, la Sección 18ª de la Audiencia Provincial de Madrid dictó sentencia en fecha 5 de mayo de 1998, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: "FALLAMOS: Que estimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador de los Tribunales, Sr. Codes Feijoo y Sorribes, en nombre y representación que ostenta contra la sentencia dictada en las presentes actuaciones por el Juzgado de 1ª Instancia nº 60 de los de esta Capital, debemos revocar y revocamos la meritada resolución, absolviendo a las demandadas de los pedimentos contenidos en la demanda, todo ello con expresa imposición a la actora de las costas de primera instancia, sin que haya motivos que justifiquen un especial pronunciamiento respecto de la alzada."

Por la Procuradora de los Tribunales, Dª. Carmen Ortiz Cornago, en nombre y representación de la compañía mercantil "PRESTO IBERICA, S.A." se formalizó recurso de casación que fundó en los siguientes motivos, ambos amparados bajo el artículo 1692,4º LEC.: Primero.- Por infracción de los arts. 1, 6 y 11 de la Ley reguladora de la Competencia Desleal (LCD), de 10 de enero de 1991, y 1 de la Ley General para la Defensa de los consumidores y Usuarios (LDCU), de 19 de julio de 1984.- Segundo.- Por infracción del art. 1 de la Ley reguladora de la Competencia Desleal LCD, de 10 de enero de 1991. CUARTO.- Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido para impugnación, la representación de la parte recurrida presentó escrito con oposición al mismo.

Habiéndose solicitado por las partes la celebración de vista pública, se señaló para la misma el día 28 de septiembre y hora de las 10,30. Por escrito presentado el 21 de septiembre y suscrito por las respectivas representaciones de ambas partes se solicitó la no celebración de vista por considerar que "no hay nada nuevo que exponer" a lo que se accede por providencia de 24 de septiembre.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. RAFAEL RUIZ DE LA CUESTA CASCAJARES

1.- En autos de juicio declarativo de Menor Cuantía n° 533/92, sobre Competencia Desleal, seguidos ante el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE MADRID NUM. SESENTA (60), se sientan, por el mismo, como HECHOS PROBADOS, para decidir la cuestión de fondo planteada, los siguientes:

1. "Que "PRESTO IBERICA S.A." (Compañía Mercantil demandante) es fabricante de grifería sanitaria, y ha introducido en España los productos originariamente creados por su firma licenciante, la Sociedad francesa, "LES ROBINETS PRESTO", los grifos "PRESTO", (que) son sinónimos de garantía y prestigio, y en los últimos años han revolucionado el mercado con la introducción de los grifos economizadores de cierre automático temporizado. Este tipo de grifos esta destinado para su utilización en instalaciones sanitarias de colectividades (escuelas, hospitales...) que requieren de grifos resistentes a los malos tratos por su utilización intensiva, y por su variado elenco de usuarios, además, tales grifos obtienen importante ahorro en el consumo de agua, ya que están dotados de un ingenioso mecanismo automático, que permite presionar el pulsador y limitar que fluya el caudal del agua en un periodo que oscila entre los 5 y 40 segundos, cerrándose automáticamente; los pulsadores pueden accionarse con una leve presión manual, y el conjunto presenta un atractivo diseño estético. Desde el año 1980, "Imprenta Cruces, S.A.", por encargo de la demandante, ha venido imprimiendo los Catálogos en donde se reproducen los productos que fabrica y comercializa".

2. "Que en el mercado español existen otras empresas que explotan lícitamente mecanismos temporizadores en grifería, si bien con una estructura y diseño diferentes".

3. "Que las empresas demandadas ("INDUSTRIAS MONTSERRAT, S.A." y "METALGRUP, S.A.") vienen comercializando grifos temporizadores que presentan una total semejanza con los de la actora, estética y estructuralmente, siendo intercambiables las piezas de unos y otros; los demandados comercializan sus grifos temporizados bajo la marca "Tempus", y publican folletos comerciales de los grifos plagiados a "Presto Ibérica"."

4. "Que la demandante encargó la elaboración de un informe técnico a la "Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales", de la "Universidad Politécnica de Madrid", que, partiendo del estudio comparativo de los grifos temporizados "Presto" y "Tempus", llegó a la conclusión de la total identidad entre los mismos".

5. "Que 'Presto Ibérica' solicitó y obtuvo homologación de su grifería, no constando que los demandados hayan cumplido con tal requisito."

6. "Que, como reclamo publicitario, (se reproduce) la imagen de las características (del) pulsador, que son (del) producto mas característico y divulgado de los productos afectados por 'Presto Ibérica' ".

7. "Que tales conductas, por parte de los demandados, causan notorios perjuicios a la actora, con la pérdida aproximada de un 50% de ventas". (F.J. 1|)

En base a tales hechos, el Juzgado dicto SENTENCIA, con fecha 3 de enero de 1996, en la que estimo que "cabe apreciar competencia desleal de los demandados, al amparo del art. 15-2 de la Ley 3/91, conforme al cual se considera desleal, "la simple infracción de normas jurídicas que tengan por objeto la regulación de la actividad concurrencial" (F.J. 6º), y en su Fallo, estima la demanda y declara que "la fabricación y comercialización de los grifos temporizados marca "Tempus" (referencias 100, 300, 400, 400-bis, 700 y 800, o cualesquiera otros cuyas características estructurales, funcionales y estéticas sean coincidentes con los grifos temporizados de la marca "Presto"), constituyen actos de competencia desleal, en contra de los intereses de la Sociedad demandante", por lo que "condena a dichas demandadas a que cesen inmediatamente y para lo sucesivo en la fabricación y/o comercialización de los grifos temporizados de la marca "Tempus" descritos, así como a cesar en la divulgación de publicidad relativa a los mismos", así mismo a indemnizar a la actora en los daños y perjuicios producidos por la realización de tales actos, que se determinarían en ejecución de Sentencia, a publicar a su costa la citada Resolución en un Diario de ámbito nacional, y al pago de las Costas.

2. a) APELADA dicha Sentencia ante la Audiencia Provincial de Madrid, por su "Sección 18ª" se dictó otra, resolviendo el Recurso, con fecha 5 de mayo de 1998, la que entiende ejercitada en demanda las acciones de "cesación, remoción y resarcimiento" por actos de competencia desleal tipificados en los arts. 6 y 11-2 y 3 de la Ley 3/91, entendiendo, conforme a aquel, que era desleal todo acto que sea capaz de generar confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos, con el "riesgo de asociación" por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación; y de acuerdo con el ultimo, que si bien se permite la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas, atribuyéndoles libertad, salvo que las mismas estén amparadas por un derecho de exclusión reconocido por la ley (ap. 1 del art. 11), no obstante, el precepto se presenta como protector de los consumidores, tratando de preservarles del "riesgo de asociación" respecto de la procedencia de las prestaciones (ap. 2 y S. de esta Sala, de 5-VI-97), para lo que debe entenderse únicamente como "consumidores" a aquellos contemplados en el art. 1-2 de la Ley para Defensa de Consumidores y Usuarios, o sea, solo a las personas físicas o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan bienes muebles o inmuebles, productos o servicios, actividades o funciones, como destinatarios finales de los mismos" (ap. 3 y 5 de esta Sala de 17- VIII-97) -F.J. 3º-. b) Deduciendo de todo ello, por un lado, que los grifos fabricados por la actora no estaban amparados en derecho de propiedad industrial alguno, por haber caducado los registros y ser considerados de dominio publico, de acuerdo con lo decidido en anterior pleito habido entre las partes (y sustentado en los arts. 116 y 125 del Estatuto de la Propiedad Industrial, ya no aplicable); y por el otro, y respecto a quienes deban de considerarse en el presente caso como "consumidores", entiende que el objeto presentado a la venta, y a quienes se dirige la propaganda de los mismos, no lo son directamente consumidores corrientes sino que se proyectan hacia "empresas de distribución de productos sanitarios", que lo son además de una gama muy especial, pues los productos en cuestión se destinan fundamentalmente a centros colectivos, y no a su instalación en domicilios particulares, dándose, por tanto, una especialidad de la clientela de estos productos en cuanto que los destinatarios de los mismos no son propiamente consumidores sino profesionales del sector, en los que existe una especialización que les permite identificar perfectamente el producto, así como su fabricante o distribuidor por las relaciones directas que generalmente se producen, por lo que difícilmente pueden verse sorprendidos... (y) que el riesgo de asociación como confusión, en el sentido de que el publico de consumidores pueda atribuir a diversas prestaciones de distinto origen, no se produce... (y) es evidente la improcedencia de amparar la actuación de las empresas demandadas en el párr. 2º del art. 11 de la Ley 3/91..."; c) y respecto al riesgo de "confusionismo" de los productos, dicha imitación tiene el carácter de "inevitable" en relación al ap. 3º del art. 9 de la ley, (el que) dice que "la inevitabilidad de los riesgos de asociación excluye la deslealtad de la práctica" ... (y) en el presente caso, descartado con anterioridad el riesgo de asociación, no cabe hablarse de la inevitabilidad de lo que, en puridad, no se produce"; y d) el Fallo, estima el Recurso, revoca la Sentencia del Juzgado y desestima la demanda, absolviendo a los demandados de las peticiones hechas en aquélla, y sin declaración sobre las Costas del recurso, imponiendo las de primera instancia a la parte demandante.

3. Mediante el Recurso de CASACIÓN interpuesto contra dicha Sentencia por la representación procesal de la parte demandante-apelada, "PRESTO-IBERICA, S.A.", se pretende que se anule y case la misma y que se dicte otra, confirmando la de primera instancia y con imposición de Costas a la otra parte si impugnare el Recurso, y fundamenta el mismo en 2 motivos, que ampara en el nº 4º del art. 1692 LEC., por infracción de las normas jurídicas o de la jurisprudencia que han servido para resolver los puntos objeto del debate, articulándolos de esta forma: el 1º, por infracción de los arts. 1,6 y 11 de la Ley de Competencia Desleal, de 10 de enero de 1991, y 1 de la Ley General de los Consumidores y Usuarios, de 19 de julio de 1984, por cuanto la Sentencia dictada interpretaba en forma restringida el concepto de "consumidor", del art. 1.3 LDCU, haciendo una interpretación errónea de la S.T.S. de 17-VIII-77, por la que excluía de él a los que definitivamente adquirían los bienes, pues el comprador los adquiría para revenderlos, y cada propietario que comprare la finca construida o parte de ella era el ultimo adquirente, y así el promotor o constructor incluía estas calidades en las memorias de los proyectos; y el 2º, por infracción del art. 1 de la LDC, de 10-1-91, dado que la protección inicial de un registro de la Propiedad Industrial, no tenía nada que ver con la actual protección que dispensaba la referida ley, contra prácticas de competencia desleal, que para nada estaban amparadas en aquellas concesiones. La parte recurrida, se opone al Recurso y lo impugna, pidiendo su desestimación y la confirmación del Fallo recurrido, por sus propios fundamentos.

La Sentencia de la Audiencia, aquí recurrida, fundamenta su decisión de rechazo de las acciones ejercitadas en demanda (de los arts. 6 y 11-2 y 3 de la Ley de Competencia Desleal, 3/91, de 10 de enero), en tres puntos: el primero, en relación con el nº 1 del art. 11, que permite, basándose en el principio de libertad de imitaciones de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas, en cuanto las mismas "no están amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley" [derecho este aquí excluido, por cuanto el inicial derecho de la actora amparado en una inscripción protectora de la propiedad industrial (patentes y modelos), obtenido mediante la aplicación de la anterior normativa ya derogada, del Estatuto de la Propiedad Industrial, fue declarado caducado, conforme a los arts. 116 y 125 de dicha Norma, obteniéndose así la incorporación del objeto patentado al dominio público]; el segundo, el de la inevitabilidad de la confusión, del ap. 3º del art. 11 (desechado también, pues la propia parte demandada reconoce que pueden fabricarse grifos con otras características algo diferentes); y el tercero, y fundamental, que es el que ha llegado con fuerza a la discusión del actual Recurso, y amparado en el ap. 2º del propio precepto, que considera desleal, partiendo de lo dispuesto en el art. 6, todo acto que sea capaz de crear confusión y asociacionismo en el "consumidor" (problema que la Sentencia desplaza al concepto legal de tal, en el art. 1-3 de la Ley General de Defensa del Consumidor, de 19 de julio de 1989, el que resuelve, como antes se ha dicho, considerando consumidor en estos casos, como adquirente final, al promotor o constructor de inmuebles dedicados al uso por colectividades: colegios, hoteles, etc., ya que el usuario último no es tal consumidor, puesto que se le imponen los elementos sanitarios, sean o no, en definitiva, los descritos en la Memoria que acompaña al Proyecto de obra).

Centrándose, pues, en el objeto principal de la discusión entre las partes en el actual Recurso, que es el de la determinación de quién sea "consumidor" protegible en el caso contemplado en el juicio, en cuanto a él se dirige el proceso de fabricación, distribución y propaganda del producto, la decisión u opción por una u otra de las versiones que dan aquellas, es claro que debe decantarse por la de los demandados, que se amparan en la especialidad de la obra y del destino de aquel, y así:

1. Si la definición legal de "consumidor" protegible, en general, conforme al art. 1-3 LGCU, es la de ser los mismos "aquellas personas físicas o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan bienes muebles o inmuebles, productos o servicios, actividades o funciones como destinatarios finales de los mismos", hay que adecuar tal definición a la especialidad de que aquí se trata, es decir, a quién va destinado finalmente el producto vendido o servido en instalaciones sanitarias de colectividades, para las que se diseña un modelo de duración prolongada, a pesar del mal uso y de ser el mismo múltiple (intensidad y variado elenco de usuarios: escuelas, hospitales, grandes residencias, etc.), pues depende de las cualidades definitorias que afecten a los mismos, bien se trate de auténticos especialistas o de un público indefinido (caso de viviendas individuales y similares).

2. En un caso, como el presente, de colectividades, no debería considerarse "consumidor" (y parece aceptable la tesis del Tribunal al respecto) al último adquirente de los inmuebles, sino al promotor o constructor, pues parece que tal tesis debería fundarse en la variabilidad que se suele producir en las calidades de estos elementos, en relación al producto final y respecto a los costes finales, puesto que la elección puede ser que quede constreñida a dicho constructor o promotor, que vende el inmueble o entrega la obra como un todo, sin que tenga especial incidencia en élla un elemento como el aquí fabricado, dentro de una posible relación de fabricados similares, en los que no se precisa, de cara al adquirente, de una calidad muy concreta, como pudiera ocurrir, por el contrario, en los casos de viviendas (sin perjuicio de que sí la tendría en los supuestos de auténticas diferencias de calidades, que estuvieran en relación con sus prestaciones).

3. Como muy bien se dice en la Sentencia de la instancia, y se corrobora en la impugnación por los recurridos del recurso, el "consumidor" último en estos casos, es el que debe prestar atención a una calidad general ajustada a la venta que se hace, y respecto al producto total, puede ser, y así parece, un especialista en la materia, que no tiene por qué hacer la elección en relación a la propaganda ofrecida sino a la marca en la que confía, pues conoce perfectamente las distintas prestaciones de entre las ofrecidas en el mercado, y por ello, no le debería afectar la posibilidad de asociación como confusión que se produzca, en el sentido de la que el público consumidor pueda atribuir a esas diversas prestaciones.

4. La decisión anterior, que el Recurso dice ha sido apoyada por la recurrida en la S. de esta Sala, de 17-VIII-1997, pues entiende que afecta a un supuesto totalmente distinto del aquí contemplado (etiquetas de establecimientos comerciales, en aquélla, frente a grifos temporizados para establecimientos de un colectivo, en el presente), cederla así ante la consiguiente aceptación, que hace la Sentencia de instancia, para el supuesto actual, de la singular especialización del consumidor.

En cualquier caso, es fundamental el carácter ya genérico del producto, por haber entrado en el dominio público y ser libre la posibilidad de su utilización o fabricación.

El 2º y último de los motivos planteados, carece ya de consistencia, ante la solución del tema principal del debate, dado que se ha partido antes de considerar, como primera premisa de la respuesta judicial dada, la de que la patente o el modelo de utilidad que existió al respecto conforme al derogado Estatuto de la Propiedad Industrial, fue resuelto en proceso anterior habido entre las partes, en relación a la aplicabilidad de los arts. 116 y 125 del mismo, y en él se declaró la caducidad del registro protector y la incorporación del objeto patentado al dominio público, quedando así descartada la prohibición del aptdo. 1º del art. 11, Ley 3/91, referente al "amparo de un derecho de exclusiva reconocido por la ley".

Deben ser impuestas las COSTAS procesales derivadas del actual Recurso, a la parte recurrente (art. 1715-3 LEC.), al ser totalmente desestimado el mismo, con sus motivos.

VISTOS los preceptos citados y de general y pertinente aplicación.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español