STS, 2 de Noviembre de 2006
| Ponente | EDUARDO ESPIN TEMPLADO |
| ECLI | ES:TS:2006:7065 |
| Número de Recurso | 2264/2004 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 2 de Noviembre de 2006 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dos de Noviembre de dos mil seis.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 2.264/2.004, interpuesto por NEXO EDITORES, S.R.L., representada por la Procuradora Dª Raquel Nieto Bolaño, y por BANKINTER, S.A., representada por la Procuradora Dª Rocío Sampere Meneses, contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 18 de noviembre de 2.003 en el recurso contencioso-administrativo número 111/1.999, sobre denegación de marca número 2.100.025 "MultiNEXO".
Es parte recurrida TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A., representada por el Procurador D. Juan Antonio García San Miguel y Orueta.
En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 18 de noviembre de 2.003, estimatoria del recurso promovido por Telefónica de España, S.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 5 de mayo de 1.998 y 8 de octubre de 1.998, confirmatoria ésta de la anterior al desestimar el recurso ordinario interpuesto contra la misma. Por dichas resoluciones se denegaba la inscripción de la marca nº 2.100.025 "MultiNEXO", de tipo mixto, para servicios de la clase 38 del nomenclátor.
Notificada dicha sentencia a las partes, la Administración demandada y las codemandadas presentaron escritos preparando recurso de casación, los cuales fueron tenidos por preparados en providencia de la Sala de instancia de fecha 9 de febrero de 2.004, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Recibidas las actuaciones tras la práctica de los emplazamientos, se dio traslado de las mismas al Sr. Abogado del Estado para que manifestara si sostenía el recurso de casación preparado, presentando un escrito, al que acompañaba la correspondiente autorización, diciendo que no lo sostenía, por lo que se declaró desierto su recurso por Auto de la Sala de fecha 28 de mayo de 2.004.
Por su parte, la representación procesal de Bankinter, S.A. compareció en forma en fecha 30 de marzo de 2.004, mediante escrito interponiendo recurso de casación al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, que articula en los siguientes motivos:
- 1º, por infracción de los artículos 12.1.a) y 13.d) de la Ley de Marcas, y
- 2º, por infracción de la jurisprudencia relativa a la incompatibilidad de marcas por prohibición del mencionado artículo 12 de la Ley de Marcas y al criterio de especialidad.
Concluía su escrito suplicando que se dicte sentencia casando la resolución recurrida, con los pronunciamientos que correspondan conforme a derecho. Asimismo ha comparecido en forma en fecha 31 de marzo de 2.004 Nexo Editores, S.A., cuya representación procesal ha presentado escrito interponiendo recurso de casación, también al amparo del apartado 1.d) del mencionado precepto procesal, formulando un único motivo por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.
Terminaba suplicando que se dicte sentencia casando y anulando la recurrida y dictando otra por la que se declare procedente la denegación de la inscripción registral de la marca nº 2.100.025 "MultiNEXO" por su incompatibilidad con la marca prioritaria nº 1.965.011 "NEXO", con los pronunciamientos que correspondan conforme a derecho.
Ambos recurso de casación fueron admitidos por providencia de la Sala de fecha 7 de septiembre de
2.005.
Personada Telefónica de España, S.A., su representación procesal ha formulado escrito de oposición a los recursos de casación, suplicando que se declare no haber lugar a los mismos, desestimándolos íntegramente, con imposición de costas a los recurrentes.
Por providencia de fecha 9 de junio de 2.006 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 18 de octubre de 2.006, en que han tenido lugar dichos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado,
Objeto y planteamiento del recurso de casación.
Las entidades mercantiles Nexo Editores, S.R.L. y Bankinter, S.A. impugnan mediante sus respectivos recursos de casación la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 18 de noviembre de 2.003, que estimó el recurso interpuesto por Telefónica de España, S.A. y le otorgó la marca mixta nº 2.100.025 "Multinexo", para servicios de la clase
38. Dicha marca había sido denegada por la Oficina Española de Patentes y Marcas debido a la oposición que las ahora recurrentes habían formulado en defensa de diversas marcas prioritarias de su propiedad.
La Sentencia recurrida fundamenta su fallo estimatorio con los siguientes razonamientos jurídicos:
"TERCERO.- La parte recurrente fundamenta su impugnación en que los signos distintivos enfrentados gozan de suficientes elementos diferentes que permiten la posibilidad de convivencia en el Registro al no existir evidente riesgo de confusión en el mercado y entre los consumidores.
Los acuerdos impugnados se basan en el art. 12.1 de al Ley 32/88, de 10 de noviembre, de Marcas, de lo que deduce que para el examen de al viabilidad registral de una marca deben tenerse en cuenta dos factores: de una parte, la posible semejanza fonética, gráfica o conceptual entre los mismos y, de otra, la eventual coincidencia o disparidad de su ámbito aplicativo, ya que la posibilidad de confusión en el mercado condiciona finalísticamente la aplicación de la prohibición mencionada y ese riesgo se da únicamente cuando los productos o servicios que distinguen son de análoga naturaleza, o coinciden en su comercialización o aplicación o sirven a finalidades complementarias o relacionadas. Por eso, en el presente caso, de una ponderación conjunta de ambos factores de confundibilidad la Administración llega a la conclusión de la compatibilidad de los registros en litigio, pues sus respectivas denominaciones contienen los suficientes elementos diferenciadores denominativos y fonéticos, como para que dichos registros puedan convivir pacíficamente en el mercado sin originar confusión en el público.
Habiendo quedado planteada la litis como se acaba de exponer, la única cuestión a resolver por la Sección se contrae a determinar si pueden o no convivir en el Registro de la Propiedad Industrial, sin infringir las normas contenidas en el art. 12.1 y concordantes de la Ley 32/88, de 10 de noviembre, de Marcas y sin riesgo de confusión en el mercado y entre los consumidores la marca nacional núm. 2.100.025, mixta MultiNEXO, para la clase 38, para servicios de telecomunicaciones, cuya inscripción fue denegada; y la marca núm. 1.965.011-6, NEXO, para la clase 38, Telecomunicaciones, así como la misma marca NEXO, nº 1.965.009, 1.965.012, 1.965.014, para las clases 16, 39 y 42; también opone las marcas NEXOTUR nº 1273452 para la clase 16, NEXOGOLDTIME, nº 1.515.541 para la clase 16; y NEXO TUR, nº 1.608.813, para la clase 16, que ya tenía inscritas la mercantil NEXO EDITORES SRL.
El Tribunal Supremo, en sentencias de 30 de enero de 1.987, 21 de marzo de 1.988, 30 de marzo de
1.988, 22 de enero de 1.991, etc. viene declarando desde antiguo el talante unitario del concepto de marca, definido en el art. 118 del Estatuto de la Propiedad Industrial como "todo signo o medio material, cualquiera su clase y forma" utilizable "para señalar y distinguir de los similares los productos de la Industria" y cuyas manifestaciones fenoménicas aparecen recogidas en el siguiente art. 119 con carácter indicativo habiéndose dicho también en nuestras SS de 23 de julio de 1988, 26 de diciembre de 1988 y 3 de mayo de 1990, que es desde la perspectiva del principio constitucional de "libertad de empresa en el marco de la economía de mercado" -al que se alude también en la sentencia de esta Sala de 3-3-86, 1-3-86 -, como debe orientarse la protección que a la inventiva e innovación industrial dispensa el Registro de la Propiedad Industrial, tanto para eliminar los obstáculos que indebidamente se opongan o frenen la libre iniciativa empresarial, como también para establecer un claro límite a tal iniciativa con base en las exigencias de la buena fe y de la libre y leal concurrencia, a fin de garantizar, en definitiva, la protección del consumidor evitándole los riesgos de error o confusión entre los productos amparados por las marcas, garantía que se fundamentará en la necesaria exigencia en las mismas del signo o medio material a que antes aludíamos y que sirva, según también hemos señalado, para distinguir perfectamente de los similares los productos por aquellas marcas amparados. Desde las perspectivas expuestas, en el presente caso se ofrece como evidente.
Esta configuración de la marca presenta un doble aspecto funcional y teleológico pues constitutivamente han de poseer capacidad diferenciadora que, a su vez, se refleja en la finalidad consistente en evitar cualquier confusión respecto de otros objetos o actividades debido a lo cual tienen prohibido el acceso al registro los distintivos que presenten semejanza con otros ya inscritos. Esta semejanza constituye un concepto jurídico indeterminado cuya realidad subyacente ha de ser apreciada en función tanto de los datos fonológicos y gráficos, como de las pautas generales del comportamiento colectivo, incluidos los usos comerciales, según las reglas de la sana crítica y del buen sentido, sentido común y no técnico, con una indeterminación que no pone en manos de la Administración ninguna potestad discrecional. Para conseguir la máxima coherencia hermenéutica en el extenso casuismo existente en la materia, la Jurisprudencia, de forma constante, utiliza una serie de criterios entre los que ocupa lugar preferente el que propugna una impresión o visión de conjunto, sintética, desde la totalidad de los elementos integrantes de cada signo confrontado, sin desarticular su unidad fonética o gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales, planteamiento que resulta especialmente idóneo para cuestiones cuya faceta más significativa es la lingüística otro criterio jurisprudencial utilizado en función de la comentada semejanza, es el de la existencia o inexistencia de riesgo de confusión en el mercado y entre los consumidores, en perjuicio del comerciante cuyo distintivo se halla inscrito. Por último, el Tribunal Supremo atiende, para determinar la posibilidad de riesgo, además de a la semejanza, al área comercial a que van dirigidos los productos o servicios amparados por el distintivo.
En el caso examinado, la Sección acoge plenamente los argumentos expuestos por la recurrente toda vez que entre las grafías existen suficientes elementos diferenciadores que impiden toda posible confusión. En efecto, no se puede sostener la igualdad sobre un término tan genérico, e inapropiable por tal causa, como Nexo. Tal posibilidad se deriva incluso de las diferentes configuraciones que junto con dicho vocablo ha formado la codemandada respecto de sus productos sin que ninguna de ellas se asemeje, fonética o gráficamente, con la de la recurrente." (fundamentos de derecho tercero y cuarto)
El recurso de casación formalizado por la entidad mercantil Nexo Editores, S.R.L. se funda en un único motivo, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción, en el que se alega la infracción del artículo
12.1.a) de la Ley de Marcas (Ley 32/1988, de 10 de noviembre). El recurso entablado por la sociedad Bankinter, S.A. Se articula en dos motivos, ambos acogidos al citado artículo 88.1.d) de la Ley procesal, basados en la supuesta infracción de los artículos 12.1.a) y 13 el primero de ellos y de la jurisprudencia sobre el artículo 12 el segundo.
Sobre la infracción del artículo 12 de la Ley de Marcas alegada por Nexo, S.R.L.
Afirma la entidad recurrente que la Sala de instancia no ha aplicado correctamente el precepto invocado en cuanto a la similitud de los signos enfrentados y a la forma de efectuar la comparación, al atribuir injustificadamente al término Nexo, idéntico en ambas marcas, un carácter menos relevante del que realmente posee como elemento identificador de las mismas. Sostiene la parte que se trata de un supuesto de cuasi identidad denominativa entre las marcas opuestas, que se proyecta sobre una total y absoluta identidad en los servicios protegidos. Sostiene también la notoriedad del término "nexo", presente en numerosas marcas de su titularidad, combatiendo en cambio el carácter genérico que a dicho término le atribuye la Sentencia impugnada.
No puede prosperar el motivo, ya que se limita a expresar la discrepancia de la parte respecto a la valoración que la Sala de instancia ha efectuado sobre la confundibilidad entre las marcas enfrentadas. En efecto, tal como hemos señalado en una abundante y reiterada jurisprudencia, el recurso de casación se configura como un recurso exclusivamente encaminado a la revisión de la correcta aplicación e interpretación del derecho, sin que se puedan cuestionar en el mismo los hechos probados o las apreciaciones de tipo fáctico realizadas por la sentencia de instancia (por todas, sentencias de esta Sala de 25 de septiembre de
2.003 -RC 3.465/1.998-, de 24 de octubre de 2.003 -RC 3.925/1.998- y de 30 de diciembre de 2.003 -RC
3.083/1.999 -). En toda su argumentación la parte actora no evidencia ninguna infracción de tipo jurídico, sino tan sólo expresa una disconformidad legítima pero irrelevante respecto al juicio de semejanza efectuado por la Sentencia impugnada. Sin embargo, en contra de lo que se afirma en el recurso, dicho juicio se ha efectuado de conformidad con la jurisprudencia de esta Sala, atendiendo al criterio de una confrontación global entre los signos opuestos que puede y debe tomar en consideración la distinta relevancia de los diversos elementos que los integran, pero sin dejar de atender al efecto unitario y de conjunto de los mismos sobre el consumidor medio.
En esta perspectiva de la comparación entre los signos realizada en aplicación del artículo 12 de la Ley de Marcas, resultan indiferentes las referencias que la parte hace al carácter notorio de su marca o a la afirmación recogida en la Sentencia sobre la naturaleza genérica del término nexo. Pues lo cierto es que sea o no dicho término notorio o genérico, la marca opuesta goza de protección registral ya que está debidamente inscrita. Sin embargo, la Sala de instancia ha afirmado de manera taxativa, en una valoración razonable y que no puede ser calificada como arbitraria o incursa en error manifiesto, que en una comparación global de las marcas enfrentadas no existe riesgo de confusión, apreciación fáctica que no podemos revisar en sede de casación, determinando con ello el fracaso del motivo.
Sobre los dos motivos de la entidad Bankinter, S.A., relativos a los artículos 12.1.a) y 13.d) de la Ley de Marcas.
En el primer motivo la sociedad Bankinter aduce la infracción del artículo 12.1.a y 13.d) de la Ley de Marcas . En relación con la infracción del primero de dichos preceptos, afirma la parte recurrente que, de acuerdo con el mismo, debe denegarse la marca solicitada, ya que existe una semejanza fonética que por si misma y con independencia de la presencia de elementos gráficos diferenciadores, es suficiente para impedir el acceso al registro de una marca. Además aduce la jurisprudencia sobre la prevalencia del elemento denominativo y sostiene la irrelevancia de que las marcas amparen productos diferentes cuando existe tal semejanza fonética. En definitiva, entiende que se produce riesgo de confusión en los consumidores. En cuanto a la mención del artículo 13.d) de la Ley de Marcas en el epígrafe del primer motivo, no se desarrolla luego en la fundamentación del mismo.
El motivo segundo se limita a apelar a la jurisprudencia recaída sobre el referido artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas que, según la actora, apoya la interpretación efectuada que se ha resumido.
Ambos motivos deben ser rechazados. Basta reiterar lo señalado en el anterior fundamento de derecho respecto a la naturaleza del recurso de casación, la imposibilidad de revisar en casación las apreciaciones de hecho de la instancia y la decisiva importancia del criterio de comparación global de los signos en litigio. A todo ello baste añadir dos cosas; por un lado, que en modo alguno puede afirmarse que la simple semejanza fonética baste para impedir el acceso al registro, pues el riesgo de confusión debe fundarse en la mencionada similitud global de los signos, con la obligada consideración de todos sus elementos integrantes, sean denominativos o gráficos, como criterio último y determinante; por otro lado, debe recordarse que el artículo 12 de la Ley de Marcas establece con toda claridad -y la jurisprudencia de esta Sala lo ha reiterado con suma frecuencia- que la prohibición de registro se proyecta sobre las marcas que originen riesgo de confusión o asociación en idénticos o parecidos productos o servicios, siendo este último requisito sobre el ámbito aplicativo de imprescindible concurrencia para que opere dicha prohibición.
En cuanto a la apelación a la jurisprudencia efectuada en el motivo segundo, debe reiterarse lo dicho en numerosas ocasiones sobre el limitado alcance de los precedentes concretos en esta materia esencialmente casuista, pues cada comparación versa sobre distintas combinaciones de signos y productos o servicios, con una extremada variedad de unos y otros (por todas, Sentencia de 10 de mayo de 2.005 -RC 6.424/2.002 -). Sí operan como precedentes, por el contrario, los criterios sobre la forma de realizar la comparación de las marcas y, en tal sentido, el que afecta al caso presente es, precisamente, la necesidad de proceder a una comparación unitaria de los signos, por encima y sin perjuicio de la atención debida al peso de cada elemento y a la mayor relevancia que, en general, puede tener la denominación.
Conclusión y costas.
Como consecuencia del rechazo de los motivos que se formulan en los dos recursos de casación, ambos deben ser desestimados. En cuanto a las costas y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción, se imponen a las dos partes recurrentes las costas causadas en sus respectivos recursos. En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,
Que NO HA LUGAR y por lo tanto DESESTIMAMOS los recursos de casación interpuestos por Nexo Editores, S.R.L. y Bankinter, S.A. contra la sentencia de 18 de noviembre de 2.003, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 111/1.999 . Se imponen las costas de la casación a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Fernando Ledesma Bartret.-Óscar González González.- Manuel Campos SánchezBordona.-Eduardo Espín Templado.-José Manuel Bandrés Sánchez- Cruzat.-Firmado.- PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPIN TEMPLADO, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.-Alfonso Llamas Soubrier.-Firmado.-
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