STSJ Cataluña 2750/2022, 14 de Julio de 2022
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 14 Julio 2022 |
| Número de resolución | 2750/2022 |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION QUINTA
Recurso SALA TSJ 3332/2020 - Recurso ordinario 207/2020 FASE: CR
NIG: 08019 - 33 - 3 - 2020 - 0005240
Parte actora: JOSEL, S.L.U.
Representante de la parte actora: IGNACIO LOPEZ CHOCARRO
Parte demandada: NATIONALE-NEDERLANDEN NEDERLAND, B.V. Y OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS
Representante de la parte demandada: ANGEL QUEMADA CUATRECASASABOGACIA DEL ESTADO
SENTENCIA Nº 2750/2022
Ilmos/as. Sres/as.:
Presidenta:
DOÑA MARIA FERNANDA NAVARRO DE ZULOAGA
Magistrados:
DON FRANCISCO JOSÉ SOSPEDRA NAVAS
DON EDUARDO PARICIO RALLO
DON MANUEL MORALES SANTOS
En la ciudad de Barcelona, a 14 de julio de 2022
LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN QUINTA), ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso contencioso-administrativo número 207/2020, interpuesto por JOSEL, S.L.U., representada por el Procurador D. Ignacio López Chocarro y dirigida por el Letrado D. Francisco Ramos Romeu, contra la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada y dirigida por el Abogado del Estado, y contra NATIONALE-NEDERLANDEN NEDERLAND B.V., representada por el Procurador D. Ángel Quemada Cuatrecasas y defendida por el Letrado D. José Luis López Gutiérrez.
Ha sido Ponente el Magistrado D. Francisco José Sospedra Navas, quien expresa el parecer de la misma.
La representación de la parte actora, por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala, interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución dictada el por el Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que desestima el recurso de alzada formulado contra la resolución dictada el 8 de septiembre de 2020 por el Jefe del Servicio de Examen de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que denegaba la inscripción de la marca mixta NN NUÑEZ I NAVARRO, para productos y servicios incluidos en la clase 36 del nomenclátor.
Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto en la Ley reguladora de esta Jurisdicción.
La actora dedujo demanda en la que, tras relacionar los hechos y fundamentos de derecho que estimaba aplicables, terminaba solicitando que se dictara sentencia anulando las resoluciones recurridas.
La Administración y la parte demandada, en la contestación a la demanda, solicitaron la desestimación del recurso.
Seguido el trámite correspondiente y, practicadas las pruebas que propuestas fueron declaradas pertinentes, con el resultado que obra en las actuaciones, se pasó al trámite de conclusiones sucintas, señalándose para votación y fallo, que tuvo lugar en la fecha señalada.
Como se ha adelantado en los antecedentes de hecho, el presente recurso contencioso administrativo tiene por objeto la resolución dictada el 8 de septiembre de 2020 por el Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que desestima el recurso de alzada formulado contra la resolución dictada el 28 de mayo de 2020 por el Jefe del Servicio de Examen de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que denegaba la inscripción de la marca mixta NN NUÑEZ I NAVARRO, para productos y servicios de la clase 36 del nomenclátor.
La denegación se produce por considerarse incompatible con las marcas oponentes de la codemandada, mixtas, "N", "NN" y otras similares, por semejanza denominativa, figurativa y aplicativa, pudiendo crearse riesgo de confusión/asociación.
El recurso interpuesto por la solicitante se sustenta en que la marca no está incursa en la prohibición del art. 6.1 de la Ley de Marcas, en que no existe similitud denominativa, fonética y aplicativa entre los signos confrontados, y en la ausencia de riesgo de confusión y asociación.
La Administración demandada y la parte codemandada se oponen al recurso.
Para analizar la controversia planteada en este recurso y en relación al primero de los motivos alegados por la parte demandante, debe partirse de lo dispuesto el art. 6 de la Ley 17/2001, de Marcas, que dispone: " 1. No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterio r".
De modo que si bien se puede denegar la inscripción de una marca cuando exista identidad con una marca anterior, en el apartado b) del art. 6.1 también se permite el cierre del registro en los supuestos en los que las marcas y los productos o servicios que designen sean similares, esto es, cuando exista riesgo de confusión o asociación. En este punto, la STS de 30 de enero de 2014 (RC 3415/2012), con cita de las SSTS 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ) y 11 de julio de 2007 (RC 10589/2004 ), expresa: " a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado ".
En el caso que nos ocupa, el conflicto se genera con marcas anteriores, de forma que hay que afrontar la cuestión a partir de la valoración del grado de similitud de ambas marcas consideradas en su conjunto y teniendo en cuenta la posibilidad de confusión por parte los usuarios o los operadores en el segmento de mercado en el que concurren.
Como destaca la STS 9 febrero 2016 (RC 3292/2014), con cita de diversos precedentes, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de
controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, necesidad de efectuar una comparación global entre las marcas, teniendo en cuenta la totalidad de sus elementos, en la que también inciden las SSTS 18 diciembre 2009 (RC 5674/2007), 27 enero 2010 (RC 4306/2008) y 6 noviembre 2015 (RC 965/2013), lo que impone, en suma, en el análisis exigible comparativo, una visión de conjunto, sintética, desde los elementos.
Siendo las marcas o signos en comparación de carácter mixto, resulta igualmente un factor fundamental en la comparación la presencia de elementos gráficos pues, como recuerda la STS 15 abril 1996 (Recurso núm. 8442/1992) el elemento denominativo de una marca mixta no puede separarse del gráfico cuando el distintivo gráfico incluye como parte integrante y visible del mismo la respectiva denominación, constituyendo la marca mixta "(...) un conjunto que se proyecta a la distinción de un producto en el mercado...
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