STS, 11 de Julio de 2007

En el proceso contencioso-administrativo número 250/1999, la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 7 de julio de 2004, cuyo fallo dice literalmente: «FALLAMOS: Que DESESTIMANDO el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales Sr. Rojas Santos, en nombre y presentación de don Benjamín, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 30 de octubre de 1998 que estima el recurso administrativo interpuesto contra acuerdo del mismo órgano de 20 de marzo de 1998 por el que se admitió a registro la marca 1090546 (gr.) Llado Group Consultor, DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS que las mentadas resoluciones se encuentran ajustas a derecho.

No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta instancia.».

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de Don Benjamín recurso de casación que la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 23 de septiembre de 2004 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal del recurrente Don Benjamín, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 23 de noviembre de 2004, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO: «que habiendo presentado el recurso tenga a bien admitir dicho recurso y por sus trámites dictar sentencia en la que se declare que ha lugar al mismo y que se estiman los motivos de casación en él aducidos, casando y anulando la recurrida y resolviendo en cuanto la fondo conforme a Derecho, según viene establecido en el Art. 95.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en consonancia con el "petitum" que ésta parte realizó ante el Tribunal de instancia, a saber, se declare que procede sea concedida la inscripción de la marca 2.090.546 "LLADÓ GRUP CONSULTOR" (MIXTA), con imposición de las costas de la instancia a la parte recurrida. Conforme a las reglas generales, y en cuanto a las del recurso, que cada parte satisfaga las suyas.».

Por Providencia de fecha 17 de mayo de 2006, se admitió el recurso de casación.

Por providencia de la Sala de fecha 19 de junio de 2006 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó por escrito presentado el día 14 de julio de 2006, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y lo concluyó con el siguiente SUPLICO: «que por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas.».

Por providencia de fecha 22 de marzo de 2007, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 4 de julio de 2007, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de la Sala.

Sobre el objeto del recurso de casación.

Constituye el objeto de este recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 7 de julio de 2004, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de Don Benjamín contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 30 de octubre de 1998, que acordó la denegación de la inscripción de registro de la marca número 2.090.546 "LLADÓ GRUP CONSULTOR" (y gráfico), para distinguir servicios de la clase 42 del Nomenclátor Internacional de Marcas, al estimar el recurso ordinario formulado contra la precedente resolución de 20 de marzo de 1998.

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

En aras de una adecuada comprensión del debate casacional y con el objeto de delimitar el «thema decidendi», procede transcribir las consideraciones jurídicas de la sentencia recurrida, en el extremo que concierne a la declaración de incompatibilidad de la marca nacional número 2.090.546 "LLADÓ GRUP CONSULTOR" (y gráfico), que distingue servicios pertenecientes a la clase 42 (consultas profesionales [no relacionadas con la dirección de los negocios]; servicios contenciosos; elaboración de planos para la construcción; servicios jurídicos, programación para ordenadores; investigación científica e industrial; los servicios de ingenieros que se encargan de evaluaciones, estimaciones, investigaciones e informes), con el nombre comercial oponente número 67.203 "COMERCIAL LLADÓ" (venta de material de construcción y decoración), que se fundamenta en la aplicación de la prohibición relativa de registro de marcas establecida en el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, conforme a la interpretación jurisprudencial que se desprende de la doctrina de esta Sala del Tribunal Supremo, aceptando en su integridad los razonamientos de la resolución impugnada, en la apreciación de la existencia de identidad denominativa, debido a la inclusión de un término común en la configuración de los signos en conflicto "LLADÓ", al no ser objeto de examen comparativo el resto de los vocablos utilizados por su carácter genérico, que no se debilita por el gráfico que compone la marca solicitada, que genera un grave riesgo de confusión, al designar ambos distintivos servicios y actividades similares, según se refiere, sucintamente, en el fundamento jurídico quinto, en los siguientes términos:

En el caso examinado, considera la Sala, de acuerdo con lo recogido por el acto impugnado, que el estudio comparativo se ha de realizar entre el nombre comercial y la palabra "Lladó" que es una de las que componen la marca pues el resto de vocablos de esta última tienen carácter genérico y no pueden ser objeto de examen.

Por tanto, la única diferencia apreciable es el gráfico que acompaña a la marca lo que no se considera suficiente para su ingreso en la Oficina debido a que los productos y servicios que cada uno de los distintivos amparan son muy semejantes lo que conlleva un grave riesgo de confusión dada la identidad denominativa delos distintivos en pugna.

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Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Don Benjamín se articula en la exposición de dos motivos, que se fundan al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

En la formulación del primer motivo de casación se denuncia que la sentencia recurrida infringe el artículo 12.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en cuanto que la Sala de instancia obvia el criterio de que el examen de los signos distintivos enfrentados debe realizarse en una «comparación de conjunto», que abarque la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su estructura denominativa, fonética o gráfica.

En desarrollo de este motivo casacional se aduce que la Sala de instancia incurre en error de Derecho al limitar la comparación a la denominación "LLADÓ", sin valorar la disimilitud conceptual, ya que el nombre comercial prioritariamente inscrito evoca la actividad comercial, mientras que los vocablos que integran la marca solicitada son indicativos del desarrollo profesional de actividades de consultoría técnica, y, en segundo término, por no tener en cuenta la característica representativa gráfica de la marca solicitada, que hace que difiera sustancialmente la nueva marca del nombre comercial.

En el segundo motivo de casación, se imputa a la sentencia recurrida la infracción de la jurisprudencia aplicable para resolver la cuestión objeto de debate, al limitarse la Sala de instancia a confrontar ambos signos exclusivamente bajo el aspecto de comparar el término coincidente "LLADÓ", incurriendo en evidente error que vulnera la reiterada doctrina jurisprudencial de esta Sala, relativa a que la comparación ha de hacerse del conjunto de ambas marcas y sin descomponer sus elementos para apreciar la semejanza fonética y gráfica.

Sobre la prosperabilidad del recurso de casación.

Procede estimar la prosperabilidad del primer y del segundo motivos de casación articulados, que por la conexión en su planteamiento deben ser examinados conjuntamente, porque consideramos que la Sala de instancia ha incurrido en error de Derecho en la aplicación del artículo 12.1 b) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que establece que no podrán registrarse como marcas «los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con el nombre comercial anteriormente solicitado o registrado para designar actividades relacionadas con los productos o servicios idénticos o similares para los que se solicita la marca, puedan inducir a confusión en el mercado», al no realizar el juicio del riesgo de confundibilidad entre la marca y el nombre comercial confrontados desde la exigible comparación global o de conjunto de los signos reivindicados, sino descomponiendo artificialmente las palabras que componen la marca solicitada y el nombre comercial prioritario, para deducir la existencia de similitud denominativa y fonética, sin apreciar la disimilitud conceptual de los signos enfrentados.

En efecto, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estima que no es razonable la declaración del Tribunal sentenciador de que la marca número 2.090.546 "LLADÓ GRUP CONSULTOR" (y gráfico) y la nombre comercial oponente número 67.603 "COMERCIAL LLADÓ", no pueden convivir, porque genera riesgo de confusión, debido a la existencia de identidad denominativa como si estuvieran compuestas la marca solicitada y el nombre comercial prioritario exclusivamente de un único vocablo "LLADÓ", al no tomar en consideración que la comparación de los signos confrontados debe realizarse desde una visión global o de conjunto, que permite deducir la sustantividad propia del signo reivindicado por la recurrente, que no distingue ningún servicio relacionado con la actividad que ampara el nombre comercial.

A este respecto, cabe declarar que la Sala de instancia infringe la doctrina de esta Sala, expresada en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ), que declara que a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas y otros signos marcarios, los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, al no tomar en consideración adecuadamente el carácter distintivo de la marca obstaculizadora, que permite apreciar que no hay similitud fonética ni conceptual con la marca solicitada.

Según reiterada jurisprudencia el artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios que guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.

En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.

A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.

Debe significarse que la concretización aplicativa del artículo 12.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso- administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad, debiendo considerar que, en este supuesto, el consumidor que se presume informado, atento y perspicaz podrá distinguir los servicios que designa la marca solicitada, sin asociarlos a la actividad que ampara el nombre comercial prioritario.

La sentencia recurrida vulnera la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, expuesta en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/1996 ), que delimita, en aplicación del artículo 12.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre marcas y nombres comerciales y los límites impuestos a este Tribunal para modificar o alterar los hechos declarados probados por la Sala de instancia, en razón de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas

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Debe rechazarse, en último término, que en este supuesto concurra el presupuesto de afinidad aplicativa entre la marca y el nombre comercial que promueva la denegación de registro de la marca solicitada, porque cabe tener en cuenta la definición del nombre comercial que se desprende del artículo 76 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, como el signo o denominación que sirve para identificar a una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial y que distingue su actividad de las actividades idénticas o similares, que le permite cumplir una doble función de forma simultánea de identificar al titular de la empresa y distinguir el ámbito de actividad empresarial que desarrolla, que determina apreciar en este supuesto que no hay relación entre los servicios de consultoría profesional que reivindica la marca solicitada y la actividad de venta de material de construcción y decoración que ampara el nombre comercial prioritario oponente.

En consecuencia, al estimarse los dos motivos de casación articulados, declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Don Benjamín contra la sentencia de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 7 de julio de 2004, dictada en el recurso contencioso- administrativo 250/1999; y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosoadministrativa, atendiendo a la fundamentación jurídica expuesta, este Tribunal Supremo, asumiendo las funciones jurisdiccionales de Sala de instancia, aprecia que no concurre el presupuesto de prohibición de registrabilidad a que alude el artículo 12.1 b) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en relación con la marca solicitada, por lo que procede estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de Don Benjamín contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 30 de octubre de 1998, que se declara nula, por no ser conforme a Derecho, reconociendo el derecho del recurrente a la inscripción de la marca nacional número 2.090.546 "LLADÓ GRUP CONSULTOR" (y gráfico), para distinguir servicios de la clase 42 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contenciosoadministrativa, no procede efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en primera instancia, ni las originadas en el presente recurso de casación.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Don Benjamín contra la sentencia de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 7 de julio de 2004, dictada en el recurso contencioso-administrativo 250/1999, que casamos.

Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de Don Benjamín contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 30 de octubre de 1998, que denegó el registro de la marca número 2.090.546 "LLADÓ GRUP CONSULTOR" (y gráfico), para designar servicios de la clase 42 del Nomenclátor Internacional de Marcas, que se declara nula por no ser conforme a Derecho, reconociendo el derecho a la inscripción registral de la referida marca.

No efectuar expresa imposición de las costas procesales ocasionadas en primera instancia ni de las originadas en el presente recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos SánchezBordona.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez- Cruzat.- Rubricados. PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.

D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ- CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.