STS, 18 de Diciembre de 2009

En el proceso contencioso-administrativo número 754/2005, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dicto sentencia de fecha 13 de septiembre de 2007, cuyo fallo dice literalmente:

Que ESTIMAMOS el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la mercantil CADENAS DE ESTABLECIMIENTOS MAS Y MAS, SL representada por el Procurador de los Tribunales don Emilio Martínez Benítez, contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 14 de febrero de 2.005, que en alzada confirma acuerdo del mismo órgano de fecha 21 de septiembre de 2.004 y, en su consecuencia, dejamos sin efecto las inscripciones efectuadas por el Registro. No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta instancia.

.

La Sala de instancia fundamenta la decisión de estimación del recurso contencioso-administrativo en las siguientes consideraciones:

[...] El Tribunal Supremo, en sentencias de 22 de septiembre de 2004 (RJ 2004/5966 ) ha señalado que para determinar el carácter distintivo de las marcas enfrentadas en un proceso debe atenderse a evaluar de forma unitaria y ponderada tanto el grado de identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual como la concurrencia del presupuesto de que designen productos o servicios idénticos o similares, que puedan inducir a confusión en el mercado. Debe referirse que la concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, por lo órganos jurisdiccionales debe efectuarse desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que en la comparación de las marcas opositoras en que pueda existir identidad o semejanza fonética o gráfica, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyectan en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguir sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

Así recuerda a este respecto la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, advertida en la sentencia de 12 de abril de 2002 (R.C. 553/1996 [RJ 2002\3225 ]), que determina los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias en las marcas: a) Que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo; o, en el mismo sentido, que no tiene un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística, como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquélla semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad. b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida. c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas . Y dicho Tribunal ha estimado de forma reiterada, como se refiere en la sentencia de 28 de junio de 2002 (RC 3111/1996 [RJ 2002\6585 ]), que los factores que deben tomarse en cuenta para apreciar la referida similitud, mayor o menor, entre los productos o los servicios designados son de muy diverso orden y difícilmente susceptibles de una enumeración a priori. Pueden incluirse, sin ánimo de exhaustividad, la naturaleza, el destino y la utilización de unos u otros servicios o productos, así como el hecho de que pertenezcan a una misma área industrial o comercial en la que compiten o son complementarios: se tratará, en cada caso, de analizar la relación que el consumidor medio pueda establecer entre productos o servicios que, no siendo idénticos (en cuyo caso, insistimos, no existirán dudas), tengan entre sí determinados rasgos que los aproximen comercialmente o los hagan relativamente cercanos desde el punto de vista del público. Aunque la inclusión en una misma clase del Nomenclátor internacional no es, de suyo, un elemento de similitud entre productos o servicios, dada la amplitud clasificatoria de los respectivos epígrafes, tampoco puede excluirse su toma en consideración como factor eventualmente apreciable. En contraste con la regulación legal anterior (artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial [RCL 1930\759 ]), que no hacía referencia alguna a la diversidad o identidad/similitud de los productos y servicios enfrentados pues tomaba en cuenta tan sólo la semejanza de los distintivos, el artículo 12.1 a) de Ley 32/1988 (RCL 1988\2267 ), advierte dicha Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en la sentencia de 22 de julio de 2004 (RC 2789/2001 [RJ 2004\4355 ]) obliga a examinar si la identidad o semejanza determinante de la prohibición de registro se extiende también a los productos o servicios que designan una y otra marca, criterio seguido normativamente por el artículo 6 de la nueva Ley .

Aplicando tal doctrina al caso de autos la Sala entiende que se producen los factores de riesgo que alega la recurrente para oponerse a la marca, pues no existen suficientes diferencias de carácter fonético para diferenciarlas de forma absoluta, dotándolas de singularidad que permita al consumidor distinguirlas en el mercado pues el criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominativos de las marcas, nombres o rótulos enfrentados es que la semejanza fonética o gráfica, se manifieste por la simple prosodia o la imagen de los vocablos en pugna, tras una comparación simple, una simple visión, lectura o audición del conjunto, que no consista en descomponer o aquilatar técnicamente los elementos confrontados, ni que descienda a disquisiciones gramaticales, puesto que para la convivencia lo fundamentales que los signos con que se presenten en el mercado no induzcan en algún aspecto a error al consumidor, según constante y reiterada jurisprudencia; las igualdades son de tales, y dada la generalidad de los términos que existe impedimento para su inscripción, y ello porque se puede concluir que las marcas enfrentadas suenan al oído de forma igual y no son diferenciables por la mera desaparición de la iteración de uno de sus términos y no siendo ambas marcas perfectamente diferenciables fonéticamente es por lo que procede estimar el presente recurso .

.

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la entidad mercantil GRUPO HERMANOS MARTÍN, S.A. recurso de casación, que la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 22 de octubre de 2007 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de la entidad mercantil GRUPO HERMANOS MARTÍN, S.A. recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y con fecha 12 de diciembre de 2007, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, y, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO:

Que teniendo por presentado este escrito, se sirva tenerme por comparecido y parte en la representación que ostento, ordenando se entiendan conmigo las sucesivas actuaciones; y por interpuesto Recurso de Casación en su día preparado contra la sentencia de trece de septiembre de dos mil siete, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lo admita y, previos los oportunos trámite legales, dicte sentencia dando lugar al mismo, casando y anulando la resolución recurrida, decretando la inscripción de la solicitud de Marca 2.569.778 "M.A.S.", con logotipo, Clases 2, 3, 5, 8, 16, 21, 29, 20, 31, 32, 33, 35, 39 y 43 con los pronunciamientos que corresponda en Derecho .

.

Por providencia de la Sala de fecha 12 de diciembre de 2008, se admitió el recurso de casación.

Por providencia de 13 de febrero de 2009 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO y la entidad mercantil CADENAS DE ESTABLECIMIENTOS MAS Y MAS, S.L.) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudieran oponerse al recurso, lo que efectuaron con el siguiente resultado:

1. - El Abogado del Estado, en escrito presentado el día 12 de marzo de 2009, manifiesta que se abstiene de evacuar dicho trámites.

2. - El Procurador Don Emilio Martínez Benítez, en representación de la entidad mercantil CADENAS DE ESTABLECIMIENTOS MAS Y MAS, S.L., en escrito presentado el día 3 de abril de 2009, expuso los razonamientos que creyó oportunos y lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

tenga por presentado este escrito con sus copias, y por formulada la oposición al recurso de casación interpuesto por GRUPO HNOS. MARTÍN, S.A., contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 13 de septiembre de 2007, citada en el procedimiento 754/05, desestime el citado recurso y confirme dicha sentencia en todos sus términos, por ser conforme a derecho la denegación de la marca 2.569.778 M.A.S., clases 2, 3, 5,8, 16, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39 y 43.

.

Por providencia de fecha 24 de septiembre de 2009, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 15 de diciembre de 2009, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, Magistrado de la Sala.

Sobre el objeto y el planteamiento del recurso de casación.

El presente recurso de casación que enjuiciamos se interpone por la representación procesal de la entidad mercantil GRUPO HERMANOS MARTÍN, S.A. contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 13 de septiembre de 2007, que estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil CADENAS DE ESTABLECIMIENTOS MAS Y MAS, S.L. contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 14 de febrero de 2005, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 21 de septiembre de 2004, que acordó conceder la inscripción de la marca nacional número

2.569.778 "M.A.S." (mixta), para amparar productos y servicios en las clases 2, 3, 5, 8, 16, 21, 29, 30, 31,

32, 33, 35, 39 y 43 del Nomenclátor Internacional de Marcas, dejando sin efecto la inscripción registral.

El recurso de casación se articula en la exposición de dos motivos, que se fundan al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate.

En la formulación del primer motivo de casación, por infracción del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, se reprocha a la sentencia recurrida la aplicación indebida del precepto por no haber tenido en cuenta las diferencias denominativas, gráficas y conceptuales existentes entre los distintivos enfrentados para evitar que se produzca riesgo de confusión o de asociación.

En el desarrollo argumental de este primer motivo de casación, se aduce que la Sala de instancia no ha tenido en cuenta que las marcas oponentes están constituidas por una palabra trisílaba MASYMAS, que presenta diferente número de sílabas, de letras y de acentuación prosódica respecto de la marca aspirante, constituida por el acrónimo M.A.S. separado por puntos, que corresponde a Martín Andaluza de Supermercados. Añade que la sentencia impugnada no ha tomado en consideración la relevancia del complejo denominativo-gráfico que caracteriza la marca aspirante, que desde su percepción visual presenta una figura geométrica que enmarca al acrónimo, y que resalta la combinación cromática reivindicada, todo lo cual contribuye a la diferenciación de las marcas. Justifica la diferenciación conceptual de los signos en la presencia de la razón social de la recurrente en sus marcas que transmite en sus signos, además, la idea de que son más que sus competidores y sin límites, en clara diferenciación con el acrónimo en que consiste la aspirante.

El segundo motivo de casación imputa a la sentencia recurrida la infracción de la doctrina jurisprudencial aplicable, en relación con el artículo 6.1 b) de la Ley de Marcas, con cita de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada el 21 de octubre de 2005, en el recurso contencioso-administrativo 1312/2005, que desestimó la demanda y confirmó la concesión de las marcas nacionales número 2.445.303 y número 2.445.304 "M.A.S. SUPERMERCADOS" (mixtas), para servicios de clases 35 y 39 del Nomenclátor, en relación con diversas marcas oponentes MASYMAS, siendo titular CADENAS DE ESTABLECIMIENTOS MAS Y MAS, S.L.

Sobre la prosperabilidad del recurso de casación: la alegación de infracción del

artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y de la jurisprudencia aplicable.

Los dos motivos de casación, que examinamos conjuntamente por razones de orden lógico procesal, deben ser acogidos, puesto que consideramos que la Sala de instancia ha realizado una aplicación inadecuada del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que dispone que «no podrán registrarse como marcas los signos que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior », ya que la declaración de incompatibilidad de las marcas enfrentadas se revela contrario a los criterios jurídicos expuestos en las sentencias de esta Sala de 8 de octubre de 2008 (RC 626/2006) y de 2 de marzo de 2009 (RC 32/2007 ), porque se basa en la concreta apreciación de la existencia de parciales similitudes fonéticas entre los signos en pugna, sin tomar en consideración la impresión global o de conjunto que proyectan en el público destinatario de los productos y servicios reivindicados, que le permite reconocer y distinguir sin dificultad la distinta procedencia empresarial de dichos productos y servicios, y que, en consecuencia, excluye que se origine riesgo de confusión y riesgo de asociación.

En efecto, cabe referir que la Sala de instancia ha incurrido en error patente en la comparación de las marcas en conflicto, puesto que no examina la marcas enfrentadas de forma global, como un todo unitario, sino parcialmente, sin otorgar la fuerza o capacidad diferenciadora a la marca solicitada, configurada por un complejo denominativo-gráfico y cromático que le dota de suficiente singularidad individualizadora, y que le aleja de las marcas oponentes, debiendo destacarse su diferenciación evidente desde el primer impacto visual y fonético. Gráficamente la marca aspirante se percibe como una sigla M.A.S. en mayúsculas regruesadas que contrastan en color sobre el fondo del encuadramiento geométrico adoptado como conjunto marcario, que no guarda similitud con las marcas MASYMAS, que bien en su adopción denominativa o gráfico denominativa con una presentación en letra minúscula, pertenecen a la recurrente. Esta diferenciación también es patente en la percepción fonética y en la sugerencia conceptual que evocan los signos íntegramente considerados.

En este sentido, resulta adecuado recordar la doctrina jurisprudencial de esta Sala formulada en relación con la distintividad de las marcas, expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ), en la que dijimos:

[...] la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible.

.

Cabe estimar, por tanto, que la Sala de instancia elude, en relación con la aplicación de la prohibición de registro establecida en el artículo 6.1 b) de la Ley de Marcas, los criterios formulados por esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ), en las que se sostiene que, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, al basar, exclusivamente, la ratio decidendi de la sentencia recurrida, en la apreciación de la existencia de similitud fonética entre los signos confrontados, sin analizar adecuadamente el riesgo de confusión o de asociación.

Por ello, la conclusión jurídica que sustenta la Sala de instancia, al afirmar la incompatibilidad de las marcas enfrentadas, es disconforme con la doctrina jurisprudencial de esta Sala, porque, como se advierte en la sentencia de 27 de noviembre de 2003, el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética y gráfica.

Cabe significar que la concretización aplicativa del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas debe efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, del prestigio adquirido y de su calidad.

No resulta ocioso recordar los postulados que informan la nueva regulación de las prohibiciones de registro establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que persigue armonizar el Derecho español de Marcas con el Derecho europeo y el Derecho internacional de Marcas, según se expone en la Exposición de Motivos: « En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.

La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988, de Marcas, también han sido objeto de una plena transposición en la presente Ley. De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes: nuevo concepto de marca, reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro, extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca, incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de la obligación de uso de la marca; y de las sanciones por su incumplimiento.

Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.

La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994, así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994 » .

La circunstancia de que la marca aspirante reivindique productos que coinciden en las clases 2, 3, 5, 8, 21, 29, 30, 31, 32, y 33 con los productos amparados por las marcas prioritarias oponentes, no impide su convivencia pacífica, ya que, como se ha expuesto, el grado de diferenciación denominativa, fonética, gráfica y conceptual, promueve que entre los consumidores no se suscite riesgo de confusión ni riesgo de asociación que provoque error en la determinación del origen empresarial.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004, « a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos . » .

El riesgo de asociación, a que se refiere el artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, conforme es doctrina reiterada de esta Sala, no constituye un concepto jurídico autónomo o un criterio alternativo desligado del examen valorativo de la identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual entre las marcas confrontadas, porque no es posible su apreciación si no existe por parte del público la percepción de un riesgo de confusión, de modo que se integra en el juicio de confundibilidad de las marcas, como variante o modalidad del riesgo de confusión indirecto, que contribuye a precisar el alcance de éste, y que impide que el consumidor pueda confundir el origen de las marcas atribuyéndolas a una misma empresa o a empresas vinculadas entre sí, al no poder caracterizarse de forma independiente, en sentido no relativo al origen de la procedencia empresarial de la marca, que constituiría una reducción injustificada de la libre competencia, por lo que procede rechazar la mutua evocación entre los signos y el riesgo de asociación entre las marcas en conflicto para el público al que van destinados.

Cabe concluir el examen de los dos motivos de casación formulados, con la declaración de que la marca aspirante número 2.569.778 "M.A.S." (mixta), que designa productos y servicios en las clases 2, 3, 5, 8, 16, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39 y 43, es compatible con las marcas registradas oponentes "MASYMAS", que designan productos y servicios coincidentes en algunas de las clases reivindicadas, al ser suficientemente diferentes los elementos denominativos, fonéticos, gráficos y conceptuales para que puedan convivir en el mercado sin riesgo de confusión.

En consecuencia con lo razonado, al estimarse íntegramente los dos motivos de casación articulados, declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil GRUPO HERMANOS MARTÍN, S.A. contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 13 de septiembre de 2007, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 754/2005.

Y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95.2 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, atendiendo a la fundamentación jurídica expuesta, al no ser de aplicación en este supuesto la prohibición de registro contemplada en el artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y descartarse que la convivencia de las marcas en conflicto cree confusión en el mercado, procede desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil CADENAS DE ESTABLECIMIENTOS MAS Y MAS, S.L. contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 14 de febrero de 2005, que desestimó el recurso de alzada planteado contra la precedente resolución de 21 de septiembre de 2004, que acordó conceder la inscripción de la marca nacional número 2.569.778, "M.A.S. " (mixta), para amparar productos y servicios en las clases 2, 3, 5, 8, 16, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39 y 43 del Nomenclátor Internacional de Marcas, por ser conformes a Derecho.

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, no procede efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en primera instancia, ni las originadas en el presente recurso de casación.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución.

Declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil GRUPO HERMANOS MARTÍN, S.A. contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 13 de septiembre de 2007, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 754/2005, que casamos.

Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil CADENAS DE ESTABLECIMIENTOS MAS Y MAS, S.L. contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 14 de febrero de 2005, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 21 de septiembre 2004, que acordó conceder la inscripción de la marca nacional número 2.569.778 "M.A.S." (mixta), para amparar productos y servicios en las clases 2, 3, 5, 8, 16, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39 y 43 del Nomenclátor Internacional de Marcas, por ser conformes a Derecho.

No efectuar expresa imposición de las costas procesales ocasionadas en primera instancia ni de las originadas en el presente recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Ramon Trillo Torres.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.