STSJ Cataluña 1238/2023, 29 de Marzo de 2023
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 1238/2023 |
| Fecha | 29 Marzo 2023 |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Vía Laietana, 56, 3ª planta 08003 Barcelona
93 344 00 50
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Recurso contencioso-administrativo nº de Sala 2285 /21
Recurso ordinario de la Sección Quinta núm. 148/21
S E N T E N C I A nº 1238 /2023
Ilmos. Sres.:
PRESIDENTA
Dª. María Luisa Pérez Borrat
MAGISTRADOS
D. Francisco - José Sospedra Navas
Dª. Asunción Loranca Ruilópez
En Barcelona, a veintinueve de marzo de dos mil veintitrés.
LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN QUINTA), constituida como figura al margen, ha pronunciado EN NOMBRE DE S.M. EL REY esta sentencia para resolver el recurso ordinario arriba referenciado interpuesto por LABORATORIOS ERN SA, representada por el Procurador de los Tribunales don Daniel Font Berkhemer, asistido por la Letrada Dº Teresa González Martínez, contra la Administración demandada, la Oficina Española de Patentes y Marcas, actuando en nombre y representación de la misma la Abogada del Estado y actuando como codemandada, Vitulia SA, representada por el Procurador de los Tribunales don Rafael Ros Fernández, asistido del Letrado D. José Luis Donoso Romero.
Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Dª. Asunción Loranca Ruilópez, quien expresa el parecer de la Sala.
La parte actora, debidamente representada y asistida, interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución dictada por la Administración demandada que se especificará en el primer fundamento de la presente.
Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley de esta Jurisdicción. La parte actora y demandada despacharon demanda y contestación, respectivamente, dentro del plazo y con los requisitos legales, suplicando la anulación de los actos objeto del recurso y la desestimación de éste, según el caso, y articularon las demás peticiones que tuvieron por conveniente, en los términos que constan en los mismos.
Se personó en autos en calidad de codemandada Vitulia SA, representada por el Procurador de los Tribunales
D. Rafael Ros Fernández, asistido del Letrado D. José Luis Donoso Romer. Dicha parte formuló contestación a la demanda, alegando hechos y fundamentos de derecho que consideró aplicables y solicitó la desestimación del recurso.
Se continuó el proceso por los trámites legales, en los términos que resulta de las actuaciones.
Se señaló para votación y fallo de este recurso. En la sustanciación de este recurso se han observado las prescripciones legales.
Objeto del recurso y posición de la recurrente
El objeto del presente recurso contencioso-administrativo es la Resolución dictada el 26 de abril de 2021 por la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas que desestima el recurso de alzada formulado contra la resolución de 22 de julio de 2020 del Jefe del Servicio de Examen de la Oficina Española de Patentes y Marcas que concedió la inscripción de la marca figurativa EMBUTIDOS VITULIA PASIÓN POR LA CALIDAD para determinados productos y servicios incluidos en las clases 29 y 39 del nomenclátor.
En síntesis, en la demanda se expone que concurren los requisitos legal y jurisprudencialmente exigidos para aplicar a la marca solicitada la prohibición del artículo 8.1 de la LM dado el renombre de la oponente "VITULIA" y que dicho carácter renombrado ha sido reconocido por la demandada; que las marcas son semejantes al incorporar la solicitada como elemento dominante el vocablo VITULIA, que es la denominación única de la marca oponente, que implica que los consumidores establecerán un vínculo entre ambas marcas, que resulta suficiente a los efectos del artículo 8 de la LM; que la marca impugnada se beneficiaría del poder de atracción, renombre y prestigio de la marca anterior y supondría un perjuicio del carácter distintivo de la marca renombrada atendido el hecho de que a los productos farmacéuticos se les supone y exige un plus de rigurosidad que no se aplica a los productos cárnicos y embutidos, sin que exista justa causa que justifique el uso de la marca solicitada.
Se añade que existe identidad en el vocablo "VITULIA", que es el dominante, sin que el hecho de que en la marca impugnada vaya acompañado de los vocablos "embutidos" y "pasión por la calidad", carentes de distintividad por su condición de genéricos o descriptivos, merme tal posición. Y que la alegada semejanza no se ve mermada por la presencia de algunos elementos gráficos atendido que los productos o servicios acostumbran a ser solicitados y prestados de forma oral.
Sostiene que la semejanza entre las marcas, tanto a nivel denominativo como fonético, determina que exista riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente y que la comparación debe basarse en la impresión de conjunto, teniendo en cuenta sus elementos distintivos y dominantes.
Solicita que se declaren nulas las resoluciones recurridas, procediendo a la denegación de la marca española nº 4.039.494 (8), "embutidos VITULIA pasión por la calidad" y diseño en clases 29 y 39, por encontrarse incursa en las prohibiciones de registro del artículo 6.1 b) y del artículo 8.1 de la Ley de Marcas.
Posición de la demandada
La demandada contesta la demanda oponiéndose a la misma y alegando, en síntesis, que para determinar la viabilidad registral de una marca ha de tenerse en cuenta la posible identidad o semejanza entre la marca solicitada y las anteriores contrapuestas y la coincidencia o similitud de sus ámbitos aplicativos, con la posibilidad de que exista riesgo de confusión.
Añade que la apreciación del carácter distintivo de un signo es de naturaleza esencialmente fáctica y no puede realizarse al margen de los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca; que los productos y servicios de la nueva marca son muy distintos a los productos designados por la marca oponente,
no tienen relación entre sí y su público consumidor es distinto y su finalidad diferente, por lo que existen diferencias aplicativas.
Sostiene que es preciso efectuar una valoración global del signo, sin descomponer su unidad fonética, conceptual y gráfica, atendiendo a la estructura del signo, y que los criterios para apreciar la similitud pueden diferir según se trate de comparar marcas denominativas simples, complejas o gráficas o mixtas; que la unión de varios elementos bien entre sí, bien con otros elementos que individualmente considerados carecen de distintividad, pueden conferir al signo carácter distintivo ( artículo 5 de la Ley de Marcas). Solicita la desestimación del recurso.
Posición de la codemandada
La codemandada se opone a la demanda y, en síntesis, aduce que el informe aportado por la actora carece de objetividad ya que valora la notoriedad de una marca partiendo de que es conocida; que resulta insuficiente que la marca tenga una cuota de mercado amplia en una categoría dentro de un subgrupo de medicamentos si no se acredita la superación de la barrera del conocimiento profesional sanitario y la existencia de algún grado de conocimiento del público general.
Aduce que, aunque se reconociese el renombre de la marca oponente, no existiría riesgo de confusión dado el diferente ámbito aplicativo que no induce a pensar que se trate de productos procedentes de un mismo origen empresarial o empresas vinculadas.
Añade que la marca impugnada no incurre en prohibición relativa ( art.6.1.b) de la LM); que la marca anterior carece de distintividad más allá de su carácter distintivo intrínseco y que los ámbitos aplicativos son claramente distintos. Y que en la marca impugnada el elemento dominante es el término VITULIA, como ocurre en la marca oponente, pero al añadir el elemento descriptivo EMBUTIDOS Y PASION POR LA CALIDAD se produce un alejamiento de las denominaciones en el mercado. Solicita la desestimación del recurso.
De la prohibición de registro contemplada en el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas
La actora fundamenta el recurso no solo en que la concesión del registro de la marca impugnada infringe la prohibición contenida en el artículo 8 de la Ley de Marcas sino también en que infringe la prohibición relativa contemplada en el artículo 6.1.b) del mismo texto legal.
Conforme al régimen actual, el artículo 6. 1, a) y b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, establece que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior. Por lo tanto, para que la marca no tenga acceso al registro se exige la identidad o semejanza fonética y concurrentemente la identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir. Siendo así, existe la posibilidad de la inscripción de una marca cuya denominación a otra idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca...
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