STS, 28 de Enero de 2008

En el recurso contencioso-administrativo nº 2134/2002, la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó, con fecha 13 de mayo de 2005, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: «FALLAMOS: Que debemos ESTIMAR y ESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo número 2.134/2002, interpuesto por la representación procesal de EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA contra las resoluciones de fecha 31 de julio de 2002 dictadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas (O.E.P.M.), que estiman los recursos ordinarios interpuestos por EL CORTE INGLÉS, S.A. contra anteriores resoluciones de 6 de agosto de 2001 y se deniegan las marcas números 2.336.106, 2.336.108 y 2.336.109 "E. EROSKI, FIN DE TEMPORADA" con gráfico (mixtas) para productos comprendidos en las clases 35, 39 y 42 respectivamente del Noménclator Internacional de Marcas, que se anula por no ajustarse al ordenamiento jurídico. Y debemos acordar y acordamos que por la O.E.P.M. se proceda al registro de las marcas números 2.336.106, 2.336.108 y 2.336.109 "E. EROSKI, FIN DE TEMPORADA" con gráfico (mixtas) para productos comprendidos en las clases 35, 39 y 42 respectivamente del Nomenclátor, conforme determina el artículo 15 y siguientes de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas ; sin efectuar imposición de costas».

Contra dicha sentencia preparó recurso de casación el Procurador de los Tribunales Don Carlos Andreu Socías, en representación de EL CORTE INGLÉS, S.A., mediante escrito de fecha 29 de junio de 2005. El recurso fue tenido por preparado mediante providencia de fecha 30 de junio de 2005, dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Emplazadas las partes, la representación procesal de EL CORTE INGLÉS, S.A. formalizó su recurso de casación mediante escrito de fecha 22 de septiembre de 2005 en el que, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, articuló dos motivos de casación, a traves de los cuales denunció -respectivamente- la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y la infracción de la jurisprudencia. Concluyó suplicando a la Sala lo siguiente: «[que] en su día, previos los trámites legales establecidos, dicte Sentencia por la que, estimando el presente recurso de casación, case y anule la sentencia recurrida, declarando, en definitiva, la denegación del acceso registral de las marcas números 2.336.106, 2.336.108 y 2.336.109, denominadas "GRÁFICO TRIÁNGULOS-EROSKI, FIN DE TEMPORADA" (sic)».

El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sección Primera de la Sala de fecha 20 de diciembre de 2006, que ordenó remitir las actuaciones a la Sección Tercera, conforme a las reglas de reparto de asuntos. Por providencia de fecha 6 de febrero de 2007, dictada por la Sección Tercera, se tuvo por comparecido y parte al Procurador de los Tribunales Don César Berlanga Torres, en nombre y representación de EL CORTE INGLÉS, S.A., en sustitución de Don Carlos Andreu Socías.

Por providencia de 29 de enero de 2007 se acordó entregar copia del escrito de interposición del recurso al Abogado del Estado, en representación de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, y al Procurador de los Tribunales Don José Luis Martín Jaureguibeitia, en representación de EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA, para que formalizaran su oposición.

1. - El Abogado del Estado presentó escrito de fecha 15 de marzo de 2007 en el que manifestó «que se abstiene de evacuar dicho trámite».

2. - El Procurador de los Tribunales Don José Luis Martín Jaureguibeitia presentó su escrito de oposición con fecha 20 de febrero de 2007, que concluyó suplicando que «después de los trámites que procedan, dicte sentencia en su día declarando no haber lugar al citado recurso y, por consiguiente, desestimándolo con expresa imposición de las costas a la entidad recurrente».

Por diligencia de ordenación de 20 de marzo de 2007 se unieron los escritos de oposición al recurso y quedaron las actuaciones pendientes para señalamiento.

Por providencia de fecha 8 enero de 2008 se ha señalado para la deliberación, votación y fallo del presente recurso el día 22 de enero de 2008, en que han tenido lugar dichos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret, Presidente de la Sección

Es objeto de este recurso de casación la sentencia dictada con fecha 13 de mayo de 2005 por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, estimando la pretensión de EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA, anuló las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 31 de julio de 2002, que habían estimado los recursos interpuestos contra otras del mismo organismo de fecha 6 de agosto de 2001, y accedió a la inscripción de las marcas números 2.336.106, 2.336.108 y 2.336.109 "E. EROSKI, FIN DE TEMPORADA", con gráfico (mixtas), para servicios comprendidos en las clases 35 (servicios de representación, exclusivas, importación y gestión de negocios comerciales relacionados con productos textiles, calzados, lencería, artículos de vestir y deportivos y complementos del vestir; servicios de publicidad, marketing y estudios de mercado), 39 (servicios de transporte, embalaje y almacenaje, relacionados con productos textiles, calzados, lencería, artículos de vestir y deportivos y complementos del vestir) y 42 (servicios de restauración - alimentación- y hostelería; servicios jurídicos; servicios de estudios y proyectos técnicos; servicios de supermercados; servicios propios de establecimientos que se encargan de procurar alimentos y bebidas preparadas para el consumo), respectivamente, del Nomenclátor, por estimarlas compatibles con las marcas números 1.013.141, 1.013.143 y 1.815.572, concedidas también para las clases 35 (servicios de representaciones, promoción, importación y exportación de toda clase de artículos y mercancías; decoraciones; publicidad y negocios), 39 (servicios de almacenamiento, depósito, distribuciones comerciales, suministro, transporte, reparto y entrega a domicilio, tanto a entidades oficiales y particulares, de toda clase de artículos y mercancías) y 42 (servicios de restauración -alimentación-; hospedaje temporal; cuidados médicos, de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos; investigación científica e industrial; programación para ordenadores), respectivamente, del Nomenclátor.

La justificación de la resolución adoptada por el Tribunal sentenciador se encuentra en los fundamentos jurídicos primero y tercero de la sentencia recurrida, en los siguientes términos:

«Pretende la recurrente la nulidad de la expresada resolución por estimar que es contraria a Derecho aduciendo en apoyo de su pretensión y, en esencia, las siguientes alegaciones:

- la O. E. P. M. para denegar las marcas solicitadas hace un análisis parcial de los signos en pugna ciñéndose a un elemento concreto de las marcas cual es los triángulos que incorporan, cuando existe una consolidada doctrina jurisprudencial que obliga a tomar el conjunto de los elementos que configuran cada uno de los distintivos comparados y que difieren sustancialmente.

- el elemento preponderante o esencial en las marcas solicitadas, no lo constituyen los triángulos situados a la izquierda del conjunto gráfico-denominativo, sino precisamente en su denominación y descripción de manera caprichosa, que recoge además la denominación social de la empresa, circunstancias que impiden totalmente el riesgo de confusión sobre el origen empresarial

- en la eventualidad de la similitud de los triángulos, se trataría de figuras geométricas que son

irreivindicables en exclusividad por tener carácter genérico y común, y aun en análisis comparativo parcial de los triángulos, tanto su número, disposición y color son sensiblemente diferentes a los triángulos que incorporan las marcas de EL CORTE INGLES, S. A.

Por su parte, el Abogado del Estado y la representación de la codemandada interesaron la desestimación del presente recurso, argumentando en líneas generales que la actuación cuestionada se ajustó a la legalidad.

Desde las precedentes consideraciones legales en este recurso se trata de dilucidar si los signos en conflicto, por un lado las marcas mixtas "E. EROSKI FIN DE TEMPORADA" números 2.336.106, 2.336.108 y 2.336.109 para los servicios comprendidos en las clases 35, 39 y 42 y por otro las Marcas gráficas nº 1.013.141, 1.013.143 y 1.815.572, que consisten en la representación de un conjunto de triángulos isósceles, de idénticas dimensiones de diversos colores y rayados junto con otras marcas mixtas que incluyen el conocido y característico triángulo isósceles y concedidas en las mismas clases del Nomenclator y de la titularidad del EL CORTE INGLES, S. A., si entre estos distintivos se da la incompatibilidad que acordó la O. E. P. M o bien son compatibles como pretende la parte actora a efectos de su convivencia pacífica en el mercado.

Como ya ha tenido ocasión de pronunciarse esta Sala y Sección en el Rº 2.133/2002 seguido entre las mismas partes, una vez efectuado el análisis comparativo en la forma indicada anteriormente, llegamos a la misma conclusión de que los distintivos enfrentados pueden convivir en el mercado sin riesgo de error, confusión o asociación para el consumidor. La semejanza gráfica a la que se refiere la O. E. P. M. no debe apreciarse desde la perspectiva parcial y exclusiva de un determinado elemento de las marcas solicitadas, sino desde la perspectiva global y de conjunto de las mismas, y en éstas el elemento preponderante es el conjunto gráfico-denominativo "E. EROSKI FIN DE TEMPORADA", respecto del cual no resulta de aplicación la prohibición de registro establecida en el citado artículo 12.1,a) de la Ley de Marcas porque se distingue suficientemente de todas las marcas oponentes. El contenido global de las marcas solicitadas no puede originar riesgo alguno de confusión o de asociación respecto de las Marcas de EL CORTE INGLES porque difieren nítidamente en su conjunto, por mas que coincidan en la representación de unos triángulos coloreados en la misma disposición.

Por otra parte, hay que tener en cuanta -siguiendo la doctrina expuesta en el Fundamento de Derecho precedente, que la naturaleza de los objetos o servicios que las marcas en conflicto pretenden amparar, solo ha de acogerse como criterio comparativo con carácter secundario, en caso de que existan dudas sobre la posible semejanza o coincidencia fonética o gráfica de ambos distintivos en una sencilla visión o audición de conjunto, dudas que, como hemos dicho, no existen sobre distinción entre las marcas enfrentadas".

Al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la representación procesal de EL CORTE INGLÉS, S.A. formula los dos motivos de casación siguientes: PRIMERO.- Infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de Marcas. SEGUNDO.- Infracción de la jurisprudencia aplicable. A través de ambos motivos la recurrente intenta justificar que existe una identidad o semejanza gráfica que, según la jurisprudencia que cita, es suficiente para que se aplique la prohibición de acceso al Registro de la marca aspirante; añade que, además, existe coincidencia de ámbitos aplicativos y reproduce la jurisprudencia que considera aplicable en defensa de sus alegaciones. Por su conexión, ambos motivos de casación deben ser examinados conjuntamente.

El recurso debe ser desestimado. Las razones que aduce la parte para sostener que existe riesgo de confusión no pueden sustituir a la valoración del juzgador, que ha apreciado las circunstancias singulares del caso concreto de manera que no cabe reputar ni irracional ni absurda. Cuando, como ocurre en este supuesto, la Sala del Tribunal Superior de Justicia interpreta correctamente el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, y lo aplica tras apreciar fundada y racionalmente que no existe el riesgo de error, confusión o asociación, no cabe en vía casacional combatir su decisión alegando, precisamente, que se da el riesgo negado por la sentencia de instancia. Es reiterada la jurisprudencia de esta Sala que señala que las apreciaciones de hechos respecto a los litigios entre marcas no son revisables en casación, a excepción de los errores manifiestos o de la eventual vulneración de las normas sobre valoración tasada de la prueba, lo que no concurre en el presente supuesto (por todas, en esta materia de marcas, SSTS de 29 de mayo de 2007 -RC 1868/2005- y de 10 de marzo de 2005 -RC 4700/2002 -).

No se observa en el presente caso que el Tribunal de instancia haya incurrido en error o arbitrariedad al realizar la comparación entre las marcas enfrentadas porque, realizada ésta en su conjunto, existen diferencias relevantes que permiten distinguir a la aspirante de la prioritaria oponente, sin que la coincidencia en el gráfico del diseño de un triángulo isósceles resulte determinante. Y, apreciadas esas diferencias, la consecuencia inmediata es la de que las mismas excluyen todo riesgo de error o confusión en el mercado.

Frente a la anterior conclusión no pueden prosperar las sentencias que cita la recurrente, En primer lugar, porque algunas de ellas se refieren al derogado Estatuto de la Propiedad Industrial, sustituido por la Ley 32/1988, de Marcas, que introdujo el principio de especialidad, según el cual, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, es precisa la concurrencia de las siguientes circunstancias cumulativas -no alternativas, como pretende la actora-: a) que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado; y b) que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada en el nombre comercial ya registrado o solicitado; respecto de tales prohibiciones generales, es doctrina reiterada de la Sala que, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales -marca renombrada-, basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Y, en segundo lugar y respecto de las restantes sentencias citadas, porque en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que no tiene un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad.

Además, en esta materia se ha pronunciado ya esta Sala en varias sentencias, de las que cabe destacar las siguientes:

- STS de 05/07/2004, RC 1368/2001, recurrente EL CORTE INGLÉS, S.A.:

CUARTO.- (...) Se aprecia que no existe riesgo de confusión entre las marcas confrontadas por la mera coincidencia en la utilización como gráfico de un triángulo isósceles al distinguirse con claridad por la falta de semejanza fonética de los términos denominativos utilizados en la marca "EL CORTE INGLÉS" y en la marca aspirante "MAGMI"

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- STS de 21/07/2004, RC 2596/2001, recurrente EL CORTE INGLÉS, S.A.:

CUARTO.- (...) Cabe coincidir con el criterio expresado por el órgano sentenciador que aprecia que no existe riesgo de confusión entre las marcas confrontadas por la mera coincidencia en la utilización como gráfico de un triángulo isósceles, al distinguirse con claridad ambas marcas por la falta de semejanza fonética de los elementos denominativos utilizados distintivos de la marca "EL CORTE INGLÉS" y de la marca aspirante "CRUJILAX".

Esta conclusión jurídica que refiere la compatibilidad de las marcas opositoras, según declara la sentencia de la Sala de instancia, es conforme a la doctrina jurisprudencial de esta Sala, porque, como se advierte en la sentencia de 27 de noviembre de 2003, el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética y gráfica, lo que promueve la desestimación del segundo motivo de casación articulado por infracción de la jurisprudencia aplicable

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- STS de 14/09/2004, RC 3012/2001, recurrente EL CORTE INGLÉS, S.A.:

SEGUNDO.- (...) Pues bien, en el presente caso no se observa que la comparación efectuada por el Tribunal de instancia sea arbitraria o irracional. Por el contrario, se puede apreciar sin mayores dificultades que los signos enfrentados poseen indudables diferencias que permitirá su convivencia pacífica en el mercado, pues no cabe duda que la gráfica EL CORTE INGLES, tiene suficiente identidad que le permitirá distinguirse de la inscrita. En efecto, los distintos colores que recubren el triángulo, las diferentes letras que en él se incluyen y su distinta disposición y grafía, son elementos que permite a los consumidores individualizarlas.

En conclusión, la apreciación de la Sala sobre la inexistencia de riesgo de confusión, que no podemos revisar en casación, hace inaplicables los preceptos alegados y la jurisprudencia invocada en los dos primeros motivos y descarta que se haya producido su vulneración

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- Y, en particular, en la STS de 10/10/2005, RC 7378/2002, recurrente EL CORTE INGLÉS, S.A. hemos dicho:

SEGUNDO.- Sobre los motivos primero y segundo, relativos a la alegación de infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia aplicativa del mismo.

Sostiene la entidad actora que la similitud del gráfico de las marcas enfrentadas, al consistir ambas en un triángulo isósceles colocado en la misma posición es suficiente para provocar un indudable riesgo de confusión, pese a la diferencia del elemento denominativo. Teniendo en cuenta la identidad de los productos sobre los que se proyectan ambas marcas, considera la parte recurrente que se ha infringido la prohibición contenida en el precepto alegado.

La argumentación precedente evidencia que el presente recurso se funda exclusivamente en una discrepancia valorativa del recurrente con la Sala juzgadora respecto a la existencia o no de riesgo de confusión. Y según reiterada jurisprudencia las valoraciones de los elementos probatorios y, en general, las apreciaciones de hechos, no son susceptibles de recurso de casación, el cual se configura por la Ley de la Jurisdicción como un recurso de carácter extraordinario encaminado en exclusiva a la revisión de la recta aplicación e interpretación del derecho. Así pues, salvo manifiesto error en dichas apreciaciones de naturaleza fáctica o equivocación en la interpretación y aplicación de las normas y jurisprudencia que sean de aplicación no es posible corregir dichas apreciaciones siempre que se expresen en una resolución motivada y razonable (por todas, en lo que respecta al ámbito marcario, Sentencia de 10 de mayo de 2.005 -RC 6.424/2.002 -).

En el supuesto que nos ocupa la Sala ha aplicado correctamente las exigencias del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, que requiere para que opere la prohibición que contiene respecto al registro de marcas la doble circunstancia de identidad o semejanza entre las marcas enfrentadas y que se trate de productos similares o idénticos. En el caso presente, la Sala ha apreciado que la diferencia denominativa entre los signos mixtos de ambas marcas es suficiente para excluir el riesgo de confusión en una consideración global de las mismas, como requiere nuestra reiterada doctrina, pese a la coincidencia del ámbito aplicativo.

Frente a semejante fundamentación la parte actora no denuncia ninguna infracción en la interpretación de la norma aplicada ni de la jurisprudencia de esta Sala relativa a los criterios de comparación que han de emplearse, sino que se limita a señalar los riesgos de confusión que originaría la similitud gráfica. Como se deduce de lo señalado antes, tal divergencia en la valoración resulta irrelevante.

En relación con la alegación de la jurisprudencia aplicable al caso es preciso recordar nuestra reiterada explicación de la relativa relevancia de la misma en el ámbito del derecho de marcas, dada el extraordinario casuismo de la materia. Pero es que además, frente a las diversas Sentencias que la parte menciona, resultan sin duda más cercanas al caso presente otras numerosas relativas a la constante impugnación que la entidad actora viene ejercitando frente a cualquier utilización de un triángulo isósceles en la posición de un banderín horizontal (entre otras, Sentencias de 14 de septiembre de 2.004 -RC 3.012/2.001-, 5 de julio de 2.004 -RC 1368/2.001- y 24 de noviembre de 2.003 -RC 9.296/1.998 -). En ellas esta Sala viene reiterando que no toda utilización de la misma forma geométrica, en sí misma inapropiable, origina el riesgo de confusión con la concreta marca opuesta por la parte actora. En efecto, será sólo el juicio concreto entre los signos enfrentados, en una consideración global de los elementos gráficos y denominativos que los integran, lo que podrá revelar la existencia de riesgo de confusión. Y, en este caso, como ya se ha indicado, la Sala de instancia ha entendido que las diferencias existentes excluyen el riesgo de confusión, juicio que resulta intangible en casación

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La desestimación de todos los motivos del recurso lleva consigo la imposición de las costas a la recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y en ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,