STS, 22 de Enero de 2010

Compass Group Nederland B.V. interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 607/2005 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de mayo de 2004, confirmado el 7 de febrero de 2005, que concedió la inscripción de la marca número 2.548.018, "Euresa Restauración", mixta, para distinguir, " servicios de hostelería. Servicios de un hotel, bar, cafetería y restaurante ".

En su escrito de demanda, de 7 de septiembre de 2006, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia " por la que, estimando el presente recurso, se declaren nulas y sin ningún valor ni efecto las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de mayo de 2004, por la que se concedió la marca 2548018 EURESA RESTAURACION, con gráfico, clase 43 y la emitida el 7 de febrero de 2005, por la que expresamente se desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la anterior, dictando en su lugar otra resolución por la que se deniegue definitivamente la citada marca ".

El Abogado del Estado por escrito de fecha 26 de septiembre de 2006 contestó a la demanda por escrito en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia " por la que se desestime íntegramente el recurso interpuesto, con expresa imposición de costas a la entidad recurrente, ex artículo 139 LJCA ".

Por Auto de 3 de noviembre de 2006, de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se acordó recibir el pleito a prueba.

Habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de las partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 12 de junio de 2007 , cuya parte dispositiva es como sigue:

FALLAMOS: Debemos desestimar y desestimamos el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación de la mercantil Compass Group Nederland B.V., contra la resolución de la oficina española de patentes y marcas de fecha 7 de febrero de 2005 por la que se concedió la marca nº 2.548.018 Euresa Restauración (mixta) para la clase 43 sin costas.

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Con fecha 22 de febrero de 2008, Compass Group Nederland B.V. interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 321/2008 contra la citada sentencia, al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley Jurisdiccional que desarrolla en los siguientes apartados:

Infracción del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate.

Respecto de la infracción de las normas del ordenamiento jurídico, el recurrente argumenta que pese al criterio mantenido por la Sala Tercera del Tribunal Supremo sobre intangibilidad de las apreciaciones de la sentencia de instancia en el ámbito del derecho de marcas, entre las que se encuentra las que versan sobre la similitud o diferencia entre marcas y entre los productos, esta intangibilidad no tiene carácter absoluto y tiene límites expresamente reconocidos por el Alto Tribunal, en abundante jurisprudencia. Por ello invoca la correcta aplicación del artículo 6.1 b) de la Ley Marcas, respecto de tres puntos:

1. La Sala de instancia parece exigir para la aplicación del precepto prohibitivo, la identidad de las marcas enfrentadas, lo cual es erróneo, porque basta acreditar la semejanza, según se deduce de la conjunción disyuntiva o que separa los supuestos contemplados en la norma, y esta semejanza existe entre las marcas en liza.

2. La citada Sala ha otorgado eficacia distintiva o diferenciadora al término genérico, "restauración", descriptivo del tipo de servicios amparados, sin centrarse en los términos relevantes a efectos comparativos que son "Euresa" y "Eurest".

3. La Sala reiteradamente citada, considera que las marcas enfrentadas están dirigidas a ámbitos aplicativos distintos cuando lo cierto es que existe una absoluta identidad entre los servicios de hostelería y restaurantes de la marca recurrida "Euresa" y los de " restauración " de la marca oponente y recurrente "Eurest".

La recurrente alega que la sentencia recurrida infringe la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en los siguientes puntos: 1.La tesis acerca de la importancia en la coincidencia en el factor tópico. 2.La prevalencia del aspecto verbal sobre todos los elementos integrantes de la marca al efectuar la comparación entre los signos. 3.La comparación en conjunto entre marcas enfrentadas ha de hacerse matizando, como lo hace el Tribunal Supremo, con dos criterios correctores: prescindir en la comparación de conjunto de los elementos genéricos carentes de distintividad, y tener en cuenta el vocablo de mayor fuerza distintiva, por ser éste el principal determinante de la distinción o confusión. 4.La confundibilidad entre las marcas cuando los servicios protegidos sean idénticos, como sucede en este caso.

El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso, en fecha 25 de noviembre de 2008, y suplicó su desestimación con costas.

Siendo Ponente la Excma. Sra. Dª. Maria Isabel Perello Domenech, Magistrada de la Sala

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Segunda, con fecha 12 de junio de 2007 desestimó el recurso contencioso- administrativo interpuesto por Compass Group Nederland B.V. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de mayo de 2004, confirmada en alzada el 7 de febrero de 2005, en cuya virtud fue concedida la inscripción de la marca número 2.548.018, " Euresa Restauración", para distinguir servicios de la clase 43 del Nomenclátor Internacional, en concreto " servicios de hostelería. Servicios de un hotel, bar, cafetería y restaurante ".

A la inscripción de la marca número 2548018, solicitada por "Europublic Comunicación, S.L.", se había opuesto, entre otros, Compass Group Nederland B.V., en cuanto titular de la marca prioritaria, internacional nº 404.321, para servicios de " restauración (alimentación) " en clase 42.

La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Ésta, había desestimado el recurso de alzada porque no concurrían en el caso de autos los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro invocada por la recurrente, y prevista en el artículo 6.1 de la Ley

17/2001, de 7 de diciembre , de marcas, por existir entre los signos enfrentados suficientes disparidades fonéticas y conceptuales que posibilitan su pacífica convivencia sin generar riesgo de confusión en el público.

Las consideraciones en cuya virtud el tribunal sentenciador desestimó

el recurso contencioso-administrativo fueron las siguientes:

A la vista de la doctrina jurisprudencial expuesta en el fundamento de derecho anterior entendemos que es correcta la concesión de la marca EURESA RESTAURACIÓN al entender que no existe una semejanza fonética entre las marcas enfrentadas, EURESA RESTAURACION Y EUREST, siendo ambas denominaciones suficientemente distintas como para producir riesgo de confusión entre los consumidores.

Tal como establecía el Tribunal Supremo, en sentencia de 5 de octubre de 2004 (R 2004/5702 ), aplicable al presente caso "El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre , exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.

En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos (goodwill).

Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.

A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas ".

En atención a dicha doctrina, que sigue plenamente en vigor con la aplicación de la Ley 17/01 , entendemos que no existe razón para poder estimar la pretensión de la actora en tanto que existe no una identidad fonética susceptible de producir confusión en el mercado, al tener que valorar conjuntamente la totalidad de las marcas enfrentadas y no solo parte de los términos que las componen EURESA y EUREST como hace la parte actora que elimina del examen comparativo el término RESTAURACION, sin perjuicio de que, a pesar de dirigirse ambas marcas a ámbitos aplicativos distintos, entre los términos EURESA y EUREST existe una diferencia fonética de suficiente entidad como para permitir su convivencia en el mercado sin producir riesgo de confusión entre los consumidores .

En el único motivo de casación, articulado al amparo del artículo 88.1. d) de la Ley Jurisdiccional , la recurrente denuncia la indebida aplicación del artículo 6.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , así como la infracción de la doctrina jurisprudencial que lo interpreta. En defensa de su tesis alega que la sentencia impugnada a) interpreta erróneamente el artículo citado, porque parece exigir para su aplicación la identidad entre las marcas enfrentadas, citando al efecto el párrafo de la sentencia en que el tribunal de instancia afirma: " no existe razón para poder estimar la pretensión de la actora en tanto que existe no una identidad fonética susceptible de producir confusión en el mercado", b) Otorga eficacia distintiva o diferenciadora a " restauración ", que afirma el recurrente es genérico y carente de distintividad para servicios de restauración, c) La Sala considera erróneamente que las marcas están dirigidas a ámbitos aplicativos distintos, cuando lo que existe es una absoluta identidad, trascribiendo la cita literal de la sentencia en este punto.

La recurrente, en su segundo motivo, considera que la sentencia infringe la jurisprudencia relativa al análisis comparativo entre los signos, citando diversas sentencias alegando que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva en la que se atienda a la posible concurrencia del relevante factor tópico, a la relevancia del aspecto verbal de las marcas, a la valoración en el conjunto del núcleo fundamental o de mayor fuerza expresiva de la marca.

Ambos motivos han de ser desestimados En reiteradas ocasiones hemos declarado que en sede de casación no es posible revisar las apreciaciones de hecho efectuadas en la instancia, al estar configurado el recurso de casación como un procedimiento extraordinario exclusivamente destinado a asegurar la recta aplicación e interpretación del derecho. En este sentido, las valoraciones fácticas como lo son en el derecho de marcas la ponderación de la existencia de riesgo de confusión o asociación de la proximidad o coincidencia de ámbitos aplicativos u otras circunstancias análogas, son intangibles en casación, siempre que se hayan expresado en forma motivada y razonable y no incurran en arbitrariedad o error patente (por todas, sentencia de 3 de junio de 2009, dictada en el recurso de casación número 334/2008 ).

En el supuesto de autos, la Sala Juzgadora ha realizado una valoración suficiente de las diferencias de los signos opuestos, llegando a una conclusión sobre el fondo que resulta plenamente razonable. Es cierto, como se denuncia por la recurrente que la sala de instancia incurre en una confusión respecto al ámbito aplicativo de ambas marcas, pues según se desprende del expediente, existe una clara concurrencia entre los servicios protegidos. Y si bien es verdad que se hace mención expresa a la identidad fonética entre ambos signos, posteriormente se argumenta en clave de semejanza. Estas circunstancias no suponen que el juicio de compatibilidad a la que llega la Sala de instancia no resulte razonable, debiendo entenderse que, en efecto, la conclusión sobre la convivencia pacífica de ambas marcas, dada las diferencias existentes, resulta ajustada a derecho.

Hemos reiterado que, al efectuar la comparación de las marcas enfrentadas ha de realizarse con el máximo rigor, porque tanto la marca aspirante "Euresa Restauración" nº 2.548.018 como la marca oponente, "Eurest" internacional nº 404.321 protegen servicios concurrentes, la aspirante definidos como los correspondientes a servicios de hostelería englobando a los de bar, cafetería y restaurante, y los de la prioritaria, definidos de modo más amplio al haber sido reivindicados " de restauración ", que sin lugar a duda engloba entre otros los propios de un restaurante y desde este prisma, al efectuar la comparación de los signos enfrentados desde una visión de conjunto, se aprecian suficientes disparidades en su aspecto gráfico, fonético y conceptual. Gráficamente cada signo tiene una presentación diferente, la prioritaria, marca "Euresa Restauración" nº 2.548.018, se ha adoptado como una marca mixta en la que destaca un gráfico en la parte superior, destacado y con reivindicación del color rojo seguido de la denominación relevante del conjunto, "Euresa", y en el plano inferior, la denominación restauración en minúsculas como un término calificativo y descriptivo pero resultando un conjunto mixto y cromático absolutamente dispar a la marca aspirante, formada por la denominación "Eurest". Conceptualmente, se perciben como dos marcas absolutamente diferentes.

Fonéticamente es innegable que la diferenciación de los vocablos que forman cada conjunto y su muy distinta secuencia, permiten percibir dos marcas muy diferentes desde el primer impacto auditivo, por lo que hay que concluir que no concurren los factores de confundibilidad respecto de la marca aspirante, para aplicar la prohibición contenida en el artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001 , de marcas, resultando por el contrario marcas compatibles, máxime si tenemos en cuenta que la raíz "Eur"- con su connotación de "europeo"- viene siendo utilizada profusamente en la adopción de marcas a lo largo de todo el nomenclátor, y por ello pueden considerarse suficientemente diferenciables dos marcas que junto a esa raíz común descriptiva, logren con sus diferentes secuencias vocálicas o consonánticas adoptar signos diferenciables para el usuario de este tipo de servicios.

Finalmente el motivo de casación fundado en la infracción de la jurisprudencia tampoco puede ser acogido, por cuanto la recurrente se limita a citar diversa jurisprudencia de esta Sala y a discrepar de la valoración sobre el riesgo de confundibilidad efectuado por la Sala de instancia. Como hemos expuesto con anterioridad, la Sala en el caso presente ha realizado un juicio sobre las marcas enfrentadas en la Sentencia recurrida, en la que se excluye la confusión prohibida por el artículo 6.1 b) de la Ley de Marcas de forma motivada y razonable, sin que se conculque la jurisprudencia citada que se refiere a supuestos distintos, en un ámbito de extremado casuismo existente en la materia y la amplísima variedad de circunstancias que pueden concurrir en cada caso, como hemos indicado con suma frecuencia. Por el contrario, la actora no evidencia ninguna infracción de carácter jurídico en el modo en que la Sala juzgadora ha realizado la comparación entre las marcas enfrentadas, revelando únicamente su legítima discrepancia con dicho juicio.

La desestimación del motivo del recurso lleva consigo la imposición de costas a la recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional .

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y en ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,