STSJ Cataluña 1979/2021, 29 de Abril de 2021
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 1979/2021 |
| Fecha | 29 Abril 2021 |
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA
Recurso nº 150/2019
SENTENCIA Nº 1979/2021
Ilmos. Sres.:
Presidente
D. JOSÉ MANUEL DE SOLER BIGAS
Magistrados
D. EDUARDO PARICIO RALLO
DÑA. ELSA PUIG MUÑOZ
En la ciudad de Barcelona, a 29 de abril de 2021.
LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN QUINTA) ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso contencioso-administrativo nº 150/2019, interpuesto por la Sociedad LABORATORIOS ERN S.A., representada por el Procurador de los Tribunales D. Daniel Font Berkhemer y defendida por Letrada, siendo demandada la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada y defendida por el Abogado del Estado.
Ha sido ponente el Magistrado D. José Manuel de Soler Bigas, quien expresa el parecer de la Sala.
Por la representación de la Sociedad actora, en escrito presentado en la Secretaría de esta Sala en fecha 23 de mayo de 2019, se interpuso el presente recurso contra la resolución dictada en fecha 19 de marzo de 2019 por el Jefe de la Unidad de Recursos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, actuando por delegación de la Directora General.
Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley de la Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación, en cuyos escritos respectivos, en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de la resolución objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos.
Continuado el proceso y habiéndose acordado el recibimiento a prueba medianteAuto de 19 de enero de 2020, unan vez practicada la propuesta y admitida, evacuaron las partes el trámite de conclusiones escritas, señalándose finalmente fecha para la deliberación, votación y fallo del recurso.
1) Constituye el objeto de este proceso, tal como se ha señalado en el primer antecedente de esta Sentencia, la impugnación por la parte actora de la resolución dictada en fecha 19 de marzo de 2019 por el Jefe de la Unidad de Recursos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, actuando por delegación de la Directora General.
2) Resulta del expediente administrativo, que por la Sociedad Bioencapsulation and Ipackaging S.L., se formuló en fecha 23 de febrero de 2018 solicitud de registro de la marca núm. M 3.6706123, " BIO-IPACK", mixta, para distinguir productos consistentes en " Aceites esenciales para su uso en procesos de fabricación. Aceites esenciales para uso industrial ", de la clase 3 del Nomenclátor Internacional.
3) Formuló oposición la Sociedad actora Laboratorios Ern S.A., fundando la misma en la titularidad de la marca M 1120891/0, "BIOPLAK ", mixta, que distingue " Productos farmacéuticos ", de la clase 5 del Nomenclátor.
4) Mediante resolución inicial de fecha 2 de octubre de 2018, la OEPM concedió la marca solicitada, con fundamento, en lo que aquí interesa, en que:
"No se tiene en cuenta la pretensión de la oposición..."BIOPLAK", por proteger ámbitos aplicativos suficientemente diferenciados considerando que no existe riesgo de confusión en el público ni asociación con la marca anterior".
Contra dicha resolución interpuso la aquí actora recurso de alzada.
5) El recurso fue desestimado mediante resolución de fecha 19 de marzo de 2019, objeto de impugnación en este proceso.
Funda la resolución impugnada su pronunciamiento de compatibilidad entre los signos enfrentados en que, FJ 2º: "... debe realizarse la comporación entre los signos en conflicto... BIOPLAK"...y "BIO-IPACK", marca mixta... En el plano fonético-denominativo, podemos afirmar que existen diferencias entre los signos enfrentados. Si bien es cierto que los signos comparados coinciden en la leyenda "BIO", es un término no apropiable en exclusiva, y que la marca solicitada incluye adicionalmente el vocablo IPACK y un gráfico característico, con una sonoridad y un impacto visual diferente.
...(el TS) viene declarando en reiteradas sentencias, que las denominadas marcas fuertes...con especial fuerza distintiva gozan de mayor capacidad obstativa frente a nuevas solicitudes de registro, que las denominadas marcas débiles o aquellas que no revisten demasiada distintividad ...(llegándose aquí) a la conclusión, que de una comparación sintética y global de los signos enfrentados, el público los percibirá cono realidades diferentes ...
(y) no incurrirá en riesgo alguno de confusión o de asociación".
Y tras apreciar (FJ 3º) " una cierta relación aplicativa ", concluye (FJ 4º) en el sentido de que " Teniendo en cuenta las diferencias fonéticas existentes...y a pesar de la coincidencia (sic) en sus respectivos ámbitos aplicativos, se considera que su convivencia en el mercado no generará riesgo de confusión para los consumidores".
Frente a la conclusión de compatibilidad entre los signos de la resolución impugnada, se extraen del escrito de demanda, en esencia, como motivos de impugnación:
1) Se cumple el segundo de los requisitos exigidos por el art. 6.1 b) de la Ley de Marcas, a saber, existiendo " semejanza entre ambos tipos de productos " y por tanto, " a nivel aplicativo ".
2) Sería por tanto exigible " mayor diferenciación denominativa entre las marcas ", y " mayor rigor en la comparación ".
3) Existencia de una elevada semejanza " denominativa y fonética ", cumpliéndose por tanto...
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