STSJ Comunidad de Madrid 307/2013, 13 de Marzo de 2013
| Ponente | JOSE DANIEL SANZ HEREDERO |
| ECLI | ES:TSJM:2013:3841 |
| Número de Recurso | 73/2010 |
| Procedimiento | PROCEDIMIENTO ORDINARIO |
| Número de Resolución | 307/2013 |
| Fecha de Resolución | 13 de Marzo de 2013 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1 - 28004
33009710
NIG: 28.079.33.3-2010/0148037
RECURSO 73/2010
SENTENCIA NÚMERO 307
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
----- - Ilustrísimos señores :
Presidente.
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez
Magistrados:
D. José Daniel Sanz Heredero
Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí
D. Miguel Ángel García Alonso
Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera
D. Francisco Bosch Barber
------------------- En la Villa de Madrid, a trece de marzo de dos mil trece.
Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 73/2010, interpuesto por la mercantil PROGAYMA S.L.U., representada por el Procurador D. Evencio Conde de Gregorio, contra la resolución dictada el 2 de diciembre de 2009 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 9 septiembre de 2009, por la que se deniega la inscripción de la marca 2.862.404 " EME " (mixta). Han sido parte demandada la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada por el Abogado del Estado; así como la mercantil ESTEVA OOMMM, S.L., representada por el Procurador D. Aníbal Bordallo Huidobro.
Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su demanda mediante escrito presentado el 7 de mayo de 2010, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las declaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativa impugnada.
Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, lo que verificó por escrito presentado el 7 de julio de 2010 (Abogacía del Estado) y 1 de septiembre de 2010 (mercantil codemandada), en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la desestimación de las pretensiones deducidas en la demanda.
Con fecha 7 de marzo de 2013 se celebró el acto de votación y fallo de este recurso, quedando el mismo concluso para Sentencia.
VISTOS.- Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. José Daniel Sanz Heredero.
El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución dictada el 2 de diciembre de 2009 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 9 septiembre de 2009, por la que se deniega la inscripción de la marca 2.862.404 " EME " (mixta), para distinguir servicios de las clases 43ª: " Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal ".
La precitada resolución estima que concurre la causa de prohibición de registro contenida en el artículo
6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, argumentando que entre las marcas en conflicto, EME solicitada y DOBLE EME opuesta, existe " una evidente semejanza fonético-denominativa, al consistir la marca solicitada en el elemento denominativo principal de la marca oponente, sin que la grafía en mayúscula incorporada tenga suficiente poder de diferenciación, existiendo al propio tiempo una clara relación aplicativa, de forma que una eventual convivencia registral y en el mercado de los signos en pugna generaría riesgo de confusión, que incluye el riesgo de asociación, en el público consumidor. Sin que a ello obste el precedente registral titularidad del recurrente M-26499514 EME CATEDRAL HOTEL ... en el que concurren otros factores de diferenciación y no es vinculante ".
La recurrente muestra su disconformidad con las resoluciones impugnadas aduciendo, en síntesis, con cita de abundantísima jurisprudencia, la no concurrencia de la prohibición relativa contemplada en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, sosteniendo que no existe la similitud denominativa reseñada en la resolución recurrida, existiendo además disparidad gráfica, que se concreta en el tipo de grafía utilizada en la solicitada, que no existe en la prioritaria-oponente. Además aduce que los productos amparados por las marcas enfrentadas no son del todo iguales y así mientras la solicitada amparara productos y servicios de hostelería y restauración, la prioritaria se centra en servicios de restauración. Añade que existen múltiples precedentes de marcas registradas que contiene el vocablo EME e incluso que contienen únicamente dicho vocablo. Por último alega la gran notoriedad en el mercado de la marcas solicitada y que además es titular de la marca EME CATEDRAL HOTEL, también para servicios de hostelería.
El Abogado del Estado, en la representación en que actúa, así como la mercantil codemandada, se muestran conformes con el criterio expuesto en la resolución impugnada, por lo que solicitan la desestimación del recurso contencioso-administrativo objeto del presente procedimiento. Particularmente, la mercantil codemandada estima y sostiene que entre las marcas enfrentadas existe una grave coincidencia fonética, denominativa y cualitativa que determina que los signos enfrentados respondan a imágenes totalmente asimilables, por idénticas, que generan inevitablemente confusión y la falsa relación entre ambos. Concluye así sosteniendo que la solicitada conculca el principio de diferenciación absoluta que debe regir la coexistencia de signos de diferente titular, de donde resulta un evidente riesgo de confusión en el mercado.
Examinado el contenido de las resoluciones impugnadas, así como las alegaciones vertidas por las partes personadas, para la correcta resolución de la cuestión litigiosa objeto del presente recurso debemos tener en cuenta que el artículo 6.1 de la antedicha Ley de Marcas, señala que " no podrán registrarse como marcas los signos:
Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior ".
Dicho precepto viene a posibilitar que el titular der una marca anterior pueda oponerse al registro de una marca solicitada con posterioridad cuando exista identidad entre los signos y los productos o servicios distinguidos por ellos. Cuando ello sucede, la marca no podrá cumplir la función distintiva que le es propia, dada la imposibilidad de que el público distinga el distinto origen de los productos o servicios a los que se le aplican las marcas idénticas.
A este respecto, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ), en relación con el concepto de marca a que alude el artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas (recordada, entre otras, en las Sentencias de dicho Alto Tribunal de 11 de mayo y 6 de julio de 2011 ), y que resulta adecuado para comprender el significado del presupuesto de distintividad de las marcas referido en el artículo 4 de la Ley vigente de 7 de diciembre de 2001 cuando estipula que " se entiende por marca todo signo susceptible de reproducción gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras" : "(...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura...
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