STS, 23 de Febrero de 2006
| Ponente | MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA |
| ECLI | ES:TS:2006:766 |
| Número de Recurso | 5291/2003 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 23 de Febrero de 2006 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
FERNANDO LEDESMA BARTRETOSCAR GONZALEZ GONZALEZMANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAFRANCISCO TRUJILLO MAMELYEDUARDO ESPIN TEMPLADO
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintitrés de Febrero de dos mil seis.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 5291/2003 interpuesto por "LICORERÍAS UNIDAS, S.A.", representada por la Procurador Dª. Almudena González García, contra la sentencia dictada con fecha 8 de febrero de 2003 por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 3507/1999 , sobre concesión de la marca número 2.122.468, "Los Caciques"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado.
"Licorerías Unidas, S.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 3507/1999 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 12 de julio de 1999 que confirmó la de 7 de diciembre de 1998 y concedió el registro de la marca número 2.122.468(4), "Los Caciques".
En su escrito de demanda, de 7 de marzo de 2000, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que estimando en todas sus partes el presente recurso contencioso-administrativo, declare no ajustado a derecho el acto administrativo por el que se concedió el registro de la marca número 2.122.468 'Los Caciques', revocándolo y dejándolo sin efecto y ordenando en consecuencia la denegación del citado registro". Por otrosí solicitó el recibimiento a prueba.
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 3 de mayo de 2000, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia que "desestime el recurso y confirme el acto recurrido, toda vez que el mismo es en todo conforme a Derecho".
Practicada la prueba que fue declarada pertinente por auto de 17 de mayo de 2000 y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 8 de febrero de 2003 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procurador de los Tribunales Dª. Almudena González García, en nombre y representación de la Entidad 'Licorerías Unidas, S.A.', contra las resoluciones reflejadas en el Fundamento de Derecho Primero, las cuales, por ser ajustadas a Derecho, confirmamos; y todo ello sin efectuar pronunciamiento alguno en cuanto a costas".
Con fecha 7 de julio de 2003 "Licorerías Unidas, S.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 5291/2003 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:
al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , "en relación con el art. 12 números 1 y 2 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre , y jurisprudencia concordante."
al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "en relación con el art. 13 letra c) y la letra b) del apartado 1 del art. 4 de la Recomendación de 1999, de la OMPI sobre marca notoria ".
El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con costas.
Por providencia de 24 de octubre de 2005 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 15 de febrero de 2006, en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de Sala
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 8 de febrero de 2003, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Licorerías Unidas, S.A." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue inscrita la marca número 2.122.468(4), "Los Caciques", para distinguir servicios de la clase 41 del Nomenclátor Internacional, en concreto "los servicios de una discoteca y sala de fiestas".
A la inscripción de la marca número 2.122.468(4), "Los Caciques", solicitada por "Vivaco, S.L.", se había opuesto "Licorerías Unidas, S.A." en cuanto titular de las marcas números 554.859(4) y 1.007.270(5), "Cacique", que amparan productos de la clase 33, en concreto "vinos, espirituosos y licores".
La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado que "en el presente caso, si bien concurre la identidad de las marcas enfrentadas Los Caciques, marca solicitada, Cacique, marca oponente, no concurre el segundo factor de confundibilidad, ya que mientras la marca objeto de recurso reivindica los servicios de una discoteca, la marca oponente distingue dentro de la clase 33 del Nomenclátor Internacional vinos y licores, productos que no son intercambiables con los servicios solicitados, por lo que no cabe posibilidad de confusión y estimar lo contrario sería dar a la marca prioritaria protección para clases de productos en que no está registrada, en contradicción con el art. 19 de la Ley y con el principio de especialidad consagrado por el art. 1 del mismo texto legal , a cuyo tenor el derecho de la marca no confiere un señorío absoluto sobre el signo aisladamente considerado, sino relativo, al recaer sobre el signo conectado a la clase de productos para los que fue registrado, de modo que un signo idéntico puede ser registrado por distintos empresarios, siempre que sea para productos diferentes".
Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido en que lo hizo fueron las siguientes:
"Desde las consideraciones expuestas en el Fundamento precedente, se trata en este proceso de discernir si son ajustadas a derecho las resoluciones objeto de recurso -y que, como sabemos, concedieron amparo registral a la Marca Nacional nº 2.122.468, denominativa, 'Los Caciques', solicitada para distinguir servicios de una Discoteca y Sala de Fiestas, comprendidos en la Clase 41 del Nomenclátor-, o si, por el contrario, tales resoluciones deben ser revocadas porque, como sostiene la recurrente, los registros prioritarios otorgados en favor de la misma son los nos 554.859 y 1.007.270, denominados todos 'Cacique', impedían el registro de aquella marca por mor de lo dispuesto en los artículos 12.1 y 13 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre de Marcas . Para resolver tal cuestión hemos de empezar por resaltar que la marca cuya inscripción se cuestiona, al igual que las prioritarias a que antes hemos aludido, ciertamente tienen en común el que todas ellas utilizan la leyenda 'Cacique', aunque la marca hoy cuestionada la utilice en plural, coincidencia más allá de la cual cabe observar disparidades importantes entre las mismas. En efecto, la marca cuya inscripción hoy se pretende se deje sin efecto está dirigida a identificar unos concretos servicios, a saber los de una Discoteca y Sala de Fiestas, comprendidos en la Clase 41 del Nomenclátor, mientras que las marcas prioritarias están dirigidas a identificar unos concretos productos, que no servicios, cuales son vinos, espirituosos y licores, comprendidos en una Clase del Nomenclátor diferente, en concreto la 33. Por otra parte, es necesario tener muy en cuenta que la entidad 'Vivaco, S.L.', a la sazón entidad que obtuvo a su favor el registro de la marca hoy cuestionada, era y es titular del rótulo nº 162.998 y de las marcas nos 1.611.003 y 1.611.004, en Clases 16 y 42, denominados todos ellos 'Los Caciques', de tal suerte que si estos rótulos y marcas, de igual denominación a la marca hoy cuestionada, han podido convivir en el mercado con las marcas nos 55.859 y 1.007.270, denominadas 'Cacique' como sabemos y titularidad de la hoy recurrente, nada obsta a que también pueda hacerlo la marca cuya revocación de inscripción se pretende en el presente proceso. Por otra parte, y aunque partamos de la base de que la marca 'Cacique' es una marca notoria, tal notoriedad podemos afirmarla, única y exclusivamente, cuando con tal leyenda se pretenden distinguir vinos, espirituosos y licores, en concreto Ron, pero no más allá. Esta conjunción de elementos hace que, a nuestro juicio, la coexistencia de las marcas comparadas, todas ellas con amparo registral, no introduzca un riesgo de confusión en el consumidor. No existe tampoco, en nuestra opinión y por los mismos fundamentos, una intención de explotar la reputación ajena con el registro de la marca cuestionada y es por todo ello, en definitiva, por lo que procede desestimar el presente recurso contencioso-administrativo".
En el primer motivo de casación, formulado al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , se denuncia la infracción del artículo 12 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , así como de la "jurisprudencia concordante". El desarrollo del motivo consta de cuatro apartados:
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En el primero, con referencia a la legislación precedente (Estatuto de la Propiedad Industrial) se subraya que las declaraciones de autorización o consentimiento del titular de la marca prioritaria no son válidas en caso de distintivos idénticos. Cuestión que resulta ajena al presente litigio pues en él no ha existido, obviamente, autorización de dicho titular.
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En el segundo la parte recurrente se limita a citar sentencias que declararon, en sus respectivos casos, incompatibles "distintivos idénticos o rayanos en la identidad". No contiene crítica alguna al juicio de la Sala de instancia.
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En el tercero se añade, sin más, que la doctrina de las sentencias citadas en el anterior ha sido también asumida por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de la que se invoca la sentencia de 2 de junio de 1998 . Tampoco se expresa censura alguna a la apreciación efectuada por el tribunal sentenciador.
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Sólo en el cuarto apartado la recurrente se refiere a lo que es propiamente objeto de litigio, afirmando que existe una "relación aplicativa entre las bebidas alcohólicas y los servicios de bar y cafetería" y que la existencia o inexistencia de similitud de los productos o servicios debe enjuiciarse al margen de su clasificación en el Nomenclátor internacional.
Centrado así el debate, hemos de recordar que la Sala de instancia corroboró la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas tras destacar, de un lado, la disparidad fonética de las leyendas, acentuada por el plural de "Los Caciques" frente al singular de "Cacique" (sin artículo) y, por otro lado, que la nueva marca pretendía amparar unos determinados servicios mientras que la prioritaria sólo protegía unos determinados productos, sin que coincidieran aquéllos y éstos. No es sólo, pues, el dato formal de la pertenencia a una o a otra sección del Nomenclátor lo que constituye la razón de ser de la apreciación que el tribunal de instancia hizo.
A partir de estas premisas, la última parte del primer motivo tampoco puede ser acogida. Para ello sería necesario, conforme a la línea jurisprudencial restrictiva del control casacional sobre las apreciaciones de hecho formuladas en la instancia acerca de los elementos distintivos de las marcas, que la llevada a cabo por el tribunal de instancia fuese de todo punto irrazonable o arbitraria, lo que aquí no ocurre.
En efecto, siendo obvio que en las discotecas y salas de fiestas se consumen variadas bebidas alcohólicas de diferentes marcas, puede aceptarse como fundada y no irrazonable la apreciación de la Sala sentenciadora sobre la compatibilidad de un marca singular "Cacique", que ella misma considera notoriamente conocida sólo para distinguir una de aquellas bebidas (en concreto, el ron), y una nueva marca "Los Caciques" que identifica, en general, discotecas y salas de fiesta, sin riesgo de confusión entre ambas ni de que los usuarios asocien estos últimos locales a la empresa titular de la marca "Cacique" o al ron y los demás productos con ella protegidos.
Tal apreciación no queda desvirtuada por la circunstancia de que, en relación con otros distintivos dotados de sustantividad propia, aun cuando referidos a similares productos y servicios, determinadas decisiones jurisdiccionales hayan confirmado o rechazado su recíproca compatibilidad o incompatibilidad. Hemos subrayado repetidas veces que el análisis de los precedentes jurisprudenciales en una materia de tanto casuísmo como la relativa a las marcas no permite aplicar indiscriminadamente a un supuesto las conclusiones alcanzadas para otro cuando los signos distintivos examinados en cada uno de ellos difieren.
El segundo y último motivo de casación también se interpone al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , esta vez "en relación con el art. 13 letra c) y la letra b) del apartado 1 del art. 4 de la Recomendación de 1999, de la OMPI sobre marca notoria".
Fijadas así las normas supuestamente infringidas (esto es, siguiendo los propios términos del encabezamiento del motivo, según el cual uno y otro artículo vulnerados forman parte de la "Recomendación" citada), son varias las razones que justifican su rechazo. En primer lugar, la aplicabilidad o inaplicabilidad de dicha Recomendación constituye una cuestión nueva, suscitada por primera vez en casación y no tratada en la demanda ni, lógicamente, en la sentencia que desestimó las pretensiones en ella deducidas, lo que basta para excluir su análisis en esta fase del proceso.
En segundo lugar, la referida Recomendación (que fue adoptada en la sesión común de la Asamblea General de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual celebrada en el curso de la trigesimocuarta serie de reuniones de las asambleas de Estados miembros de esta última Organización, del 20 al 29 de septiembre de 1999) no tiene carácter de norma vinculante cuya infracción pueda ser invocada en casación. Se trata, tal como su preámbulo subraya, de un mera invitación o sugerencia a cada uno de los Estados miembros para que contemplen la posibilidad de utilizar parte o todo su contenido como líneas directrices de sus propias disposiciones en materia de protección de las marcas notorias.
El contenido del motivo, sin embargo, permitiría quizá suponer que las referencias a la tan repetida Recomendación son un mero error en lo que concierne al artículo "13 letra c )" cuya vulneración se aduce, y que éste correspondería en realidad a la Ley 32/1988, de Marcas , y no a la Recomendación que sólo cuenta con seis artículos. Lo cierto es, sin embargo, que a lo largo de los dos apartados del motivo segundo la parte recurrente tampoco llega a desarrollar un razonamiento expresivo de por qué, en concreto, el artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de Marcas (ley que ni siquiera se cita en él) resulta vulnerado. A lo que debemos añadir que en la exposición de los fundamentos jurídicos materiales de la demanda tampoco había referencia a dicho precepto, limitándose la parte actora a afirmar la incompatibilidad de las marcas confrontadas porque, a su juicio, la admitida incurría en la prohibición relativa de registro prevista en el artículo 12.1 de la tan citada Ley 32/1988 .
Dado, pues, que el apartado a) de este segundo motivo de casación se refiere únicamente a los criterios que según aquella Recomendación pueden adoptarse en materia de marcas notorias, signos distintivos que, por lo demás, no coinciden enteramente con las marcas renombradas o reputadas a las que el artículo 13, letra c), de la Ley 32/1988 se refiere, ha de ser desestimado.
Por lo que respecta al apartado b) del mismo motivo, la crítica a la sentencia se hace negando que los precedentes administrativos en ella recogidos puedan ser determinantes de la concesión de la marca otorgada. Siendo correctas, en términos generales, las afirmaciones de la recurrente sobre el relativo valor de los precedentes administrativos en esta materia, también lo es que la Sala de instancia no utiliza aquéllos como argumento único sino meramente complementario para poner de relieve la convivencia pacífica -y anterior a las resoluciones impugnadas- de las marcas "Cacique" con otros signos distintivos denominados "Los Caciques" (entre ellos la marca número 1.611.004, para servicios de bar) registrados a favor de la misma entidad "Vivaco, S.L." que pretendía extenderlos a los servicios de discoteca.
Procede, pues, la desestimación del recurso con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional .
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
No ha lugar al recurso de casación número 5291/2003, interpuesto por "Licorerías Unidas, S.A." contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 8 de febrero de 2003, recaída en el recurso número 3507 de 1999 . Imponemos a la parte recurrente las costas de este recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Francisco Trujillo.- Eduardo Espín.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
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