STS, 26 de Febrero de 2009

"Tengelmann Warenhandelsgesellschaft" interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 2984/2003 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de diciembre de 2002, confirmado el 6 de agosto de 2003, que denegó la inscripción de la marca número 2.466.898, "Plus Supermercados", con gráfico, en clase 35.

En su escrito de demanda, de 21 de abril de 2004, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "en la que, con estimación de la presente demanda, se declare nula y sin efecto la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 6 de agosto de 2003, publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 1 de noviembre de 2003, y conceda la inscripción de la marca nº 2.466.898, 'Plus Supermercados', mixta, en clase 35". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 17 de junio de 2004, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "desestimatoria del presente recurso, con expresa imposición a la parte actora de las costas generadas en el presente procedimiento".

La "Unión de Detallistas Españoles, S. Coop. Unide" contestó a la demanda con fecha 23 de septiembre de 2004 y suplicó sentencia "desestimando la citada demanda y confirmando, por ser ajustada a Derecho, la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 6 de agosto de 2003 que denegó, por ser de aplicación el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas de 1988, la inscripción de la marca número 2.466.898, "Plus Supermercados" (mixta) en clase 35; todo ello con expresa imposición de costas a la demandante de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ". Por otrosí consideró que no era necesario el recibimiento a prueba.

No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 24 de julio de 2006, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Óscar García Cortés, en nombre y representación de la Entidad 'Tengelmann Warenhandelsgesellschaft', contra la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria y Energía, fechada el 6 de agosto de 2003 (B.O.P.I. de 1 de noviembre de 2003), por la que desestimando el recurso interpuesto por dicha entidad contra la resolución de la propia Oficina, de 20 de diciembre de 2002 (B.O.P.I. de 1 de febrero de 2003), se procede a la denegación de la marca de la hoy recurrente nº 2.466.898, denominada 'Plus Supermercados' (gráfico), solicitada para distinguir productos comprendidos en la Clase 35ª del Nomenclátor, las cuales, por no ser ajustadas a Derecho, anulamos y, en su lugar, declaramos la inscripción de dicha marca; y todo ello sin efectuar pronunciamiento de condena en costas".

Con fecha 28 de diciembre de 2006 la "Unión de Detallistas Españoles, S. Coop. Unide" interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 6029/2006 contra la citada sentencia, fundado en el siguiente motivo: al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "por violación del artículo 12.1.a) LM ".

El Abogado del Estado se abstuvo de formular oposición.

"Tengelmann Warenhandelsgesslschaft" presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con expresa imposición a la recurrente de las costas.

Por providencia de 11 de noviembre de 2008 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 18 de febrero de 2009, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, Magistrado de la Sala

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 24 de julio de 2006, estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Tengelmann Warenhandelsgesellschaft", anuló las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas y ordenó la inscripción de la marca número 2.466.898, "Plus Supermercado", con gráfico, para distinguir servicios de la clase 35 del Nomenclátor Internacional, en concreto "servicios de venta al por menor en comercios; servicios de venta al detalle a través de redes mundiales de informática".

A la inscripción de la marca número 2.466.898, "Plus Supermercados", solicitada por "Tengelmann Warenhandelsgesellschaft", se había opuesto con éxito en la vía administrativa la "Unión de Detallistas Españoles, S. Coop. Unide" en cuanto titular de la marca número 2.316.786/6, "Plus Market", que también ampara servicios de la clase 35. Esta misma sociedad cooperativa se opuso al recurso contencioso formulado por la sociedad alemana contra la decisión registral contraria a la nueva marca y, una vez que el tribunal de instancia revocó dicha decisión y ordenó la inscripción de "Plus Supermercados", impugna en casación la sentencia que contiene dicho pronunciamiento.

La Sala de instancia, según ya hemos afirmado, anuló la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta había estimado que "dentro del elenco de finalidades perseguida por la Ley de Marcas a través de la disposición citada [artículo 12.1 ] están la de hacer efectiva la prioridad registral, evitar la competencia encubierta y garantizar los intereses del público consumidor, debiendo tenerlas presentes en el examen de las aspirantes al registro, viniendo obligados a comprobar si éstas son compatibles con las prioritarias, para lo que es preciso la obtención de un resultado negativo en la comparación en los dos planos interrelacionados de distintivos y objetivos protegidos, y viendo que en el caso que nos ocupa los signos en conflicto, 'Plus Supermercados' y 'Plusmarket', son semejantes conceptualmente, e idénticos sus ámbitos comerciales, el riesgo de confusión está presente".

Las consideraciones en cuya virtud el tribunal sentenciador estimó el recurso contencioso-administrativo fueron las siguientes:

"Pues bien, a tenor de los criterios expuestos y a la vista de las circunstancias fáctico-jurídicas del caso, hemos de concluir que, efectivamente, tiene toda la razón la recurrente cuando dice que la marca nº 2.316.786, integrada por la denominación 'Plusmarket', para productos de la clase 35, no puede constituir motivo de denegación para la inscripción de la marca solicitada, mixta, integrada por las palabras 'Plus Supermercados' y gráfico, para productos de la clase 35, toda vez que se aprecian entre ellas diferencias suficientes, no ofreciendo duda que la única semejanza de ambas marcas está en que ambas contienen el término 'Plus' y este término, aunque no es genérico, es de uso corriente, que se agrega a diferentes productos y servicios en distintos ámbitos del mercado y, por ello, no tiene virtualidad identificadora.

En realidad, ésta hay que extraerla del término 'Supermercados', de manera que los términos a comparar han de ser éste y 'Market'. Pues bien, dichos términos tanto desde la vertiente verbal o fonética como denominativa son perfectamente distinguibles y no van a producir confusión en el mercado, sin que se pueda decir, como señala la Oficina de Patentes y Marcas, que 'conceptualmente' son semejantes, pues Market es un vocablo extranjero, de manera que debe ser considerado, conforme a reiterada jurisprudencia, como nombre o signo caprichoso o de fantasía, sin que se pueda tener en cuenta su significado en el idioma original a menos que dicho vocablo haya pasado a integrarse en el idioma castellano en el común consenso, lo que no ocurre en el presente caso, pues la palabra 'Market' no tiene significado propio en el idioma castellano.

Por tanto, los signos aquí enfrentados 'Plus Supermercados' (gráfico) y 'Plusmarket' son fonética y visualmente diferentes, siendo perfectamente distinguibles y no se va a producir confusión en el mercado, aunque ambas marcas operen en el mismo ámbito del mercado.

En definitiva, no ofrece duda a la Sala que existen diferencias sustanciales suficientes entre las marcas enfrentadas y no supone ningún peligro de confusión con su oponente ni fonética, ni gráficamente, de manera que pueden convivir sin riesgo de confusión en el mercado y sin peligro de que las expectativas del titular de la marca prioritaria se vean lesionadas, toda vez que las denominaciones enfrentadas, ni individualizadas, ni en su visión de conjunto inducen a confusión. Pero, además, ha de tenerse también en consideración que la entidad hoy recurrente tiene ya inscritas a su favor varias marcas con la misma denominación que la ahora denegada, con lo que hay que reconocer que la convivencia entre las marcas ahora enfrentadas no sólo es posible, sino que ya se viene produciendo, por lo que no se comprende que lo que ha podido convivir sin mayores riesgos para el consumidor medio, ahora pueda resultar incompatible.

En definitiva, las resoluciones impugnadas deben ser revocadas, habida cuenta de que no resulta manifiesta la incompatibilidad de la marca cuya inscripción se ha denegado por la OEPM con la marca previamente inscrita".

El recurso de casación consta de un solo motivo, formulado al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, en el que la sociedad cooperativa "Unión de Detallistas Españoles" imputa a la Sala de instancia la violación del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas de 1988. El desarrollo argumental del motivo se articula en tres apartados: a) las marcas en liza han de ser comparadas de modo global; b) el jucio de comparación ha de primar a los elementos denominativos sobre los gráficos; y c) los vocablos extranjeros conocidos por la generalidad de los consumidores no pueden ser considerados de fantasía. De todo lo cual deduce que el tribunal debió haber apreciado la similitud fonética entre los dos signos, su identidad conceptual y su afinidad aplicativa.

El motivo no puede ser estimado. En cuanto al primer argumento, la Sala de instancia respeta la preceptiva comparación de conjunto de los dos signos cuando precisamente por tal razón, una vez examinados todos los factores integrantes de uno y de otro, subraya que su única coincidencia es la relativa a una parte ("plus") de la marca aspirante. Y no pierde de vista esta misma perspectiva cuando analiza, a partir de dicha premisa, la relación entre los elementos fonéticos no coincidentes de una y otra ("market", por un lado, y "supermercados", por otro). De todo lo cual -y de la presencia en la nueva marca de elementos gráficos inexistentes en la prioritaria- deduce que los signos enfrentados, considerados en su conjunto, son "perfectamente distinguibles y no se va a producir confusión en el mercado, aunque ambas marcas operen en el mismo ámbito del mercado".

En lo que se refiere al segundo apartado del motivo casacional, es cierto que esta Sala ha sostenido como criterio de principio, susceptible de múltiples matizaciones, que el juicio de comparación ha de primar normalmente los elementos denominativos sobre los gráficos. Criterio que no infringe la Sala de instancia en este caso cuando, como ha quedado transcrito, pone el acento más en las concordancias o discordancias fonéticas de "Plusmarket" y "Supermercados Plus" que en los componentes gráficos de esta última. La lectura de la sentencia pone de relieve, en efecto, cómo la atención al elemento gráfico es meramente marginal y sólo sirve para subrayar la diferencia de conjunto de los signos, apreciable de modo principal en sus denominaciones.

En lo que se refiere al tercer y último argumento del motivo casacional, las críticas al tribunal de instancia lo son porque habría desconocido la jurisprudencia de esta Sala respecto de los vocablos extranjeros conocidos por la generalidad de los consumidores, vocablos que no podrían tratarse como si fueran denominaciones de fantasía.

La Sala de instancia no desconoce la citada jurisprudencia, a la que se refiere de modo expreso cuando afirma que no debe tomarse en consideración el significado de un término extranjero en su idioma original "[...] a menos que dicho vocablo haya pasado a integrarse en el idioma castellano en el común consenso". Sin embargo, a su juicio esta circunstancia no concurre en el caso de autos "pues la palabra 'Market' no tiene significado propio en el idioma castellano". La sociedad recurrente, por el contrario, estima que "el consumidor medio es perfectamente conocedor de que la expresión market significa mercado en nuestro idioma".

La afirmación del tribunal de instancia que ha quedado transcrita no es del todo aceptable pues lo relevante no es que el término extranjero tenga o deje de tener significado propio en el idioma español sino que haya devenido comprensible en España para el consumidor medio como consecuencia de su uso generalizado, bien en el conjunto de la población, bien en el sector especializado de los productos a los que la marca va destinada. Comprensión que se dará sin duda en el caso de los neologismos ya aceptados pero también en el caso de otros vocablos extranjeros que, aun no teniendo el reconocimiento de aquéllos, sean locuciones que puedan considerarse de común conocimiento para el ciudadano medio español en cuanto expresivas de un determinado concepto.

Desde esta perspectiva, que es la que inspira las sentencias citadas por la recurrente para aducir la infracción de jurisprudencia, las afirmaciones de la Sala de instancia han de quedar matizadas, sin que ello equivalga a la estimación del motivo. Pues, con independencia de que pueda asignarse al término "market" una cualidad u otra, lo cierto es que el conjunto del nuevo signo "Plus Supermercados" presenta con "Plusmarket" las suficientes diferencias como para excluir el riesgo de confusión. Y sobre todo, según a continuación desarrollaremos, no cabe olvidar que ese mismo riesgo de confusión ha sido ya rechazado cuando se produjo la admisión de la marca oponente "Plusmarket" pese a la oposición de las marcas prioritarias de "Tengelmann Warenhandelsgesellschaft", tal como acertadamente el tribunal de instancia subrayará en la última parte del tercer fundamento jurídico de su sentencia.

En efecto, esta Sala se ha pronunciado sobre cuestiones análogas a la presente en sentencias precedentes. De modo más concreto, al resolver el 24 de abril de 2008 el recurso de casación número 5137/2005 (al que "Tengelmann Warenhandelsgesellschaft" se referirá en su escrito de oposición como si aún estuviera pendiente, pues así sucedía en el momento de redactar aquel escrito) nos pronunciamos sobre la comparación entre marcas que incluyen el prefijo "plus".

En aquel supuesto, "Tengelmann Warenhandelgesellschaft" se oponía a la inscripción de la nueva marca "Plusmarket" (solicitada precisamente por la sociedad cooperativa que ahora recurre, estando entonces las posiciones procesales invertidas respecto de las actuales) porque incorporaba en su denominación el término "plus", registrado como marca a nombre de la primera. A su juicio, la adición del vocablo "market" no era suficiente para evitar el riesgo de confusión o asociación entre uno y otro signo.

Desestimamos el recurso de "Tengelmann Warenhandelgesellschaft" en nuestra sentencia de 24 de abril de 2008 por las siguientes razones:

1. En primer lugar, recordamos que habíamos rechazado "[...] por razones de fondo, pretensiones impugnatorias más o menos similares a las que en éste deduce la entidad recurrente. Nos pronunciamos en sentido favorable al registro de marcas que incorporan el vocablo "plus" -no obstante la oposición de la compañía hoy recurrente- en nuestra sentencia de 4 de noviembre de 2005 al resolver el recurso de casación número 428/2003 y considerar procedente el registro de la marca número 2.098.544 ("Plus Fresc Lleida") y en la sentencia de 22 de diciembre de 2004 al resolver el recurso de casación número 1714/2002 y reconocer el derecho de otra empresa al registro del rótulo número 215.500 ("Superfresc Plus")".

2. En segundo lugar, aplicamos la doctrina que venimos sentando en torno al control casacional de las sentencias en que se aplica el artículo 12 de la Ley de Marcas, de cuya exposición dedujimos que "[...] no es irrazonable concluir que las marcas enfrentadas presentan en este caso las suficientes diferencias como para llegar a la conclusión a la que llega el tribunal de instancia. El nuevo signo "Plusmarket", considerado en su conjunto, difiere sensiblemente del anterior (Plus), al igual que sucedía en los supuestos antes referidos. La adición del vocablo "market" le dota de una distintividad propia, de modo que no resulta "carente de fuerza diferenciadora", en contra de la opinión de la recurrente, ni la palabra compuesta resultante ("plusmarket") es en España una expresión descriptiva de los servicios o productos que la marca aspirante trata de proteger. No hay por qué, en consecuencia, limitar la comparación sólo al prefijo "plus", tal como auspicia la recurrente. Y, a partir de esta premisa, la apreciación de la disparidad de los signos enfrentados que realiza el tribunal de instancia no puede, repetimos, considerarse ilógica, arbitraria o patentemente errónea".

Pues bien, si el resultado de comparar "Plusmarket" con "Plus" para el mismo género de servicios no impidió la convivencia registral de una y otra cuando "plus" era prioritaria, lo mismo habrá que afirmar en el caso de autos una vez que "Plusmarket" ha logrado su acceso al registro. La inscripción de "Plusmarket" no puede, pues, cerrar el acceso al registro de "Plus Supermercados" como marca que en realidad es una derivación de las precedentes marcas "Plus" (anteriores a "Plusmarket") para servicios de la misma clase, signos distintivos de los que era titular "Tengelmann Warenhandelgesellschaft". Consideración esta última a la que, repetimos, se refiere en la parte final de su sentencia el tribunal de instancia, en cuanto argumento que refuerza su fallo estimatorio del recurso, sin que sobre ella contenga ninguna crítica el motivo de casación objeto de análisis.

Procede, por todo lo expuesto, la desestimación del recurso de casación con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.