SJMer nº 1 72/2013, 25 de Abril de 2013, de Alicante
| Ponente | RAFAEL FUENTES DEVESA |
| Fecha de Resolución | 25 de Abril de 2013 |
| ECLI | ES:JMA:2013:661 |
| Número de Recurso | 586/2011 |
JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA Num. Uno
Procedimiento:JUICIO ORDINARIO núm.586/2011
Parte demandante: CANNA BV y CANNA ESPAÑA FERTILIZANTES SL
Procurador: JOSE ANTONIO SAURA RUIZ
Abogado: JUAN CASULA OLIVER
Parte demandada: Fulgencio , José y
CANNABOOM SL
Procurador: LAURA CORDOBA BENIMELI
Abogado: JOSE ANTONIO ZARRIAS ADAME
SENTENCIA Nº 72/13
En Alicante, a 25 de Abril de 2013
Vistos por mí, D. Rafael Fuentes Devesa, Magistrado Juez del Juzgado de Marca Comunitaria Num Uno, los presentes autos de Juicio Ordinario seguidos con el numero 586/11 promovidos a instancia de CANNA BV y CANNA ESPAÑA FERTILIZANTES SL representado/a por el/la Procurador/a Sr/a. JOSE ANTONIO SAURA RUIZ y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a. JUAN CASULA OLIVER contra Fulgencio , José y CANNABOOM SL representado/a/s por el/la Procurador/a Sr/a. CORDOBA BENIMELI y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a ZARRIAS ADAME sobre infracción de marca comunitaria y competencia desleal
Primero - Que la meritada representación de la parte actora formuló demanda arreglada a las prescripciones legales en la cual, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que estimo pertinentes, que en esencia se concretan en el uso sin autorización de la marca de la actora, solicitaba que se dictara sentencia en la que"DECLARE:
a) El derecho exclusivo y excluyente de la actora a usar la Marca Comunitaria 2.763.266 que ampara la denominación CANNA como distintivo de productos comprendidos en las clases 1, 16 y 31 del Nomenclátor;
b) Los demandados son responsables de haber infringido la Marca Comunitaria CANNA 2.763.266;
c) Que la marca comunitaria nº 8.523.425 "CANNABOOM REVIENTACONGOLLOS (mixta)", en cuanto actualmente se halla vigente para distinguir servicios de clase 35, es nula por su sustancial identidad idéntica y/aplicativa con la previa Marca Comunitaria nº 2.763.266;
d) Que la adopción de la razón social CANNABOOM, S.L. infringe los derechos que la actora ostenta sobre el signo CANNA a través de las marcas de la que es titular registral; y
e) Que tal actuación ha causado a las actoras daños y perjuicios, tanto por lucro cesante como por daño emergente, que deben ser congruamente indemnizados por los demandados.
Y en consecuencia, CONDENE solidariamente a los demandados:
1.- A estar y pasar por las anteriores declaraciones, cursando el correspondiente mandamiento a la OAMI, a fin de que se inscriba la nulidad de la marca comunitaria nº 8.523.425 "CANNABOOM REVIENTACOGOLLOS (mixta)", en cuanto actualmente se halla vigente para distinguir servicios de clase 35;
2.- A cesar y abstenerse de los actos que violen la Marca Comunitaria nº 2.763.266 mediante cualquier acto de comercio, incluída la importación, la exportación, la comercialización, el ofrecimiento y la promoción de los productos de agricultura y horticultura -especialmente fertilizantes y sustratos para cannabis- que incorporen los distintivos "CANNABOOM" y "CANNACREM" -a título de marca, submarca, denominación de venta, nombre comercial, razón social, nombre de dominio y/o referencia en Internet- o cualquier otro signo que consista o incorpore la denominación CANNA, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento se les impondrá una sanción pecuniaria a razón de 600 euros por día de retraso conforme al artículo 710.1.2º LEC ;
3.- A adoptar las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación, y en particular la inmediata retirada del tráfico económico y destrucción de cualquier documentación publicitaria y/o comercial, incluidos envases y catálogos, referencias en internet, cartelería, albaranes y facturas, que materialice la violación de la Marca Comunitaria 2.763.266;
4.- A cambiar de denominación social en un plazo no superior a treinta días desde la firmeza de la sentencia por otra que no sea confundible o asociable con el signo CANNA de la parte actora;
5.- A cancelar el dominio cannaboom@hotmail.com;
6.- A satisfacer la indemnización coercitiva que proceda hasta que se produzca la efectiva y completa cesación de la violación de la marca comunitaria nº 2.763.266 CANNA, en los antedichos términos que previene el art. 710.1.2º LEC ;
7.- Al pago de la indemnización de los daños y perjuicios causados a la parte actora como consecuencia de la infracción de la marca nº 2.763.266 CANNA, fijando las ganancias dejadas de obtener atendiendo al canon que bajo el mínimo legal del 1% hubiera debido pagar la parte demandada en caso de explotar conforme a derecho la marca "CANNA", conforme a las ventas registradas en los cinco años previos a la interposición de esta demanda;
8.- A publicar, a su costa, la sentencia que se dicte en este procedimiento en dos revistas especializadas en el sector de abonos y fertilizantes para Cannabis, a cuyo efecto la actora designa "CÁÑAMO" y "SOFT SECRETS", así como en las siguientes webs para su difusión en el sector:
http://www.revientacogollos.com
http://www.callosapuntoverde.com
http://www.elpuntoverde.net
http://www.bitox.com
http://www.canna.es;
9.- A satisfacer las costas íntegras del presente procedimiento;
10.- Y a estar y pasar por las anteriores declaraciones".
Segundo.- Que admitida a trámite, se dispuso el emplazamiento de la/s parte/s demandada/s para que en el término legal, compareciere/n en autos y contestara/n aquélla, verificándolo en tiempo y forma mediante la presentación de escrito de contestación, en el que solicito la desestimación de la demanda, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que consideró aplicables
Tercero.-Precluido el trámite de contestación a la demanda, se convocó a las partes personadas a la audiencia previa al juicio prevista en el art. 414, que tuvo lugar el día y hora señalado, con la asistencia de la parte actora y demandada/s personada/s, sin que se lograse acuerdo, y resueltas las cuestiones de orden procesal referentes a la improcedencia de la solicitud de declaración de nulidad de la marca comunitaria nº 8.523.425 al no ser competente el Juzgado de Marca Comunitaria para conocer de acciones directas de nulidad de marca comunitaria y defecto legal en el modo de proponer la demanda, se interesó por las partes la práctica de las pruebas documental, interrogatorio, testifical y pericial, que fueron admitidas salvo las improcedentes e impertinentes, señalándose la celebración del juicio
Cuarto.- El día y hora señalados tuvo lugar el juicio, en el que se practicaron las diligencias probatorias declaradas pertinentes y tras el trámite de informe y conclusiones, se dio por concluido el acto y visto para sentencia
Quinto.- Por auto de 15 de mayo de 2012 se acordó suspender el procedimiento hasta la resolución de la cuestión prejudicial del asunto C-561/1 y una vez resuelta por sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de febrero de 2013 , el día 26 de marzo de 2013 se dio traslado a las partes por 5 días para valoración, que se evacuó en tiempo y forma, dejando sin efecto la suspensión acordada
Sexto.-En la sustanciación del presente juicio se han observado las prescripciones legales y demás de pertinente aplicación al supuesto de autos, excepto los plazos judiciales por la acumulación de señalamientos y asuntos concursales de preferente tramitación ascendiendo a más de 65 el número de sentencias dictadas en 2013 a fecha de la presente resolución
Primero: Planteamiento y delimitación del objeto procesal
Por la mercantil holandesa CANNA BV y su filial española CANNA ESPAÑA FERTILIZANTES SL, en su condición de titular, la primera, y de licenciataria, la segunda, de la marca comunitaria nº 2.763.266 con los que identifica en el mercado sus productos, entre otros abonos y fertilizantes para plantas, formula demanda contra Fulgencio , José y CANNABOOM SL por considerar que su actuación constituye infracción de su derecho de exclusiva derivado de su marca, y en consecuencia, solicitan la pretensiones de cesación, remoción, destrucción , difusión e indemnizatorias desglosadas en los antecedentes, con la especifica de cambio de la denominación social por otra que no sea confundible o asociable con el signo de la actora y la cancelación de una serie de nombre de dominio Frente a ello en la contestación de manera extractada se alega: a) falta de legitimación activa de CANNA ESPAÑA FERTILIZANTES SL, por no constar su condición de licenciataria y b) se niega que haya infracción marcaria y mala fe, al limitarse a usar los signos registrados sin oposición de la actora en la OEPM, sin que se acepte la existencia de riesgo de confusión y/o asociación, ni de daños y perjuicios
Con carácter previo deviene necesario realizar varias precisiones atendida la ausencia de claridad de la demanda, que hace una mezcolanza de argumentos y alegaciones de orden fáctico y jurídico, muchas de ellas de mera autoalabanza, que dificultan el análisis de la controversia
En primer lugar, la improcedencia de la solicitud de declaración denulidad de la marca comunitaria nº 8.523.425al no ser competente el Juzgado de Marca Comunitaria para conocer de acciones directas de nulidad de marca comunitaria, que en los productos relacionados ya ha sido declarada por la OAMI
En segundo lugar, aunque se hable de acción de nulidad de la denominación social de la SLdemandada,al que después se refiere como nombre comercial (cuando son figuras distintas, confusión de la que participa también la demandada, pues no se identifica registro alguno e OEPM de nombre comercial ), no hay tal acción, compartiendo la tesis de la AP de Madrid según la cual " ... la Ley de Marcas no otorga ninguna acción de nulidad frente al registro de una denominación incompatible, y menos aún tal acción podría tener amparo en la Ley de Competencia Desleal a la vista de su vigente artículo 32 (antes, artículo 18).
En caso de infracción, como ya había admitido la jurisprudencia, la disposición adicional decimoséptima de la Ley de Marcas lo...
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