STS, 19 de Febrero de 2009
| Ponente | MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA |
| ECLI | ES:TS:2009:711 |
| Número de Recurso | 5887/2006 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 19 de Febrero de 2009 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diecinueve de febrero de dos mil nueve
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 5887/2006 interpuesto por "LECHE CELTA, S.L.", representada por el Procurador D. Pedro Antonio González Sánchez, contra la sentencia dictada con fecha 8 de junio de 2006 por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 2848/2003, sobre inscripción de la marca "Nature's"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado.
"Leche Celta, S.L." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 2848/2003 contra los acuerdos de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 14 de enero y 16 de octubre de 2003 que concedieron la inscripción de la marca internacional número 763.125, "Nature's" para determinados productos de la clase 32.
En su escrito de demanda, de 26 de abril de 2004, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que se declare haber lugar a la demanda, con estimación del presente recurso, anulándose y revocándose las expresadas resoluciones registrales, como actos no conformes a derecho, ordenan consecuentemente la denegación de la marca internacional ya citada".
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 14 de junio de 2004, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "desestimando el presente recurso y confirmando el acto recurrido por ajustarse a Derecho, con imposición de costas al actor".
No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 8 de junio de 2006, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por el procurador D. Pedro González Sánchez en representación de la entidad Leche Celta, S.L. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 16 de octubre de 2003 que desestimó la alzada contra la resolución de 14 de enero de 2003 por la que se acordó la inscripción registral de la marca 'Nature's', destinada a distinguir productos de la clase 32, desestimación que hacemos por ser ajustadas a Derecho las resoluciones recurridas, las que confirmamos; sin que proceda realizar pronunciamiento alguno en cuanto a las costas".
Con fecha 24 de noviembre de 2006 "Leche Celta, S.L." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 5887/2006 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:
al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "en cuanto la sentencia recurrida infringe, por inaplicación, la prohibición del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas ".
al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia aplicable en los conflictos marcarios entre signos que reivindican productos idénticos."
al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "en cuanto que la sentencia recurrida infringe jurisprudencia del propio Tribunal Supremo, y concretamente la sentencia de 22 de diciembre de 2003 en el recurso de casación 2995/1999 ".
al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "por infracción del artículo 1 de la Ley de Marcas, en relación con el artículo 30 del mismo cuerpo legal".
El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con costas.
Por providencia de 11 de noviembre de 2008 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 11 de febrero de 2009, en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, Magistrado de la Sala
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 8 de junio de 2006, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Leche Celta, S.L." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue inscrita la marca internacional número 763.125, "Nature's", para distinguir productos de la clase 32 ("bebidas energéticas") del Nomenclátor Internacional.
A la inscripción de la marca internacional número 763.125, "Nature's", solicitada por "Nature'sOwn AB", se había opuesto "Leche Celta, S.L." en cuanto titular de la marca número 1.744.062(9), "Naturade", que ampara también productos de la misma clase 32.
La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Esta, a su vez, había estimado que respecto de "la composición de la marca solicitada se aprecia que ésta se compone de la denominación 'Nature's' en la que destaca la palabra 'Nature' seguida del apóstrofe y la 'S' propios de la lengua inglesa. Por su parte, la marca de la entidad recurrente consiste en la denominación 'Naturade', es decir, está dotada de una sílaba adicional respecto de la solicitada y su secuencia vocálica difiere de la de ésta; mostrando sólo en común la raíz 'Natu', partícula que sugiere un origen 'natural' o no 'adulterado' del producto y que es muy frecuente y se encuentra presente en un gran número de marcas hoy coexistentes para productos de la clase 32. La mera identidad en la partícula 'Natu' no predetermina la semejanza de los signos que habrán de ser confrontados en su totalidad y desde una visión global y que, en este caso, tal visión de las marcas nos permite afirmar su diferenciación 'Nature's/Naturade) procedemos a desestimar el presente recurso confirmando la concesión de la marca interesada en relación con los productos solicitados en clase 32".
Las consideraciones en cuya virtud el tribunal sentenciador desestimó el recurso contencioso-administrativo fueron, en síntesis, las siguientes: "[...] En el caso presente, la apreciación global de las marcas 'Nature's' y 'Naturade' pone de manifiesto que aunque exista cierta semejanza, no parece que ésta lleve a confusión. Se trata de dos términos; del primero, "Nature's", se puede decir que es genérico en inglés, y perfectamente comprensible como tal por el español medio de la actualidad; el segundo es un término con la misma raíz, pero perfectamente diferenciado de aquél, según entendemos, porque siendo evidentemente derivado de Natura, se le ha añadido un sufijo suficientemente revelador y diferenciador, que en nuestra lengua tiene connotaciones o fantasiosas o ajenas al español. Procede por lo tanto desestimar la demanda."
El análisis de los motivos de casación, todos ellos deducidos al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, debe comenzar por el tercero en el que la recurrente imputa al tribunal de instancia la "infracción de la jurisprudencia", concretamente de la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2003, recaída en el recurso de casación número 2995/1999.
La invocación de este precedente por quien aparece como titular de la marca "Naturade" para productos de la clase 32 no deja de ser paradójica pues en aquella sentencia, al desestimar el correspondiente recurso de casación número 2995/1999, habíamos confirmado la de instancia favorable a la denegación registral precisamente de la marca "Naturade" (número 1.702.370) para productos de la clase 32, pretendida entonces por "Lácteos de Galicia S.A.". Denegación que tenía como fundamento la incompatibilidad de "Naturade" con la marca prioritaria número 25.368 "Natura" para productos de la misma clase.
Lo cierto es que una nueva empresa (Leche Celta S.L.) aparece ahora en este proceso como titular de la marca inscrita "Naturade" bajo el número 1.744.062(9) que ampara también productos de la misma clase 32. No se discute cómo ha conseguido obtener su acceso al registro, pues consta que su inscripción data del 5 de marzo de 1996. Y ahora trata de hacer valer la prioridad registral de "Naturade", una vez concedida, frente al intento de registrar en España la marca internacional "Nature's" para bebidas energéticas, intento en el que ha tenido éxito la empresa sueca titular de esta última marca internacional, esto es, "Nature's Own AB".
Si las consideraciones que hicimos en nuestra sentencia de 22 de diciembre de 2003 sobre la comparación entre "Naturade" y "Natura" para productos de la misma clase no han impedido el ulterior acceso al registro de la primera de ambas marcas, pese a la preexistencia de la segunda, no podrá en buen lógica quien ahora es titular de "Naturade" defender la incompatibilidad de su signo, ya registrado, con "Nature's" tomando como apoyo la referida sentencia, contraria al registro de "Naturade". Por lo demás, la marca internacional que ahora se concede es distinta de "Natura" (aunque tiene con ella una cierta proximidad fonética) por lo que tampoco se podrían aplicar de modo automático aquellas consideraciones al supuesto presente.
En todo caso, hemos puesto de relieve en numerosas ocasiones que en materia tan casuística como es la de marcas el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tiene escasa virtualidad. A menos que las sentencias invocadas recaigan sobre marcas coincidentes con las que sean objeto de enjuiciamiento, lo que aquí no ocurre, cuando se trata tan sólo de aplicar la doctrina general a un caso singular no basta para que este motivo prospere la mera alegación de que la Sala de instancia ha errado en el juicio de comparación resultante de aplicar la doctrina jurisprudencial expuesta.
En su primer motivo de casación la recurrente imputa a la Sala de instancia la inaplicación de la prohibición relativa de registro contenida en el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas. A su juicio las dos marcas enfrentadas son similares "por la identidad y/o similitud apreciable en el elemento nuclear o troncal representado por la partícula 'Natura' o 'Nature'". Sostiene que existe "identidad conceptual" entre ambas, que no llega a ser destruida por "el sufijo de la marca oponente".
El motivo no podrá ser acogido, habida cuenta de la constante doctrina que venimos sentando en torno al control casacional de las sentencias en que se aplica la norma ahora invocada. Hemos sostenido que cuando la cuestión central del litigio de instancia es, precisamente, apreciar las diferencias fonéticas, gráficas, conceptuales y aplicativas de unas y otras marcas a efectos de juzgar sobre su posible pacífica convivencia en el mercado sin riesgo de confusión y excluir la prohibición relativa establecida por el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, no basta para el éxito de dicho recurso de casación que la recurrente se limite a discrepar de las apreciaciones que haya hecho el tribunal de instancia afirmando que éste ha errado en dichas apreciaciones.
En efecto, no corresponde a esta Sala, en cuanto tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que aquel artículo contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca. En la medida que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación.
Siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos. Este intento de sustitución es, en suma, el que aflora en el recurso a examen: la parte recurrente sostiene la opinión de que los distintivos enfrentados tienen los suficientes factores de confundibilidad como para generar el riesgo de confusión. Sin embargo, la sentencia de instancia llega a conclusiones distintas que, atendiendo a los criterios que deben regir el análisis, no cabe reputar ni irracionales ni absurdas.
A partir de estas premisas, no es irrazonable afirmar que las marcas enfrentadas presentan en este caso las suficientes diferencias como para llegar a la conclusión que obtiene el tribunal de instancia. Este puede, sin quebrar las normas de la lógica ni de la razonabilidad, apreciar que el nuevo signo "Nature's" difiere del anterior (Naturade) aun cuando tengan un "tronco común". Dicha apreciación que, por lo demás, también es compartida por el organismo registral, puede ser discutible pero no irrazonable dada la presencia de sufijos en una y otra marca que, sobre una raíz común, presentan sus propios perfiles: menos acusado en el caso de la marca internacional concedida pero "suficientemente revelador y diferenciador" (por emplear los términos de la sentencia de instancia) en el caso de la oponente, que ha añadido la terminación "ade" a la raíz "natur". Todo lo cual no implica un análisis fragmentado de los signos sino un examen de conjunto que no impide subrayar los componentes diferenciadores específicos.
Estas mismas razones llevan a rechazar la supuesta identidad conceptual entre ambos signos sobre la que afirma la recurrente que debería valorarse "de reconocerse el error de apreciación en el que ha incurrido la Sala sentenciadora". Descartado éste, no ha lugar al reconocimiento de aquélla.
En el segundo motivo de casación se vuelve a denunciar la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia que lo desarrolla. La perspectiva de la que parte la recurrente es que los signos en liza reivindican productos idénticos en una misma clase del nomenclátor internacional. Premisa que la Sala de instancia no niega pues detiene su análisis en la identidad o similitud denominativa de las dos marcas como condición previa y necesaria para que entre en juego la prohibición relativa de registro. Negada la identidad o similitud denominativa de los dos signos y una vez rechazado el primer motivo de casación, resulta ya irrelevante que los productos amparados por una y otra marca fueran o no los mismos.
En el cuarto y último motivo casacional se denuncia la infracción "del artículo 1 de la Ley de Marcas, en relación con el artículo 30 del mismo cuerpo legal". Sostiene la recurrente que "Nature" no es un término genérico ni descriptivo de los productos (bebidas) que ampara, aunque puede reconocérsele "una connotación sugerente". Y, sin demasiada coherencia interna, afirma acto seguido que "Nature's" no cumple las condiciones del artículo 11.1.a) en relación con el artículo de la Ley de Marcas, precepto aquél que impide el registro como marcas de las que se compongan exclusivamente de signos genéricos para los productos o servicios que pretendan distinguir. Su razonamiento en este tercer motivo concluye remitiéndose de nuevo a la imposibilidad de convivencia pacífica entre las dos marcas (que ahora parece identificar, erróneamente, con "Natura" y "Nature") pues no es posible su "rápida y fácil diferenciación para el mercado concurrente".
No es fácil, visto el desarrollo argumental del motivo, saber exactamente qué infracción legal se denuncia en él. Si nos atenemos a su enunciado, es claro que el motivo ha de ser rechazado pues: a) la marca internacional ahora registrada en España no incurre en el supuesto de prohibición absoluta de registro al que se refiere el motivo, prohibición que, por lo demás, tampoco fue invocada en la demanda; b) sin duda el nuevo signo es apto, en principio, para distinguir en nuestro país bebidas energéticas, como lo ha sido antes en los demás países donde obtuvo su inscripción; y c) las cuestiones relativas a la comparación de las dos marcas en liza ya han sido tratadas en los motivos precedentes.
Cualquiera que sea, pues, la opinión que se tenga sobre la frase de la sentencia en que se afirma que "Nature's" es un término "genérico en inglés", tal afirmación es un mero obiter dictum que sólo sirve al tribunal de instancia para subrayar cómo resulta comprensible por el español medio y distinguible de "Naturade". La Sala de instancia no ha declarado, pues, la genericidad del término "Nature's" de modo que resultara obligada a apreciar la causa de prohibición registral inserta en el artículo 11.1.a) de la Ley de Marcas.
Procede, por todo lo expuesto, la desestimación del recurso de casación con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.
No ha lugar al recurso de casación número 5887/06, interpuesto por "Leche Celta, S.L." contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Séptima, el 8 de junio de 2006, en el recurso número 2848/2003. Imponemos a la parte recurrente las costas de este recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamosPUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez- Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
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