STS, 30 de Abril de 2008
| Ponente | MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA |
| ECLI | ES:TS:2008:1883 |
| Número de Recurso | 5570/2005 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 30 de Abril de 2008 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a treinta de Abril de dos mil ocho.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 5570/2005 interpuesto por "APLICACIONES GRÁFICAS E INFORMÁTICAS, S.A.", representada por la Procurador Dª. Marta Franch Martínez, contra la sentencia dictada con fecha 30 de marzo de 2005 por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 229/2003, sobre denegación de la marca número 2.386.061, "Ecolor"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado.
"Aplicaciones Gráficas e Informáticas, S.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 229/2003 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 8 de enero de 2002, confirmado el 8 de noviembre siguiente, que denegó el registro de la marca número 2.386.061, "Ecolor".
En su escrito de demanda, de 29 de julio de 2003, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que, declarando haber lugar a la estimación del recurso contencioso- administrativo, se revoquen las anteriores resoluciones y, en definitiva, la concesión de la marca mencionada".
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 26 de noviembre de 2003, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "desestimando el presente recurso, con expresa imposición a la parte actora de las costas generadas en el presente procedimiento".
No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 30 de marzo de 2005, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Dña. Marta Franch Martínez, en nombre y representación de la Entidad 'Aplicaciones Gráficas e Informáticas S.A.', contra la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria y Energía, fechada el 8 de noviembre de 2002, por la que desestimando el recurso interpuesto por la citada Entidad contra la resolución de la propia Oficina, de 8 de enero de 2002, se procede a la denegación de la Marca de la hoy recurrente nº 2.386.061, mixta, 'ECOLOR' y gráfico, solicitada para distinguir servicios de la clase 16 del Nomenclátor, las cuales, por ser ajustadas a derecho, confirmamos; y todo ello sin efectuar pronunciamiento alguno en cuanto a costas."
Con fecha 5 de octubre de 2005 "Aplicaciones Gráficas e Informáticas, S.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 5570/2005 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:
"al amparo del nº 4º del art. 95 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, denunciamos la infracción [...] del art. 12.1.a) de la Ley 32/1988, de Marcas, por indebida aplicación".
al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "denunciamos la infracción que, a juicio de esta parte recurrente, comete la sentencia del Tribunal 'a quo' de la jurisprudencia aplicable para resolver la cuestión objeto de debate".
El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con costas.
Por providencia de 28 de noviembre de 2007 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 23 de abril de 2008, en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de la Sala
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 30 de marzo de 2005, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Aplicaciones Gráficas e Informáticas, S.A." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas que denegaron la inscripción de la marca número 2.386.061, "Ecolor", para distinguir productos de la clase 16 del Nomenclátor Internacional, en concreto "tóner reciclado".
A la inscripción de la marca número 2.386.061, "Ecolor", solicitada por "Aplicaciones Gráficas e Informáticas, S.A.", se había opuesto de oficio la marca comunitaria número 1.713.726, "E-Color", para productos de la clase 9 del Nomenclátor Internacional.
La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado que concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 [de la Ley], por existir entre los distintivos enfrentados, marca solicitada 2.386.061 Ecolor y gráfico (tóner reciclado) y marca comunitaria enfrentada 1.713.726 E-Color (software para ordenadores para mejorar la calidad de imagen...), una evidente similitud, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos, con lo que de concederse el registro solicitado se crearía un gravísimo riesgo de asociación entre los consumidores".
Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido en que lo hizo fueron las siguientes:
"[...] Desde las consideraciones expuestas en el Fundamento precedente se estima que los fundamentos de la actuación administrativa recurrida son ajustados a derecho toda vez que entre las marcas enfrentadas es de apreciar una evidente similitud en su denominación, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las que despliegan sus efectos que se han de considerar como causas obstativas a la inscripción.
En efecto, si se tienen en cuenta las letras que componen la denominación de la marca aspirante con la denominación confrontada, se observa que las letras que las integran son idénticas, 'Ecolor' y 'E-Color', con la única diferencia del gráfico que contiene la marca denegada, sin que, en modo alguno, se pueda admitir, como pretende la recurrente, que ello confiera una diferencia apreciable entre los distintivos enfrentados, pues, desde el punto de vista auditivo, es claro que las marcas enfrentadas suenan idénticas, no existiendo, prácticamente, ninguna diferencia.
Esta identidad hace que, aunque gráficamente las marcas enfrentadas presenten algunas diferencias,- pues como señala la recurrente, la marca denegada es mixta, mientras que la oponente se integra tan sólo por las letras 'E-Color', dichas diferencias no sirven para desvirtuar la identidad anteriormente referida, sino que, por el contrario, resulta evidente que en cualquier clase de propaganda oral, la distinción entre las marcas enfrentadas sería prácticamente imposible, y en este sentido, ha de tenerse en cuenta que, el Tribunal Supremo, de modo reiterado, ha señalado que 'aunque gráficamente sean en su conjunto distintas, el elemento predominante es el denominativo, pues es mediante la utilización de éste como los consumidores demandan los productos o servicios'.
Pero es que además, es también obvio que existe una estrecha relación aplicativa entre las marcas enfrentadas. En efecto, la marca aspirante ha sido solicitada para distinguir 'cartuchos de tóner reciclados para impresoras' en clase 16 del Nomenclátor, y si bien es cierto que la marca comunitaria oponente pertenece a la clase 9, distinguiendo, 'software para ordenadores para mejorar la calidad de la imagen; software para ordenadores y programas informáticos usados para la creación o manipulación de imágenes', resulta claro y es fácilmente apreciable, la posibilidad real de un acusado riesgo de confusión para el consumidor entre ambas marcas.
Y este riesgo de error respecto a los productos a distinguir con la marca denegada, unido a la semejanza, casi identidad, entre las denominaciones enfrentadas, es suficiente, a nuestro entender, para considerar que procede su denegación, procediendo, en definitiva, confirmar la denegación del registro solicitado, lo que implica la desestimación del presente recurso contencioso- administrativo."
"Aplicaciones Gráficas e Informáticas, S.A." deduce su recurso de casación contra la sentencia de instancia alegando dos motivos de los cuales el primero se ampara en el artículo 95.4 y el segundo en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional. La referencia al artículo 95 debe ser un error derivado de utilizar el precepto que la Ley anterior a la vigente dedicaba a los motivos casacionales, precepto sustituido desde 1998 por el artículo 88.
Afirma la recurrente que el tribunal de instancia ha aplicado indebidamente el artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de Marcas, "al interpretar que existe semejanza fonética y riesgo de error y confusión en el mercado entre la marca opuesta de oficio y la marca nº 2.386.061 (Ecolor)". En el desarrollo argumental del motivo trata de subrayar, como ya hiciera en la instancia, que las marcas enfrentadas ofrecen una "distinta impresión" fonética y que la aspirante, además de la denominación "Ecolor", contiene un gráfico. A ello se une el hecho de que son marcas que afectan a ámbitos comerciales distintos (la oponente distingue productos de la clase 9 y la aspirante de la clase 16). La Sala de instancia no habría, pues, valorado adecuadamente estas "desemejanzas", infringiendo con ello el referido artículo 12.1 de la Ley de Marcas.
El motivo no podrá ser acogido, habida cuenta de la constante doctrina que venimos sentando en torno al control casacional de las sentencias en que se aplica la norma ahora invocada. Hemos sostenido que cuando la cuestión central del litigio de instancia es, precisamente, apreciar las diferencias fonéticas, gráficas, conceptuales y aplicativas de unas y otras marcas a efectos de juzgar sobre su posible pacífica convivencia en el mercado sin riesgo de confusión y excluir la prohibición relativa establecida por el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, no basta para el éxito de dicho recurso de casación que la recurrente se limite a discrepar de las apreciaciones que haya hecho el tribunal de instancia afirmando que éste ha errado en dichas apreciaciones.
En efecto, no corresponde a esta Sala, en cuanto tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que aquel artículo contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca. En la medida que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación.
Siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos. Este intento de sustitución es, en suma, el que aflora en el recurso a examen: la parte recurrente sostiene la opinión de que los distintivos enfrentados tienen los suficientes factores de distinguibilidad como para generar el riesgo de confusión. Sin embargo, la sentencia de instancia llega a conclusiones distintas que, atendiendo a los criterios que deben regir el análisis, no cabe reputar ni irracionales ni absurdas.
A partir de estas premisas, no es irrazonable concluir que las marcas enfrentadas presentan en este caso las suficientes semejanzas como para llegar a la conclusión a la que llega el tribunal de instancia. La apreciación de las coincidencias de los signos enfrentados que realiza el tribunal de instancia no puede, repetimos, considerarse ilógica, arbitraria o patentemente errónea.
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Desde el punto de vista aplicativo, una marca que pretende proteger con la denominación "Ecolor" (más un gráfico) "tóner reciclado" para impresoras coincide en su ámbito con la marca comunitaria "E-color", que había sido previamente registrada para identificar programas de ordenadores destinados a "mejorar la calidad de la imagen; software para ordenadores y programas informáticos usados para la creación o manipulación de imágenes". La conclusión tanto de la Oficina de Patentes y Marcas como de la Sala de instancia al afirmar que la "evidente similitud entre las marcas enfrentadas" se extendía a las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos era, pues, perfectamente razonable.
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También lo es el juicio sobre las coincidencias denominativas. Las afirmaciones de la recurrente sobre dónde se centra la "fuerza vocálica" de una y otro signo, sobre el hecho de que el ya registrado comprende "dos vocablos" ("E", por un lado, y "color, por otro), sobre el factor semántico inherente a "eco" o sobre los caracteres tipográficos y visuales del nuevo signo, tales afirmaciones y otras similares, decimos, no logran desvirtuar lo que es una apreciación del todo razonable por parte de la Sala de instancia: que existe un indudable riesgo de confusión si se admite la compatibilidad de "Ecolor" y "E-color" para productos informáticos similares.
En el segundo motivo de casación se denuncia la infracción de la jurisprudencia recaída sobre la interpretación del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1998. Y, dentro de ésta, de modo más concreto, se refiere la entidad recurrente -en el encabezamiento de la primera parte del motivo- a las sentencias que, "dictadas en los casos de marcas de entidades financieras" permiten "la coincidencia de términos geográficos si existe diferenciación en el término del indicativo del tipo de entidad".
La utilización de dichas sentencias para aducir, en el recurso objeto de examen, la infracción de jurisprudencia no es adecuada. La recurrente se limita a transcribir fragmentos aislados de unas y otras que, o bien se refieren a cuestiones del todo ajenas a la de autos (como por ejemplo, la ya reseñada de los términos geográficos, o las relativas a las marcas notorias) o bien no son sino reiteración de la doctrina general en materia de comparación de marcas.
Ya hemos puesto de relieve en numerosas ocasiones que en materia tan casuística como es la de marcas el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tiene escasa virtualidad. A menos que las sentencias invocadas recaigan sobre marcas coincidentes con las que sean objeto de enjuiciamiento, lo que aquí no ocurre, cuando se trata tan sólo de aplicar la doctrina general a un caso singular no basta para que este motivo prospere la mera alegación de que la Sala de instancia ha errado en el juicio de comparación resultante de aplicar la doctrina jurisprudencial expuesta.
Procede, pues, la desestimación del recurso de casación con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
No ha lugar al recurso de casación número 5570/2005, interpuesto por "Aplicaciones Gráficas e Informáticas, S.A." contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 30 de marzo de 2005, recaída en el recurso número 229 de 2003. Imponemos a cada parte recurrente las costas de su recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
