STS, 16 de Julio de 2008
| Ponente | OSCAR GONZALEZ GONZALEZ |
| ECLI | ES:TS:2008:4043 |
| Número de Recurso | 1179/2006 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 16 de Julio de 2008 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dieciséis de Julio de dos mil ocho.
En el recurso de casación nº 1179/2006, interpuesto por la Entidad PFIZER, INC., representada por el Procurador Don Óscar García Cortés, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 1232/2005 dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 14 de diciembre de 2005, recaída en el recurso nº 278/2001, sobre concesión de inscripción de la marca nº 2.201.622 "NOSA VIGOAGRA"; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Novena) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad PFIZER, INC., contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 4 de diciembre de 2000 que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra otra de 20 de enero de 2000, que concedió la inscripción de la marca nº 2.201.622 "NOSA VIGOAGRA" para productos de la clase 35ª del Nomenclátor Internacional.
Notificada esta sentencia a las partes, por la recurrente se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 9 de febrero de 2006, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (PFIZER, INC.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 28 de marzo de 2006, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra c) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, por incurrir la sentencia de instancia en incongruencia omisiva y vulneración del art. 218 de la LEC porque omite razonamiento alguno sobre el argumento expuesto por la recurrente en el escrito de demanda y reiterado en el escrito de conclusiones sucintas sobre la identidad existente entre los servicios designados por el registro prioritario y recurrente de Pfizer, Inc. nº 2.169.838 VIAGRA en la clase 35 y la marca recurrida 2.201.622 NOSA VIgoAGRA en la referida clase.
2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra c) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, por incurrir la sentencia de instancia en incongruencia omisiva y vulneración del art. 218 de la LEC porque no recoge la especial protección de la que gozan las marcas notorias y renombradas, por la fama adquirida por el producto farmacéutico para el tratamiento de la disfunción eréctil protegido bajo la marca española nº 2.001.414, también recurrente en este caso, conocida por el público en general en todos los sectores de mercado, reconocida en Convenios Internacionales contraídos por el Estado español y, en particular, el art. 6 bis del Convenio General de la Unión de París, en el art. 16, incisos 2 y 3 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) y en el sistema comunitario en la Directiva del Consejo 89/104/CEE de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros en materia de marcas y en el art. 8, inciso 5 del Reglamento 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria, en el cual se incluye la renombradía entre los motivos de denegación relativos, aunque las marcas amparen productos disimilares y en la jurisprudencia del TJCE como ocurre con la Sentencia de 11/11/1997 en el caso C-251/95 de Sabel B.V. contra Puma AG, así como en el art. 13, inciso c) de la Ley de Marcas de 1988.
3) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra c) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladores de la sentencia, por incurrir la sentencia de instancia en incongruencia omisiva y vulneración del art. 218 de la LEC. porque incurre en error y contradicción al comparar los signos contrapuestos.
4) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, infracción de la normativa jurídica aplicable por inaplicación de lo dispuesto en los arts. 12.1 a) y 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, así como de la jurisprudencia que la desarrolla y que fue invocada en el escrito de demanda de la recurrente.
Terminando por suplicar se admita el recurso interpuesto, casando la sentencia recurrida y decretando la pertinencia de que se deniegue la inscripción de la solicitud de marca española 2.201.622 NOSA VIgoAGRA.
Por providencia de la Sala, de fecha 26 de marzo de 2007, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 3 de mayo de 2007 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo, lo que hizo mediante escrito de fecha 7 de junio de 2007, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dicte sentencia por la que se desestime el recurso, con expresa imposición de costas a la recurrente.
Por providencia de fecha 8 de mayo de 2008, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 9 de julio siguiente, en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de la Sala
Es objeto de esta casación la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en virtud de la cual se desestimó el recurso interpuesto por Pfizer Inc. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que concedió la marca nº 2.201.622 NOSA VIGOAGRA de la clase 35 para "servicios de publicidad y negocios", pese a la oposición de las marcas VIAGRA operativas en diferentes campos, entre ellos la nº 2.169.838 para "publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina", y la nº 2.001.414 para distinguir "un producto farmacéutico para el tratamiento de la disfunción eréctil".
El Tribunal de instancia basó su fallo en las siguientes consideraciones:
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En este caso, las diferencias denominativas entre "Nosa Vigoagra" y "Viagra" se ofrecen con evidencia tal que exime de mayores especificaciones. La primera dispone de dos términos y la segunda de uno solo. El elemento denominativo más característico de aquélla, "Vigoagra", es fácilmente diferenciable de "Viagra", y se halla compuesto a su vez por dos vocablos que parecen invocar tanto a la ciudad de Vigo donde está domiciliado el solicitante, y donde presumiblemente han de desarrollarse los servicios que identifica, como al ámbito agrario sobre el que recaen. El aspecto gráfico de la nueva marca también es significativo, pues la "i" está formada por un dibujo que representa un edificio, quizá en referencia al ámbito económico al que están destinados sus servicios. Si bien las letras "go" de "Vigoagra" disponen de un tamaño inferior al resto, dotando a la marca de una composición original, no por ello se elimina la clara similitud con la palabra "Viagra". Por otra parte, el término "Nosa", aunque su vigor distintivo es secundario, no por ello carece de todo alcance en este sentido, pues antecede al resto de la denominación y está formado en caracteres de tamaño similar. No hay, así pues, semejanza fonética, gráfica ni conceptual.
Ante tales diferencias debe concluirse que las marcas en juego, consideradas en su conjunto, son discriminables sin esfuerzo y en una primera impresión por el consumidor medio, eliminándose así el riesgo de asociación sobre su origen empresarial que trata de evitar el art. 12.1.a) la Ley de Marcas. Por consiguiente, tampoco se observa la finalidad de aprovechamiento de la marca prioritaria, prohibida por el art. 13 c), pues la disparidad de los signos distintivos impide apreciar el riesgo de relación o asociación entre ambos que es presupuesto de dicho aprovechamiento.
[...] En caso de aceptarse el carácter de marca notoria y renombrada de "Viagra", ello supondría la imposibilidad del registro de cualquier signo idéntico o semejante también para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, siempre que, como pone de relieve la STS. de 19-12-2003, "con la utilización del signo realizada sin justa causa se puede indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad". Ahora bien, el carácter público y notorio de "Viagra" alcanza al medicamento de la clase 5, resultando más discutible la condición de marca renombrada con alcance a la totalidad de los productos y servicios del nomenclátor, máxime cuando no existe vínculo alguno con los que protege la marca cuyo registro es impugnado. En todo caso, la dispensa de la especial protección que pretende la actora exigiría una similitud entre la marca aspirante y la marca renombrada que, como se ha dicho, no concurre en modo alguno en el supuesto analizado".>>
Contra esta sentencia se ha interpuesto la presente casación con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes.
En su primer motivo de casación la entidad recurrente aduce quebrantamiento de las normas reguladoras de la sentencia al haber incurrido en incongruencia omisiva, lo que formula desde una triple perspectiva: no haberse pronunciado sobre la identidad existente entre los servicios designados para la marca solicitada y la oponente nº 2.169.838, no haber recogido la especial protección de la que gozan las marcas notorias y renombradas como la nº 2.001.414 para el tratamiento de la disfunción eréctil, y haber incurrido en error y contradicción al comparar los signos contrapuestos.
El motivo está mal formulado pues a su través lo que se trata de discutir son las conclusiones a las que ha llegado la sentencia recurrida en la comparación de las marcas respecto de los indicados puntos (fundamentos 2º y 3º), y que tienen su sede casacional no en el apartado c) del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional, sino en el d). El hecho de que esas conclusiones no concuerden con las que defiende el recurrente no significa que se haya producido incongruencia, sino a lo sumo infracción de normas jurídicas o jurisprudencia, cuyo examen debe hacerse al resolver los motivos de fondo.
El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.
En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.
Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
En el presente caso el juzgador de instancia no ha apreciado adecuadamente el carácter renombrado de la marca opuesta, pues su conocimiento trasciende el mero ámbito farmacéutico y se extiende a toda la colectividad, lo que implica que deba extremarse el rigor en la diferenciación de los signos, para que el consumidor no resulte confundido sobre el origen empresarial de los productos o servicios, atribuyendo a una empresa un producto que no le corresponde, apropiándose de la reputación ajena, que es lo que se trata de evitar con la prohibición prevista en el artículo 13 c) de la Ley de Marcas.
Desde esta perspectiva de exigencia en la diferenciación, esta Sala llega a la conclusión de que los signos enfrentados muestras grandes similitudes que permiten colegir que se está en el supuesto de riesgo que trata de precaver el indicado precepto. En efecto, el elemento esencial de la marca opuesta -viagra- está incluido íntegramente en la solicitada y los elementos diferenciadores que se incluyen en la misma como propios no tienen una fuerza suficiente como para lograr su sustantividad. Nótese que la inclusión de la sílaba "go" en la palabra "viagra" lo es en sentido vertical con letras de menor dimensión, hasta el punto de que una lectura rápida del término empleado llevaría a su eliminación para un consumidor no muy atento. Por otra parte, el término "nosa" se coloca en un plano superior, lo que le da una cierta independencia del más largo inferior centrándose en éste la ultima impresión que percibe el comprador que es el que se le quedará en su memoria. Todo ello lleva a apreciar que dada la reputación del signo opuesto las diferencias existentes no son suficientes para eliminar la prohibición del art. 13 c) de la Ley de Marcas.
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley 29/1998, no procede hacer una especial imposición de las costas causadas.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos haber lugar y, por lo tanto, ESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 1179/2006, interpuesto por la Entidad PFIZER INC., contra la sentencia nº 1232/2005 dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 14 de diciembre de 2005, debemos revocar dicha sentencia, y declaramos ESTIMAR el recurso contencioso administrativo nº 278/2001, promovido por la Entidad PFIZER INC., declarando la nulidad de las resoluciones recurridas por no ser conformes a Derecho; sin expresa condena en costas.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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